BUNDESGERICHTSHOFIM NAMEN DES VOLKESURTEILX ZR 162/00Verkündet am: 25. November 2003MayerJustizangestellteals Urkundsbeamtinder Geschäftsstellein der PatentnichtigkeitssacheNachschlagewerk:jaBGHZ : nein DiabehältnisPatG § 115Der gerichtliche Sachverständige hat insbesondere die Aufgabe, dem GerichtKenntnisse und Fähigkeiten des Fachmanns sowie die Arbeitsweise zu vermit-teln, mit der dieser technische Probleme seines Fachgebiets zu bewältigentrachtet. Ob die erfindungsgemäße Lösung für den Fachmann nach seinemfestgestellten Wissen und Können nahegelegen hat, ist als Akt wertender Er-kenntnis nicht vom Sachverständigen zu beurteilen.BGH, Urt. v. 25. November 2003 - X ZR 162/00 - Bundespatentgericht - 2 -Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-lung vom 25. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, denRichter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Meier-Beckund Asendorffür Recht erkannt:Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats)des Bundespatentgerichts vom 11. April 2000 wird auf Kostender Beklagten zurückgewiesen.Von Rechts wegenTatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die BundesrepublikDeutschland erteilten europäischen Patents 228 536 (Streitpatents). Das Streit-patent, das auf einer Anmeldung vom 5. November 1986 beruht, für die italieni-sche Prioritäten vom 11. November 1985 in Anspruch genommen werden, be-trifft ein Diabehältnis und umfaßt in der Fassung, die es im Einspruchsverfahrenerhalten hat, fünf Verwendungsansprüche und sechs weitere Ansprüche, diesich mit Verfahren zum automatischen Verpacken von gerahmten Dias in demBehältnis befassen. - 3 -Patentanspruch 1 hat (ohne Bezugszeichen) folgenden Wortlaut:"Use of a container consisting of a continuous strip of transparentmaterial folded longitudinally and welded together along trans-verse lines to define a plurality of transverse pockets closed at oneend and open at the other end, said strip bearing a plurality of ref-erence marks separated by a distance equal to the distance be-tween the axes of adjacent transverse pockets, as containerhousing mounted slides, wherein each pocket is adapted to con-tain a predetermined plural number of mounted slides and is con-structed such that the slides are inserted into the pocket throughits open end and the insertion of a slide moves a previously in-serted slide forward into the pocket."Seine deutsche Fassung lautet:"Verwendung eines Behälters, bestehend aus einem kontinuier-lichen Streifen aus transparentem Material, welcher längs gefaltetund entlang Querlinien verschweißt ist, um eine Vielzahl vonQuertaschen zu bilden, die an einem Ende geschlossen und amanderen Ende offen sind, wobei der Streifen eine Vielzahl vonReferenzmarken aufweist, die durch einen Abstand gleich demAbstand zwischen den Achsen benachbarter Quertaschen von-einander getrennt sind, als Behälter zur Aufnahme montierterDias, wobei jede Tasche angepaßt ist, um eine vorbestimmte Viel-zahl montierter Dias zu enthalten, und so ausgebildet ist, daß dieDias in die Tasche durch deren offenes Ende eingeführt werden - 4 -und das Einführen eines Dias das vorher eingeführte Dia in derTasche vorwärts bewegt."Wegen des Wortlauts der weiteren Patentansprüche wird auf die neueeuropäische Patentschrift (B2-Schrift) verwiesen.Mit der Nichtigkeitsklage hat die Klägerin die Patentansprüche 1 bis 5angegriffen und geltend gemacht, der Gegenstand des Patents sei insoweitnicht neu und beruhe jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent im Umfang der Patentan-sprüche 1 bis 5 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig er-klärt.Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie weiterhindie Abweisung der Nichtigkeitsklage erstrebt und hilfsweise das Streitpatent mitzwei Hilfsanträgen verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr.-Ing. habil. H. G.,Geschäftsführender Direktor des Instituts für Verarbeitungsmaschinen,Landmaschinen und Verarbeitungstechnik der ... Universität ...,ein schriftliches Gutachten erstattet. Der Senat hat ferner Zeugenbeweiserhoben. - 5 -Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg. Das Bundespatentgericht hatdas Streitpatent zurecht im Umfang des Klageangriffs für nichtig erklärt, da seinGegenstand insoweit dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegtwar und daher nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht (Art. 52 Abs. 1, 56, 138Abs. 1 lit. a EPÜ; Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG).I.Das Streitpatent betrifft die Verwendung eines Streifens austransparentem Material als Diabehältnis.Die Streitpatentschrift schildert es einleitend als bekannt, in Photolaborsgerahmte Dias zum Versand entweder in einer steifen Schachtel oder in einerfaltbaren, mit Taschen versehenen Sichthülle zu verpacken. Die Verwendungeiner Schachtel als Diabehältnis sieht die Streitpatentschrift u.a. wegen derenGröße und Gewicht sowie wegen des notwendigen Arbeitsaufwands als nach-teilig an. An der Verwendung von Sichthüllen beanstandet sie die Notwendig-keit, jedes Dia einzeln von Hand in eine Tasche der Hülle einzusetzen.Durch das Streitpatent soll ein leichtes, kleinvolumiges und kostengün-stiges Diabehältnis bereitgestellt werden, das einfach und schnell und gegebe-nenfalls auch automatisch zu befüllen ist.Patentanspruch 1 lehrt hierzu die Verwendung eines Behältnisses zurAufnahme gerahmter Dias, das durch folgende Merkmale umschrieben ist:1.Das Behältnis besteht aus einem fortlaufenden Streifen austransparentem Material, der - 6 -1.1längsgefaltet und1.2entlang Querlinien geschweißt ist und1.3eine Mehrzahl von querverlaufenden Taschen bildet.2.Die Taschen sind an einem Ende verschlossen und am an-deren Ende offen.3.Jede Tasche ist so ausgebildet, daß3.1sie eine vorbestimmte Mehrzahl ("plural number") ge-rahmter Dias aufnehmen kann,3.2die Dias durch ihr offenes Ende eingeführt werdenund3.3das Einführen eines Dias ein zuvor eingeführtes indie Tasche hineinschiebt.4.Der transparente Streifen trägt eine Mehrzahl von Refe-renzmarken, deren Abstand voneinander dem Achsabstandbenachbarter Taschen entspricht.Zur Aufnahme gerahmter Dias wird damit erfindungsgemäß ein einfa-ches und leichtes Behältnis verwendet, das durch das Einschieben einer vorbe-stimmten Anzahl von Dias in eine Tasche unschwer zu befüllen ist, wobei dieReferenzmarken die exakte Positionierung eines Automaten zur Einführung derDias erleichtern.II.Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht zur Überzeugungdes Senats fest, daß die erfindungsgemäße Verwendung eines Behältnisses - 7 -mit den Merkmalen 1 bis 4 dem Fachmann durch den Stand der Technik nahe-gelegt war.1.Der hier angesprochene Fachmann ist, wie auch die Parteien an-nehmen, ein erfahrener Meister oder Techniker, der aufgrund mehrjähriger Pra-xis mit den Problemen der Verpackung und Versendung in einem Photolaborerzeugter oder bearbeiteter Produkte vertraut ist.2.Dieser Fachmann kannte bereits Hüllen aus transparentem Mate-rial, bei denen durch Längsfalten und Querschweißen eines fortlaufenden Mate-rialstreifens eine Mehrzahl querverlaufender, einseitig offener Taschen gebildetwird (Merkmale 1 und 2), die jeweils zur Aufnahme von zwei durch das offeneEnde eingeführten gerahmten Dias bestimmt und entsprechend dimensioniertsind (Merkmale 3.1 und 3.2).a)Solche Diadoppeltaschenhüllen wurden, wie die Vernehmung derZeugen U. und R. zur Überzeugung des Senats ergeben hat, vor demPrioritätstag von der G. mbH in S.(im folgenden: G.) an Photolabors vertrieben und damit offenkundig vorbe-nutzt.Als Doppeltaschen ausgebildete Dia-Taschen werden in der Preisliste"Verbrauchsmaterialien für Fotofinishing" der G. vom 4. Oktober 1982 aufge-führt. Der Geschäftsführer der G., der Zeuge U., hat geschildert, daß ent-sprechend den Merkmalen 1 bis 3.2 ausgebildete und als Rollenware gelieferteTaschen auf Kundenwunsch in das Vertriebsprogramm der G. aufgenommenwurden, um Photolaboren insbesondere für die Rücksendung einer kleinerenAnzahl gerahmter Dias nach der Ausführung von Nachbestellungen ein geeig- - 8 -netes und kostengünstiges Transportmedium zur Verfügung stellen zu können.Der Zeuge hat hierzu ein an G. gerichtetes Angebot des Herstellers L.& Co. vom 23. September 1981 vorgelegt und erläutert, daß das Produkt tat-sächlich durch den Zeugen R. hergestellt worden sei. Der Zeuge R. hatdies bestätigt und geschildert, daß er zunächst als Betriebsleiter des HerstellersH. und sodann, nachdem er sich zum 30. Juni 1984 selbständig gemachthatte, in seinem eigenen Betrieb Dia-Doppeltaschen hergestellt hat. Die Ta-schen sind hinsichtlich ihrer technischen Beschaffenheit von den Zeugen sach-lich übereinstimmend geschildert worden. Ihre Aussagen sind glaubhaft undBedenken gegen die Glaubwürdigkeit der eingehend befragten Zeugen nichthervorgetreten; insbesondere hat der Zeuge R. seine Tätigkeit in den Jah-ren vor und nach seinem Wechsel in die Selbständigkeit auch außerhalb deseigentlichen Beweisthemas so anschaulich und plausibel geschildert, daß trotzdes erheblichen seither verstrichenen Zeitraums seine Aussagen zu den für G.produzierten Diataschen einleuchtend und nachvollziehbar sind.b)Daß bei der bestimmungsgemäßen Benutzung der vorbenutztenDiataschen das zweite Dia das zunächst eingeführte (weiter) in die Tasche hin-einschiebt (Merkmal 3.3), ergibt sich bei unter Berücksichtigung des benötigtenSpiels (annähernd) der Größe gerahmter Dias angepaßter Taschen zwangsläu-fig und wird entgegen der Auffassung der Beklagten nicht dadurch in Frage ge-stellt, daß es, wie der Zeuge U. bekundet hat, zu einem Übereinanderschie-ben von Dias kommen konnte. Es mag auch sein, daß die Nutzer der Diata-schen, die nach der Aussage des Zeugen U. nicht maschinell, sondern vonHand befüllt wurden, häufig das erste Dia mit dem Finger bis zum anderen En-de in die Tasche hineingeschoben haben, so daß es eines Einsatzes deszweiten Dias als Werkzeug zum Transport des ersten nicht bedurfte. Nach derLebenserfahrung kann jedoch ausgeschlossen werden, daß das erste Dia stets - 9 -bis zum Anschlag in die Tasche hineingeschoben worden ist. Das Hineinschie-ben wird vielfach mehr oder weniger unvollständig erfolgt sein, und in diesemFall dient das zweite Dia zwangsläufig als Werkzeug zur weiteren Einführungdes ersten in die Tasche.3.Um zu der erfindungsgemäßen Verwendung zu gelangen, mußteder Fachmann daher den transparenten Streifen nur noch entsprechend Merk-mal 4 mit einer Mehrzahl von Referenzmarken versehen. Das lag jedoch ohneweiteres nahe.a)Denn dem Fachmann war nicht nur bekannt, solche transparentenStreifen zu den vorbenutzten Diadoppeltaschen zu formen. Er kannte vielmehrauch ein Behältnis (eine Hülle) zur Aufnahme entwickelter Filmabschnitte mitmehreren Einzelbildern, wie es in dem als Anlage K 6 (= E 9) zu den Akten ge-reichten Informationsblatt "Film Sleeves" dargestellt ist.Dieses Behältnis besteht, wie der Abbildung auf der Vorderseite der An-lage K 6 zu entnehmen ist, aus einem fortlaufenden Streifen aus transparentemMaterial, der längs gefaltet und entlang von Querlinien verschweißt ist, so daßsich quer über den Streifen verlaufende, auf einer Seite offene Taschen erge-ben, in die die Filmabschnitte eingeschoben werden. Jeweils zwischen zweibenachbarten Schweißlinien ist am geschlossenen Ende der Taschen eine alsReferenz dienende Markierung angebracht.Die Beweisaufnahme hat zur Überzeugung des Senats ergeben, daßderartige Filmhüllen vor dem Prioritätstag der Streitpatents in den Verkehr ge-bracht worden sind. Die Vorbekanntheit derartiger Behältnisse ist bereits imEinspruchsverfahren von der Technischen Beschwerdekammer (Beschl. v. - 10 -21. September 1995 - T 32/93, S. 6) als unbestritten behandelt worden. Für siesprechen nicht nur die im Einspruchsverfahren zu den Akten des EuropäischenPatentamts gereichten Unterlagen (= Anlagen E 2 bis 10), die nach den dortverwendeten Produktkennungen deutliche Indizien dafür liefern, daß das japa-nische Unternehmen D. International Co. Ltd. 1983 Eintaschmaterial für Filme,wie es in der Anlage K 6 dargestellt ist, u.a. in den "Japan Camera Trade News"von Mai 1983 beworben und in den Jahren 1982 und 1983 beispielsweise in dieSchweiz geliefert hat. Vielmehr hat auch der Zeuge R. - ohne daß für ihndie Erheblichkeit dieser Umstände erkennbar war und daher glaubhaft - ge-schildert, daß er zu Beginn seiner Selbständigkeit mit einer Ende 1984 erwor-benen und von ihm wieder instandgesetzten "Schrottmaschine" entsprechendeFilmabschnitthüllen mit Ansteuerungsmarken für eine automatische Bestückungals Rollenware hergestellt und vertrieben hat.b)In Kenntnis der vorbenutzten Diadoppeltaschenhüllen lag es fürden Fachmann ebenso auf der Hand, daß er entsprechend aufgebaute Film-hüllen, wie sie etwa in dem Informationsblatt "Film Sleeves" dargestellt sind, beigeeigneter Dimensionierung auch für gerahmte Dias verwenden konnte, wie erumgekehrt ohne weiteres die vorbekannten Diadoppeltaschenhüllen, wenn erderen automatische Befüllung in Erwägung zog, mit Referenzmarken gemäßMerkmal 4 versehen konnte, wie sie ihm von den Filmhüllen bekannt waren.Für diese Schlußfolgerung bedarf der Senat keiner sachverständigen Be-ratung, die wegen der Erkrankung des gerichtlichen Sachverständigen in dermündlichen Verhandlung nicht zur Verfügung gestanden hat. Denn aufgrunddes Ergebnisses der Beweisaufnahme stehen die Kenntnisse fest, die demFachmann am Prioritätstag zur Verfügung standen. Weiterer Überlegungen, fürdie geklärt werden müßte, ob sie vom Durchschnittsfachmann nach seiner Aus- - 11 -bildung, seiner praktischen Erfahrung und seiner hierdurch bestimmten Metho-dik der Lösung technischer Probleme seines Fachgebiets erwartet werdenkonnten, bedurfte es nicht. Der gerichtliche Sachverständige hat indes in die-sem Zusammenhang die Aufgabe, dem Gericht Kenntnisse und Fähigkeitendes Fachmanns sowie die Arbeitsweise zu vermitteln, mit der dieser technischeProbleme seines Fachgebiets zu bewältigen trachtet. Die Beurteilung, ob dieerfindungsgemäße Lösung für den Fachmann nach seinem festgestellten Wis-sen und Können nahegelegen hat, ist nicht Aufgabe des Sachverständigen. Sieist ein Akt wertender Erkenntnis (Senat, BGHZ 128, 270, 275 - elektrischeSteckverbindung), der dem Gericht obliegt.III.Hilfsweise verteidigt die Beklagte Patentanspruch 1 in einer Fas-sung, bei der die Worte "as container housing mounted slides" durch die Wen-dung ersetzt sind "as container for automatic packaging of mounted slides".Auch in dieser - in zulässiger Weise beschränkten Fassung - kann Patentan-spruch 1 jedoch keinen Bestand haben. Die Verwendung des Behältnisses zurautomatischen Verpackung gerahmter Dias lag für den Fachmann gleichfallsnahe, wenn er die vorbekannten Filmhüllen, die nach der Aussage des ZeugenR. und ausweislich der Werbung in "Japan Camera Trade News" von Mai1983 (Anl. E 10) bereits automatisch befüllt wurden ("film advance and sleevefeeding are automatically controlled by motor") und hierzu mit den Referenz-marken versehen waren, für Dias verwendete.Es mag zwar zutreffen, daß die erfindungsgemäße Verwendung, wie dieBeklagte in der mündlichen Verhandlung hervorgehoben hat, gegenüber einerEinführung jedes Dias in eine Einzeltasche eine erhebliche Steigerung der Be-stückungsgeschwindigkeit erlaubt. Ob vom Durchschnittsfachmann auch dieseErkenntnis erwartet werden konnte, ist jedoch unerheblich. Es genügt, daß es - 12 -für ihn überhaupt nahelag, die vorbekannten Behältnisse maschinell zu bestük-ken.Nach Hilfsantrag II soll Patentanspruch 1 in der Fassung des erstenHilfsantrags der dem erteilten Patentanspruch 5 entsprechende Halbsatz an-gefügt werden "wherein each weld has a length less than the width of the foldedstrip and stops before the free edge of its two side portions". Hierfür gilt nichtsanderes als für den ersten Hilfsantrag, denn die Filmhüllen, deren Verwendungfür den erfindungsgemäßen Zweck für den Fachmann nahelag, weisen bereitsSchweißnähte auf, die kürzer sind als die Breite des gefalteten transparentenStreifens und vor dessen freien Enden enden.IV.Zu den Gegenständen der Unteransprüche 2 bis 4 konnte derFachmann gleichfalls ohne erfinderische Tätigkeit finden. Sie entsprechen hin-sichtlich der Ausgestaltung der Behältnisse ebenfalls dem Stand der Techniknach dem Informationsblatt "Film Sleeves". Auch die Beklagte macht insoweitfür eine erfinderische Tätigkeit nichts geltend. - 13 -V.Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG inVerbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.MelullisKeukenschrijver MühlensMeier-Beck Asendorf
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