BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 165/04 Verk374ndet am: 21. Dezember 2005 Wermes Justizhauptsekret344r als Urkundsbeamter der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Zylinderrohr BGB 247 743 Abs. 1, Abs. 2; PatG 247 6; GebrMG 247 13 Abs. 3 Auch wenn das gemeinschaftliche Recht auf ein technisches Schutzrecht, das Miterfindern zusteht, nicht zu einem gemeinschaftlichen Recht am Schutzrecht gef374hrt hat, kommt ein finanzieller Ausgleich zu Gunsten des nicht eingetrage-nen Miterfinders f374r die von diesem nicht wahrgenommene M366glichkeit in Be-tracht, den Gegenstand der Erfindung selbst zu nutzen (Fortf374hrung von BGHZ 162, 342 - Gummielastische Masse II). BGB 247 214 Abs. 1 (247 222 Abs. 1 a.F.); ZPO 247 531 Abs. 2 Hat sich der Schuldner nicht bereits au337ergerichtlich auf Verj344hrung berufen, muss dem Umstand, dass bereits vor dem Schluss der m374ndlichen Verhand-lung erster Instanz Verj344hrung eingetreten ist, grunds344tzlich durch Erhebung der Einrede in dieser Instanz Rechnung getragen werden. Mit der erstmals im Berufungsverfahren erhobenen Verj344hrungseinrede ist der Beklagte ausge-schlossen, wenn nicht die Voraussetzungen des 247 531 Abs. 2 ZPO vorliegen (Abgrenzung zu BGHZ 161, 138). BGH, Urt. v. 21. Dezember 2005 - X ZR 165/04 - OLG N374rnberg LG N374rnberg-F374rth - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 21. Dezember 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff f374r Recht erkannt: Auf die Revision der Beklagten und die Anschlussrevision des Kl344-gers wird das laut Sitzungsprotokoll am 25. Oktober 2004 verk374nde-te Endurteil des Oberlandesgerichts N374rnberg mit Ausnahme des Ausspruchs aufgehoben, dass in dem Tenor des am 21. April 2004 verk374ndeten Urteils des Landgerichts N374rnberg-F374rth unter I c (1) die Worte "sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer" ent-fallen. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten der Revision, an das Beru-fungsgericht zur374ckverwiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Der Kl344ger war Gesch344ftsf374hrer einer Gesellschaft beschr344nkter Haftung, die auf die Herstellung von Schwei337maschinen spezialisiert ist. Die Beklagte ist ein Zulieferer der Automobilindustrie. 1991 zog sie den Kl344ger bei der Entwick-lung eines insbesondere f374r Sto337d344mpfer geeigneten Zylinder-/Beh344lterrohrs hinzu. Der Kl344ger und f374nf Arbeitnehmer der Beklagten entwickelten eine Neue-rung, die der Beklagten als Erfindung gemeldet wurde. Die Beklagte nahm ge-gen374ber ihren Arbeitnehmern diese Erfindung als Diensterfindung unbeschr344nkt in Anspruch. Sie beantragte hierf374r am 17. M344rz 1992 ein Gebrauchsmuster, das am 27. Mai 1992 vom Deutschen Patentamt eingetragen wurde. Hiervon unterrichtete die Beklagte den Kl344ger mit Schreiben vom 29. Januar 1993 und teilte ihre Absicht mit, f374r die Erfindung in Spanien, Frankreich und Italien Pa-tente anzumelden. Der Bitte anzugeben, ob er mit dem Anmeldeumfang einver-standen sei, entsprechend sandte der Kl344ger das Schreiben mit handschriftli-chem Vermerk "bin mit dem Anmeldeumfang einverstanden" an die Beklagte zur374ck. 1 Die Beklagte kaufte in der Folgezeit bei der vom Kl344ger gesetzlich vertre-tenen Gesellschaft beschr344nkter Haftung jedenfalls einmal eine Schwei337anlage f374r die Herstellung von Sto337d344mpfern nach der Erfindung. Im 334brigen ist strei-tig, ob sich die Erwartung des Kl344gers erf374llte, an die Beklagte Schwei337anlagen f374r die Herstellung von Sto337d344mpfern nach der Erfindung liefern zu k366nnen. 2 Mit Schreiben vom 29. April 2002 wandte sich der Kl344ger mit dem Ver-langen nach einer Entsch344digung f374r seinen Miterfinderanteil an die Beklagte. 3 - 4 - Dieses Verlangen wies die Beklagte mit dem Hinweis zur374ck, dem Kl344ger stehe keine Verg374tung nach dem Gesetz 374ber Arbeitnehmererfindungen zu. Der Kl344ger hat daraufhin am 23. Dezember 2002 Stufenklage einge-reicht, um eine angemessene Entsch344digung in einer noch zu bestimmenden H366he auf Grundlage eines Miterfinderanteils von 1/2 zu erhalten. Das Landge-richt hat dem in erster Stufe gestellten Antrag entsprochen und die Beklagte verurteilt, dem Kl344ger dar374ber Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welcher Art und in welchem Umfang sie und/oder ihr organisatorisch verbunde-ne Unternehmen im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum vom 17. M344rz 1992 bis zum 31. M344rz 2002 und in den Gebieten Frankreich, Italien und Spanien im Zeitraum seit dem 17. M344rz 1992 Zylinder-/Beh344lterrohre n344her bezeichneter erfinderischer Beschaffenheit benutzt, d.h. gewerbsm344337ig herge-stellt, angeboten, in Verkehr gebracht hat und/oder hat herstellen oder vertrei-ben lassen und/oder Lizenzen an Dritte vergeben hat und hieraus entgeltliche Vorteile gezogen hat und/oder Einnahmen aus Kauf- oder Austauschvertr344gen oder sonstige durch die bezeichnete Erfindung erzielte Verm366gensvorteile er-zielt hat, und zwar unter Angabe 4 (1) der einzelnen Lieferungen, aufgeschl374sselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer, (2) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschl374sselten Gestehungskos-ten und des erzielten Gewinns, (3) von Lizenzeinnahmen bzw. f344llig gewordenen Lizenzanspr374chen, sowie den Namen und Anschriften der Lizenznehmer. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht dieses Teilur-teil unter Abweisung der Berufung im 334brigen dahingehend abge344ndert, dass die Verurteilung zu (2) in Wegfall kommt und bei der Verurteilung zu (1) die 5 - 5 - Worte "sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer" entfallen und die Kla-ge insoweit abgewiesen wird. Mit ihrer - zugelassenen - Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag nach vollst344ndiger Klageabweisung weiter. Der Kl344ger erstrebt mit seiner An-schlussrevision Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils im Umfang der Verurteilung zu (2). 6 Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssigen Rechtsmittel haben in der Sache Erfolg. Sie f374hren zur Zur374ckverweisung der Sache an das Berufungsgericht. 7 I. Der von den Vorinstanzen zuerkannte Auskunftsanspruch soll dem Kl344ger dazu verhelfen, seinen bisher unbezifferten Antrag auf Zahlung einer angemessenen Entsch344digung n344her pr344zisieren zu k366nnen. Er setzt deshalb zun344chst voraus, dass dem Kl344ger der Zahlungsanspruch dem Grunde nach zusteht. Das hat das Berufungsgericht mit alternativen Begr374ndungen bejaht. Keine von ihnen h344lt revisionsrechtlicher 334berpr374fung stand. 8 II. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass der Kl344ger zusammen mit Arbeitnehmern der Beklagten die Erfindung gemacht hat, die von der Beklagten als Gebrauchsmuster und dann in Spanien, Frankreich und Italien auch als Pa-tent angemeldet worden ist. Dem Kl344ger stand daher das Recht auf gebrauchsmusterrechtlichen bzw. patentrechtlichen Schutz gemeinschaftlich mit der Beklagten zu (247 6 Satz 1 PatG, 247 13 Abs. 3 GebrMG), nachdem die Be- 9 - 6 - klagte die Diensterfindung der Arbeitnehmer unbeschr344nkt in Anspruch ge-nommen hatte (247 7 Abs. 1 ArbEG). Hinsichtlich dieses Rechts bildeten die Par-teien eine Gemeinschaft nach Bruchteilen, weil nichts daf374r ersichtlich ist, dass sie f374r ihr Innenverh344ltnis insoweit etwas anderes geregelt haben (vgl. Sen.Urt. v. 17.12.2000 - X ZR 223/98, GRUR 2001, 226 - Rollenantriebseinheit; Sen.Urt. v. 18.03.2003 - X ZR 19/01, GRUR 2003, 702, 704 - Geh344usekonstruktion). Das Berufungsgericht ist daher - insoweit zu Recht - davon ausgegangen, dass hinsichtlich Fr374chteanteil und Gebrauchsbefugnis am Gegenstand des gemein-schaftlichen Rechts der Parteien die Regeln des Rechts der Gemeinschaft (247247 741 ff. BGB) heranzuziehen sind. 1. Wie von der Revision zutreffend geltend gemacht wird, kann der Auf-fassung des Berufungsgerichts jedoch nicht beigetreten werden, schon aus 247 743 Abs. 1 BGB folge, dass dem Kl344ger ein Zahlungsanspruch gegen die Be-klagte zustehe, weil diese, nicht aber der Kl344ger, die gemachte Erfindung nutze. Denn diese rechtliche Bewertung ist unvereinbar mit der h366chstrichterlichen Rechtsprechung, die dem - allerdings zeitlich erst nach dem angefochtenen Urteil erlassenen - Urteil des Senats vom 22. M344rz 2005 (X ZR 152/03, GRUR 2005, 663 - Gummielastische Masse II, f374r BGHZ 162, 342 vorgesehen) zugrunde liegt. Denn danach findet sich die das gesetzliche Verh344ltnis bestim-mende Zuweisungsnorm nicht in 247 743 Abs. 1 BGB, sondern in 247 743 Abs. 2 BGB, wenn es um den Gebrauch des Gegenstands eines gemeinschaftlichen Rechts geht. Ein solcher Gebrauch ist auch hier betroffen. Zwar hat im Streitfall - anders als in dem am 22. M344rz 2005 vom Senat entschiedenen Fall - das ge-meinschaftliche Recht auf das Schutzrecht nicht zu einem gemeinschaftlichen Recht am Schutzrecht gef374hrt. Wie der damalige Kl344ger will jedoch auch hier der Kl344ger einen Ausgleich f374r die von ihm nicht wahrnehmbare, jedenfalls aber nicht wahrgenommene M366glichkeit, den Gegenstand der Erfindung selbst zu 10 - 7 - nutzen, die bereits durch das Recht auf das diese Erfindung betreffende Schutzrecht er366ffnet ist. 2. Das Berufungsgericht hat dem Kl344ger einen Zahlungsanspruch wegen der M366glichkeit der Nutzung des Gegenstands der Schutzrechte, die ihm zu-n344chst zustand, ferner deshalb dem Grunde nach zuerkannt, weil die Parteien 374ber die Benutzung der gemeinschaftlichen Erfindung eine gemeinschaftliche Regelung getroffen h344tten, wonach die Beklagte die Schutzrechte anmelden, alleine innehaben und ihren Gegenstand alleine nutzen, der Kl344ger aber einen angemessenen Ausgleich in Geld erhalten solle. 11 a) Das einvernehmliche Zustandekommen einer Benutzungsregelung, die den Kl344ger von der Nutzung des Gegenstands der Schutzrechte aus-schlie337t, hat das Berufungsgericht aus dem unstreitigen Einverst344ndnis des Kl344gers mit der Eintragung der Beklagten als alleiniger Inhaberin des Gebrauchsmusters und mit dem Inhalt des handschriftlichen Vermerks des Kl344-gers auf dem Schreiben vom 29. Januar 1993 gefolgert, ausweislich der sich der Kl344ger auch hinsichtlich der von der Beklagten beabsichtigten Auslandsan-meldungen mit dem Anmeldeumfang einverstanden erkl344rt hatte. 12 Dieser Schluss ist m366glich. Er liegt im Rahmen nach 247 286 ZPO dem Tatrichter vorbehaltener W374rdigung der festgestellten Tatumst344nde. Mit der R374ge, es habe n344her gelegen, die Einverst344ndniserkl344rung des Kl344gers als klarstellenden Hinweis dahin aufzufassen, dass er in dem alleinigen Gebrauch der Erfindung durch die Beklagte keine Beeintr344chtigung seiner Rechte an der Erfindung sehe, zeigt die Revision nur eine andere Deutungsm366glichkeit f374r das Verhalten der Parteien auf. F374r die weitere revisionsrechtliche 334berpr374fung ist deshalb davon auszugehen, dass die Parteien sich hinsichtlich der Nutzung des 13 - 8 - Gegenstands der Erfindung im Zusammenhang mit deren Schutzrechtsanmel-dung und -eintragung dahin geeinigt haben, dass sie unter Ausschluss des Kl344-gers allein durch die Beklagte erfolgen soll. Da diese Regelung im allseitigen Einverst344ndnis getroffen wurde, handelt es sich insoweit um einen Vertrag, wie er von Teilhabern ohne weiteres abgeschlossen werden kann (247 745 Abs. 2 BGB). b) Zu seiner weiteren Feststellung, die Vereinbarung der Parteien bein-halte auch eine Verpflichtung der Beklagten zu einem angemessenen Ausgleich in Geld, ist das Berufungsgericht gelangt, obwohl es gemeint hat, dass die Par-teien selbst 374ber eine dem Kl344ger zustehende Entsch344digungsregelung nichts abgesprochen h344tten. Da zu einer ordnungsgem344337en Verwaltung geh366re, dass der zur374ckstehende Teilhaber eine Abfindung erhalte, widerspreche die ohne eine solche Regelung getroffene Benutzungsvereinbarung den von Gesetzes wegen einzuhaltenden Grunds344tzen einer ordnungsgem344337en Verwaltung. Des-halb bestehe eine Regelungsl374cke, die unter Ber374cksichtigung der beiderseiti-gen Interessen der Parteien geschlossen werden m374sse. 14 (1) Das kann aus Rechtsgr374nden keinen Bestand haben. Der Sache nach hat das Berufungsgericht eine erg344nzende Vertragsauslegung vorge-nommen, die in Betracht kommt, wenn das Vereinbarte eine Vertragsl374cke auf-weist. Eine solche L374cke kann beispielsweise darauf beruhen, dass sich die bei Vertragsschluss bestehenden wirtschaftlichen oder rechtlichen Verh344ltnisse nachtr344glich 344ndern (vgl. z.B. BGH, Urt. v. 22.12.2003 - VIII ZR 90/02, NJW-RR 2004, 262 m.w.N.), sich aber auch daraus ergeben, dass eine von den Ver-tragsparteien getroffene Regelung gesetzlicher Vorgabe widerspricht (vgl. BGHZ 151, 229). Einen solchen Fall hat das Berufungsgericht hier als gegeben erachtet, weil nach seiner Ansicht 247 745 Abs. 1 BGB nur eine der Beschaffen- 15 - 9 - heit des gemeinschaftlichen Gegenstands entsprechende ordnungsgem344337e Verwaltung und Benutzung erlaubt. (2) Wie die Revision zu Recht geltend macht, hat das Berufungsgericht dabei 374bersehen, dass das Gesetz diese Einschr344nkung nur f374r eine durch mit Mehrheit der Stimmen der Teilhaber beschlossene Verwaltungs- und Benut-zungsregelung vorsieht und ein Teilhaber einer Verwaltungs- und Benutzungs-regelung nur zuzustimmen verpflichtet sein kann, wenn sie ordnungsgem344337er Verwaltung entspricht (vgl. BGHZ 140, 63). Hat der betreffende Teilhaber einer Benutzungsregelung bereits zugestimmt oder ist diese - wie hier - gar Gegen-stand einer vertraglichen Vereinbarung aller Teilhaber, ist f374r eine derartige Ein-schr344nkung aber kein Raum. Die grundgesetzlich garantierte Handlungs- und Vertragsfreiheit gebietet in diesen F344llen, dass mit Zustimmung der Betroffenen grunds344tzlich jede Regelung 374ber die Verwaltung und Benutzung des den Teilhabern gemeinschaftlich Zustehenden m366glich ist und fortan deren Verh344lt-nis bestimmt. Das findet Best344tigung in 247 745 Abs. 3 Satz 2 BGB. Denn danach darf das Recht des einzelnen Teilhabers auf einen seinem Anteil entsprechen-den Bruchteil der Nutzungen, das das Berufungsgericht im Streitfall durch die festgestellte Abrede der Parteien nicht hinreichend ber374cksichtigt sieht, durch-aus beeintr344chtigt werden, n344mlich dann, wenn dies mit Zustimmung des Be-troffenen erfolgt. 16 Mit der vom Berufungsgericht angenommenen Vertragsl374cke ist mithin die durchgef374hrte erg344nzende Vertragsauslegung nicht zu rechtfertigen. 17 (3) Das vom Berufungsgericht auf diese Weise ermittelte Ergebnis, die Beklagte schulde dem Kl344ger eine angemessene Entsch344digung, erweist sich auch nicht etwa deshalb als revisionsrechtlich tragf344hig, weil der Kl344ger mit 18 - 10 - Blick auf m366gliche Auftr344ge f374r Schwei337anlagen zu der Zusammenarbeit mit der Beklagten bereit war, sich hierin aber entt344uscht sieht. Denn das Berufungsge-richt hat insoweit keine Umst344nde festgestellt, aus denen sich m366glicherweise eine Vertragsl374cke oder - was subsidi344r zu pr374fen gewesen w344re - eine 304nde-rung oder ein Wegfall der Gesch344ftsgrundlage h344tte entnehmen lassen k366nnen. 3. Der Rechtsfehler, an dem das angefochtene Urteil mithin im Hinblick auf die Nutzung der Erfindung leidet, bedeutet nicht, dass die Klage in der Sa-che abweisungsreif ist. Denn die Annahme des Berufungsgerichts, die Parteien selbst h344tten 374ber einen finanziellen Ausgleich nichts verabredet, ist nicht pro-zessordungsgem344337 getroffen worden. Insoweit hat der Kl344ger - wie die Revisi-onserwiderung mittels Gegenr374ge auch geltend macht - unter Hinweis auf das Verh344ltnis der Beklagten zu ihren Arbeitnehmererfindern sein Begehren auch mit der Behauptung gerechtfertigt, der Beklagten eine Lizenz erteilt zu haben, ohne zugleich deren kostenlose Nutzung vereinbart zu haben. Der Sache nach hat der Kl344ger damit geltend gemacht, die von den Parteien getroffene Verein-barung habe - stillschweigend - auch eine Pflicht beinhaltet, einen angemesse-nen Nutzungsausgleich in Geld zu leisten. Dieser Behauptung ist das Beru-fungsgericht entgegen 247 286 ZPO nicht nachgegangen; es hat lediglich die Handlungen der Parteien, mit denen sie nach au337en hervorgetreten sind, ge-w374rdigt und hieraus eine Vertragsl374cke abgeleitet, nicht aber die M366glichkeit ber374cksichtigt, dass tats344chlich existierender Wille von Vertragsschlie337enden auch konkludenten Ausdruck finden kann. So kann auch ein dem Gesch344ft er-kennbar zugrunde liegender Zweck einen auf 374bereinstimmendem Parteiwillen beruhenden objektiven Erkl344rungswert erkennen lassen, der in den nach au337en in Erscheinung getretenen Handlungen der Parteien nicht mit aller gew374nschten Klarheit zum Ausdruck kommt (vgl. Sen.Urt. v. 11.04.2000 - X ZR 185/97, GRUR 2000, 788 - Gleichstromsteuerschaltung). 19 - 11 - (1) Die insoweit gebotene Pr374fung weicht von der bei erg344nzender Ver-tragsauslegung ab, weil bei dieser lediglich der hypothetische Wille von Ver-tragsparteien zu ber374cksichtigen (BGH, Urt. v. 10.07.2003 - VII ZR 411/01, MDR 2003, 1221), bei der Ermittlung des Inhalts eines abgeschlossenen Ge-sch344fts aber der wirkliche Wille der Parteien zu erforschen ist. 20 Das Berufungsgericht wird deshalb die erforderliche Pr374fung nachzuho-len haben, ob und gegebenenfalls mit welchem Inhalt die Parteien stillschwei-gend auch Einigkeit 374ber die Frage einer Ausgleichspflicht der Beklagten erzielt haben. Dabei k366nnen freilich die vom Berufungsgericht im Rahmen seiner er-g344nzenden Vertragsauslegung bereits herangezogenen Umst344nde ebenfalls entscheidende Bedeutung erlangen, so insbesondere, dass es angesichts des gesetzlichen Verg374tungsanspruchs der Arbeitnehmererfinder jedenfalls f374r den Kl344ger eine Selbstverst344ndlichkeit darstellte, dass er ebenfalls eine angemes-sene Entsch344digung erhalte. Au337erdem wird zu ber374cksichtigen sein, dass der Kl344ger auf das ihm nach 247 6 Satz 2 PatG, 247 13 Abs. 3 GebrMG zustehende Recht der gemeinschaftlichen Anmeldung der Erfindung und auf sein Benut-zungsrecht verzichtet hat, das sich auch f374r ihn ergeben h344tte, wenn er als Mit-berechtigter eingetragen worden w344re. Im Streitfall stellt sich deshalb die Frage, warum der Kl344ger das ohne Gegenleistung getan haben und die Beklagte von einem solchen Entgegenkommen ausgegangen sein sollte. Dabei wird auch der Erfahrungssatz zu bedenken sein, dass ein Erfinder in der Regel von seinem Recht so wenig wie m366glich aufgeben will (Sen.Urt. v. 11.04.2000 - X ZR 185/97, GRUR 2000, 788 - Gleichstromsteuerschaltung, m.w.N.). Das k366nnte es naheliegend erscheinen lassen, dass die Parteien jedenfalls von der Notwendigkeit einer angemessenen Gegenleistung in Geld ausgegangen sind. 21 - 12 - Im Streitfall kommt deshalb durchaus eine Auslegung des von den Par-teien Vereinbarten in Betracht, dass der Kl344ger erkennbar nur gegen eine an-gemessene "Lizenz" bereit war, der Beklagten allein das Gebrauchsmuster zu 374berlassen, und dass die Beklagte stillschweigend hierauf eingegangen ist. Auf der anderen Seite werden aber auch die M366glichkeiten in Erw344gung zu ziehen sein, die sich dem vom Kl344ger gesetzlich vertretenen Unternehmen als Herstel-ler der Anlagen boten, die f374r die Fertigung nach der Erfindung ben366tigt wurden. Das Berufungsgericht hat diese M366glichkeiten einerseits als kl344gerisches Motiv f374r die Benutzungsvereinbarung mit der Beklagten bezeichnet, was daf374r spre-chen k366nnte, dass der Kl344ger einer ansonsten gegenleistungslosen 334berlas-sung zugestimmt hat und dass er, was den erwarteten Umfang von Auftr344gen anbelangt, lediglich einem rechtlich unbeachtlichen Irrtum unterlegen ist. Ande-rerseits hat das Berufungsgericht erwogen, Auftr344ge f374r Schwei337anlagen k366nn-ten auch lediglich erhoffte Kompensationsgesch344fte f374r dem Kl344ger eigentlich zustehende Entsch344digungsanspr374che gewesen sein. Jedenfalls insoweit be-steht deshalb Aufkl344rungsbedarf und es k366nnen sich noch weitere f374r die Aus-legung relevante Umst344nde ergeben. Das verbietet, dass der Senat selbst ab-schlie337end die an sich dem Tatrichter vorbehaltene Feststellung trifft, was die Parteien in Ansehung des ihnen gemeinschaftlich zustehenden Rechts im Hin-blick auf den der Klage zugrunde liegenden Zahlungsanspruch vereinbart ha-ben. 22 4. Die damit gebotene Zur374ckverweisung der Sache entf344llt nicht etwa deshalb, weil entgegen der Meinung des Berufungsgerichts angenommen wer-den muss, dass der Ausgleichsanspruch des Kl344gers verwirkt ist. 23 - 13 - a) Ein Recht kann verwirkt sein, wenn der Gl344ubiger es 374ber einen l344nge-ren Zeitraum nicht geltend gemacht hat, der Schuldner sich bei objektiver Beur-teilung darauf einrichten durfte und auch darauf eingerichtet hat, das Recht werde nicht mehr geltend gemacht, und deswegen die versp344tete Geltendma-chung gegen Treu und Glauben verst366337t; die zeitlichen wie die sonstigen Um-st344nde des Falles in ihrer Gesamtheit m374ssen also die Beurteilung tragen, dass Treu und Glauben dem Gl344ubiger die Verfolgung des Anspruchs verwehren, mit dessen Geltendmachung der Schuldner nicht mehr rechnen musste (vgl. BGHZ 146, 217 - Temperaturw344chter). Zu dem sogenannten Umstandsmoment, das hiernach neben dem Zeitmoment 374ber die Frage der Verwirkung entscheidet, hat die Beklagte erstmals in der zweiten Instanz behauptet, weder R374ckstellun-gen f374r eine Inanspruchnahme getroffen, noch die Schutzrechte freigegeben und eine ohne weiteres m366gliche Alternativl366sung gew344hlt zu haben, weil der Kl344ger von 1991 bis 2002 zugewartet habe, bis er eine Nutzungsverg374tung ver-langt habe. Diesen bestrittenen Tatsachenvortrag hat das Berufungsgericht zu Recht nach 247 531 Abs. 2 ZPO nicht zugelassen. Entgegen der Meinung der Revision liegt der hier allein in Betracht zu ziehende Ausnahmetatbestand nach Nr. 3 dieser Vorschrift nicht vor. Der neue Vortrag betrifft Gesichtspunkte, die keinen speziellen Bezug zu einem bestimmten Klagegrund haben, sondern un-abh344ngig davon darauf zielen, ein treuwidriges Verhalten des Kl344gers darzutun. Da diese Umst344nde in erster Instanz bekannt waren, h344tten sie bei Anwendung der von einer Partei zu erwartenden Sorgfalt schon dem Landgericht gegen374ber vorgetragen werden k366nnen. Der Beklagten ist deshalb insoweit Nachl344ssigkeit vorzuwerfen. Dass die Beklagte, wie die Revision beanstandend geltend macht, erst in der Berufungsinstanz Anlass gehabt habe, zu den Voraussetzungen ei-ner Verwirkung vorzutragen, ist unter diesen Umst344nden nicht nachvollziehbar, zumal die Revision selbst darauf hinweist, dass der Kl344ger seinen Zahlungsan- 24 - 14 - spruch auch schon in erster Instanz nicht nur auf 247 743 Abs. 1 BGB, sondern auch auf eine Regelung der Parteien gest374tzt hatte. b) Im 334brigen hat sich das Berufungsgericht mit der Frage der Verwir-kung befasst. Seine Darlegung, es sei ein ihm aus zahlreichen Streitigkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes bekanntes Verhalten, dass - solange die Hoffnung des eigentlich Berechtigten auf weitere Auftr344ge erf374llt werde - letzte-re als Kompensationsgesch344ft f374r eigentlich zustehende Entsch344digungsan-spr374che verstanden w374rden, betrifft (auch) diese Frage. Das Berufungsgericht hat hiernach das Bestehen einer bestimmten Gesch344ftsbeziehung der Parteien als der Verwirkung entgegenstehend erachtet. Das ist eine m366gliche W374rdi-gung, die - da das weitere Vorbringen der Beklagten nicht zuzulassen ist - der revisionsrechtlichen Korrektur nicht zug344nglich ist. 25 5. Ein Zahlungsanspruch des Kl344gers ist schlie337lich auch nicht wegen Verj344hrung (teilweise) unbegr374ndet. Trotz Vollendung der Verj344hrungsfrist kann der Eintritt der Verj344hrung nur ber374cksichtigt werden, wenn der Schuldner sich hierauf einredeweise beruft (247 222 Abs. 1 BGB a.F., jetzt 247 214 Abs. 1 BGB). Diese Einrede der Beklagten hat das Berufungsgericht entgegen der Meinung der Revision zu Recht nicht zugelassen, weil sie erst in zweiter Instanz erhoben worden ist und dies auf Nachl344ssigkeit der Beklagten beruhte (247 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO). 26 a) Die Verj344hrungseinrede geh366rt zu den Verteidigungsmitteln, deren rechtzeitige Geltendmachung durch 247 531 Abs. 2 ZPO sichergestellt werden soll. Hat sich der Schuldner nicht bereits au337ergerichtlich auf Verj344hrung beru-fen, wof374r im Streitfall nichts ersichtlich ist, muss dem Umstand, dass bereits vor dem Schluss der m374ndlichen Verhandlung erster Instanz Verj344hrung einge- 27 - 15 - treten ist, deshalb grunds344tzlich durch Erhebung der Einrede in dieser Instanz Rechnung getragen werden (so auch OLG D374sseldorf NJOZ 2004, 2216; OLG Frankfurt/Main OLG-Report 2004, 249; OLG Oldenburg JurB374ro 2004, 41; OLG M374nchen BauR 2004, 1982; OLG Brandenburg BauR 2003, 1256; KG GRUR-RR 2003, 310; a.A. OLG Karlsruhe OLG-Report 2005, 42; OLG Naumburg NJOZ 2005, 3651). Die h366chstrichterliche Rechtsprechung, wonach neuer, un-streitiger Tatsachenvortrag nicht der Regelung des 247 531 Abs. 2 ZPO unterf344llt und daher in der Berufungsinstanz zu ber374cksichtigen ist (BGHZ 161, 138), steht dem nicht entgegen. Diese Rechtsprechung betrifft Sachverhalte, die oh-ne besondere Geltendmachung entscheidungserheblich sind, und soll verhin-dern, dass (insoweit) auf einer falschen, von keiner Partei (mehr) vorgetragenen tats344chlichen Grundlage entschieden werden muss (BGHZ, aaO S. 143); da die Parteien den Prozessstoff bestimmen, soll in jeder Tatsacheninstanz das ent-scheidungserhebliche tats344chliche Geschehen Ber374cksichtigung finden, das die Parteien 374bereinstimmend vorgetragen haben oder das als zugestanden gilt. Das erfasst nicht die F344lle, in denen sich - wie bei der Einrede der Verj344hrung im Prozess - die Frage, ob das insoweit Geschehene 374berhaupt von Bedeutung ist, erst stellt, wenn das Leistungsverweigerungsrecht vom Schuldner wahrge-nommen wird. Mit den die Verj344hrung betreffenden Umst344nden und der Frage, ob sich insoweit unstreitiger Tatsachenvortrag ergibt, muss sich das Gericht deshalb erst befassen, wenn die diese Pr374fung er366ffnende Einrede rechtzeitig erhoben ist. Erg344nzend kann auf 247 533 ZPO verwiesen werden. Auch danach sind den Prozessstoff erweiternde Handlungen in der Berufungsinstanz nicht bereits deshalb zul344ssig, weil ihre Beurteilung auf Grund unstreitigen Tatsa-chenvortrags erfolgen kann. Wenn der Gesetzgeber die erstmals in der Beru-fungsinstanz erhobene Verj344hrungseinrede von der Regelung des 247 531 Abs. 2 ZPO h344tte ausnehmen wollen, h344tte es unter diesen Umst344nden nahe gelegen, das durch eine entsprechende Regelung zum Ausdruck zu bringen. - 16 - b) Der von der Revision geltend gemachte Ausnahmetatbestand (247 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO) liegt nicht vor. Nach der Antragsfassung schloss die streitige Klage die M366glichkeit ein, den geltend gemachten Zahlungsanspruch nach Art einer Lizenz zu berechnen. Der Kl344ger hatte - worauf die Revisionserwiderung zu Recht hinweist - bereits erstinstanzlich auch ausgef374hrt, dass er eine anteili-ge Lizenzgeb374hr zu beanspruchen berechtigt sei. Eine solche Geb374hr wird 374bli-cherweise in regelm344337ig wiederkehrenden zeitlichen Abst344nden berechnet und geschuldet. Unabh344ngig davon, dass der Kl344ger glaubte, seine Klage in erster Linie auf 247 743 Abs. 1 BGB st374tzen zu k366nnen, bestand damit von Anfang an die M366glichkeit, dass (auch) die vierj344hrige Verj344hrungsfrist nach 247 197 BGB a.F. einschl344gig sein k366nnte. Eine sorgf344ltige Partei, die sich die Einrede der Verj344hrung zunutze machen wollte, h344tte dem bereits durch Erhebung der Ein-rede in erster Instanz Rechnung getragen. 28 6. Sollte das Berufungsgericht (wiederum) zu der 334berzeugung gelan-gen, das von den Parteien Vereinbarte schlie337e eine von der Beklagten zu zah-lende angemessene Entsch344digung f374r die Nutzung der Erfindung ein, wird es bei der gebotenen Sch344tzung (247 287 ZPO), was im Streitfall angemessen ist, den dem Kl344ger zustehenden Betrag auf der Grundlage einer prozentualen Li-zenz an den Erl366sen der Beklagten berechnen k366nnen. 29 a) Zu Unrecht zieht die Revision das deshalb in Zweifel, weil den Partei-en verschiedene Gestaltungsm366glichkeiten zu Gebote gestanden h344tten und eine andere Art der Entsch344digung mindestens gleicherma337en wahrscheinlich h344tte gew344hlt werden k366nnen. Hinsichtlich des Anspruchs eines Arbeitnehmer-erfinders auf angemessene Verg374tung (247 9 Abs. 1 ArbEG) entspricht es st344ndi-ger Rechtsprechung des Senats, dass in der Regel eine angemessene Lizenz 30 - 17 - in besonderer Weise geeignet ist, f374r einen sachgerechten Ausgleich zu sorgen, deshalb sie als n344chstliegend erscheinen muss und eine Verg374tung auf dieser Grundlage regelm344337ig so lange nicht zu beanstanden ist, wie nicht Tatumst344n-de vorliegen, die die Berechnung auf dieser Basis gerade im konkreten Fall un-geeignet erscheinen lassen (BGHZ 155, 8 - Abwasserbehandlung, m.w.N.). Diese Bewertung beruht nicht auf Gesichtspunkten, die ausschlie337lich durch das Verh344ltnis Arbeitgeber/Arbeitnehmer gekennzeichnet sind, sondern ist auch bei anderen vertraglich begr374ndeten Verh344ltnissen sachgerecht, in denen - wie im Streitfall - die eine Seite der anderen erm366glicht, ein Schutzrecht zu erlangen und dessen Gegenstand allein zu nutzen. Auch im Streitfall reicht mithin das blo337e Vorhandensein einer gleicherma337en geeigneten anderen Berechnungs-methode nicht aus, die Zuerkennung einer angemessenen Lizenz als rechtsfeh-lerhaft anzusehen. b) Bei deren Festlegung kann allerdings nicht darauf abgestellt werden, was vern374nftige Parteien vereinbart h344tten, wenn sie die k374nftige Entwicklung und namentlich den Umfang der sp344teren Benutzung durch die Beklagte vo-rausgesehen h344tten (vgl. zu diesem Ma337stab bei rechtswidriger Benutzung ei-nes Schutzrechts eines anderen Sen.Urt. v. 30.05.1995 - X ZR 54/93, GRUR 1995, 578 - Steuereinrichtung II, m.w.N.). Wenn die Verpflichtung, angemesse-nen Ausgleich zu leisten, auf vertraglicher Grundlage beruht, kann es n344mlich - wie auch das Berufungsgericht im Ansatz richtig gesehen hat - nur auf die Umst344nde ankommen, die beim Abschluss der Vereinbarung den Willen der Parteien tats344chlich bestimmen konnten, weil sie bereits damals bekannt waren oder erwartet wurden. Weicht das sp344tere tats344chliche Geschehen von dem ab, das die Parteien bei Vertragsschluss angenommen haben, kann dem allerdings auch in F344llen wie dem vorliegenden in angemessener Form Rechnung zu tra-gen sein. Die Rechtsordnung enth344lt hierzu verschiedene M366glichkeiten. So 31 - 18 - kann, wenn die insoweit jeweils zu beachtenden Voraussetzungen vorliegen, entweder eine Anpassung im Wege erg344nzender Vertragsauslegung oder we-gen 304nderung bzw. Wegfalls der Gesch344ftsgrundlage in Betracht kommen, nach einer K374ndigung der vertraglichen Benutzungsregelung, die bei Vorliegen eines wichtigen Grunds jederzeit m366glich ist (vgl. BGH, Urt. v. 06.07.1981 - II ZR 205/80, MDR 1982, 207 m.w.N.), weil es sich insoweit um ein Dauer-schuldverh344ltnis handelt, aber auch gest374tzt auf 247 745 Abs. 2 BGB eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechenden Regelung verlangt werden. III. Die zul344ssige Anschlussrevision des Kl344gers hat ebenfalls Erfolg. 32 Der vom Kl344ger im Hinblick auf die Benutzung der Erfindung geltend ge-machte Auskunftsanspruch leitet sich aus dem Grundsatz von Treu und Glau-ben (247 242 BGB) ab. Steht dem Grunde nach fest, dass ein Zahlungsanspruch in Betracht kommt, kann deshalb ein Beklagter verpflichtet sein, zumutbare An-gaben zu machen, deren der Kl344ger bedarf, um zu ermitteln, ob er und gegebe-nenfalls in welchem Umfang er tats344chlich Zahlung verlangen kann (vgl. BGHZ 155, 8 - Abwasserbehandlung, f374r Verg374tung nach 247 9 Abs. 1 ArbEG). Nach den zur Revision gemachten Ausf374hrungen kann der Aufkl344rungsbedarf im Streitfall davon abh344ngen, welche Umst344nde die Parteien bei Abschluss ihrer Benutzungsvereinbarung als wesentlich f374r die Angemessenheit einer Entsch344-digung angesehen und deshalb dieser Vereinbarung zugrunde gelegt haben. Die Vertragsfreiheit erlaubt, insoweit Gestehungskosten und Gewinn auch dann heranzuziehen, wenn zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses hier374ber konkrete Zahlen noch nicht zur Verf374gung standen. Die auf das Fehlen solcher Zahlen in den Jahren 1991/1992 abhebende Begr374ndung des Berufungsgerichts tr344gt mithin die Abweisung des Klagebegehrens nicht, dass die Beklagte auch die im 33 - 19 - Zusammenhang mit der Benutzung der Erfindung stehenden Gestehungskos-ten und den hierbei erzielten Gewinn angibt. IV. Die Zur374ckverweisung bietet schlie337lich Gelegenheit, den Bedenken nachzugehen, die von der Revision dagegen erhoben worden sind, dass in Kla-geantrag und Verurteilung Unternehmen einbezogen worden sind, die 204mit der Beklagten organisatorisch verbunden223 sind. 34 Melullis Scharen Keukenschrijver Asendorf Kirchhoff Vorinstanzen: LG N374rnberg-F374rth, Entscheidung vom 21.04.2004 - 3 O 11074/02 - OLG N374rnberg, Entscheidung vom 26.10.2004 - 3 U 1818/04 -
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