BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZR 165/07 vom 18. Januar 2011 in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Formk366rper GG Art. 103 Abs. 1; PatG 247 122a; ZPO 247 321a, 247 411 a) Aus dem Umstand, dass bestimmte Sachverhaltsbereiche vom Gericht bei der Befragung des gerichtlichen Sachverst344ndigen nicht aufgegriffen werden, kann nicht geschlossen werden, dass das Gericht sie f374r unerheblich h344lt, sondern nur, dass das Gericht insoweit keinen (weiteren) Aufkl344rungsbedarf sieht. b) Die Anh366rungsr374ge kann nur dann darauf gest374tzt werden, dass das Gericht den Sachverst344ndigen im Patentnichtigkeitsverfahren zu einer zum Stand der Technik geh366renden Entgegenhaltung nicht befragt hat, wenn sie in Bezug auf diese Ver-366ffentlichung aufgestellte tats344chliche Behauptungen aufzeigen kann, von denen das Gericht abgewichen ist, ohne 374ber die hierzu erforderliche eigene Sachkunde zu verf374gen. BGH, Beschluss vom 18. Januar 2011 - X ZR 165/07 - Bundespatentgericht 2 Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 18. Januar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Keukenschrijver, Dr. Berger, Dr. Grabinski und die Richterin Schuster beschlossen: Die Anh366rungsr374ge der Kl344gerinnen wird auf ihre Kosten zur374ckgewie-sen. Gr374nde: I. Die zul344ssige Anh366rungsr374ge ist unbegr374ndet. Sie k366nnte nur dann Er-folg haben, wenn der Anspruch der Kl344gerinnen auf rechtliches Geh366r in entschei-dungserheblicher Weise verletzt worden w344re. Daran fehlt es hier. 1 1. Nach Art. 103 Abs. 1 GG hat vor Gericht jedermann Anspruch auf rechtliches Geh366r. Dies verpflichtet die Gerichte, die Ausf374hrungen der Prozessbetei-ligten zur Kenntnis zu nehmen und auf ihre sachlich-rechtliche und verfahrensrechtli-che Entscheidungserheblichkeit zu pr374fen und ferner keine Erkenntnisse zu verwer-ten, zu denen die Verfahrensbeteiligten sich nicht 344u337ern konnten (Senatsbeschluss vom 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, BGHZ 173, 47 Rn. 30 - Informations374bermittlungsver-fahren II). Das Gebot des rechtlichen Geh366rs soll sicherstellen, dass die von den Ge-richten zu treffenden Entscheidungen frei von Verfahrensfehlern ergehen, welche ihren Grund darin haben, dass Sachvortrag der Parteien nicht zur Kenntnis genom-men oder nicht ber374cksichtigt wird (BVerfGE 60, 250, 252; 69, 141, 142 f.; BVerfG NJW-RR 2004, 1150, 1151). 2 3 2. Die Kl344gerinnen machen geltend, der Senat habe wesentliche Teile des einschl344gigen Sachverhalts 374bergangen. Er habe den gerichtlichen Sachverst344ndi-gen nur zu den Entgegenhaltungen K7 und K9 befragt, wobei der Sachverst344ndige ausgef374hrt habe, dass im Stand der Technik schon immer Zwischenelemente ver-wendet worden seien, um zu h366heren Reibwerten f374r die kraftschl374ssige Verbindung zweier Werkst374cke zu gelangen. Damit habe der Sachverst344ndige deutlich zum Aus-druck gebracht, dass es eines Ansto337es im Stand der Technik nicht bedurft habe, um eine - aus der K9 bekannte - Beschichtung mit den Merkmalen 4 und 5 (nach der Gliederung zu Rn. 13 des Senatsurteils vom 19. Oktober 2010) wie vom Streitpatent vorgeschlagen auf ein separates Element aufzubringen. In seinem Urteil habe der Senat den vorgetragenen - und vom Sachverst344ndigen best344tigten - Sachverhalt, bei der Wahl eines separaten Verbindungselements handele es sich nicht um einen er-finderischen Schritt, 374bergangen und damit zudem eine 334berraschungsentscheidung gef344llt, da sie - die Kl344gerinnen - aus dem Verzicht des Senats auf die Befragung des Sachverst344ndigen zu weiteren Entgegenhaltungen h344tten schlie337en m374ssen, dass der Senat den Gegenstand der Erfindung f374r nahegelegt erachte. Schlie337lich w374rdige das Senatsurteil die Entgegenhaltungen K18 und K19 in einer Weise, die mit dem Kenntnisstand des Fachmanns nicht in Einklang zu bringen sei. 3 3. Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Geh366r wird damit nicht dargetan. 4 a) Der Senat hat die Abweisung der Patentnichtigkeitsklage damit begr374n-det, dass der Stand der Technik keine Anregung gegeben habe, eine - aus der K9 bekannte - Beschichtung mit den Merkmalen 4 und 5 anstatt sie wie nach der K9 auf einem der beiden zu verbindenden Werkst374cke aufzubringen, auf einer Folie zu fixie-ren, die den Merkmalen 3.1 bis 3.3 des Patentanspruchs 1 entspricht und gem344337 Merkmal 2.1.2 eine reversible Verbindung beider Werkst374cke erm366glicht (Rn. 28 ff.). Er hat im Einzelnen er366rtert, warum weder die K9 selbst (Rn. 28), noch die K7 (Rn. 29 bis 40), die K18 (Rn. 42/43) oder die K19 (Rn. 44 bis 48) dem Fachmann hierzu Anlass boten, vielmehr die Verwendung einer d374nnen federelastischen Folie mit einer St344rke von 0,2 mm und einer Eigenfestigkeit, die mindestens der Eigen- 5 4 festigkeit der zu f374genden Werkst374cke entspricht, auf dem im Stand der Technik nicht angelegten Gedanken einer konstruktiven Verselbst344ndigung der Beschichtung beruhe (Rn. 39, 48). b) Dabei dienen die vorgenannten Ausf374hrungen im Wesentlichen gerade der Darlegung, warum Zwischenelemente, wie sie etwa in der K7 oder in der K19 beschrieben werden, die vom Streitpatent verwirklichte "konstruktive Verselbst344ndi-gung" der Beschichtung nach der K9 entgegen der Auffassung der Kl344gerinnen nicht nahegelegt haben. Es kann mithin keine Rede davon sein, dass der Senat dieses Vorbringen 374bergangen h344tte. 6 7 Das Vorbringen, der Sachverst344ndige habe die Beurteilung der erfinderischen T344tigkeit durch die Kl344gerinnen geteilt, kann der Anh366rungsr374ge schon deshalb nicht zum Erfolg verhelfen, weil es eine Rechtsfrage ist, ob sich der Gegenstand einer Er-findung f374r den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (std. Rspr., vgl. mwN Senat, Urteil vom 7. M344rz 2006 - X ZR 213/01, BGHZ 166, 305, 311 - Vorausbezahlte Telefongespr344che). Im 334brigen verk374rzt die Anh366rungsr374ge die Ausf374hrungen des Sachverst344ndigen ebenso unzul344ssig wie das Urteil des Senats: Der Senat hat die Ausf374hrungen des gerichtlichen Sachverst344ndigen ber374ck-sichtigt, wonach es immer schon Zwischenelemente gegeben habe, um zu h366heren Reibwerten f374r eine kraftschl374ssige Verbindung zu gelangen. Dieser vom Sachver-st344ndigen in seinem schriftlichen Gutachten (S. 25 mittlerer Abs.; S. 28 1. Abs.; S. 33 3. Abs.) und in der m374ndlichen Verhandlung wiederholte Hinweis auf die bekannten Zwischenelemente hat auch in den Entscheidungsgr374nden im Zusammenhang mit der Er366rterung der Offenlegungsschrift K19 Erw344hnung gefunden (Rn. 48). Entgegen dem Vorbringen der Kl344gerinnen hat der Sachverst344ndige jedoch nicht zum Ausdruck gebracht, dass der Schritt, die in Rede stehende, aus der K9 bekannte Beschichtung auf eine erfindungsgem344337e Folie aufzubringen, im Stand der Technik angelegt oder gar vorweggenommen sei. Vielmehr hat der Sachverst344ndige schon in seinem schriftlichen Gutachten ausgef374hrt (S. 25, 28), dass bei keiner der ihm bekannten L366sungen ein reibungserh366hender Verzahnungseffekt durch Mikro-Formschluss in 8 5 der von der Ver366ffentlichung K9 aufgezeigten Art herbeigef374hrt werde und dass der Fachmann zwar 374ber gute Kenntnisse der Oberfl344cheneigenschaften der zu verbin-denden Bauteile verf374ge, aber weniger mit Beschichtungen vertraut sei, vor allem eine Denkweise "noch nicht sehr weit verbreitet" sei, die eine Beschichtung wie die in der K9 gelehrte als selbst344ndiges Konstruktionselement betrachte (S. 9 oben). Gera-de in dieser Ausf374hrung der Beschichtung nach der K9 mittels einer erfindungsge-m344337en d374nnen Folie als selbst344ndiges Bauteil hat der Senat den im Ergebnis ent-scheidenden Gesichtspunkt gesehen. 9 c) Entgegen der Auffassung der Kl344gerinnen lie337 sich aus dem Umstand, dass der Senat im Anschluss an eine Zwischenberatung mitteilte, keine weiteren Fragen an den Sachverst344ndigen zu haben und bei ebenfalls fehlendem weiterem Fragebedarf der Parteien deren Schlusspl344doyers entgegenzusehen, nicht schluss-folgern, dass der Senat aufgrund der bereits mit dem Sachverst344ndigen er366rterten wesentlichen Entgegenhaltungen K7, K9 und K10 zu dem Ergebnis gelangt sein m374sse, dass eine erfinderische T344tigkeit zu verneinen sei. Die Anh366rung des gerichtlichen Sachverst344ndigen dient nicht der m374ndlichen Wiederholung des schriftlichen Gutachtens des Sachverst344ndigen. Sie gibt zum ei-nen dem Gericht und den Parteien Gelegenheit, durch erg344nzende Befragung Aus-f374hrungen im schriftlichen Gutachten, die nicht hinreichend deutlich oder verst344ndlich oder nicht gen374gend detailliert sind, vertiefen zu lassen und damit zus344tzliche Er-kenntnisse zu den im schriftlichen Gutachten er366rterten Fragen zu gewinnen. Zum anderen dient sie dazu, entscheidungserhebliche Fragen, die im schriftlichen Gutach-ten noch nicht oder nicht unter dem ma337geblichen Blickwinkel betrachtet worden sind, im Dialog zwischen Gericht und Sachverst344ndigem und zwischen Parteien und Sachverst344ndigem so zu beleuchten, dass das Gericht einen m366glichst umfassenden und m366glichst vollst344ndigen Einblick in alle objektiven technischen Gegebenheiten und Kenntnisse des Fachmanns erh344lt, die f374r die Beurteilung der entscheidungser-heblichen Fragen (im Patentnichtigkeitsverfahren typischerweise der Rechtsfrage, ob der Gegenstand der Erfindung durch den Stand der Technik nahegelegt war) Bedeu-tung gewinnen k366nnen. Aus dem Umstand, dass bestimmte Sachverhaltsbereiche 10 6 vom Gericht bei der Befragung der Sachverst344ndigen nicht aufgegriffen werden, darf daher nicht geschlossen werden, dass das Gericht sie f374r unerheblich h344lt, sondern nur, dass das Gericht insoweit keinen (weiteren) Aufkl344rungsbedarf sieht. Gerade im Patentnichtigkeits(berufungs)verfahren ist die Beschr344nkung auf (mindestens potentiell) entscheidungserhebliche Gesichtspunkte angesichts der Wei-te und Komplexit344t der jeweils betroffenen Technikfelder zwingend. Es ist ein Gebot der Verfahrens366konomie und entspricht der g344ngigen Praxis des Senats, von Seiten des Gerichts mit dem Sachverst344ndigen in der m374ndlichen Verhandlung lediglich die Fragen zu er366rtern, die nach Erstellung des schriftlichen Gutachtens noch offen oder weiter kl344rungsbed374rftig erscheinen, um 374ber die Frage zu entscheiden, ob das Urteil des Patentgerichts den Angriffen der Berufung standh344lt oder nicht. Dabei haben die Parteien stets Gelegenheit, erg344nzend eigene Fragen an den Sachverst344ndigen zu richten. Hiervon haben beide Parteien vor der Unterbrechung der Verhandlung zum Zwecke der Zwischenberatung auch im Streitfall Gebrauch gemacht, und sie waren auch im Anschluss an die Verhandlungspause nicht gehindert, gegebenenfalls weite-re Fragen an den Sachverst344ndigen zu formulieren. 11 d) Die Entgegenhaltungen K18 und K19 haben die Kl344gerinnen erst kurz vor der m374ndlichen Verhandlung in das Verfahren eingef374hrt und dabei lediglich he-rangezogen (vgl. Schriftsatz vom 12. August 2010, S. 7 f.), um das Zeitmoment als ein Anzeichen f374r erfinderische T344tigkeit zu entkr344ften und zu belegen, dass es in dem Zeitraum von 17 Jahren zwischen der Ver366ffentlichung K9 und der Anmeldung des Streitpatents weitere Ver366ffentlichungen gegeben habe, bei denen der Formk366r-per in Differentialbauweise mit einem separaten Bauteil als reibungserh366hendem Element gestaltet ist. Auf das in der m374ndlichen Verhandlung nicht weiter er366rterte Hilfskriterium des Zeitmoments kam es aufgrund der 374brigen Erw344gungen des Se-nats zur erfinderischen T344tigkeit nicht mehr an (vgl. Rn. 40 des Urteils). Dass der Senat gleichwohl gepr374ft hat, ob die K18 oder die K19 den Gegenstand des Streitpa-tents nahegelegt hat und dabei zu einer von der nunmehr in der Begr374ndung ihres Rechtsbehelfs von den Kl344gerinnen vorgebrachten abweichenden W374rdigung der Offenlegungsschrift K19 gelangt ist, ist nicht geeignet, eine Verletzung rechtlichen 12 7 Geh366rs zu begr374nden. Die Anh366rungsr374ge zeigt nicht auf, dass die Kl344gerinnen in-soweit tats344chliche Behauptungen aufgestellt h344tten, von denen der Senat bei der W374rdigung der K19 abgewichen w344re, ohne den Sachverst344ndigen hierzu zu befra-gen. Auf eine Befragung des Sachverst344ndigen zu in das Verfahren eingef374hrten Ver366ffentlichungen "ins Blaue hinein", wie sie der Anh366rungsr374ge vorzuschweben scheint, hat der Nichtigkeitskl344ger keinen, erst recht keinen verfassungsrechtlich ver-b374rgten Anspruch. 13 II. Die Kostenentscheidung beruht auf einer entsprechenden Anwendung von 247 91 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Kostenverzeichnis Nr. 1700 zum GKG. Meier-Beck Keukenschrijver Berger Grabinski Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.09.2007 - 10 Ni 10/07 (EU) -
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