BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 167/03 Verk374ndet am: 21. Dezember 2005 Weschenfelder Justizhauptsekret344rin als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die m374ndliche Ver-handlung vom 21. Dezember 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Asendorf f374r Recht erkannt: Das Vers344umnisurteil des Senats vom 5. Juli 2005 wird aufrecht-erhalten. Von Rechts wegen Tatbestand: Der Kl344ger war Inhaber des am 1. Dezember 1983 angemeldeten und mit Wirkung f374r das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 0 116 701 (Klagepatent), das eine elektronische Dieb-stahlsicherung betrifft und inzwischen durch Zeitablauf erloschen ist. Er hat das Klagepatent auf der Grundlage des Lizenzvertrages mit der O. Alarmsysteme GmbH (nachfolgend O. GmbH) verwertet. Die Beklagten betreiben als Gesell- schafter b374rgerlichen Rechts gemeinsam eine Patentanwaltskanzlei und wer-den vom Kl344ger mit der Begr374ndung auf Schadensersatz in Anspruch genom- 1 - 3 - men, der Beklagte zu 1 habe dem Kl344ger zu einem ung374nstigen Vergleichsab-schluss in einem das Klagepatent betreffenden Verletzungsprozess und Pa-tentnichtigkeitsverfahren geraten. Das Landgericht hat dem Zahlungsbegehren des Kl344gers in H366he von 127.145,-- DM nebst Zinsen stattgegeben, festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, dem Kl344ger den Schaden zu ersetzen, der ihm ab dem 1. Januar 1995 dadurch entstanden ist und k374nftig entstehen wird, dass die Beklagten den Kl344ger und die O. GmbH dazu bewogen haben, mit der S. AG (nachfolgend S. ), der Beklagten des Patentverletzungsprozes- ses (und Nichtigkeitskl344gerin), den Vergleich vom 29. Juli 1992 abzuschlie337en, und die Klage im 334brigen abgewiesen. Gegen dieses Urteil haben beide Partei-en Berufung eingelegt. Mit dem ersten Berufungsurteil hat das Berufungsgericht die Berufung des Kl344gers zur374ckgewiesen und die Klage auf die Berufung der Beklagten abgewiesen. Auf die erste Revision des Kl344gers hat der Senat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zur374ckver-wiesen (Sen.Urt. v. 30.11.1999 - X ZR 129/96, GRUR 2000, 396 ff. - Vergleichsempfehlung I). Mit dem zweiten Berufungsurteil hat das Berufungs-gericht erneut die Berufung des Kl344gers zur374ckgewiesen und auf die Berufung der Beklagten die Klage abgewiesen. Mit Vers344umnisurteil vom 5. Juli 2005, auf das Bezug genommen wird, hat der Senat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung auch 374ber die Kosten der Revision an das Berufungsgericht zur374ckverwiesen (Sen.Urt. v. 05.07.2005 - X ZR 167/03, GRUR 2005, 935 ff. - Vergleichsempfehlung II). 2 Gegen dieses den Beklagten am 25. August 2005 zugestellte Urteil ha-ben die Beklagten am 8. September 2005 Einspruch eingelegt, diesen in der Einspruchsschrift begr374ndet und beantragt, das Vers344umnisurteil aufzuheben 3 - 4 - und die Revision zur374ckzuweisen. Der Kl344ger beantragt, das Vers344umnisurteil vom 5. Juli 2005 aufrechtzuhalten. Entscheidungsgr374nde: I. Der Einspruch ist form- und fristgerecht eingelegt und in der Ein-spruchsschrift begr374ndet worden. Da das Vorbringen der Beklagten jedoch kei-ne abweichende Entscheidung rechtfertigt, ist das Vers344umnisurteil des Senats aufrechtzuerhalten (247247 555, 343 ZPO). 4 II. 1. Die Beklagten haben mit der Einspruchsschrift geltend gemacht, nach Abschluss des Vergleichs mit S. sei es dieser gestattet gewesen, das gesamte Klagepatent zu benutzen, so dass S. die M366glichkeit gehabt habe, das urspr374nglich von ihr hergestellte Ger344t zu modifizieren. Nach Feststellung des Landgerichts D374sseldorf im Verletzungsprozess, der dem Vergleich vo-rausgegangen ist, habe das von S. hergestellte Ger344t, das Gegenstand des Verletzungsprozesses gewesen sei, von Patentanspruch 1 in der erteilten Fas-sung Gebrauch gemacht. Das Landgericht D374sseldorf habe nicht gepr374ft, ob es auch von Unteranspr374chen oder von einem entsprechend dem Urteil des Se-nats im Patentnichtigkeitsverfahren X ZR 22/99 weiter eingeschr344nkten Patent-anspruch 1 Gebrauch gemacht habe. Habe S. vor dem Vergleichsabschluss ein Ger344t hergestellt, welches zwar von Patentanspruch 1 des Patents des Kl344-gers in seiner erteilten Fassung Gebraucht gemacht habe, nicht aber von weite-ren Merkmalen und insbesondere nicht von Anspruch 1 des Klagepatents in seiner beschr344nkten Fassung, so h344tte S. ohne den Vergleich mit dem Kl344ger dieses Ger344t weiterbauen k366nnen und nach aller Lebenserfahrung auch weiter 5 - 5 - gebaut. S. h344tte damit letztlich das Klagepatent nicht verletzt, da dieses sp344- ter mit R374ckwirkung eingeschr344nkt worden sei. Auch ohne den Vergleich h344tte der Kl344ger also keine Anspr374che gegen S. geltend machen k366nnen, solange S. bei der vor dem Vergleichsabschluss hergestellten Form des Ger344ts ge- blieben w344re. Die m366gliche Feststellung, dass ein von S. nach Abschluss des Vergleichs hergestelltes Ger344t auch unter die beschr344nkte Fassung des Klage-patents falle, k366nne somit nicht zu dem Ergebnis f374hren, dass dem Kl344ger durch den Vergleich ein Schaden entstanden sei. 2. Dieses Vorbringen der Beklagten rechtfertigt keine anderweite Ent-scheidung. 6 Entgegen der von den Beklagten in der Einspruchsschrift vorgetragenen Auffassung l344sst sich im Revisionsverfahren eine Feststellung, dass dem Kl344-ger durch den Vergleichsabschluss kein Schaden entstanden sein kann, nicht treffen. 7 Der Kl344ger hat behauptet, dass S. jedenfalls mit dem Ger344t "D 60 IR" vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Klagepatents in der Fassung des Senatsurteils vom 9. Oktober 2002 (X ZR 22/99) Gebrauch gemacht habe; die Beklagte habe dies bestritten. Feststellungen zu der Frage, ob die umstrittenen Ger344te vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Senatsur-teils vom 9. Oktober 2002 Gebrauch gemacht haben, hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Diese Feststellungen waren entgegen der Auffassung der Be-klagten nicht deshalb entbehrlich, weil im Verletzungsprozess vor dem Landge-richt D374sseldorf festgestellt worden ist, dass die dort angegriffenen Gegenst344n-de vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Klagepatents in der erteilten Fassung Gebrauch gemacht haben. Dem Verletzungsprozess vor dem Landge- 8 - 6 - richt D374sseldorf hat der Patentanspruch 1 des Klagepatents in der erteilten Fassung zu Grunde gelegen, nicht dagegen in der beschr344nkten Fassung des Senatsurteils vom 9. Oktober 2002. Aus dem Umstand, das ein angegriffener Gegenstand Gebrauch von der Lehre eines weiter gefassten Patentanspruchs macht, ergibt sich nicht notwendig, dass er nicht in den Schutzbereich des Pa-tents in einer beschr344nkten Fassung dieses Patentanspruchs f344llt. Deshalb l344sst sich aus dem Urteil des Landgerichts D374sseldorf im Verletzungsprozess nicht herleiten, es sei ausgeschlossen, dass die angegriffene Ausf374hrungsform in den Schutzbereich des Klagepatents in der durch das Senatsurteil vom 9. Oktober 2002 beschr344nkter Fassung des Patentanspruchs 1 fallen k366nne. Dies kann der Fall sein, bedarf aber der Pr374fung. Ob dies der Fall ist, wird im erneuten Berufungsverfahren zu kl344ren sein, wobei es aus den im Vers344umnis-urteil des Senats ausgef374hrten Gr374nden nicht darauf ankommt, ob die angegrif-fene Ausf374hrungsform schon vor oder erst nach dem Vergleichsabschluss her-gestellt worden ist, worauf das Berufungsurteil abgestellt hat. Selbst wenn sich nach Sachaufkl344rung nicht ausschlie337en lie337e, dass S. erst nach Vergleichs- schluss dazu 374bergegangen ist, vom Patentanspruch 1 des Klagepatents in der Fassung Gebrauch zu machen, die er durch das Senatsurteil vom 9. Oktober 2002 erhalten hat, w344re hierdurch ein Schaden des Kl344gers nicht ausgeschlos-sen. Denn ein solcher Gegenstand h344tte ohne den Vergleich nur vom Kl344ger oder mit seiner Zustimmung von der O. GmbH hergestellt und vertrieben wer- den d374rfen. Der Verlust dieses Ausschlussrechts gegen374ber S. stellt einen Schaden dar. Welchen wirtschaftlichen Wert sein Fortbestand gehabt h344tte, ist eine Frage der Schadensh366he. 3. Eine anderweite Entscheidung ist auch nicht deshalb geboten, weil, wie die Beklagten in der m374ndlichen Verhandlung 374ber den Einspruch geltend gemacht haben, ein Schaden des Kl344gers schon deshalb ausgeschlossen ist, 9 - 7 - weil S. - unterstellt, die erste Nichtigkeitsklage gegen das Patent des Kl344gers w344re abgewiesen und der Vergleich nicht geschlossen worden - andere Ger344te entwickelt h344tte, die vom Gegenstand des Patents des Kl344gers weder in der erteilten Fassung noch in der Fassung des Senatsurteils vom 9. Oktober 2002 (X ZR 22/99) Gebrauch gemacht h344tten und dem Kl344ger unter dieser Voraus-setzung infolge der Marktst344rke von S. der geltend gemachte Schaden eben- falls entstanden w344re, der geltend gemachte Schaden somit nicht kausal auf die behauptete fehlerhafte Beratung und den darauf beruhenden Abschluss des Vergleichs zur374ckzuf374hren ist. Mit diesen Erw344gungen wenden die Beklagten einen hypothetischen Sachverhalt ein. Aus den zu 2. genannten Gr374nden schlie337t auch er einen Schaden des Kl344gers nicht dem Grunde nach aus. Er betrifft wiederum die Schadensh366he, n344mlich die Frage, welcher Gewinn von dem Kl344ger - das 10 - 8 - sch344digende Ereignis hinweggedacht - nach dem gew366hnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umst344nden des Falles mit Wahrscheinlichkeit er-wartet werden konnte (247 252 BGB). Diese Frage zu beantworten, ist Sache des Tatrichters. Melullis Keukenschrijver M374hlens Meier-Beck Asendorf Vorinstanzen: LG Mannheim, Entscheidung vom 15.09.1995 - 7 O 17/94 - OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 12.11.2003 - 6 U 165/02 -
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