BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES ZWISCHENURTEIL X ZR 169/12 Verkündet am: 23. April 2013 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja BGHR: ja Aufnahme des Pat entnichtigkeitsverfahrens ZPO § 250; InsO § 86 Abs. 1 Nr. 1 Das durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Paten t- inhabers unterbrochene Patentnichtigkeitsverfahren betrifft im Sinne des § 86 Abs. 1 Nr. 1 InsO die Aussonderung eines Gegen stands aus der Insolvenzma s- se und kann daher sowohl vom Insolvenzverwalter als auch vom Kläger aufg e- nommen werden. BGH, Zwischenurteil vom 23. April 2013 - X ZR 169/12 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 23. April 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deic h- fuß für Recht erkannt: Der Rechtsstreit ist aufgenommen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die W . Ges.m.b.H. & Co. KG mit Sitz in I . war Inhaberin des europäischen Patents 957 066 (Streitpatents). Das Patentgericht hat auf die Nichtigkeitsklage der Klägerinnen das Streitpatent mit Urteil vom 16. Okt o- ber 2008 teilweise für nichtig erklärt und die Klage im Übrigen abgewiesen. Am 9. Dezember 2008 ist über das Vermögen der Patentinhaberin in Österreich das Konkursverfahren als Hauptinsolvenzverfahren eröffnet worden. Gegen die teilweise Klageabweisung richtet sich die am 23. Dezember 2008 eingelegte und am 16. April 2009 begründete Berufung der Klägerinnen. Der (nunmehr beklagte) Konkursverwalter hat das Streitpatent übertragen; die Erwerberin ist dem Rechtsstreit auf Seiten des Beklagten beigetreten. Die Klägerinnen haben die Aufnahme des Rechtsstreits erklärt, nachdem der Verwalter das parallel geführte Verletzungsverfahren aufgenommen, aber die Aufnahme des Nichtigkeitsverfahrens abgelehnt hat. 1 2 3 - 3 - Entscheidungsgründe: Der Rechtsstreit ist von den Klägerinnen nach Art. 15 EuInsVO i.V.m. § 99 Abs. 1 PatG, §§ 250, 240 Satz 1 ZPO, § 86 Abs. 1 Nr. 1 InsO wirksam aufgenommen worden. 1. Das Patentnichtigkeitsverfahren ist durch die Eröffnung des Ko n- kursverfahrens über das Vermögen der Beklagten in Österreich gem. Art. 15 EuInsVO i.V.m. § 240 Satz 1 ZPO unterbrochen worden. 2. Ob die Klägerinnen den Rechtsstreit wirksam aufgenommen haben, richtet sich nach deutschem Recht. Ebenso wie für die Auswirkung des öste r- reichischen Konkursverfahrens auf den vor deutschen Gerichten anhängigen Rechtsstrei t ist auch für die Frage, wer zur Aufnahme des Rechts s treits befugt ist, nach Art. 15 EuInsVO die lex fori und nicht die lex loci concursus maßge b- lich (Rauscher/Mäsch, Europäisches Zivilprozess - und Kollisionsrecht, 2010, Art. 15 EuInsVO Rn. 1 ff.; Paulus, Europäische Insolvenz verordnung, 2010, Art. 15 EuInsVO Rn. 6; Pannen/Damann, Europäische Insolvenz ver ordnung, 2007, Art. 15 EuInsVO Rn. 11 f.; Braun/Ehret, InsO, 5. Aufl. 2012, § 352 Rn. 9). Die Aufnahme des Verfahrens richtet sich damit nach den für das Insolvenzve r- fahren geltenden Vorschriften. 3. Gemäß § 86 Abs. 1 Nr. 1 InsO ist die Aufnahme des Rechtsstreits wirksam. Denn das Patentnichtigkeitsverfahren ist eine Rechtsstreitigkeit, die die Aussonderung eines Gegenstandes aus der Insolvenzmasse betri fft und damit als Passivprozess außer durch den Insolvenzverwalter auch vom Gegner aufgenommen werden kann. a) Ob dem aus einem Patent in Anspruch genommenen Verletzer in der Insolvenz des Patentinhabers hinsichtlich des die Klagegrundlage bildenden Pate nts entsprechend § 47 InsO ein Aussonderungsrecht zuzubilligen ist und er demzufolge zur Aufnahme eines unterbrochenen Patentnichtigkeitsverfahrens befugt ist, ist bislang höchstrichterlich noch nicht entschieden (offengelassen in 4 5 6 7 8 - 4 - BGH, Urteil vom 13. Oktob er 2009 - X ZR 79/06, GRUR 2010, 861 Rn. 29 Schnellverschlusskappe). Hierzu wird im Schrifttum die Auffassung vertreten, dass dem Kläger für den Fall der Insolvenz des Patentinhabers die Möglichkeit der Aufnahme des Patentnichtigkeitsverfahrens gegeben werden müsse, wenn er vom Insolven z- verwalter aus dem Streitpatent in Anspruch genommen werde. Das Patent kö n- ne Gegenstand der Aussonderung sein, wenn mit der Nichtigkeitsklage geltend gemacht werde, dass dem Streitpatent die Schutzvoraussetzungen fehlten und das Schutzrecht deshalb nicht zur Masse gehöre (Keukenschrijver/Engel, Patentnichtigkeitsverfahren , 4. Aufl. 2011, Rn. 495). Mit entsprechenden Erw ä- gungen hat das Bundespatentgericht für das Einspruchsverfahren die Anwe n- dung des § 86 Abs. 1 Nr. 1 InsO bejaht (BPatG, Beschluss vom 2. Februar 2012 - 23 W (pat) 339/05 Rn. 45, ZInsO 2012, 1090). b) Dieser Auffassung tritt der Senat bei. Gegenstand des in § 86 InsO geregelten Teilungsmassestreits sind Streitigkeiten über Ansprüche gegen den Schuldner, die unmittelbar auf eine Minderung der Teilungsmasse abzielen (Uhlenbruck, InsO, 13. Aufl. 2010, § 86 Rn. 3). Damit ist bei einem Passivpr o- zess entscheidend, ob den Insolvenzgläubigern eine Minderung der Teilung s- masse droht. Aus diesem Grund kann eine negativ e Feststellungsklage, mit der der Kläger die Feststellung des Nichtbestehens eines vom Schuldner in A n- spruch genommenen Rechts begehrt, ein Teilungsmassestreit sein (Braun/ Kroth, InsO, 5. Aufl. 2012, § 86 Rn. 4; Jaeger/Windel, InsO, 2007, § 86 Rn. 6; HK/K ayser, InsO, 6. Aufl. 2011, § 86 Rn. 6; Nerlich/Römermann/Wittkowski/ Kruth, InsO, 24. ErgLf. 2012, § 86 Rn. 4; Uhlenbruck aaO Rn. 1 mwN ). Ebenso betrifft eine gegen den Insolvenzschuldner gerichtete, auf ein gewerbliches Schutzrecht gestützte Unterlassung sklage nach verbreite ter Auffassung nach ihrem sachlichen Gehalt einen Aussonderungsanspruch und unterfällt damit § 86 Abs. 1 Nr. 1 InsO (Karsten Schmidt, ZZP 1977, 38, 51; Andres/Leithaus, InsO, 2. Aufl. 2011, § 86 Rn. 3; Braun/Kroth aaO § 86 Rn. 4; Jaege r/Windel aaO Rn. 13, 16; Nerlich/Römermann/Wittkowski/Kruth aaO Rn. 4; Uhlenbruck 9 10 - 5 - aaO Rn. 8; s. auch HK/Kayser aaO Rn. 8; differenzierend MünchKomm.InsO/ Schumacher, 2. Aufl. 2007, § 86 Rn. 15). Der Bundesgerichtshof hat demg e- genüber zwar eine den Gläubiger nach § 86 Abs. 1 Nr. 3 InsO zur Aufnahme berechtigende Masseverbindlichkeit angenommen (BGH, Urteil vom 18. März 2010 - I ZR 158/07, GRUR 2010, 536 - M odulgerüst II). Er hat dies aber damit begründet, dass die Verwirklichung des Verletzungstatbestands nicht dazu fü h- re, dass die Produkte nicht zur Insolvenzmasse gehörten. Gerade hierum geht es aber, nicht anders als bei der negativen Feststellungsklage, b ei der Paten t- nichtigkeitsklage. Die Klage, mit der der vom Insolvenzverwalter als Verletzer in Anspruch Genommene die mangelnde Patentfähigkeit des Gegenstands des Patents geltend macht, entzieht im Falle ihres Erfolges das Patent und die auf das Patent ge stützten Ansprüche gegen den Verletzer als Vermögensrecht e der Teilungsmasse. Sie tritt damit auch an die Stelle einer negativen Festste l- lungsklage, mit der eine vom Schuldner als Verletzer in Anspruch genommene Partei das Nichtbestehen solcher Ansprüche w egen Patentverletzung geltend macht. Denn da das Bestehen solcher Ansprüche im Patentverletzungsprozess nicht mit der Begründung geleugnet werden kann, dem Gegenstand des P a- tents fehle die Patentfähigkeit, wird das Ziel eines solchen Feststellungsbege h- rens mit der erfolgreichen Patentnichtigkeitsklage erreicht, die sämtlichen aus dem Patent abgeleiteten Ansprüchen des Schuldners die Grundlage entzieht und damit die Teilungsmasse mindert. 4. Der Entscheidung über die Wirksamkeit der Aufnahme durch Zw i- sche nurteil steht nicht entgegen, dass die Berufung, wie der Beklagte und seine Streithelferin meinen, ohnedies als unzulässig zu verwerfen wäre. Einlegung und Begründung der Berufung durch die Klägerinnen sind nicht nach § 249 Abs. 2 ZPO unwirksam, weil sie w ährend der Zeit der Unterbrechung vorg e- nommen worden sind. Denn die Vorschrift ist allein auf Prozesshandlungen a n- zuwenden, die dem Gegner gegenüber vorzunehmen sind, nicht aber auf die Einlegung eines Rechtsmittels bei Gericht (BGH, Urteil vom 30. Septemb er 1968 VII ZR 93/67, BGHZ 50, 397, 400; Urteil vom 21. Juni 1995 VIII ZR 224/94, NJW 1995, 2563; Urteil vom 16. Januar 1997 - IX ZR 220/96, 11 - 6 - NJW 1997, 1445). Ob es an einer wirksamen Zustellung der Berufungs - sowie der Berufungsbegründungs schrift gefehlt hat, kann offen bleiben, da der Bekla g- te jedenfalls gemäß § 295 ZPO auf die Rüge des Mangels verzichtet hat, indem er in der mündlichen Verhandlung die Zurückweisung der Berufung beantragt und damit zur Sache verhandelt hat. Meier - Beck Müh lens Grabinski Hoffmann Deichfuß Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.10.2008 - 3 Ni 30/06 (EU) -
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