BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 169 /12 Verkündet am: 14. Januar 2014 Wermes Justiz amtsinspektor als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf di e mündliche Verhandlung vom 14. Januar 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Ric h- ter Dr. Bacher, Hoffmann, Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 16 . Oktober 2008 verkündete Urteil des 3 . Se nats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Ko s- ten der Kläger innen zurückgewiesen . Die Klägerinnen haben auch die Kosten der Streithelferin zu tragen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: D e r Beklagte ist Masseverwalter der in Österreich ansässi gen, in Konkurs g e- fallenen Schuldnerin. Diese ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europä ischen Patents 957 066 (Streitpatent s ), das am 24 . März 1998 angemeldet worden ist . Das Streitpatent ist im März 2011 an die Stre ithelferin des Beklagten übertragen worden. Patentanspruch 1, auf den die wei t e- ren 13 Patentansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache wie folgt: "Verfahren zum Fällen von Inhaltsstoffen aus Lösungen, wobei die Lösung mit mindestens eine m Ionenaustauschermaterial in Kontakt gebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Ionenaustauschermaterial an seiner Obe r- fläche funktionelle Gruppen aufweist, die mit Gegenionen beladen sind, wobei die Fällung katalytisch, d.h. ohne einen Io nenaustausc h des Gegenions mit I one n aus der Lösung, bewirkt wird." Die Kläger innen haben das Streitpatent im Umfang der Ansprüche 1 und me h- rerer Unteransprüche mi t der Begründung angegriffen, der Gegenstand des Patents sei nicht patentfä hig, nicht gewerblich anwen dbar und nicht so deutlich und vollstä n- dig offenbart, dass ein Fachmann die beanspruchte Erfindung ausführen könne. Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der weitergehenden Klage dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1 die nachfolgend wiedergegebene Fas sung erh a lt en hat (Abweichungen hervorgehoben): " Verfahren zum Fällen von Inhaltsstoffen aus Lösungen, wobei die Lösung mit mindestens einem Ionenaustauschermaterial in Kontakt gebracht wird, dadurch gekennzeichnet, das s ein schwachsaures Ionenaustauschermaterial an seiner Oberfläche funktionelle Gruppen aufweist, die vor dem Kontakt mit der Lösung mit Gegenionen beladen sind, wobei die Fällung katalytisch, d.h. 1 2 3 - 4 - ohne einen Ionenaustausch des Gegenions mit Ionen aus der L ösung, bewirkt wird . " Dagegen richtet sich die Berufung der Klägerinnen. Nachdem das Berufungsverfahren durch die Eröffnung des Hauptinsolven z- verfahrens über das Vermögen der Schuldnerin unterbrochen worden ist und der Beklagte das parallel geführte V erletzungsverfahren aufgenommen, aber die Au f- nahme des Nichtigkeitsverfahrens abgelehnt hat te , haben die Klägerinnen die Au f- nahme des Rechtsstreits erklärt. Mit Zwischenurteil vom 23. April 2013 ( BGHZ 197, 177 = GRUR 2013, 862 - Aufnahme des Patentnichtigk eitsverfahrens) hat der Senat ausgesprochen, dass der Rechtsstreit aufgenommen ist. Der Beklagte und die Streithelferin treten dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg. I. Das Streitpatent betrifft ei n Verfahren zum Fällen von Inhaltsstoffen aus Lösungen, wobei die Lösung mit mindestens einem Ionenaustauschermaterial in Kontakt gebracht wird. 1. In der Streitpatentschrift wird ausgeführt, dass sich störende ionische Wasserinhaltsstoffe entfernen lass en, indem man sie in die Form eines schwerlösl i- chen Salzes überführt und damit fällt. Solche Reaktionen lassen sich über den pH - Wert steuern. So können beispielsweise Ca 2+ - Ionen entfer nt werden , indem man di e- se in relativ schwer lösliches Calciumcarbonat ( Kalk) überführt und damit fällt. Nach der Darstellung in der Streitpatentschrift war es im Stand der Technik bekannt, den pH - Wert durch Zugabe von Laugen zu verschieben. Das führe zur Fällung von Ca 2+ - Ionen im Wasser als CaCO 3 . Als schwierig habe es sich d abei jedoch erwiesen, eine 4 5 6 7 8 9 - 5 - lokale Überdosierung zu vermeiden, die zur Fällung von an sich weniger lösli chen Wasserinhaltsstoffen führe. Bekannt sei es auch, Ionenaustauschermaterialien zur Wasser - oder Abwasseraufbereitung zu verwenden. So würden etwa in E nthärtung s- anlagen mittels Kationenaustauscher Ca 2+ - Ionen im Austausch gegen Na + oder H + - Ionen gebunden . Als nachteilig sei dabei anzusehen, dass die aus dem Wasser en t- fernten Ionen an das Harz gebunden würden. Sei dessen Kapazität erschöpft, müsse es regen eriert werden, was etwa dadurch geschehe, dass die aufkonzentrierten I o- nen aus dem Regenerat entfernt würden. Das technische Problem besteht danach darin, ein Verfahren zum Entfernen von Inhaltsstoffen aus Lösungen anzugeben, bei dem die geschilderten P robleme vermieden werden. 2. Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gelöst, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (abweichende Merkmalsbezeichnung des Patentgerichts in Klammern): 1. Verfahren zum Fällen von Inhaltsstoffen aus Lösungen (1); 2. wobei die Lösung mit mindestens einem Ionenaustauschermaterial in Ko n- takt gebracht wird (2); 3. das Ionenaustauschermaterial a) ist schwach sauer (3) und b) weist an seiner Oberfläche funktionelle Gruppen auf, die vor dem Ko n- takt mit der Lösung mit Gegeni onen beladen werden (4 und 5); 4. die Fällung wird katalytisch bewirkt, d.h. ohne einen Ionenaustausch des Gegenions mit Ionen aus der Lösung (6). II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet: Der Gegenstand des Streitpatents in s einer zulässigerweise beschränkten Fassung sei für einen Fachmann, einen Ingenieur der Verfahrenstechnik, Chemiker oder Physiker mit langjähriger Erfahrung in der Wasseraufbereitung, so deutlich und vollständig offenbart, dass er ihn ausführen könne. Die A uffassung der Klägerinnen, die Lehre sei nicht ausführbar, weil es sich nicht um ein katalytisches Verfahren ha n- dele, treffe nicht zu. Unter Katalyse sei hier die Erscheinung zu verstehen, dass die 10 11 12 13 - 6 - Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion durch die Gegenw art eines Stoffes b e- einflusst wird, der die Reaktion scheinbar unbeeinflusst überstehe. Danach sei nicht ausgeschlossen, dass bei dem beschriebenen Verfahren ein Austausch von G e- genionen, mit denen das Ionenaustauschermaterial beladen sei, durch die gleich en Gegenionen aus der Lösung erfolge , also etwa Ca 2+ - Ionen gegen Ca 2+ - Ionen ausg e- tauscht würden. Es könne auch nicht festgestellt werden, dass es an der technischen Brauchbarkeit fehle. Soweit die Klägerinnen das Funktionieren der Kalkfällung beim Einsatz eines teilweise mit Ca 2+ - Ionen beladenen Ionenaustauscher einräumten, die Funktionsweise aber anders erklärten, sei das für die Frage der technischen Brauc h- barkeit oder Nacharbeitbarkeit nicht maßgeblich. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der vom Beklagten verteidigten Fassung sei neu. Die in ternationale Patentanmeldung WO 95/26931 (K1) offenbare weder die Beladung mit Gegenionen vor dem Einsatz noch eine katalytisch bewirkte Fällung der Inhaltsstoffe. Die deutsche Offenlegungsschrift 27 14 297 (K3 ) beschre i- be ein Verfahren, bei dem der mit Calciumionen beladene, schwachsaure Ionenau s- tauscher mit Kohlendioxid re generiert werde. Damit fehle es an der Offenbarung e i- ner katalytisch bewirkten Fällung der Inhaltsstoffe. Der Prospekt "Lewatit® - Selective Ion Exchange Resins" (K5) beschreibe die Anwendung des dort beworbenen Mater i- als zur Durchführung eines selektiven Ionenaustauschverfahrens, bei dem Schwe r- metallionen aus belas tetem Grundwasser entfernt würden , und offenbare damit nicht ein Verfahren, bei dem die Fällung von Inhaltsstoffen ohne Austausch von Gegeni o- nen mit Ionen aus der Lösung bewirkt werde. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 beruhe auch auf erfind e- rischer Tätigkeit . Die Entgegenhaltungen K1, K3 und K5 hätten die Lehre de s Strei t- patents weder je für sich noch in der Zusammenschau nahegelegt. III. Diese Be urteilung hält der rechtlichen Nachp rüfung stand. 1. Die Auslegung des Anspruchs 1 des Streitpatents, die das Patentgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, ist - entgegen der Auffassung der Kläg e- 14 15 16 17 - 7 - rinnen - nicht zu beanstanden. Der Senat stützt sich hierbei ergänzend auf die Au s- führungen des vom Oberlandesgericht Düsseldorf im parallelen Verletzungsrecht s- streit eingeholten Gutachten s des Sachverständigen Prof. Dr. rer. nat. habil. E . W . , Professor für Hydrochemie an der Technischen Universität D . , das im B erufungsverfahren von beiden Parteien vorgelegt worden ist. Das Verfahren zielt auf das Fällen von Inhaltsstoffen aus Lösungen. Unter Fä l- lun g versteht der vom Patentgericht zutreffend bestimmte Fachmann das Zusa m- mentreten von in Wasser gelösten, entgegengesetzt geladenen Ionen (Gegenionen) zu einem neutralen, schwerlöslichen Feststoff, der als Fällproduk t bezeichnet wird (Gutachten S. 9). Ents prechend wird in Absatz 2 der Beschreibung des Streitpatents ausgeführt, störende ionische Wasserinhaltsstoff e könnten durch die Überführung in die Form eines schwerlöslichen Salzes oder Minerals gefällt werden. Zur Durchführung des Verfahrens wird die Lösung mit mindestens einem I o- nenaustauschermaterial in Kontakt gebracht. Unter einem Ionenaustauschermaterial versteht der Fachmann ein Material, das an seiner Oberfläche funktionelle Gruppen aufweist, die Bindungsplätze für Ionen bereit stellen. In der B eschreibung des Strei t- patents wird geschilde r t, dass Ionenaustauschermaterialien in der Wasser - und A b- wasseraufbereitung eingesetzt werden, um unerwünschte gegen erwünschte Ionen auszutauschen, wobei das Material regeneriert werden muss, wenn seine Kapazit ät erschöpft ist (Abs. 8). D ie Verwendung eines Ionenaustauschermaterials für den Zweck einer Fällung ist unüblich. Unerwünschte ionische Inhaltsstoffe werden en t- weder durch Zuführung von Gegenionen gefällt oder aber dadurch aus der Lösung entfernt, dass e in Ionenaustauschermaterial gleichsinnig geladene Ionen zur Verf ü- gung stellt, die in der Lösung an die Stelle der unerwünschten Ionen treten, während diese an die dadurch freigewordenen Bindungsplätze des Austauschermaterials g e- bunden werden (Gutachten S. 11, 12) . Entscheidend für das Verständnis des Gegenstands der Erfindung s i n d die Merkmale 3b und 4, die miteinander in Zusammenhang stehen. 18 19 20 - 8 - Nach Merkmal 3b weist das Ionenaustauschermaterial funktionelle Gruppen auf, die vor dem Kontakt mit der Lösu ng mit Gegenionen beladen we rden. Die Bel a- dung mit Gegenionen ist erforderlich, um die Ladung der funktionellen Gruppen zu kompensieren und damit die notwendige Elektroneutralität zu gewährleisten. Sollen beispielsweise Kationen mithilfe eines Ionenaustaus chermaterials aus der Lösu ng entfernt werden, muss dies es funktionelle Gruppen mit negativer Ladung bereitste l- len. Zur Kompensation d er negativen Ladung dient die Beladung mit Gegenionen, also positiv geladenen Ionen. Sie sollen beim Ionenaustauschprozess durch die u n- erwünschten, gleichsinnig geladenen Ionen aus der Lösung ersetzt werden. Nach Merkmal 4 soll die Fällung indessen katalytisch, d. h. ohne einen Ione n- austausch von Gegenionen mit Ionen aus der Lösung bewirkt werden. Dieses Mer k- mal ist, anders als die Klägerinnen meinen, nicht bedeutungslos. Unter Katalyse ist, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, die Erscheinung zu verstehen, dass die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion durch die Gegenwart eines Stoffes beeinflusst wird, der d ie Reaktion scheinbar unbeeinflusst übersteht. Durch dieses Merkmal wird die erfindungsgemäße Lehre gegenüber der üblichen Verwendung e i- nes Ionenaustauschermaterials abgegrenzt, bei der ein Austausch der Gegenionen, mit denen das Material zunächst beladen ist, mit gleichsinnig geladenen Gegenionen eines anderen Elements erfolgt, was über kurz oder lang dazu führt, dass die Au f- nahmekapazität des Ionenaustauschermaterials erschöpft ist und eine Regeneration er folgen muss . Dass die Fällung katalytisch bewirkt wird, schließt dagegen nicht aus, dass ein Austausch von Gegenionen des gleichen Elements erfolgt, also etwa Ca 2+ - Ionen, mit denen das Ionenaustauschermaterial beladen ist, durch Ca 2+ - Ionen aus der Lösung ersetzt werden , so dass die Bruttobilanz des Prozes ses unverändert bleibt (Gutach ten S. 14). Dem entspricht auch die Beschreibung des Streitpatents . Dort wird als erfi n- dungsgemäße Ausführungsform ein Verfahren zur katalytischen Fällung von Kalk durch ein mit Ca 2+ - Ionen beladenes, schwachsaures Ionenaust auschermaterial b e- schrieben (Abs. 28 - 36). In Absatz 31 wird erläutert, dass die Erfindung keineswegs 21 22 23 - 9 - auf bekannte Ionenaustauschermaterialien beschränkt sei. Wesentlich sei vielmehr , dass Material verwendet werde , das aktive Gruppen tragen könne, die in de r Lage seien, Ionen aus der Lösung aufzunehmen und dafür andere abzugeben. Mit e in er katalytische n Wirkung nach Merkmal 4 ist demnach nicht gemeint , dass die Fällung von Inhaltsstoffen ohne jeden Ionenaustausch von Gegenionen un d Ionen aus der Lösung e rfolgt. Das Merkmal besagt lediglich, dass kein Austausch von Gegenionen mit gleichsinnig geladenen Ionen eines anderen Elements stattfi n- den soll. Entsprechend bedarf es keiner Regeneration des Ionenaustauschermater i- als, so dass der Nachteil vermieden wird , den das Streitpatent in Absatz 8 der B e- schreibung an der herkömmlichen Verwendung von Ionenaustauschermaterial in der Wasser - und Abwasseraufbereitung kritisiert. 2. Die Klägerinnen wenden sich ohne Erfolg gegen die Auffassung des P a- tentgerichts, die Erfindung sei durch das Streitpatent so deutlich und vollständig o f- fenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. a) Soweit ihr Vorbringen dahin zu verstehen ist, die angestrebte Fällung von Inhaltsstoffen werde nicht ohne jeden Ionenaus tausch bewirk t, beruht es auf einem unzutreffenden Verständnis der Lehre des Streitpatents. Dieses schließt - wie ausg e- führt - nicht aus, dass ein Austausch der Gegenionen, mit denen das Ionenausta u- schermaterial beladen ist, mit Ionen des gleichen Elements aus der Lösu ng erfolgt. b ) Ohne Erfolg bleibt ferner der Hinweis der Klägerinnen darauf, dass nach den Feststellungen des Sachverständigen (Gutachten S. 11) nicht sicher sei, aber auch nicht ausgeschlossen werden könne, dass mit dem in Patentanspruch 1 b e- schrieben en Verfahren die erwünschte Fällungsreaktion zu erzielen sei. Lässt sich nicht feststellen, dass die Erfindung nicht au sreichend offenbart ist, geht die s zu La s- ten der Klägerinnen (BGH, Urteil vom 19. Juni 1990 - X ZR 43/89, BlPMZ 1991, 159, 161 - Haftverb and). 24 25 26 27 28 - 10 - c) Soweit die Klägerinnen zunächst vorgebracht haben, es fehle an der technischen Brauchbarkeit der Erfindung, haben sie diesen Einwand nach Vorlage des Gutachtens des Sachverständigen Prof. Dr. W . nicht weiter verfolgt. 3. Das Patentgerich t hat den Gegenstand von Patentanspruch 1 zu Recht als patentfähig angesehen. a) Grundlage der Prüfung der Neuheit ist das Wissen, das der Stand der Technik am Prioritätstag dem Fachmann vermittelt. Grundsätzlich ist nur das vo r- weggenommen, was in der jeweiligen Entgegenhaltung eindeutig und unmittelbar offenbart ist. Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorverö f- fentlichung neuheitsschädlich getroffen ist, erfordert dabei die Ermittlung von deren Gesamtinhalt (BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 25 - Olanzapin). Eine Vorveröffentlichung kann dem Fachmann auch solche I n- formationen über einen technischen Sachverhalt vermitteln, die nicht ausdrücklich dargestellt werden, die sich aber bei der Befolgung de r in ihr enthaltenen Anweisu n- gen zwangsläufig ergeben. So werden etwa durch die Beschreibung eines Verfa h- rens der Fachwelt auch die Kenntnisse zugänglich gemacht, die bei der Nacharbe i- tung zwangsläufig offenbar werden (BGH, Urteil vom 17. Januar 1980 - X Z B 4/79, BGHZ 76, 97, 105 f. - Terephthalsäure, s. auch EPA, Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer vom 9. Februar 1982 - T 12/81, ABl. EPA 1982, 296, 301 f. Diastereomere). b) Gegen die Auffassung des Patentgerichts, die Lehre des Patents sei d urch die Entgegenhaltung K1 nicht vorweggenommen, erheben die Klägerinnen im Berufungsrechtszug keine Einwendungen. Auf die zutreffenden Ausführungen des Patentgerichts hierzu wird verwiesen . Die von ihnen zunächst vertretene Auffassung, der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung sei durch die K3 vollständig offen bart, haben die Klägerinnen im Berufungsrechtszug nicht weiter ve r- folgt. 29 30 31 32 - 11 - c) Anders als die Klägerinnen meinen, nimmt K5 nicht sämtliche Merkmale des Gegenstands von Patenta nspruch 1 vorweg . Ihre Annahme, bei einer Befolgung der in K5 enthaltenen Anweisungen werde notwendigerweise von dem Verfahren nach dem Streitpatent Gebrauch gemacht, trifft nicht zu. K5 offenbart zwar (S. 4) die Verwendung eines schwachsauren Ionenaustaus chermaterials, das vor dem Kontakt mit den zu behandelnden Lösungen mit Ca 2+ - Ionen bela den wird. Der Entgegenha l- tung lässt sich jedoch bereits nicht entnehmen, dass ein solches Material zum Fällen von Inhaltsstoffen aus Lösungen eingesetzt werden soll. Sie beschäftigt sich vie l- mehr allein mit der Entfernung unerwünschter Ionen aus Flüssigkeiten, etwa mit der Entfernung von Schwermetallionen aus Grundwasser oder Abwasser (S. 12). Damit fehlt es schon an einer Offenbarung des Merkmals 1 . Ob eine Ausfällung vo n Kalk erfolgen könnte, wenn das in K5 beschriebene Material in einer mit Ca 2+ - Ionen übe r- sättigten Lösung in Kontakt gebracht würde, ist entgegen der Auffassung der Kläg e- rinnen unerheblich, denn darüber lässt sich K5 nichts entnehmen. K5 nennt als b e- vorzug tes Anwendungsgebiet für den Einsatz des dort beschriebenen Materials L e- watit TP 207 kalk - neutralisierte Abwäs ser, also Lösungen, in denen gerade keine Übersättigung vorliegt. Zudem ist Merkmal 4 nicht offenbart, denn K5 befasst sich nicht mit der katalyti sch bewirkten Fällung von Inhaltsstoffen aus Lösungen, sondern beschreibt den Einsatz eines bestimmten Ionenaustauschermaterials für ein Verfa h- ren zur Entfernung unerwünschter Ionen aus Wasser durch deren Bindu ng an dieses Material, also ein Verfahren, bei dem Ionen gegen gleichsinnig geladene Ionen eines anderen Elements ausgetauscht werden sollen. Die Auffassung der Klägerinnen , hierauf komme es nicht an, weil Merkmal 4 der Lehre des Anspruchs nichts hinzuf ü- ge, trifft - wie oben ausge führt - nicht zu. 4. Das Patentgericht hat im Einzelnen dargelegt, dass die vorgelegten En t- gegenhaltungen den Gegenstand von Patentanspruch 1 weder je für sich noch in ihrer Kombination nahegelegt haben. Auf diese zutreffenden Ausführungen, die von den Klägerinnen nicht an gegriffen werden, wird verwiesen. 33 34 - 12 - 5. Damit erweist sich die Beurteilung des Patentgerichts, wonach der G e- genstand von Patentanspruch 1 vollständig und deutlich offenbart und patentfähig ist, als zutreffend. Die auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprüc he haben gleichfalls Bestand. - 13 - I V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § § 97 Abs. 1 , 101 Abs. 2 ZPO. Meier - Beck Bacher Hoffmann Deichfuß Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.10.2008 - 3 Ni 30/06 (EU) - 35
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