ECLI:DE:BGH:2018:150518UXZR17.16.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 17/16 Verkündet am: 15. Mai 2018 Zöller Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlun g vom 15. Mai 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher sowie die Richterinnen Dr. Kober - Dehm und Dr. Marx für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 6. Senats (Nichtigkeit ssenats) des Bunde spatentgerichts vom 28. Oktober 2015 unter Zurückweisung der Berufung der Klägerin abgeändert. Die Klage wird abgewiesen. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des mit W irkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 670 111 (Streitpatents), das am 7. Dezember 2005 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität angeme l- det wurde und einen Rohrverband betrifft. Patentanspruch 1, auf den sich die übrigen sechs Patentansprüche beziehen, lautet in der Verfahrenssprache wie folgt: 1 - 3 - " Rohrverband zur Aufnahme von Kabeln, bestehend aus mindestens drei Innenrohren zur Führung von Kabeln, die in einer Umhüllung aus Kunststoff enthalten sind, dadurch gekennz eichnet, dass ein flexibles Hüllrohr (3) vorgesehen ist, das einen Außenumfang aufweist, der dem genormter, kreisrunder Rohre entspricht, gas - und wasserdicht ausg e- bildet ist und mindestens eine Innendruckfestigkeit von 0,5 bar aufweist und das Hüllrohr (3 ) während der Montage und des Transportes eine flache bis ovale Form (4)/(6) aufweist und am Austritt der Innenrohre (2) das beidseitige Ende des Hüllrohres (3) zu einem kreisrunden Que r- schnitt (7) verformbar ist, wobei die kabelführenden Innenrohre (2) da rin lose oder aneinander liegend enthalten sind. " Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig und gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten U n- te r lagen hinaus. Zudem offenbare das Streitpatent die Erf indung nicht so deu t- lich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten und hilfsweise in elf geänderten Fassungen ve r- teidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der weiterg e- henden Klage für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über die mit Hilfsa n- trag VIII neu verteidigte, aus dem Tenor des angefochtenen Urteils ersichtliche Fassung hinausgeht. Mit ihren Berufungen verfolgen beide Parteien ihr ersti n- stanzliches Begehren we iter. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent ergänzend weiterhin mit ihren erstinstanzlichen Hilfsanträgen sowie mit drei neuen Hilfsa n- tr ä g en . 2 3 - 4 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung der Beklagten ist begründet, die Berufung der Klägerin hingegen u nbegründet. I. Das Streitpatent betrifft einen Rohrverband. 1. Nach den Erläuterungen in der Streitpatentschrift sind im Stand der Technik Verbände von kabelführenden Rohren in unterschiedlichen Ausführu n- gen bekannt. Danach werden kabelführende Rohre e ntweder mit Bändern, Ri n- gen, extrudierten Schutzprofilen, Rohrmatten mit Verbindungsstegen oder Hü l- len, beispielsweise aus Kunststofffolien, zu einem Rohrverband verbunden. Nacht eilig an den im Stand der Technik bekannten Umhüllungen aus flexiblen Folien, wie beispielsweise Schrumpffolien, sei, dass diese nicht hinreichend fest und stabil seien und leicht beschädigt werden könnten. Die mit solchen Folien hergestellte n Rohrverbände seien weder gas - noch wasserdruckresistent und für Erdverlegungen nicht beson ders geeig net. Ferner könn t e n in diesen Folie n- umhüllungen nur eine kleine Anzahl Kabelschutzrohre untergebracht werden. Nachträglich zusätzliche Kabelführungsrohre einzuziehen, sei überhaupt nicht möglich. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, einen gas - und wasserdruckresistenten Rohrverband zur Verfügung zu stellen, in dem eine größere Anzahl flexibler Innenrohre Platz finden und der die Nac h- teile der bekannten Rohrverbände vermeidet. 2. Zur Lösung dieses Problems sc hlägt das Streitpatent einen Rohrve r- band vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Gliederungspunkte des Patentgerichts in eckigen Klammern): 4 5 6 7 8 - 5 - 1. Der Rohrverband dient der Aufnahme von Kabeln [1]. 2. Der Rohrverband besteht aus 2.1 mindestens dre i Innenrohren (2) zur Führung von Kabeln [2] und 2.2 einem flexiblen Hüllrohr (3) aus Kunststoff [2; 3]. 3. Die Innenrohre sind im Hüllrohr lose oder aneinander li e- gend enthalten [9]. 4. Das Hüllrohr (3) 4.1 weist einen Außenumfang auf, der dem genormter, kreisrunder Rohre entspricht [4] ; 4.2 ist gas - und wasserdicht ausgebildet [5]; 4.3 weist eine Innendruckfestigkeit von 0,5 bar auf [6] ; 4.4 weist während der Montage und des Transports eine flache bis ovale Form (4)/(6) auf [7]; 4.5 ist an seinen beidseit igen Enden am Austritt der I n- nenrohre zu einem kreisrunden Querschnitt (7) ve r- formbar [8]. 3. Nach der erfindungsgemäßen Lehre ist von entscheidender Bede u- tung, dass das Hüllrohr flexibel ist, wobei ein zentraler Aspekt der Flexibilität die in den Merkma len 4.4 und 4.5 zum Ausdruck kommende Variabilität hinsichtlich der möglichen Formen und der Verformbarkeit ist. a) W eder Merkmal 2.2 noch die Streitpatentschrift enthalten konkrete Angaben in Bezug auf den Grad der Flexibilität des Hüllrohrs, wie beisp ielswe i- se den Wert des Elastizitätsmoduls. In der Streitpatent schrift wird insoweit l e- di g lich ausgeführt, das Hüllrohr sei derart flexibel ausgebildet, dass es sich e i- nem verfügbaren freien Querschnitt anpasse, dabei eine ausreichende Festi g- keit besitze un d gas - und wasserdruckresistent sei. Ein solches stabiles Hül l- 9 10 - 6 - rohr könne auch mehrere Innenrohre aufnehmen und ermögliche es , auch noch nachträglich Innenrohre ein zuziehen (Beschr. Abs. 6). b ) Vor diesem Hintergrund sind für die Beurteilung, unter welch en V o r - aussetzungen ein Hüllrohr als flexibel im Sinne von Merkmal 2.2 anzusehen ist, die weiteren das Hüllrohr umschreibenden Merkmale heranzuziehen , die eine Flexibilität voraussetzen . aa) Nach Merkmal 3 muss das Hüllrohr so beschaffen sein, dass die I n- nenrohre nicht nur aneinander liegend, sondern auch lose darin angeordnet sein können. Nach Merkmal 4.4 weist das Hüllrohr während der Montage und des Transports eine flache bis ovale Form auf . Merkmal 4.5 sieht vor, dass das Hüllrohr an seinen beidseiti gen Enden am Austritt der Innenrohre zu einem kreisrunden Querschnitt verformbar ist. Mit Blick auf Merkmal 4.5 , wonach das Hüllrohr an seinen beidseitigen Enden am Austritt der Innenrohre zu einem kreisrunden Querschnitt verformbar sein muss , ist die Formulierung " flache bis ovale Form " in Merkmal 4.4 entg e- gen der Annahme des Patentgerichts nicht dahin zu verstehen, dass damit l e- diglich s olche Abweichungen von der runden Form ge meint sind , die beim Au f- wickeln des Rohrverbands auf eine Transportrolle od er beim Verlegen des Rohrverbands zwangsläufig eintreten . Vielmehr soll das Hüllrohr nach Mer k- mal 4.4 so gestaltet sein, dass ihm je nach den Bedürfnissen für den Transport und die Montage eine flache bis ovale Form - wie beispielsweise in den Fig u- ren 1, 2 und 3 des Streitpatents gezeigt - gegeben werden kann , die das Aufw i- ckeln des Verbunds auf eine Spule für den Transport erleichtert und gezielt eine Montage entsprechend den jeweiligen Platzverhältnisse n ermöglicht. Daraus ergibt sich, dass Merkmal 4.4 ni cht jegliche bereits minima le Abweichung von der Kreisform meint , sondern vielmehr dahin zu verstehen ist, dass das Hüllrohr 11 12 13 - 7 - in seiner Ausdehnung deutlich breiter als hoch sein muss (vgl. Abs. 10 der Streitpatentschrift). II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei gegenüber der internation a- len Anmeldung 03/021324 (NK3) nicht neu. Diese Schrift betreffe einen Roh r- verband zur Verlegung in einem Kabelkanal, der ein flexibles R ohr umfasse, das von einer ersten Schicht mit einem Elastizitätsmodul von weniger als 400 Megapascal (MPa) umgeben sei, die ihrerseits von einer Schmierschicht umgeben sei. Bei dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel bestehe der Rohrverband aus einem Blindrohr, fünf um das Blindrohr herum angeordneten Innenrohren zur Führung von Kabeln, einer das Blindrohr und die Innenrohre umgebenden äußeren Hülle, die mit einer nicht - metallischen Wasserbarriere versehen und von einer Polymerschmierschicht umgeben se i, sowie einer Rei ß- leine, mit der die Deckschichten entfernt werden könnten, um Zugang zu dem Blindrohr und den Innenrohren zu erhalten. Die NK3 beschreibe Versuche mit einem Rohrverband, der sich von dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel dadurch un terscheide, dass die Polymerschmierschicht fehle, die Wasserbarri e- re aus Aluminiumfolie bestehe und die äußere Hülle loser angebracht sei. Nach den Erläuterungen in der NK3 sei ein derartiger Rohrverband üblicherweise in einen Kabelkanal eingezogen und nic ht mittels Druckluft eingeblasen worden, da man ihn hierfür als nicht geeignet angesehen habe. Indessen habe der Rohrverband des Vergleichsbeispiels nach den in der NK3 geschilderten Ve r- suchsergebnissen mittels einer Druckluft von 8 bar 760 m weit in einen gerip p- ten Kabelkanal mit einem Außendurchmesser von 50 mm und einem Inne n- durchmesser von 40,8 mm eingeblasen werden können. Damit offenbare die NK3 Merkmal 1 und die Merkmalsgruppe 2. Der in der NK3 genannte Elastiz i- 14 15 - 8 - tätsmodul des Hüllrohrs von 400 bzw. 35 0 MPa spreche - anders als die B e- klagte meine dafür, dass das Hüllrohr der NK3 flexibel sei. Von den Merkm a- len der Merkmalsgruppe 4 werde die Wasserdichtigkeit nach Merkmal 4.2 expl i- zit offenbart, da das Hüllrohr mit einer Wasserbarriere versehen sei. Da ss das Hüllrohr gasdicht sei und die Innendruckfestigkeit nach Merkmal 4.3 aufweise, lese der Fachmann mit, da beim Einblasen eines Rohrverbandes in einen K a- belkanal unter Verwendung von Druckluft von 8 bar definierte Druckunterschi e- de zwischen dem auf das Hüllrohr wirkenden Außen - und dem Innendruck au f- rechterhalten werden müssten. Auf Merkmal 4.1 komme es nicht an, da dieses nicht geeignet sei, einen Unterschied zum Stand der Technik zu definieren, nachdem der Streitpatentschrift nicht entnommen werden kö nne, auf welche Norm insoweit Bezug genommen werde. Eine flache bis ovale Form des Hül l- rohrs nach Merkmal 4.4 werde in der NK3 zwar nicht explizit angesprochen. Die für die Formstabilität eines Rohres im Wesentlichen maßgeblichen Parameter Außenumfang, Wan ddicke und Material stimmten jedoch bei dem Hüllrohr der NK3 und dem Gegenstand des Streitpatents überein, so dass davon auszug e- hen sei, dass das Hüllrohr der NK3 , wenn es wie in Patentanspruch 5 vorg e- sehen - einen im Wesentlichen kreisförmigen Querschni tt aufweise, unter den beim Transport und der Montage üblicherweise auftretenden Kräften wie das erfindungsgemäße Hüllrohr eine von der runden Form abweichende flache bis ovale Form annehmen könne. Insoweit habe die Beklagte nicht nachweisen können, dass d er Fachmann für einen Rohrverband mit fünf Innenrohren eine stärkere Wanddicke als 0,5 mm in Betracht gezogen hätte. Auf das Merkmal 4. 5 komme es nicht an, da die Streitpatentschrift keine Angabe dazu enthalte, we l- che Kräfte oder Umgebungsbedingungen auf d as Hüllrohr einwirken sollen, um dieses zu verformen. In Bezug auf Merkmal 3 werde die Variante, dass die I n- nenrohre anei nander liegen, in Figur 1 der NK3 offenbart, während die Altern a- tive, dass die Innenrohre lose im Hüllrohr liegen, durch das geschilder te Ve r- - 9 - gleichsbeispiel offenbart werde, bei dem die äußere Hülle lockerer als bei der Anord nung in dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel angebracht sei. Der Gegenstand des Streitpatents in der mit den Hilfsanträgen I bis VII verteidigten Fassung s ei ebenfalls nicht patentfähig, da er durch die NK3 en t- weder vorweggenommen oder dem Fachmann zumin dest nahegelegt werde . D agegen habe der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der mit Hilfsa n- trag VIII neu verteidigten Fassung Bestand. Er sei weder gegenüb er den u r- sprünglichen Anmeldeunterlagen unzulässig erweitert noch gehe er über den Schutzbereich des Streitpatents in der erteilten Fassung hinaus. Dass die U m- hüllung der Innenrohre aus Kunststoff und als flexibles Hüllrohr ausgebild et sei, sei ursprungsof fenbart. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags VIII neu sei auch ausführbar offenbart. Der Fachmann sei in der Lage, mit den in der Streitpatentschrift enthaltenen Angaben zu Außenumfang, Wanddicke und Material des Hüllrohr s einen erfindungsgemäßen Rohrverband mit einem nach den Vorgaben des Streitpatents flexiblen, gas - und wasserdichten Hüllrohr herzustellen. Es sei üblich, dass der Fachmann für die Montage und den Transport von Rohrverbänden die maximal zulässige Zugbelas tung und den zulässigen minimalen Biegeradius vorgebe und dabei auch berücksichtige, dass ein Rohrverband mit im Hüllrohr aneinander liegenden Innenrohren nicht zu 100% befüllt werden könne, wenn die Verformbarkeit gewährleistet und eine Beschädigung der I nnenrohre vermieden werden solle. D er Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags VIII neu sei auch patentfähig. Anders als die übrigen Merkmale von Patenta n- spruch 1 in dieser Fassung werde das Merkmal, wonach innen am Ende des Hüllr ohrs eine Stützhülse eingesetzt ist, durch die NK3 nicht offenbart. 16 17 18 19 - 10 - III. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Berufung der Beklagten nicht stand. Das Patentgericht hat zu Unrecht angenommen, dass in der inte r- nationale n Anmeldung 03/021324 (NK3) alle Merkmale der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 offenbart sind. 1. Die NK3 betrifft einen Rohrverband ( tube assembly ) zur Installation in einem Kanal ( duct ) , der einerseits nicht mit den Nachteilen der im Stand der Technik bekannten Rohrverbände be haftet sein soll, die wegen ihrer Steifheit nicht sehr weit eingeblasen werden können, und es andererseits ermöglicht, die Innenrohre vor Beschädigungen zu bewahren, wie sie beim Einblasen oder Einschieben ohne Schutzhülle durch den dabei ausgeübten Druck gelegentlich auftreten (NK3 S. 1 Abs. 1 und 2). Der vorgeschlagene Rohrverband umfasst mindestens ein hohles flexibles Rohr ( hollow flexible tube ), eine erste Schicht ( first layer ), die das flexible Rohr umschließt und ein en Elastizitätsmodul ( flex u- ral mod ulus ) von weniger als 400 MPa aufweist, sowie eine Schmierschicht ( lubricating layer ), die die ers te Schicht umgibt (NK3 S. 2 Abs. 3). Die in Figur 1 der NK3 gezeigte bevorzugte Ausführungsform der Erfi n- dung besteht aus einem Hüllrohr ( outer sheath ), da s aus extrudiertem Polyeth y- len mittlerer Dichte (0,939 g pro cm 3 ) besteht, mit einer nicht - metallischen Wa s- serbarriere ( non - metallic - water barrier ) versehen und von einer Polyme r- schmierschicht ( lubricant polymer layer ) umgeben ist, die eine polyethylenb a- si erte Schmiermittelverbindung enthält, wobei der aktive Bestandteil des Schmiermittels ein organisches Silikongleitmittel ist. In diesem Hüllrohr befinden sich ein Blindrohr ( dummy tube ) mit 7 mm Außendurchmesser und fünf Haup t- rohre ( primary tubes ) mit eine m Außendurchmesser von 10 mm und einem I n- nendurchmesser von 8 mm, die jeweils aus extrudiertem Polyethylen mittlerer Dichte gefertigt sind, sowie eine Reißleine, mit der später die Deckschichten ( covering layers ) des Rohrverbands entfernt werden können, um Zugang zu 20 21 22 - 11 - den innenliegenden Hauptrohren und dem Blindrohr zu erhalten (NK3 S. 4 Abs. 4) . Eine solche Kabelanordnung soll nach den Ausführungen in der NK3 über eine wesentlich größere Distanz durch Einblasen installiert werden kö n- nen , als dies bei den im Stand der Technik bekannten Einzelrohren möglich wäre (NK3 S. 4 Abs. 5) . U nter der Überschrift " Beispiel " wird ein Test geschildert , bei dem eine Kabelanordnung eingeblasen wurde, die sich von der Anordnung des Ausfü h- rungsbeispiels nach Figur 1 der NK3 nur durch das Fehlen der Wasserbarriere unter schied und eine Installationsgeschwindigkeit von 85 Metern pro Minute ermöglichte (NK3 S. 5) . Unter der Überschrift " Vergleichsbeispiel " wird in der NK3 die Durchfü h- rung eines Tests geschildert, bei dem eine Kabelanordnung eingeblasen wurde, die sich von der Anordnung nach Figur 1 dadurch untersch eidet , dass die Schmierschicht fehlte, eine Aluminiumfolie als Wasserbarriere diente und der äußere Mantel aus Polyethylen mittlerer Dichte loser angebracht war. Die mit dieser Anordnung erreichten Werte hinsichtlich Dauer und Distanz belegen nach den Ausführungen in der NK3, dass der vorg eschlagene Rohrverband mit höheren Geschwindigkeiten und über eine längere Distanz als nach dem Stand der Technik eingeblasen werden kann (NK3 S. 5 - 6) . 2. Damit offenbart die NK3 jedenfalls nicht die Merkmal e 3, 4.4 und 4.5. Diese Merkmale ergeben sich w eder aus dem Patentgericht in Bezug geno m- menen, in der NK3 beschriebenen Vergleichsbeispiel noch aus den übrigen Ausführungen in de r NK3 zu der Erfindung im Allgemeinen und zu dem Ausfü h- rungsbeispiel in Figur 1 unmittelbar und eindeutig. Nach den Erläuterungen in der NK3 soll die beschriebene Umhüllung mit einer ersten Schicht, die eine Flexibilität mit einem Elastizitätsmodul von wen i- 23 24 25 26 - 12 - ger als 400 MPa aufweist, und einer diese Schicht umgebenden Schmierschicht die im Stand der Technik bekannten Probleme vermeiden, die einerseits beim Einblasen von steiferen Materialien mit einer geringen Reibung, wie beispiel s- weise Polyethylen hoher Dichte, und andererseits beim Einblasen von Rohren aus flexibleren Materialien mit einer großen Reibung, wie beispielsweise P o- lyethylen mittlerer Dichte, auftreten. So könnten steifere Materialien wegen der geringeren Reibung an sich besser in einen Leitun gskanal eingeblasen, dafür aber schlechter um Biegungen geleitet werden, während flexiblere Materialien besser um Biegungen geleitet werden könnten, dafür aber schlechter in den Leitungskanal e ingeblasen werden könnten. Die vorgeschlagene Anordnung bilde f ür die im Inneren befindlichen Rohre einen Schutzmantel gegen den Druck und die Kräfte, die von der beim Einblasen der Rohre eingesetzten Ra u- pe ausgingen, und lasse die Notwendigkeit entfallen, die Rohre im Inneren mit Druck beaufschlagen zu müssen, um sie vor Beschädigungen zu schützen (NK3 S. 2 Abs. 3). Danach will die NK3 mit der flexiblen Ausgestaltung des Hül l- rohrs erreichen, dass der Rohrverband mit wesentlich höheren Blasgeschwi n- digkeiten und über wesentlich größere Distanzen als im Stand der Technik b e- kannte Rohrverbände eingeblasen werden kann und außerdem auch mehrere Rohre gleichzeitig eingeblasen werden können (NK3 S. 3 Abs. 1). Dies wird bestätigt durch entsprechende Schlussfolgerungen aus den unter der Übe r- schrift " Vergleichsbeispiel " dargelegt en Ergebnissen von Versuchen mit einer Anordnung, die abweichend von dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel keine Schmierschicht aufweist (NK3 S. 6). Dagegen wird die Verformbarkeit des Querschnitts des Hüllrohrs, wie sie nach Merkmal 4.5 vorausgeset zt wird, in der NK3 nicht angesprochen. Zwar kann die erste, flexible Schicht nach den Erlä u- terungen in der N K3 einen im Wesentlichen kreisförmigen oder polygonalen Querschnitt aufweisen (NK3 S. 3). Aus der NK3 ergibt sich indessen nicht, dass das Hüllrohr während der Montage und des Transports eine flache bis ovale - 13 - Form im Sinne von Merkmal 4.4 aufweist und, wie nach Merkmal 4.5 vorges e- hen, am Austritt der Innenrohre zu einem kreisrunden Querschnitt verformbar ist. Ebenso wenig lässt sich der Angabe, da ss bei dem Vergleichsbeispiel die äußere Schicht ( outer sheath ) loser angebracht worden sei als bei dem in Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiel der in der NK3 beschriebenen Erfi n- dung, das Merkmal 3 in der erforderlichen Eindeutigkeit entnehmen. Denn d ie NK3 verhält sich insoweit nicht dazu, ob und wie sich die Positionierung der Innenrohre durch die losere Anordnung der äußeren Schicht verändert, zumal nicht angegeben wird, dass in dem Vergleichsbeispiel auf das in Figur 1 gezei g- te Blindrohr verzichtet w u rd e . IV. Die Entscheidung des Patentgerichts erweist sich auch nicht aus a n- deren Gründen als im Ergebnis zutreffend. Das Streitpatent hat vielmehr in der erteilten Fassung Bestand. Daraus ergibt sich zugleich, dass der Berufung der Klägerin der Erfol g zu versagen ist. 1. Die Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents ist auch nicht deshalb zu verneinen, weil er nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhte. a) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 war dem Fachmann durch die NK3 nicht nahegeleg t. Der Fachmann hatte keine Veranlassung, das in der NK3 offenbarte Hül l- rohr in der Weise derart flexibel zu gestalten, dass es während des Transports und der Montage eine flache bis ovale Form aufweist (Merkmal 4.4) und am Austritt der Innenrohre zu ei nem kreisrunden Querschnitt verformbar ist (Mer k- mal 4.5). Wie oben dargelegt, kommt es der NK3 darauf an, das Hüllrohr in der Weise flexibel zu gestalten, dass es einerseits die erforderliche Beweglichkeit 27 28 29 30 31 - 14 - aufweist, um gut um Biegungen geleitet werden zu k önnen, und andererseits über eine ausreichende Festigkeit verfügt, um mit höherer Geschwindigkeit und über weitere Distanzen als nach dem zum Prioritätszeitpunkt bekannten Stand der Technik in einen Kanal eingeblasen werden zu können . Die Möglichkeit, das Hüllrohr derart flexibel zu gestalten, dass es unterschiedliche Formen a n- nehmen und sein Querschnitt für Transport und Montage je nach Bedarf ve r- formt werden kann, wird in der NK3 nicht nur nicht erörtert. Vielmehr stellt die NK3 es als vorteilhaft heraus, dass bei dem vorgeschlagenen Rohrverband durch entsprechende Materialauswahl vermieden werden könne, dass der Rohrverband sich während der Installation oder, wenn er auf eine Lagertrommel aufgewickelt werde, verfor me oder knicke (NK3 S. 4 Abs. 1 ). Zwar be ziehen sich diese Ausführungen ausschließlich auf die Verwendung duktiler Materialien und die damit einhergehende Gefahr einer plastischen und damit in der Regel irreversiblen Verformung. Dennoch geben diese Ausführungen dem Fachmann keinen Anlass, das Hül lrohr so zu gestalten, dass es in seinem Querschnitt für den Transport und die Montage je nach Bedarf verformt werden kann, sondern allenfalls die von der Lösung des Streitpatents wegführende Anregung, Materi a- lien zu wählen, mit denen eine Verformung verhi ndert werden kann. b) Zur Entwicklung des Gegenstand s von Patentanspruch 1 gab dem Fachmann auch die US - amerikanische Patentanmeldung 2002/0081083 (NK1) keine Veranlassung . Diese Schrift betrifft ein Verfahren zur Einführung von K a- belführungsrohren in e inen Kabelkanal, wobei der Kern der erfinderischen Le h- re darin besteht, die Kabel nicht in einem festen ( solid bundle ), sondern in e i- nem losen Ver bu nd ( loose bundle ) in den Kanal einzuführen und den Kabelk a- nal auch nur zu 30% bis 60% mit den Kabelrohren zu befüllen . Ein wesentlicher Vorteil dieses Verfahrens besteh t neben der einfacheren Installation und Z u- gänglichkeit der Rohre darin, dass die Rohre auch dann vor Beschädigungen geschützt sind, wenn der Kabelkanal durch äußere Einwirkungen eingedrückt 32 - 15 - wird, weil durch die vorgeschlagene lose Anordnung im Kanal ausreichend Platz zum Ausweichen zur Verfügung steh t (NK1 Abs. 10). D ass mit der losen Anordnung auch eine Verformbarkeit des Rohrverbands während des Tran s- ports im Sinne von Merkmal 4.4 sichergestellt werden soll, wird in der NK1 d a- gegen nicht offenbart . Entgegen der Auffassung der Klägerin lässt sich dieses Merkmal nicht den Figuren 8, 8A, 9 und 9A entnehmen. Die dort gezeigten Ei n- buchtungen des Kabelkanals zeigen nicht eine durch eine flexible Strukt ur b e- dingte und beabsichtigte Verformbarkeit d es Hüllrohrs im Sinne von Merkmal 4.4. Vielmehr soll en die Darstellungen die Auswirkungen eine Beschädigung des Hüllrohrs auf die innen liegenden Rohre zeigen und demonstrieren, dass die Innenrohre bei einer lo sen Anordnung anders als bei einer straffen Anor d- nung auch dann, wenn das Hüllrohr durch äußere Krafteinwirkungen eing e- drückt wird, unbes chädigt bleiben (NK1 Abs. 38 - 40) . Eine Anregung, den Roh r- verband eine Form entsprechend Merkmal 4.4 zu geben , vermittel t die NK1 dem Fachmann damit nicht. c) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 war dem Fachmann auch nicht durch die US - amerikanische Patentanmeldung 200 3 /001 2527 (NK 2 ) n a- hegelegt. Diese Entgegenhaltung betrifft einen Rohrverband, bei dem neben den Innenroh ren ein Füllkörper oder ein sonstiges Bauteil eingeführt wird, um zu verhindern, dass die Innenrohre im Hüllrohr einknicken oder über Kreuz zu liegen kommen. Diese Schrift befasst sich somit ausschließlich mit dem Fül l- grad und der Anordnung der Innenrohre im Hüllrohr, nicht jedoch mit der G e- staltung des Hüllrohrs selbst. Damit fehlt es an einer Anregung für den Fac h- mann, das Hüllrohr im Sinne von Merkmal 4.4 auszugestalten. d) Eine solche Anregung erhielt der Fachmann schließlich auch nicht durch die int ernationale Patentanmeldung 03/006869 (NK4). Diese Schrift b e- trifft ein Mikrokabelr ohrsystem mit einer Ummantelung ( sheathed microduct 33 34 - 16 - system ), in dem mindestens ein Netz - oder Fernmeldekabel ( power and/or communications cable ) und ein zur Aufnahme eines w eiteren Netzkabels g e- eignetes Mikrorohr ( microduct ) zu einem Verbund zusammengeschlossen sind. Der Verbund der Kabel und Mikrorohre kann entweder mit Bändern oder mit einer Hülle aus Polyethylen oder jeder anderen Art von Plastik oder plastikäh n- lichem Mate rial hergestellt werden. Nach dem in der NK4 geschilderten Verfa h- ren wird die Hülle des Rohrverbands mit einem Extruder hergestellt. Dabei wird der Rohrverband mit dem aus der Düse des Extruders austretenden Plastik überzogen und passiert anschließend ein e n Kühlbehälter , so dass sich um die Rohre eine Schrumpffolie ( shrink wrap ) bildet , die mit der Abkühlung zune h- mend härter wird , wobei d ie Hülle dabei zunächst noch eine gewisse Flexibilität behalten soll , damit sie, wenn sie vom Abzug aus dem Extruder gezo gen wird, noch in die letztlich benötigte Stärke gebracht werden kann (NK4 S. 8 Z. 23 S. 9 Z. 14) . N ach den Erläuterungen der NK 4 ist dabei darauf zu achten, dass der Druck i m Abzug und das Vakuum in der Vakuumöffnung nach dem Extruder so eingestellt sin d, dass die Hülle nicht zu stark angespannt wird, um zu ve r- meiden, dass die Mikrorohre unrund werden (NK4 S. 9 Z. 17 - 19) . Daraus ergibt sich, dass nach der NK4 die Hülle so dem Umfang des Rohrbündels angepasst werden soll, dass dieses einerseits sicher zus ammengehalten wird und and e- rerseits die Rohre nicht eingedrückt werden. Eine Form des Hüllrohrs im Sinne von 4.4 wird damit durch die NK4 nicht offenbart, zumal dort in Bezug auf den Transport lediglich ausgeführt wird, dass der fertige Rohr verbund auf ein e Sp u- le aufgeroll t werde n kann , ohn e dass erwähnt würde, dass der Rohrverband zu diesem Zweck eine andere Form als nach dem Austritt aus dem Extruder a n- nimmt (NK4 S. 9 Z. 14 - 16) . Der Fachmann erhält somit auch aus der NK4 keine Anregung, ein Hüllrohr so zu gestalten, dass es während Transport und Mont a- ge eine flache bis ovale Form aufweist. - 17 - 2. Die von der Klägerin geltend gemachten weiteren Nichtigkeitsgründe greifen gleichfalls nicht durch. a) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 geht nicht über den I nhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. aa) Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, ist Patenta n- spruch 1 nicht dadurch unzulässig erweitert, dass in der erteilten Fassung im Oberbegriff nach den Wörtern " in einer Umhüllung " die Wörter " aus Kunststoff " eingefügt worden sind. In der Anmeldung des Streitpatents ist von Kunststoff zwar nur im Zusammenhang mit dem " Hüllrohr " die Rede. So ist in der B e- schreibung der Anmeldung ausgeführt, dass das Hüllrohr vorteilhafterweise aus Kunstst off gefertigt sei (Abs. 11). Darüber hinaus ist in Patentanspruch 6 der Anmeldung vorgesehen, dass das Hüllrohr aus Kunststoff besteht. Aus dem Zusammenhang von Oberbegriff und kennzeichnendem Teil ergibt sich inde s- sen, dass es sich bei der im Oberbegriff von Patentanspruch 1 genannten " U m- hüllung " sowohl in der erteilten als auch in der angemeldeten Fassung um ein Hüllrohr handelt. Somit ergibt sich aus der Aufnahme der Formulierung " Umhü l- lung aus Kunststoff " in den Oberbegriff keine unzulässige Erweiterung gege n- über den ursprünglich eingereichten Anmeldunterlagen. bb) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 geht auch nicht deshalb über den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen hinaus, weil im kennzeichnenden Teil der bestimmte Artikel " das " vor dem Wort " Hüll rohr " durch den unbestimmten Artikel ersetzt und das Adjektiv " flexibles " hinzugefügt worden sind. Den A n- meldeunterlagen ist unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, dass das als U m- hüllung für die Innenrohre dienende Hüllrohr flexibel ist. So heißt es in de r B e- schreibung der Anmeldung, dass das Hüllrohr derart flexibel ausgebildet sei, dass es sich einem verfügbaren freien Querschnitt anpasse und dabei eine au s- 35 36 37 38 - 18 - reichende Festigkeit besitze und gas - und wasserdruckresistent sei (Abs. 5 Z. 13 - 17). Dass aus dies er Passage, die die Flexibilität des Hüllrohrs näher b e- schreibt, zu der Angabe " flexibel " lediglich die Stabilität gegenüber Gas - und Wasserdruck in die erteilte Fassung von Patentanspruch 1 aufgenommen wo r- den ist (Merkmal 4.2), nicht aber das Kriterium, d ass sich das Hüllrohr einem verfügbaren freien Querschnitt anpasse, stellt keine unzulässige Erweiterung dar. Abgesehen davon, dass diese Anpassungsfähigkeit des Hüllrohrs auch in der Beschreibung des Streitpatents in der erteilten Fassung enthalten und da mit auch für die Auslegung des Begriffs " flexibel " im erteilten Patentanspruch 1 heranzuziehen ist, beschreibt dieses Kriterium die Flexibilität nicht in einem a b- schließenden Sinn. b) Die Lehre der Erfindung ist so hinreichend offenbart, dass der Fac h- ma nn sie ausführen kann. Die Gründe, aus denen das Patentgericht das Streitpatent in der Fa s- sung des angefochtenen Urteils als ausführbar offenbart angesehen hat, gelten für die erteilte Fassung entsprechend und lassen keine fehlerhafte Beurteilung erkenn en. Dem tritt die Klägerin insoweit nicht mehr entgegen, als das Patentg e- richt angenommen hat, dass der Fachmann mit den Angaben in der Streitp a- tent schrift ausreichend Informationen hinsichtlich der strukturellen Beschaffe n- heit des Hüllrohrs erhalte. Di e Klägerin zieht eine ausführbare Offenbarung aber deshalb in Zweifel, weil das Streitpatent als Material für das Hüllrohr ganz al l- gemein auf Kunststoff verweise. Dies bedeute, dass einerseits der Fachmann aus einer Vielzahl von verfügbaren Kunststoffen in mühevoller Arbeit einen g e- eigneten Kunststoff finden müsse, der insbesondere den Anforderungen an die Flexibilität entspreche, und andererseits der Gegenstand des Streitpatents nicht 39 40 41 - 19 - über den gesamten Schutzbereich ausführbar sei, weil bestimmte Kunststof fe, wie beispielsweise Duroplaste, nicht die erforderliche Flexibilität aufwiesen. Dem kann nicht beigetreten werden. Ein Fachmann mit Berufserfahrung in der Entwicklung von Kabelschutzrohren weiß , welche Kunststoffe grundsätzlich für die Fertigung von Hül lrohren in Betracht kommen. Insbesondere ist ihm b e- kannt, dass Duroplaste, die nicht verformt werden können, von vorneherein nicht für die Herstellung eines erfindungsgemäßen Hüllrohrs in Betracht ko m- men. Im Übrigen verlangt eine hinreichende Offenbarung n icht , dass alle den k- baren unter den Wortlaut des Patentanspruchs fallenden Ausgestaltungen au s- geführt werden können (BGH, Urteil vom 11. Mai 2010 X ZR 51/06, GRUR 2010, 901 Rn. 36 Polymerisierbare Zementmischung) . - 20 - V. Die Kostenentscheidung beruht au f § 121 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO. Richter Dr. Bacher ist dienst lich ortsabwesend und kann des - halb nicht unterschreiben. Meier - Beck Grabinski Meier - Beck Richterin Dr. Marx kann wegen Urlaubsabwesenheit nich t u n ter - schreiben. Kober - Dehm Meier - Beck Vorinstanz : Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.10.2015 - 6 Ni 60/14 (EP) - 42
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