BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 174/04 Verk374ndet am: 6. Mai 2008 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 8. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Gr366ning f374r Recht erkannt: Auf die Berufung der Kl344gerin, die im 334brigen zur374ckgewiesen wird, wird das am 28. September 2004 verk374ndete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abge344n-dert und wie folgt neu gefasst: Das deutsche Patent 195 35 104 wird unter Abweisung der weiter-gehenden Klage dadurch teilweise f374r nichtig erkl344rt, dass seine Patentanspr374che folgende Fassung erhalten: "1. Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnen-kollektor (10) auf einem Sparren (12) und Latten (14) auf-weisenden Dach sowohl in In-Ziegel-Montage als auch in Auf-Ziegel-Montage mit einer sich zumindest ann344hernd 374ber die Breite des Kollektors (10) erstreckenden Schiene (16) mit zwei Schenkeln (17, 17222), dadurch gekennzeichnet, dass die Schenkel (17, 17222) senkrecht auf der Dachebene stehend unterschiedlich hoch sind und einer der Schenkel (17) zur Halterung des Kollektors (10) und der andere Schenkel (17222) als Auflage f374r den Kollektor (10) dient, wo-bei die Schiene (16) einen im Wesentlichen U-f366rmigen Querschnitt hat mit einer Grundfl344che (24) zwischen den Schenkeln (17, 17222), die direkt auf dem Dachsparren (12) - 3 - befestigbar ist, der als Auflage f374r den Kollektor (10) die-nende k374rzere Schenkel (17222) eine Auflagefl344che (26) f374r den Kollektor (10) aufweist, deren Abstand (x) von der Grundfl344che (24) der Schiene (16) der St344rke einer Dachlat-te entspricht, und wobei zumindest ein Schenkel (17, 17222) abgewinkelt ist. 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) aus Stahl besteht. 3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspr374che, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) Langl366cher (28) aufweist. 4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspr374che, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) au337enseitig einen Vorsprung (18) aufweist, der in eine Vertiefung am unteren Rand des Kollektors (10) eingreift. 5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspr374che, dadurch gekennzeichnet, dass an dem zur Halterung des Kollektors (10) dienenden Schenkel (17a, 17b) eine Abwin-kelung (18a, 18b) vorgesehen ist, die ungef344hr die gleiche L344nge wie eine parallel zur Dachebene vorstehende Wand (22a, 22b) des Kollektors (10) hat. 6. Vorrichtung nach einem der Anspr374che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) bei Auf-Ziegel- - 4 - Montage an einem stufenf366rmigen Halteeisen (34) befestig-bar ist." Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben. Von Rechts wegen Tatbestand: Der Beklagte ist Inhaber des am 21. September 1995 angemeldeten deutschen Patents 195 35 104 (Streitpatents), das eine "Vorrichtung zum Mon-tieren von zumindest einem Sonnenkollektor auf einem Dach" betrifft und 11 Patentanspr374che umfasst. Die Patentanspr374che 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 und 11 lauten nach Durchf374hrung des Einspruchsverfahrens (die Orthographie ist an die neu-en Regeln angepasst): 1 "1. Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkol-lektor (10) auf einem Sparren (12) und Latten (14) aufweisen-den Dach mit einer sich zumindest ann344hernd 374ber die Breite des Kollektors (10) erstreckenden Schiene (16) mit zwei Schenkeln (17, 17222), dadurch gekennzeichnet, dass die Schenkel (17, 17222) senkrecht auf der Dachebene stehend un-terschiedlich hoch sind und einer der Schenkel (17) zur Halte-rung des Kollektors (10) und der andere Schenkel (17222) als Auflage f374r den Kollektor (10) dient. - 5 - 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der zur Halterung des Kollektors (10) dienende Schenkel (17) h366her als der als Auflage f374r den Kollektor dienende Schenkel (17222) ist. 4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspr374che, da-durch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) eine Auflagefl344-che (26) f374r den Kollektor (10) aufweist, deren Abstand (x) von der Grundfl344che (24) der Schiene (16) der St344rke einer Dachlatte (14) entspricht. 5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspr374che, da-durch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) aus Stahl be-steht. 6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspr374che, da-durch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) Langl366cher (28) aufweist. 7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspr374che, da-durch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) au337enseitig ei-nen Vorsprung (18) aufweist, der in eine Vertiefung am unte-ren Rand des Kollektors (10) eingreift. 9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspr374che, da-durch gekennzeichnet, dass an dem zur Halterung des Kol-lektors (10) dienenden Schenkel (17a, 17b) eine Abwinkelung (18a, 18b) vorgesehen ist, die ungef344hr die gleiche L344nge wie - 6 - eine parallel zur Dachebene vorstehende Wand (22a, 22b) des Kollektors (10) hat. 11. Vorrichtung nach einem der Anspr374che 1 bis 7, dadurch ge-kennzeichnet, dass die Schiene (16) bei Auf-Ziegel-Montage an einem stufenf366rmigen Halteeisen (34) befestigbar ist." Wegen der weiteren Patentanspr374che wird auf die Patentschrift des Streitpatents verwiesen. 2 Die Kl344gerin hat geltend gemacht, dass das Streitpatent gegen374ber um-fangreichem Stand der Technik, darunter dem OBO-Bettermann-Katalog "Ver-bindungs- und Befestigungs-Systeme" (November 1994), nicht patentf344hig sei. Sie hat beantragt, das Streitpatent insgesamt f374r nichtig zu erkl344ren. Der Be-klagte ist der Klage entgegengetreten. Hilfsweise hat er das Streitpatent mit folgender Fassung des Patentanspruchs 1 (Einf374gungen unterstrichen ) sowie mit den auf diesen r374ckbezogenen Patentanspr374chen 2, 4, 5, 6, 7, 9 und 11 (in neuer Nummerierung als Patentanspr374che 2 bis 8) und weiter hilfsweise in der Fassung nach dem als Verwendungsanspruch formulierten Hilfsanspruch II ver-teidigt: 3 "1. Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkol-lektor (10) auf einem Sparren (12) und Latten (14) aufweisen-den Dach mit einer sich zumindest ann344hernd 374ber die Breite des Kollektors (10) erstreckenden Schiene (16) mit zwei Schenkeln (17, 17222), dadurch gekennzeichnet, dass die Schenkel (17, 17222) senkrecht auf der Dachebene stehend un-terschiedlich hoch sind und einer der Schenkel (17) zur Halte-rung des Kollektors (10) und der andere Schenkel (17222) als - 7 - Auflage f374r den Kollektor (10) dient, [und] wobei die Schiene (16) einen im Wesentlichen U-f366rmigen Querschnitt hat mit ei- ner Grundfl344che (24) zwischen den Schenkeln (17, 17222), die di- rekt auf dem Dachsparren befestigbar ist, wobei zumindest ein Schenkel (17, 17222) angewinkelt ist ." Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der weiterge-henden Klage dadurch teilweise f374r nichtig erkl344rt, dass es ihm die Fassung nach Hilfsantrag I gegeben hat. 4 Mit ihrer Berufung begehrt die Kl344gerin die vollst344ndige Nichtigerkl344rung des Streitpatents unter Ab344nderung des angefochtenen Urteils. Sie st374tzt sich zus344tzlich zu den schon in erster Instanz genannten Entgegenhaltungen auf behauptete offenkundige Vorbenutzungen von Montagevorrichtungen f374r Son-nenkollektoren durch die I. Solar AG seit 1993 und die mit verschiede- nen Unternehmensver366ffentlichungen (insbesondere Anl. E3 bis E5) unterlegte Vorbenutzung der S. Ltd. seit 1976 sowie auf weitere Do- kumente aus dem Stand der Technik, darunter den OBO-Bettermann-Katalog "Verbindungs- und Befestigungs-Systeme" (November 1994). Die Anschlussbe-rufung des Beklagten, mit der dieser die vollst344ndige Abweisung der Nichtig-keitsklage begehrt hat, hat der Senat als unzul344ssig verworfen (Sen.Beschl. v. 5.7.2005 - X ZR 174/04, GRUR 2005, 888 - Anschlussberufung im Patentnich-tigkeitsverfahren); die Kostenentscheidung hat er dabei der Schlussentschei-dung vorbehalten. Der Beklagte tritt im 334brigen dem Rechtsmittel entgegen und verteidigt hilfsweise das Streitpatent mit seinem ersten Hilfsantrag in der aus der Urteilsformel ersichtlichen Fassung, nach seinem zweiten Hilfsantrag mit weiteren einschr344nkenden Merkmalen. 5 - 8 - Im Auftrag des Senats hat Professor Dr.-Ing. C. W. , , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der m374ndlichen Verhandlung erl344utert und erg344nzt hat. 6 Entscheidungsgr374nde: Das zul344ssige Rechtsmittel der Kl344gerin f374hrt unter Abweisung der wei-tergehenden Klage zur Nichtigerkl344rung des Streitpatents 374ber die Fassung der angegriffenen Entscheidung hinaus; soweit es der Beklagte mit seinem in der Berufungsinstanz gestellten Hilfsantrag I verteidigt, bleibt es demgegen374ber ohne Erfolg. 334ber den engeren Hilfsantrag II des Beklagten braucht deshalb nicht entschieden zu werden. Dabei beschr344nkt sich die Sachpr374fung, nachdem der Beklagte die Entscheidung des Bundespatentgerichts nicht wirksam ange-fochten hat, auf die Fassung des Patents, die das Bundespatentgericht ihm ge-geben hat; die erteilte Fassung dieses Schutzrechts steht nicht mehr zur 334ber-pr374fung (Sen.Urt. v. 22.2.2000 - X ZR 111/98, bei Bausch, Nichtigkeitsrecht-sprechung in Patentsachen, Bd. 3, S. 470, 476, 485 - Positionierverfahren; vgl. BGH, Urt. v. 21.10.1952 - I ZR 106/51, GRUR 1953, 86 re. Sp. - Schreibhefte II; RG GRUR 1944, 122, 123 - Transformatork374hler; Rogge in Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006, 247 22 PatG Rdn. 52). 7 I. 1. Das Streitpatent betrifft nach Patentanspruch 1 in dessen im Beru-fungsverfahren zur 334berpr374fung stehender Fassung, die er durch das ange-fochtene Urteil erhalten hat, eine Vorrichtung "zum Montieren von zumindest einem Sonnenkollektor" (d.h. eine Vorrichtung, auf die ein oder mehrere Son-nenkollektoren montiert werden k366nnen), auf einem Dach. Die Beschreibung des Streitpatents bezeichnet derartige Vorrichtungen als aus der US-Patent-schrift 4 336 413 bekannt. Dort seien die zur Befestigung von Paneelen die- 8 - 9 - nenden Schienen U-f366rmig und die Schenkel des U erstreckten sich parallel zur Dachebene. U-f366rmige Abschnitte der Schienen senkrecht zur Dachebene dien-ten der wasserdichten Verbindung zweier benachbarter Paneele (Beschr. Sp. 1 Z. 3 - 13). In der Praxis werde zwischen den Montagetechniken der In-Ziegel-Montage mit Integration der Kollektoren in die Dachziegelfl344che und der Auf-Ziegel-Montage unterschieden, bei der die Kollektoren 374ber den Dachziegeln montiert w374rden. Hierf374r w374rden 374blicherweise unterschiedliche Vorrichtungen verwendet, was die Lagerhaltung erschwere. Hausd344cher wiesen in aller Regel Dachsparren (d.h. in Richtung der Dachschr344ge verlaufende Balken) und Dach-latten auf, wobei die St344rke der Dachlatten regelm344337ig 24 mm betrage. Bei al-len bekannten Montageeinrichtungen seien zus344tzliche Halterungen f374r den Kollektor wie Haltekrallen erforderlich (Beschr. Sp. 1 Z. 61 - 65). 2. Durch das Streitpatent soll eine Vorrichtung zur Montage von Sonnen-kollektoren bereitgestellt werden, die mit wenig Materialaufwand kosteng374nstig hergestellt werden kann, eine einfache und wenig aufw344ndige Montage erm366g-licht, eine gute Stabilit344t aufweist und sowohl f374r die In-Ziegel-Montage wie f374r die Auf-Ziegel-Montage verwendet werden kann (vgl. Beschr. Sp. 1 Z. 66 - Sp. 2 Z. 7). 9 3. Hierzu lehrt Patentanspruch 1 in der Fassung, die er durch das Bun-despatentgericht erhalten hat, eine Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkollektor (10) auf einem Sparren (12) und Latten (14) aufweisen-den Dach, 10 (1) die eine Schiene (16) aufweist, die (2) sich zumindest ann344hernd 374ber die Breite des Kollektors er-streckt, (3) einem im Wesentlichen U-f366rmigen Querschnitt hat - 10 - (4) mit zwei Schenkeln (17, 17222), die (4.1) senkrecht auf der Dachebene stehend (4.2) unterschiedlich hoch sind und (4.3) von denen einer (17) zur Halterung des Kollektors und (4.4) der andere (17222) als Auflage f374r den Kollektor dient, (4.5) wobei zumindest ein Schenkel abgewinkelt ist, und wobei (5) die Grundfl344che (24) der Schiene zwischen den zwei Schen-keln direkt auf dem Dachsparren befestigt werden kann. 4. Einen schematischen Teilschnitt durch eine patentgem344337e Vorrichtung zur In-Ziegel-Montage zeigt die verkleinert wiedergegebene Figur 1 des Streit-patents: 11 II. 1. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1, wie er vom Bundespatentgericht als schutzf344hig angesehen wurde, war durch die u.a. in dem dem Bundespatentgericht noch nicht vorliegenden Prospekt (Anl. E4) "So-lahart Streamline" der S. W. H. Ltd. in P. , W. , im Jahr 1986 sowie in den Anl. E3 und E5 vorbeschriebenen Schiene zum Befes-tigen von solaren Hei337wassersystemen jedenfalls f374r den Fachmann, einen Ingenieur oder erfahrenen Techniker, der mit der Entwicklung und Montage von 12 - 11 - Sonnenkollektoranlagen vor allem in der mittelst344ndischen Wirtschaft befasst war, nahegelegt. Die Vorver366ffentlichung dieses Prospekts wie auch der beiden anderen Prospekte Anl. E3 (1994) und E5 (Informaci363n tecnica e instalaci363n manual Solahart, Januar 1986) ist durch die Druckdaten f374r den Senat 374ber-zeugend belegt und steht im 334brigen auch nicht im Streit. Der Prospekt zeigt eine Schiene in dem durch das Streitpatent beschriebenen Einsatz, die mit Ausnahme des Merkmals (5) alle Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streit-patents in der Fassung, wie sie vor dem Bundespatentgericht Bestand hatte, aufweist. Die gezeigte Schiene (Merkmal 1) erstreckt sich n344mlich 374ber mehr als die Breite des Kollektors (Zeichnung Seite 6; Merkmal 2), hat einen Quer-schnitt, der zwischen dem l344ngeren Schenkel und dem diesem am n344chsten liegenden der k374rzeren Schenkel einen im Wesentlichen U-f366rmigen Abschnitt aufweist (Komponentenliste S. 4, Collector rail 1840; Merkmal 3), und zwar mit drei und damit auch mit zwei Schenkeln (ebenda; Merkmal 4), die senkrecht auf der Dachebene stehen und unterschiedlich hoch sind (Diagramm S. 6; Merkma-le 4.1 und 4.2), von denen der l344ngere zur Halterung des Kollektors und die beiden k374rzeren als Auflage f374r den Kollektor dienen (Merkmale 4.3, 4.4). Dies ist zwar in der Anl. E4 nicht deutlich zu sehen, wird jedoch in der ersichtlich die gleiche Montagevorrichtung zeigenden Anl. E5, S. 58 ("Detalle de la sujecti363n del colector") deutlich gezeigt. Die Anwinklung eines Schenkels, und zwar des l344ngeren, ist in Anl. E4, S. 4, Collector rail 1840, deutlich erkennbar (Merkmal 4.5). Dass die Grundfl344che der Schiene zwischen den zwei Schenkeln auch direkt auf dem Dachsparren befestigt werden kann, wird allerdings nicht ge-zeigt, eine Befestigungsm366glichkeit etwa durch Bohrungen zu schaffen, durch die die Schiene am Sparren festgeschraubt werden kann, setzt jedoch nicht mehr als einfache, dem Fachmann gel344ufige 334berlegungen voraus, nachdem die Befestigung nach Anl. E4 374ber eine Lasche an dem Befestigungsstreifen (Collector straps) 0847 (S. 4) erfolgt (Merkmal 5). - 12 - 2. a) Dagegen ist die nunmehr mit Hilfsanspruch I verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 schutzf344hig. In diese Fassung sind zun344chst die beiden M366glichkeiten des Einbaus in In-Ziegel-Montage und Auf-Ziegel-Montage auf-genommen. Dies ist allerdings im Fall des Erzeugnisschutzes zun344chst nur dann von Bedeutung, wenn und soweit es sich auf die r344umlich-k366rperliche Ausgestaltung der Schiene auswirkt (vgl. hierzu Sen.Urt. v. 1.4.2008 - X ZR 29/04, Umdruck S. 12), es sich mithin nicht um blo337e, f374r sich nicht schutzbegrenzende Zweckangaben handelt (Sen. BGHZ 112, 140, 155 f. - Be-festigungsvorrichtung II; vgl. schon Sen.Urt. v. 7.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 - Schie337bolzen). Dies ist, wie die m374ndliche Verhandlung erge-ben hat, insoweit der Fall, als die In-Ziegel-Montage zur Folge hat, dass der als Auflage f374r den Kollektor dienende Schenkel eine Auflagefl344che aufweisen muss, die von der Grundfl344che in Dachlattenst344rke beabstandet ist. Dies kommt in dem zus344tzlichen Merkmal, 13 (3.1) dass der als Auflage f374r den Kollektor (10) dienende k374rzere Schenkel (17222) eine Auflagefl344che (26) f374r den Kollektor (10) aufweist, deren Abstand (x) von der Grundfl344che (24) der Schiene (16) der St344rke einer Dachlatte entspricht, zum Ausdruck. Dieses Merkmal ist in dem erteilten Patent (Patentanspruch 4) enthalten, und in den urspr374nglichen Unterlagen (ebenfalls in Patentanspruch 4) als zur Erfindung geh366rend offenbart. Zwar besagt es nur, dass der Abstand der St344rke einer Dachlatte entsprechen soll. Diese St344rke ist auch im Patentan-spruch nicht definiert, ergab sich zum Anmeldetag aber daraus, dass 374bliche Dachlatten damals entweder 24 mm oder 30 mm oder 40 mm stark waren. Auf diese St344rken muss der Abstand nach dem verteidigten Patentanspruch einge-stellt sein. Zwar sind auch noch andere M366glichkeiten denkbar, mit denen der In-Ziegel-Einbau erm366glicht werden kann, wie das Einbringen einer Zwischen- - 13 - latte. Dies wird jedoch schon von dem zus344tzlichen Merkmal (3.1) nicht erfasst. Diese Abstandsvorgabe erm366glicht es auf einfache Weise, ein und dieselbe Schiene nicht nur f374r die Auf-Ziegel-Montage, sondern - und zwar ohne zus344tz-lichen Aufwand und Gefahren f374r den Halt der Schiene - auch f374r die In-Ziegel-Montage nutzbar zu machen. Der Stand der Technik bot hierf374r keine Anre-gung. Das gilt nicht nur f374r die vorgenannten "Solahart"-Unterlagen (insbeson-dere die Anlagen E3, E4 und E5), sondern auch f374r die bekannte und mit Aus-nahme des oben beschriebenen Merkmals 3.1 alle Sachmerkmale erf374llende (wenn auch f374r die Kollektorenmontage nicht vorgesehene), allerdings eine f374r die In-Ziegel-Montage nicht geeignete Dimensionierung aufweisende Schiene des OBO-Bettermann-Katalogs (S. 122), die die Katalogabbildung wie folgt zeigt: wie auch f374r die weiteren von der Kl344gerin genannten Dokumente, die von der L366sung des Streitpatents insgesamt weiter ab liegen. b) Mit Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags I werden auch die mit diesem Patentanspruch verteidigten, weitere Ausgestaltungen darstel-lenden Patentanspr374che 2 bis 6 durch die Schutzf344higkeit dieses Patentan-spruchs in seiner hilfsweise verteidigten Fassung getragen. 14 - 14 - III. Die Kostenentscheidung, die auch die Entscheidung 374ber die bereits als unzul344ssig verworfene Anschlussberufung erfasst, beruht auf 247 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. 247247 91, 92, 97 ZPO. Der Senat hat dabei ber374cksichtigt, dass 374ber die Anschlussberufung nicht m374ndlich verhandelt worden ist. Er hat im Rahmen der f374r die Entscheidung gegebenenfalls heranzuziehenden Billig-keitsgesichtspunkte (247 121 Abs. 2 Satz 2 PatG) weiter ber374cksichtigt, dass sich die Zur374ckweisung der Anschlussberufung auf den Verletzungsstreit nicht aus-gewirkt haben d374rfte; soweit dies der fr374heren Rechtsprechung des Bundesge-richtshofs nicht in vollem Umfang entsprechen sollte (Beschl. des fr374heren I. Zivilsenats vom 11.10.1956 - I ZR 28/55, GRUR 1957, 79), k366nnte er an die-ser nicht festhalten. Schlie337lich hat er ber374cksichtigt, dass sich sein Ergebnis 15 - 15 - gegen374ber dem Ergebnis, das das Bundespatentgericht gefunden hat, eher als korrigierende Verdeutlichung als als eine substantielle Abweichung darstellt. All dies l344sst eine von der Entscheidung erster Instanz abweichende Kostenent-scheidung nicht als veranlasst erscheinen. Melullis Keukenschrijver M374hlens Meier-Beck Gr366ning Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.09.2004 - 3 Ni 50/02 -
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