BUNDESGERICHTSHOFBESCHLUSSX ZR 178/01 vom9. März 2004in dem PatentnichtigkeitsverfahrenNachschlagewerk:jaBGHZ:neinStretchfolienumhüllungZPO § 91a; PatG § 121 Abs. 2Auch wenn der Beklagte auf das Streitpatent verzichtet hat, kann es billigemErmessen entsprechen, die Kosten des übereinstimmend für erledigt erklärtenPatentnichtigkeitsverfahrens dem Kläger aufzuerlegen.BGH, Beschl. v. 9. März 2004 - X ZR 178/01 - Bundespatentgericht - 2 -Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch den VorsitzendenRichter Dr. Melullis und die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Keukenschrijver,Dr. Meier-Beck und Asendorfam 9. März 2004beschlossen:Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.Der Streitwert für das Nichtigkeitsberufungsverfahren wird auf2.045.168,-- esetzt.Gründe: I. Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des am 6. Juni 1989 ange-meldeten deutschen Patents 30 18 311 (Streitpatents). Patentanspruch 1 lautetin der Fassung, die er im Einspruchsverfahren erhalten hat:"Verfahren zum Umhüllen von Stückgut mittels Stretchfolie, insbe-sondere von gestapelten Stückgutteilen, wie bspw. und insbeson-dere mittels einer Palettiervorrichtung gebildeter Stückgutstapel,die aus mehreren übereinander angeordneten Stückgutlagen be- - 3 -stehen, wobei ein schlauchförmiger Folienabschnitt, dessen Um-fang kleiner ist als der Umfang des zu umhüllenden Stückgutes,von einem (Schlauch-)Folienvorrat abgezogen und an seinemfreien Ende durch Aufspreizen geöffnet wird; die Seitenwände desSchlauchfolienabschnittes durch Reffen in im wesentlichen kon-zentrisch zur vertikalen Mittelachse des zu umhüllenden Stückgu-tes verlaufende Falten gelegt werden; der Schlauchfolienabschnittan seinem dem Folienvorrat zugekehrten Ende abgeschweißt unddie so gebildete Folienhaube vom Folienvorrat abgetrennt wird;die Folienhaube in horizontaler Querrichtung quergestretcht wird,und die quergestretchte Folienhaube unter das Folienmaterialglättender, über das Stückgut ziehender Längsspannung über daszu umhüllende Stückgut gezogen wird,d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,daß die in an sich bekannter Weise um wenigstens 10% querge-strechte Folienhaube beim Überziehen im Bereich der Hauben-seitenwände zusätzlich in vertikaler Längsrichtung um mindestens10% ihrer vertikalen Länge im quergestretchten Zustand längsge-stretcht wird."Patentanspruch 6 lautet:"Vorrichtung zum Umhüllen von Stückgut mittels Stretchfolie, ins-besondere von gestapelten Stückgutteilen, wie bspw. und insbe-sondere mittels einer Palettiervorrichtung gebildeter Stückgutsta-pel, die aus mehreren übereinander angeordneten Stückgutlagenbestehen, mit einer Schlauchfolien-Abzugseinrichtung, mittelswelcher schlauchförmige Stretchfolie abschnittsweise von einem - 4 -Schlauchfolienvorrat abzuziehen ist; einer der Abzugseinrichtungnachgeordneten Aufspreizeinrichtung, mittels welcher dieschlauchförmige Stretchfolie an ihrem freien Endabschnitt aufzu-spreizen ist; einer der Aufspreizeinrichtung nachgeordneten Reff-einrichtung zum Reffen des Folienabschnittes über eine vertikaleStrecke, die kleiner ist als die Länge des Folienabschnittes; einerSchweißeinrichtung zum Abschweißen eines von dem Folienvorratabgezogenen Schlauchfolienabschnittes an dessen dem Folien-vorrat zugekehrten Endabschnitt; einer Schneideinrichtung, mittelswelcher jeweils eine beim Abschweißen gebildete Folienhaubevon dem Folienvorrat abzutrennen ist, einer Quer-Stretcheinrichtung, mittels welcher der Folienabschnitt in horizon-taler Querrichtung zu stretchen ist; und einer (Haubenüber-zieh-)Hubeinrichtung, mittels welcher die quergestretchte Haubeüber das zu umhüllende Stückgut zu ziehen ist, zur Durchführungdes Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5,gekennzeichnet durch eine Längsstretcheinrichtung (14, 24), de-ren Längsstretchelemente wenigstens in den Eckbereichen desgeöffneten Folienschlauches anzuordnen sind, mittels welcher derFolienabschnitt/die Folienhaube (3´´) in vertikaler Längsrichtung(25) um mindestens 10%, ihrer vertikalen Länge im querge-strechten Zustand längszustretchen ist."Wegen des Wortlauts der den Patentansprüchen 1 bzw. 6 untergeord-neten weiteren Patentansprüche 2 bis 5 und 7 bis 13 wird auf die Patentschrift(C3-Schrift) verwiesen. - 5 -Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent auf die Nichtigkeitsklageder Klägerin mangels Patentfähigkeit für nichtig erklärt.Hiergegen hat die Beklagte Berufung eingelegt. Mit Eingabe vom4. Dezember 2003 hat sie gegenüber dem Patentamt auf das Streitpatent ver-zichtet und zugleich erklärt, daß sie auch für die Vergangenheit auf jegliche An-sprüche aus dem Patent und der ihm zugrundeliegenden Anmeldung verzichte.Die Parteien haben den Rechtsstreit daraufhin übereinstimmend für inder Hauptsache erledigt erklärt und beantragen wechselseitig, der anderenPartei die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.II. Es entspricht unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streit-standes billigem Ermessen, die Kosten des in der Hauptsache erledigtenRechtsstreits der Klägerin aufzuerlegen (§ 121 Abs. 2 PatG i.V.m. § 91a Abs. 1ZPO). Denn wenn sich der Rechtsstreit nicht anderweitig erledigt hätte, wäredie Nichtigkeitsklage voraussichtlich abzuweisen gewesen.Zwar ist in einigen Entscheidungen angenommen worden, daß im Re-gelfall nach Erledigung der Hauptsache durch Verzicht auf das Streitpatent derProzeßausgang im Sinne eines zu erwartenden Erfolgs der Nichtigkeitsklagenicht zweifelhaft erscheint (BGH, Beschl. v. 9.12.1960 - I ZR 121/59, GRUR1961, 278 - Lampengehäuse; Sen.Beschl. v. 11.7.1995 - X ZR 113/94,Bausch I, 557 - Möbelscharnier; vgl. aber auch Sen.Beschl. v. 6.7.1967- Ia ZR 88/64, Liedl 1967/68, 196, 200). Im Streitfall ist die Annahme, dasStreitpatent hätte sich voraussichtlich als nicht patentfähig erwiesen, jedochnicht gerechtfertigt. - 6 -Denn der Gegenstand des Streitpatents stimmt im wesentlichen mit demGegenstand des europäischen Patents 344 815 überein, für das die Prioritätder Anmeldung des Streitpatents in Anspruch genommen wird. In dem jenesPatent betreffenden Nichtigkeitsverfahren zwischen denselben Parteien hat derSenat mit Urteil vom 1. April 2003 die Berufung der Klägerin gegen das klage-abweisende Urteil des Bundespatentgerichts zurückgewiesen. Da weder zu-sätzlicher Stand der Technik dargetan noch Anhaltspunkte dafür hervorgetretensind, daß der Stand der Technik anders bewertet werden müßte, als dies derSenat in seinem Urteil vom 1. April 2003 auf der Grundlage der Verhandlungund Beweisaufnahme in der Sache X ZR 136/99 getan hat, war ein Erfolg derNichtigkeitsklage auch im Streitfall nicht zu erwarten.Die bestehenden Unterschiede zwischen den Gegenständen der Patent-ansprüche 1 und 6 des Streitpatents einerseits und der Patentansprüche 1 und12 des europäischen Patents andererseits können dabei außer Betracht blei-ben, da das europäische Patent den Gegenstand des teilweise enger gefaßtenStreitpatents umfaßt. Patentanspruch 1 des Streitpatents verlangt ein zusätzli-ches Längsstretchen der quergestretchten Folienhaube im Bereich der Hau-benseitenwände in vertikaler Längsrichtung um mindestens 10% ihrer vertikalenLänge im quergestretchten Zustand, während nach Patentanspruch 1 deseuropäischen Patents die Folienhaube um mindestens 5% längszustretchen ist.Patentanspruch 6 des Streitpatents konkretisiert die in Patentanspruch 12 deseuropäischen Patents lediglich als solche aufgeführte Längsstretcheinrichtungdahin, daß deren Längsstretchelemente wenigstens in den Eckbereichen desgeöffneten Folienschlauches anzuordnen sind.Soweit sich Patentanspruch 1 des Streitpatents und Patentanspruch 1des europäischen Patents (und weil sie Vorrichtungen zur Durchführung des - 7 -betreffenden Verfahrens betreffen, auch die Patentansprüche 6 bzw. 12) ihremWortlaut nach weiterhin dadurch unterscheiden, daß das zusätzliche Längs-stretchen nach Patentanspruch 1 des Streitpatents beim Überziehen erfolgensoll, während Patentanspruch 1 des europäischen Patents vom Längsstretchen"vor dem Überziehen" spricht, liegt darin kein sachlicher Unterschied. Denn wieder Senat in seinem Urteil vom 1. April 2003 näher begründet hat, ist die Wen-dung "vor dem Überziehen" im europäischen Patent im Sinne von "vor demvollständigen Überziehen" bzw. "während des Überziehens" zu verstehen. DerWortsinn (technische Sinngehalt) beider Formulierungen stimmt damit überein.MelullisJestaedtKeukenschrijverMeier-BeckAsendorf
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