BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 182/03 Verk374ndet am: 4. Oktober 2007 Wermes Justizhauptsekret344r als Urkundsbeamter der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 4. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin M374hlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Gr366ning f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 24. September 2003 verk374ndete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Kl344gerin zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des europ344ischen Patents 0 635 373 (Streitpa-tents), das unter Inanspruchnahme japanischer Patentanmeldungen vom 20. Juli und 29. November 1993 am 13. Dezember 1993 angemeldet und unter anderem mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland erteilt worden ist. Es betrifft ein "ink jet recording apparatus using recording unit with ink cartridge having ink inducing element" und umfasst 39 Patentanspr374che. 1 Der allein angegriffene Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Englisch: 2 - 3 - "An ink cartridge comprising: an ink-reserving portion with a porous member for storing ink; an ink-supply portion for supplying ink from said ink-reserving por-tion to an outside of said ink cartridge; characterized in that an ink-inducing element is arranged between said ink-reserving por-tion and said ink-supply portion so as to press said porous member of said ink-reserving portion so that said porous member is de-formed; a holding member for holding said ink inducing element; a restriction member to limit said ink inducing element to slide to-ward said ink-supply portion; said ink-inducing element is slidably held by said holding member, and is formed as a bundle of fibers in which each fiber is provided along a sliding direction of said ink-inducing element." Die Kl344gerin will erreichen, dass Patentanspruch 1 f374r nichtig erkl344rt wird, weil die Lehre des Streitpatents nicht neu sei und jedenfalls nicht auf erfinderi-scher T344tigkeit beruhe. 3 Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen. 4 Mit ihrer Berufung verfolgt die Kl344gerin ihr Klageziel weiter. 5 Die Beklagte tritt dem entgegen. 6 - 4 - Als gerichtlicher Sachverst344ndiger hat Prof. Dr. S. B. , , ein schriftli- ches Gutachten erstattet, das er in der m374ndlichen Verhandlung erl344utert und erg344nzt hat. 7 Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Berufung hat keinen Erfolg. Der Gegenstand des Patent-anspruchs 1 des Streitpatents ist neu. Nach dem Ergebnis der m374ndlichen Ver-handlung steht auch nicht fest, dass die Lehre des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht auf erfinderischer T344tigkeit beruht und aus diesem Grunde Patentanspruch 1 f374r nichtig zu erkl344ren w344re. 8 I. Das Streitpatent betrifft eine Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung, z.B. einen Tintenstrahldrucker. Diese weist einen Schlitten auf, an dem die Auf-zeichnungseinheit (auch Tintenstrahleinheit) l366sbar montiert werden kann. In die Aufzeichnungseinheit sind der Tintenstrahlkopf (auch Aufzeichnungskopf) und die Tintenpatrone (auch Tintentank) integriert, wobei Tintenstrahlkopf und Tintenpatrone gleichfalls l366sbar miteinander verbunden sind. 9 Die Beschreibung (S. 2 Z. 38 f.) gibt an, dass bei solchen Vorrichtungen die Tintenpatrone mit einem Mechanismus versehen sein muss, der einen Un-terdruck erzeugt, bei dem der Wassers344ulendruck der Tinte auf einem Wert gehalten wird, der in ausreichender Weise geringer ist als der Atmosph344ren-druck, um ein Lecken von Tinte aus den D374sen des Aufzeichnungskopfes zu stoppen. Als in der Tintenpatrone vorgesehener Mechanismus zum Erzeugen 10 - 5 - eines Unterdrucks finde - wie in der Beschreibung weiter ausgef374hrt wird - ein por366ses Element als Tintenabsorptionselement Verwendung, das eine Kapillar-kraft des por366sen Elements erzeuge. Bei der Vorrichtung, die in der japani-schen Patentanmeldung 2-187364 beschrieben werde, besitze die Tintenpatro-ne eine solche Konstruktion. Der Tinteneinlassabschnitt des Aufzeichnungskop-fes sei unter Druck in den Tintenabsorber der Tintenpatrone eingesetzt, um den Wirkungsgrad in Bezug auf den Verbrauch der Tinte zu erh366hen. Die Kapillar-kraft des por366sen Elements werde dabei an dieser Stelle erh366ht, indem der Tin-tenabsorber um den Tinteneinlassabschnitt herum verformt werde. Bei l366sbaren Aufzeichnungsk366pfen ergibt sich jedoch, wie die Beschrei-bung weiter ausf374hrt, die Schwierigkeit, dass nach Trennen und Verbinden von Tintenpatrone und Aufzeichnungskopf dieser keine Tinte aus der Tintenpatrone aufnimmt. Dies liegt vor allem daran, dass beim Trennen Luft in die Tintenpat-rone eindringt und so verhindert, dass eine durchgehende Tintenbahn zwischen der Tintenpatrone und dem Aufzeichnungskopf gebildet wird. Zus344tzlich zu die-sem Problem soll nach der Streitpatentschrift ber374cksichtigt werden, dass, wenn der Aufzeichnungskopf von dem Vorratsbeh344lter getrennt ist, Tinte aus dem Tintenverbindungsabschnitt leckt; es soll gew344hrleistet werden, dass dem Aufzeichnungskopf st344ndig die geeignete Menge an Tinte zugef374hrt wird und beim Verbrauch der in der Tintenpatrone gespeicherten Tinte der Wirkungsgrad m366glichst gro337 ist (Streitpatentschrift S. 3 Z. 52-54). 11 Die Streitpatentschrift bezeichnet es vor diesem Hintergrund als Aufgabe der Erfindung, eine Tintenpatrone mit geringen Kosten und hoher Zuverl344ssig-keit zu schaffen, bei der nach dem Trennen und Verbinden eines Aufzeich-nungskopfes und einer Tintenpatrone das Lecken von Tinte verhindert und eine best344ndige Tintenzufuhr sichergestellt wird. 12 - 6 - Die Streitpatentschrift schl344gt hierzu eine Tintenpatrone mit folgenden Merkmalen vor: 13 Tintenpatrone mit 1. einem Tintenspeicherteil mit einem por366sen Element zum Speichern von Tinte, 2. einem Tintenzuf374hrabschnitt zum Zuf374hren der Tinte vom Tintenspeicherteil zur Au337enseite der Tintenpatrone und 3. einem Tinteninduzierelement zwischen dem Tintenspeicher-teil und dem Tintenzuf374hrabschnitt. 4. Das Tinteninduzierelement 4.1 ist so gegen das por366se Element gedr374ckt, dass dieses ver-formt ist, 4.2 ist von einem Halteglied so gehalten, 4.2.1 dass es zum Tintenzuf374hrabschnitt gleiten kann, 4.2.2 wobei die Gleitbewegung durch ein Begrenzungsglied be-grenzt wird, und - 7 - 4.3 ist als Faserb374ndel ausgebildet, dessen Fasern in Gleitrich-tung angeordnet sind. Damit umfasst die Tintenpatrone nach Patentanspruch 1 des Streitpa-tents einen Tintenspeicherteil mit einem por366sen Element zum Speichern von Tinte und einen Tintenzuf374hrabschnitt. Zwischen dem Tintenspeicherteil und dem Tintenzuf374hrabschnitt ist ein Tinteninduzierelement angeordnet, das aus einem Faserb374ndel besteht, wobei jede Faser parallel zum Tintenstrom vom Tintenspeicher zum Tintenzuf374hrabschnitt angeordnet ist. Merkmal 4.1 ist dabei so zu verstehen, dass das Tinteninduzierelement permanent so gegen das po-r366se Element gedr374ckt ist, dass dieses verformt ist; die Verformung erfolgt nicht erst beim Verbinden von Tintenpatrone und Aufzeichnungskopf. Dies ergibt sich daraus, dass Gegenstand des Patentanspruchs 1 eine Patrone als solche ist, nicht dagegen eine Patrone, die einem Aufzeichnungskopf Tinte zuf374hrt; letzte-res ist erst Gegenstand von Patentanspruch 4. Dieses Verst344ndnis des Patent-anspruchs 1 ist durch die - ma337gebliche - englische Fassung vorgegeben, als danach das Tinteninduzierelement so gegen das por366se Element gedr374ckt ist, dass dieses verformt ist (is deformed). Das Tinteninduzierelement kann in ei-nem Halteglied gleiten, wobei ein Begrenzungselement die Gleitbewegung in axialer Richtung beschr344nkt. 334ber die Gleitbewegung k366nnen Toleranzen in der L344nge der Fasern des Faserb374ndels ausgeglichen werden. 14 II. Die Lehre des Streitpatents ist neu. Sie wird in keiner der entgegenge-haltenen Druckschriften vollst344ndig beschrieben. Keine der Entgegenhaltungen offenbart ein Element, das zum Tintenzuf374hrabschnitt gleiten kann und 374ber eine Gleitbewegung die Toleranzen des Tinteninduzierelements ausgleichen kann. Dies gilt auch f374r die US-Patentschrift 3 355 239 (D3). 15 - 8 - Die US-Patentschrift 3 355 239 (D3) zeigt eine Schreib-/Zeichenvor-richtung (Marker). Diese weist einen rohrf366rmigen Tank auf, in dem sich por366-ses F374llmaterial befindet, das die Tinte speichert. Sie hat eine Spitze aus zu Kapillarwirkung f344higem Material, deren hinteres Ende in das por366se F374llmate-rial hineinragt und deren vorderes Ende als Schreibspitze ausgebildet ist. Die Spitze ist so gelagert, dass sie sich bei einer Zunahme des Schreibdrucks nach innen bewegt und das Ende des F374llmaterials zusammendr374ckt. Dies bewirkt, dass der Tintenfluss zunimmt. Setzt man den rohrf366rmigen Tintentank mit der Tintenpatrone gleich, stellt der hintere Teil der Spitze das Tinteninduzierelement dar, das das F374llmaterial verformt und f374r eine Zunahme des Tintenflusses sorgt. Dieses ist jedoch nicht als Faserb374ndel ausgebildet. Eine Gleitbewegung zum Ausgleich der Toleranzen in der L344nge dieses Faserb374ndels ist daher we-der erforderlich noch vorgesehen. Damit verwirklicht die Vorrichtung nach die-ser Schrift jedenfalls nicht diese Merkmale der Lehre des Streitpatents. 16 III. Nach dem Ergebnis der m374ndlichen Verhandlung steht auch nicht zur 334berzeugung des Senats fest, dass die Lehre des Streitpatents nach dem Stand der Technik f374r den Fachmann nahegelegt war. 17 Mit dem gerichtlichen Sachverst344ndigen geht der Senat davon aus, dass auf dem Gebiet der Entwicklung von Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtungen Diplomingenieure (TU oder FH) t344tig sind, die durch praktische T344tigkeiten auf diesem Gebiet Erfahrung im methodischen Konstruieren und in der Entwicklung gesammelt haben. 18 Verhandlung und Beweisaufnahme haben keine zureichenden tats344chli-chen Anhaltspunkte daf374r ergeben, dass unter Ber374cksichtigung der Kenntnisse und Erfahrungen eines solchen Fachmanns Veranlassung daf374r bestand, eine 19 - 9 - elastische Gestaltung zum Ausgleich von Toleranzen im Faserb374ndel durch ein Tinteninduzierelement gem344337 Merkmalsgruppe 4 zu erreichen. Mit der Ausgestaltung des Tinteninduzierelements gem344337 Merkmals-gruppe 4 wird gew344hrleistet, dass zu jeder Zeit ein luftblasenfreier Kontakt zwi-schen dem Tinteninduzierelement und dem Tintenkanal des Aufzeichnungskop-fes besteht. Eine L366sung, die dieses Ziel erreicht, gab es bereits im Stand der Technik. Die japanische Offenlegungsschrift 05-104735 (D4) betrifft eine Tin-tenpatrone mit einem Geh344use, das ein por366ses Teil zur Aufnahme der Tinte enth344lt, und einem Tintenauslass, in dem sich ein por366ses Teil oder Faserb374n-delteil befindet, das in Kontakt mit dem por366sen Teil in dem Geh344use steht und eine h366here Dichte als dieses aufweist. Dieses Faserb374ndel ist, wie das Bun-despatentgericht ausgef374hrt und der gerichtliche Sachverst344ndige best344tigt hat, in dem Halteelement (25) befestigt, damit erreicht wird, dass das Faserb374ndel sich in das Speicherelement hineindr374ckt, um einen ungest366rten Tintenfluss vom por366sen Element zum Tintenkanal im Aufzeichnungskopf zu gew344hrleis-ten. Toleranzen in den Abmessungen des Faserb374ndels werden bei der L366sung nach dieser Schrift durch ein por366ses Kissen aufgefangen, das am Aufzeich-nungskopf angebracht ist. Dieses wird in der Entgegenhaltung als "elastisches por366ses Teil" (33) bezeichnet. Damit wird ein feststehendes - nicht wie beim Streitpatent ein gleitendes - Teil zum Ausgleich der Toleranzen eingesetzt, das zudem am Aufzeichnungskopf angebracht ist. Aus Sicht des Fachmanns mag Anlass bestanden haben, 374ber eine Verlagerung dieses Elements vom Auf-zeichnungskopf an die Patrone nachzudenken, beispielsweise deshalb, weil die Patrone das kosteng374nstigere Element ist und zudem in regelm344337igen Abst344n-den ausgetauscht wird. Das f374hrte den Fachmann aber noch nicht zur L366sung des Streitpatents. Wollte er lediglich eine solche Verlagerung erreichen, be-stand die vergleichsweise einfache M366glichkeit, das por366se Kissen nach oben 20 - 10 - zu verschieben, am Ende des Faserb374ndels zu befestigen und dann das por366se Element im Tintentank entsprechend einzustellen. Die Hilfsmittel, den jeweiligen Druck so einzustellen, hat der Fachmann nach den 374berzeugenden Ausf374hrun-gen des gerichtlichen Sachverst344ndigen im Priorit344tszeitpunkt des Streitpatents beherrscht. Die L366sung des Streitpatents verlangte demgegen374ber eine Neu-konstruktion, bei der ein elastisches Zwischenteil durch eine konzeptionell an-ders zu bewertende federnde gleitf344hige Lagerung des Tinteninduzierelements ersetzt wird. Zwar waren dem Fachmann, wie der gerichtliche Sachverst344ndige ausgef374hrt hat und wovon auch das Bundespatentgericht ausgegangen ist, aus der Konstruktionstechnik allgemein Mittel bekannt, einen Toleranzausgleich, wie ihn das Streitpatent vorschl344gt, vorzusehen. Auf sie 374berzugehen, setzte aber zun344chst die Abstraktion des Problems der elastischen Bauweise und sodann die Wahl eines anderen Konstruktionsansatzes voraus. Der Fachmann kannte zwar die dazu einsetzbaren Mittel, deren Verwendung nahegelegen haben mag, wenn der Schritt zu der anderen Konzeption vollzogen war. Der Senat kann jedoch nicht feststellen, dass f374r den Fachmann Anlass bestand, diesen, eine Neukonstruktion verlangenden Schritt zu vollziehen. Die 374brigen im Verfahren befindlichen Druckschriften gaben hierzu gleichfalls keine Veranlassung. 21 - 11 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 121 PatG i.V. mit 247 97 ZPO. 22 Melullis Scharen M374hlens Meier-Beck Gr366ning Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 24.09.2003 - 4 Ni 35/02 (EU) -
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