BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 185/04 Verk374ndet am: 26. Mai 2009 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Schleifkorn EP334 Art. 56 Abs. 2; PatG 247 3 Abs. 1 Ein Zwischenprodukt, das gem344337 einer technischen Lehre w344hrend eines mehrstufi-gen Herstellungsprozesses nur vor374bergehend und abschnittsweise in einer be-stimmten Beschaffenheit besteht (hier: ein mit einer hygroskopischen Substanz be-schichtetes Schleifkorn), geh366rt als solches zum Stand der Technik, sofern der Her-stellungsvorgang nicht derart vonstatten geht, dass das Erzeugnis 374bergangslos und unabgrenzbar in einen Zustand mit anderer Beschaffenheit umgeformt wird. BGH, Urteil vom 26. Mai 2009 - X ZR 185/04 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die m374ndliche Ver-handlung vom 7. April 2009 durch den Vorsitzenden Richter Scharen, die Rich-terin M374hlens und die Richter Dr. Lemke, Gr366ning und Dr. Achilles f374r Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das am 20. Juli 2004 verk374n-dete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentge-richts abge344ndert und wie folgt neu gefasst: Das europ344ische Patent 304 616 wird mit Wirkung f374r das Hoheits-gebiet der Bundesrepublik Deutschland f374r nichtig erkl344rt, soweit es im Umfang der erteilten Patentanspr374che 1 bis 4 und 6 bis 10 374ber folgende Fassung hinausgeht: 4. Schleifkorn auf Basis von Aluminiumoxid, dadurch gekennzeichnet, dass es mit einer hygroskopischen Substanz beschichtet ist und die Substanzmenge 0,1 bis 0,5 Gew.%, bezogen auf die Menge des Schleif-korns, betr344gt und als hygroskopische Substanz ein Carbonat, Hydrogencarbonat, Sulfat, Nitrat, Phos-phat, Fluorid oder Chlorid der Metalle der 1., 2. oder 3. Hauptgruppe oder der 1. oder 2. Reihe der 334ber-gangsmetalle des Periodensystems eingesetzt wird. 6. Verwendung eines Schleifkorns auf Basis von Alumi-niumoxid, dadurch gekennzeichnet, dass es mit einer hygroskopischen Substanz beschichtet ist, wobei die Substanzmenge 0,03 bis 5,0 Gew.%, bezogen auf die Menge des Schleifkorns, betr344gt, in durch elek-trostatische Beschichtung hergestellten Schleifmitteln auf Unterlagen. - 3 - Die weitergehende Berufung wird zur374ckgewiesen. Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Kl344gerin 1/4 und die Beklagte 3/4 zu tragen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte war Inhaberin des w344hrend des Berufungsverfahrens infol-ge Ablaufs der H366chstschutzdauer erloschenen europ344ischen Patents 304 616 (Streitpatents), das zehn Patentanspr374che umfasst, von denen Anspruch 1 in der Verfahrenssprache lautet: 1 "1. Schleifkorn auf Basis von Aluminiumoxid, dadurch gekenn-zeichnet, dass es mit einer hygroskopischen und/oder einer hydrophilen Substanz oberfl344chlich behandelt ist, wobei die Substanzmenge 0,001 bis 5,0 Gew.%, bezogen auf die Menge des Schleifkorns, betr344gt." Wegen des Wortlauts der 374brigen Anspr374che wird auf die Streitpatent-schrift Bezug genommen. 2 Die Kl344gerin, die aus dem Streitpatent in Anspruch genommen wird, hat Nichtigkeitsklage zun344chst im Umfang der erteilten Anspr374che 1 bis 4 und 6 bis 3 - 4 - 10 erhoben und geltend gemacht, insoweit sei die patentierte Lehre nicht so deutlich und vollst344ndig offenbart, dass ein Fachmann sie ausf374hren k366nne; au337erdem sei der Gegenstand dieser Anspr374che weder neu noch beruhe er auf einer erfinderischen T344tigkeit. Sie hat sich daf374r unter anderem auf folgende Schriften berufen: US-Patentschrift 3 029 160 (E 1) italienische Patentschrift 61 24 01 (E 2) US-Patentschrift 2 301 123 (E 3) US-Patentschrift 2 527 044 (E 4) US-Patentschrift 2 314 340 (E 6) US-Patentschrift 3 770 401 (E 14) Die Beklagte hat das Streitpatent in folgender Fassung haupts344chlich und hilfsweise dahingehend, dass in Patentanspruch 1 die Worte "oberfl344chlich behandelt" durch "beschichtet" ersetzt sind, beschr344nkt verteidigt: 4 "1. Schleifkorn auf Basis von Aluminiumoxid, dadurch gekenn-zeichnet, dass es mit einer hygroskopischen Substanz ober-fl344chlich behandelt (gem344337 Hilfsantrag: beschichtet) ist, wobei die Substanzmenge 0,01 bis 5,0 Gew.%, bezogen auf die Men-ge des Schleifkorns, betr344gt. 2. Schleifkorn nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Substanzmenge 0,1 bis 0,5 Gew.%, bezogen auf die Menge des Schleifkorns, betr344gt. - 5 - 3. Schleifkorn nach Patentanspr374chen 1 und 2, dadurch gekenn-zeichnet, dass der spezielle Widerstand des behandelten Schleifkorns, gemessen in Kornsch374ttungen, kleiner als 3,5 x 10 10 Ohm x cm, vorzugsweise zwischen 0,05 x 10 10 und 2,5 x 10 10 Ohm x cm, betr344gt. 4. Schleifkorn nach Patentanspr374chen 1 bis 3, dadurch gekenn-zeichnet, dass als hygroskopische Substanz ein Carbonat, Hydrogencarbonat, Sulfat, Nitrat, Phosphat, Fluorid oder Chlo-rid der Metalle der 1., 2. oder 3. Hauptgruppe oder der 1. oder 2. Reihe der 334bergangsmetalle des Periodensystems einge-setzt wird. 5. Schleifkorn nach Patentanspr374chen 1 bis 4, dadurch gekenn-zeichnet, dass als hygroskopische Substanz Natriumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Magnesiumchlorid, Kalziumnitrat oder Eisenchlorid eingesetzt wird. 6. Verwendung des Schleifkorns nach Patentanspruch 1 in durch elektrostatische Beschichtung hergestellten Schleifmitteln auf Unterlagen. 7. Schleifkorn auf Basis von Aluminiumoxid, dadurch gekenn-zeichnet, dass es mit einer hygroskopischen und/oder hydrophi-len Substanz oberfl344chlich behandelt ist, wobei die Substanz-menge 0,001 bis 5,0 Gew.%, bezogen auf die Menge des Schleifkorns, betr344gt, und dass als hygroskopische Substanz - 6 - Natriumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Magnesiumchlo-rid, Kalziumnitrat oder Eisenchlorid eingesetzt wird." 5 Die Kl344gerin hat vor dem Patentgericht zuletzt beantragt, das Streitpatent im Umfang der verteidigten Anspr374che 1 bis 4 und 6 f374r nichtig zu erkl344ren. Die Beklagte hat insoweit Klageabweisung begehrt. Das Patentgericht hat das Streitpatent "im Umfang der Patentanspr374-che 1 bis 4 und 6 teilweise f374r nichtig erkl344rt". 6 Mit ihrer dagegen gerichteten Berufung, deren Zur374ckweisung die Kl344ge-rin beantragt, verteidigt die Beklagte das Streitpatent beschr344nkt dahin, dass die Patentanspr374che 1 bis 4 und 6 gem344337 ihrem erstinstanzlichen Hilfsantrag aufrechterhalten bleiben und hilfsweise dahin, dass die untere Substanzmenge 0,03 Gewichtsprozent betr344gt. In diesem Umfang begehrt sie die Abweisung der Nichtigkeitsklage. 7 Im Auftrag des Senats hat Professor Dr. R. C. , Universit344t des Saarlandes, Saarbr374cken, ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der m374ndlichen Verhandlung erl344utert und erg344nzt hat. 8 Entscheidungsgr374nde: I. Soweit das Streitpatent im Umfang der mit der Nichtigkeitsklage ange-griffenen erteilten Anspr374che 1 bis 4 und 6 bis 10 nicht mehr verteidigt wird, ist 9 - 7 - es ohne weitere Sachpr374fung f374r nichtig zu erkl344ren (st. Rspr., vgl. etwa BGHZ 170, 215 - Carvedilol II). 10 Soweit das Streitpatent in diesem Rahmen noch verteidigt wird, hat die Berufung zum Teil Erfolg und f374hrt bez374glich des auf Anspruch 2 r374ckbezoge-nen Anspruchs 4 in der nunmehr haupts344chlich verteidigten Fassung sowie des Anspruchs 6 nach Ma337gabe des jetzigen Hilfsantrags der Beklagten zur Ab344n-derung des angefochtenen Urteils und zur Abweisung der Klage (unten IV). Dar374ber hinaus (Anspr374che 1, 2, 3 und 6 sowie 4 in R374ckbezug auf Anspr374-che 1 und 3 nach Ma337gabe des Haupt- sowie Anspr374che 1, 2 und 3 sowie 4 in R374ckbezug auf Anspruch 1 gem344337 Hilfsantrag) ist das Rechtsmittel zur374ckzu-weisen (unten V). Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent insoweit im Ergebnis zu Recht f374r nichtig erkl344rt, weil es die Erfindung nicht so deutlich und vollst344ndig offenbart, dass ein Fachmann sie ausf374hren kann (Anspruch 3) bzw. weil es nicht patentf344hig ist (Art. 138 Abs. 1 lit. a und b EP334; Art. II 247 6 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 IntPat334G). II. Die Nichtigkeitsklage ist auch nach Ablauf der Schutzdauer des Streit-patents zul344ssig, weil die Kl344gerin daraus wegen Patentverletzung in Anspruch genommen wird und deshalb ein Rechtsschutzbed374rfnis an der Nichtigerkl344-rung des Streitpatents im angegriffenen Umfang hat (st. Rspr., vgl. etwa Sen.Urt. v. 24.4.2007 - X ZR 201/02, GRUR 2008, 90 - Verpackungsmaschine). 11 III. Das Streitpatent betrifft in der nunmehr verteidigten Fassung ein be-schichtetes Schleifkorn auf Basis von Aluminiumoxid sowie ein daraus herge-stelltes, insbesondere auf eine Unterlage aufgebrachtes Schleifmittel. 12 Bei bekanntem Schleifpapier wird, wie in der Streitpatentschrift ausge-f374hrt ist, Kunstharz oder Leim auf eine (erste) Unterschicht aufgetragen und 13 - 8 - alsdann werden Schleifk366rner entgegen der Schwerkraft auf elektrostatischem Wege aufgerichtet und in diese Leimschicht eingesetzt. Bem344ngelt wird, dass die Schleifk366rner in diesem Beschichtungsverfahren im elektrischen Feld ein schlechtes Spring- und Aufrichtverhalten gezeigt h344tten und dass die relative Luftfeuchtigkeit im Verarbeitungsbereich habe angehoben bzw. die Spannung dabei habe stark erh366ht werden m374ssen, was unerw374nschte elektrische Entla-dungen zur Folge haben k366nne. Gleichwohl nicht zu verhindern sei, dass die Unterlagen meistens nur unregelm344337ig mit Schleifk366rnern beschichtet w374rden und hohe Ausschussraten entst374nden, da auch innerhalb der Produktionschar-gen eines Schleifmittels wesentliche Unterschiede im Springverhalten festge-stellt worden seien. 334berdies m374ssten der Streitpatentschrift zufolge Einbu337en in der Schleifleistung solcher Schleifmittel in Kauf genommen werden, die aus einer ungen374gend festen Einbindung der Schleifk366rner in der Unterlage resul-tierten. Zur Vermeidung dieser Nachteile schl344gt das Streitpatent in Patentan-spruch 1 gem344337 der noch verteidigten Fassung (im Folgenden nur: Patentan-spruch 1) ein Schleifkorn vor 14 1. auf Basis von Aluminiumoxid, 2. das mit einer hygroskopischen Substanz beschichtet ist, 3. wobei die Substanzmenge 0,01 (gem344337 Hilfsantrag: 0,03) bis 5,0 Gew.%, bezogen auf die Menge des Schleifkorns, betr344gt. IV. 1. Patentanspruch 4 hat in R374ckbezug auf Patentanspruch 2 entge-gen der Entscheidung des Bundespatentgerichts Bestand. 15 a) Der Gegenstand dieses Anspruchs ist neu (Art. 54 Abs. 1 EP334). 16 - 9 - aa) Er ist nicht von der US-Patentschrift 3 029 160 (E 1) vorweggenom-men. Diese Schrift offenbart zwar die streitpatentgem344337e Beschichtung eines Schleifkorns mit dem Sulfat eines Metalls der 1. Hauptgruppe des Perioden-systems (Natrium), jedoch keine Beschichtung mit dieser Substanz in einem Mengenverh344ltnis zum Korn, das in die von Patentanspruch 2 beanspruchte Spanne fiele, sondern nur bis maximal 0,025 Gewichtsprozent bezogen auf die Menge des Schleifkorns (unten V 1 a). 17 bb) In der US-Patentschrift 3 770 401 (E 14) werden zwar Schleifk366rner beschrieben, die mit einer hygroskopischen Substanz (Natriumsilikat) in einem Gewichtsverh344ltnis zum Schleifkorn beschichtet sind, das in die von Anspruch 2 beanspruchte Spanne fallen w374rde (unten V 2 a). In der Schrift ist jedoch f374r die Beschichtung kein Carbonat, Hydrogencarbonat, Sulfat, Nitrat, Phosphat, Fluo-rid oder Chlorid der Metalle der 1., 2. oder 3. Hauptgruppe oder der 1. oder 2. Reihe der 334bergangsmetalle des Periodensystems als hygroskopische Sub-stanz offenbart. 18 cc) In der US-Patentschrift 2 314 340 (E 6), die die Verbesserung der Haftf344higkeit von Schleifk366rnern auf dem Tr344ger durch deren Beschichtung zum Gegenstand hat, wird mit Magnesiumchlorid als m366glichem Bestandteil der Be-schichtung zwar eine mit Anspruch 4 beanspruchte hygroskopische Substanz vorgeschlagen (Sp. 4 Z. 60 ff.), jedoch kein Schleifkorn mit einem Anteil dieser Substanz zwischen 0,1 und 0,5 Gewichtsprozent offenbart. Um die Zwecke je-ner Erfindung zu erreichen, soll nach den Vorgaben der Schrift ein Ton mit Wasser in Gewichtsanteilen gemischt werden, die innerhalb des Bereichs von f374nf bis zehn Teilen Ton zu einem bis f374nf Teilen Wasser je hundert Teile Schleifkorn einer bestimmten Beschaffenheit ("Sorte 24") variieren (Sp. 4 19 - 10 - Z. 24 ff.). Alternativ wird eine h344lftige Mischung von Magnesiumchlorid und Ton oder eine solche im Verh344ltnis von sechzig zu vierzig vorgeschlagen. 20 Mit dieser Formel werden hygroskopische Anteile an der gesamten Sub-stanzmenge von gut 374ber 2 % und mehr offenbart. Das gilt insbesondere auch dann, wenn als Ton etwa Bentonit verwendet wird und die amerikanische Schrift in diesem Zusammenhang dahin ausgelegt wird, dass die Gewichtsan-gabe f374r Ton sich nicht auf dessen Trockensubstanz bezieht, sondern auf die feuchte Masse und der Feuchtigkeitsanteil wegen der anschlie337enden Trock-nung der Mischung herauszurechnen ist. Bentonit weist nach einer von der Kl344-gerin zu den Akten gereichten Produktinformation (Anlage D 18, Bl. 133 der Akten des Bundespatentgerichts) einen Wassergehalt von 50-60 % bezogen auf die Masse an getrocknetem Bentonit auf. Dass Bentonit - ebenso wie das in der US-Patentschrift 2 314 340 au-337erdem vorgeschlagene Kaolin - selbst hygroskopisch w344re, wie die Kl344gerin vorbringt, hat sich nicht erh344rten lassen. Der Sachverst344ndige hat dies verneint und in Bezug auf Bentonit 374berzeugend darauf hingewiesen, dass dessen Ei-genschaft, Wasser zu speichern, eher kapillarischen Wirkungen zuzuschreiben ist. Im 334brigen w374rde sich mit Blick auf den Offenbarungsgehalt der amerikani-schen Schrift der Anteil an hygroskopischen Substanzen noch weiter erh366hen und damit noch mehr von der mit Patentanspruch 4 in R374ckbezug auf An-spruch 2 beanspruchten Spanne entfernen, wenn auch Bentonit als hygrosko-pisch zu ber374cksichtigen w344re. 21 b) Das Ergebnis von Verhandlung und Beweisaufnahme gestattet nicht die Wertung, dass sich der Gegenstand des Anspruchs 4 in R374ckbezug auf An-spruch 2 f374r den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Tech-nik ergeben h344tte (Art. 56 EP334). 22 - 11 - aa) Die Entwicklung auf dem Gebiet der Schleifk366rnerherstellung wurde zur Priorit344tszeit in den Unternehmen der Anbieter geleistet und lag dort in den H344nden von Ingenieuren mit Fachhochschulabschluss oder berufserfahrenen Technikern, gegebenenfalls mit Zusatzausbildung, die ihre Aufgabe als techno-logische Problemstellung auffassten und ohne grundlagenorientierte Forschung und Modellrechnungen, sondern auf empirischem Wege bew344ltigten und die geschult waren, naturgesetzlich ausgel366ste Ph344nomene in ihrem Bet344tigungs-feld anzuwenden und zu nutzen, ohne sie erkl344ren zu k366nnen. 23 bb) Der zur Priorit344tszeit mit der Verbesserung des in der Streitpatent-schrift beschriebenen unzul344nglichen Spring- und Ausrichtverhaltens der Schleifk366rner und der Beseitigung der damit einhergehenden Produktionsm344n-gel befasste Fachmann suchte zun344chst nach Wegen, die erkannten Defizite bei grunds344tzlicher Beibehaltung des elektrostatischen Verfahrens zu beseiti-gen. Aus Kostengr374nden und im Interesse einer Minimierung des sonstigen Aufwands sowie zur Vermeidung von Produktionsausf344llen bem374ht sich der Fachmann prinzipiell zuerst darum, ein bestehendes System zu verbessern, anstatt die gesamte Produktion v366llig neu auszurichten. 24 cc) Anregungen daf374r, das Spring- und Ausrichtverhalten der Schleifk366r-ner durch Beschichtung mit einer hygroskopischen Substanz zu verbessern, fand der Fachmann im Stand der Technik nicht. Die amerikanische Patentschrift 3 029 160 (E 1) schlug zwar vor, die Schleifk366rner mit einer getrockneten Abla-gerung zu beschichten. Daf374r war jedoch ein elektrisch gerade nicht leitf344higes Material (Silizium oder Zirkonium) vorgesehen und die verbesserte Projektier-barkeit der Schleifk366rner wurde in dieser Schrift mit dem Aufbringen kolloidaler, am Besten kugelf366rmiger Partikel auf den Schleifk366rnern, die sich bildeten, nachdem das Wasser aus dem Gemisch von Schleifk366rnern und angefeuchte- 25 - 12 - ter Beschichtungssubstanz entfernt worden war, in Verbindung gebracht (Sp. 6 Z. 60 ff.). 26 Die vom Streitpatent vorgeschlagene L366sung nutzt demgegen374ber, wie der Sachverst344ndige in seinem Gutachten 374berzeugend ausgef374hrt hat, aus, dass die Leitf344higkeit der Schleifk366rner durch einen d374nnen Wasserfilm im Oberfl344chenbereich verbessert werden und dass die Verwendung einer hygro-skopischen Substanz als Beschichtungsmaterial hierf374r sehr hilfreich sein kann. In dieser Richtung eine L366sung des technischen Problems zu suchen, gab die amerikanische Patentschrift 3 029 160 nicht etwa deshalb einen Hinweis, weil darin die Verwendung von Siliziumsolen mit einem gewissen Anteil an Natrium-sulfat vorgeschlagen wird. Denn die Entgegenhaltung l344sst nicht erkennen, dass diese Substanz um ihrer Hygroskopizit344t willen eingesetzt wird. Ihr Vor-handensein versteht der Fachmann als Verunreinigung des Siliziums, dessen Einsatz die technische Lehre der amerikanischen Schrift eigentlich gilt und die er bis zu dem erw344hnten Grenzwert toleriert. Das 344ndert nichts an der - der Lehre des Streitpatents grunds344tzlich entgegengesetzten - Ausrichtung auf die Herstellung einer nichtleitenden Kornoberfl344che nach Entfernung des nur f374r deren Herstellung vor374bergehend ben366tigten Wassers. dd) Ob ein nicht nur in der Anwendung, sondern auch in der Grundlagen-forschung bewanderter und zur Herleitung und Erkl344rung der hier nutzbar ge-machten naturgesetzlichen Ph344nomene bef344higter Fachmann h344tte erkennen k366nnen, dass die Herstellung einer Oberfl344che aus einem nichtleitenden Mate-rial auch dann nicht f374r die verfolgte Zielsetzung f366rderlich sein konnte, wenn sie kugelf366rmig ausgebildet wurde, kann dahinstehen. Entgegen der von der Kl344gerin in der m374ndlichen Verhandlung vertretenen Ansicht konnte dies vom hier zur Priorit344tszeit t344tigen Fachmann nicht erwartet werden, weil er die Ent- 27 - 13 - wicklung von Schleifk366rnern, wie ausgef374hrt, nicht im Rahmen einer solchen wissenschaftlich-analytischen Herangehensweise vorantrieb und eine Schrift wie die US-Patenschrift 3 029 160 nicht tief genug durchdrang um erkennen zu k366nnen, dass der dort bezweckte Erfolg gar nicht Folge der f374r seine Herbeif374h-rung vorgeschlagenen Lehre sein konnte, sondern auf anderen Effekten, na-mentlich auf Hygroskopizit344t beruhen musste. Hinzu kommt, dass Hygroskopizi-t344t eine f374r Schleifprodukte - etwa in Gestalt von Schleifscheiben - durchaus kontraproduktive Eigenschaft sein kann, weil diese K366rper eine harte und feste und nicht durch Bindung von Wasser aufgeweichte Oberfl344che aufweisen sol-len. Diese Wirkung hygroskopischer Substanzen war deshalb eher geeignet den Fachmann davon abzuhalten, damit Schleifk366rner zu beschichten, zumal das unerw374nschte Folgen wie die Durchfeuchtung bei Aufbewahrung etwa in Papiers344cken oder Korrosion bei Lagerung in Stahlcontainern nach sich ziehen konnte. Schlie337lich deutet auch der Umstand, dass zwischen der Ver366ffentli-chung der US-Patenschrift und dem f374r das Streitpatent ma337geblichen Priori-t344tstag rund 25 Jahre verstrichen waren, darauf hin, dass die N374tzlichkeit sol-cher Substanzen f374r die Verbesserung der Springf344higkeit von Schleifk366rnern nicht im Blickfeld des Fachmanns lag. 2. Patentanspruch 6 in der Fassung des Hilfsantrags hat ebenfalls Be-stand. 28 a) Das hilfsweise Begehren versteht der Senat dahin, dass es auch zur Entscheidung gestellt wird, soweit die haupts344chlich verteidigte Fassung sich - wie hier - nur teilweise als nicht gew344hrbar erweist und dass die von der Be-klagten hilfsweise erkl344rte Beschr344nkung von Patentanspruch 1 auf den unteren Wert f374r die hygroskopische Substanz auf 0,03 Gewichtsprozent auch im R374ck-bezug f374r Anspruch 6 gelten soll. 29 - 14 - b) Patentanspruch 6 nach Ma337gabe des Hilfsantrags ist neu. 30 31 aa) Mit dem unteren Grenzwert von 0,03 Gewichtsprozent f374r die hygro-skopische Substanz ist sein Gegenstand, wie ausgef374hrt, nicht von der ameri-kanischen Patentschrift 3 029 160 neuheitssch344dlich getroffen (vgl. oben IV 1 a aa). 32 bb) Nicht vorweggenommen ist die Lehre von Patentanspruch 6 nach Ma337gabe des Hilfsantrags durch die amerikanische Patentschrift 2 527 044 (E 4). Danach sollen Schleifk366rner mit einer extrem haftenden, ihre H344rte erh366-henden Beschichtung versehen werden, wobei - 344hnlich wie bei der Herstellung von Schleifk366rpern nach der Lehre der US-Patentschrift 3 770 401 (oben IV 1 a bb) - in einem Zwischenschritt Natriumsilicat mit Schleifk366rnern vermischt und bei etwa 80260C getrocknet wird. Ob das in der US-Patentschrift 2 527 044 zur Benutzung vorgeschlagene Natriumsilikat aufgrund seines dortigen Ge-wichts- bzw. Molverh344ltnisses 374berhaupt noch hygroskopisch ist, was nach den Angaben in Ullmanns Enzyklop344die der technischen Chemie, 4. Aufl., Bd. 21, S. 410 (D 21, E 16) zu verneinen w344re, nach einem von der Beklagten im Ver-letzungsprozess eingereichten Privatgutachten (Anlage D 23 zur Berufungser-widerung) aber der Fall sein soll, kann dahinstehen, weil die amerikanische Pa-tentschrift 2 527 044 jedenfalls nicht zugleich die Aufbringung der mit Natriumsi-likat behandelten Schleifk366rner auf Unterlagen im elektrostatischen Verfahren lehrt. Entsprechendes gilt f374r die Lehre der amerikanischen Patentschrift 2 314 340 (E 6). c) Die Wertung, dass Patentanspruch 6 in der Fassung des Hilfsantrags dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war, kann der Senat aufgrund der Verhandlung und des Ergebnisses der Beweisaufnahme nicht tref-fen. Im Einzelnen gilt dazu das oben unter IV 1 b Ausgef374hrte entsprechend. 33 - 15 - Erg344nzend ist lediglich zu bemerken: Dass Patentanspruch 6 nach Ma337gabe des Hauptantrags von der amerikanischen Patentschrift 3 029 160 vorwegge-nommen worden ist, ist ohne indiziellen Wert f374r die Beantwortung der Frage, ob f374r die Auffindung der Lehre von Patentanspruch 6 nach dem Hilfsantrag erfinderische T344tigkeit entfaltet werden musste. Die Vorwegnahme des Ge-genstands der Patentanspr374che 1 und 6 nach dem Hauptantrag ist allein durch die objektive Beschaffenheit des nach Ma337gabe der amerikanischen Schrift behandelten Schleifkorns und unabh344ngig davon begr374ndet, dass die hygro-skopische Substanz nach jener Lehre nicht bewusst oder gar zielgerichtet zur Erh366hung der Leitf344higkeit eingesetzt wird (vgl. unten V 1 c). V. Im 334brigen hat das verteidigte Streitpatent, soweit es Gegenstand der Nichtigkeitsklage ist, weder in der Fassung des Hauptantrags (nachstehend 1 bis 6), noch nach dem Hilfsantrag (7 bis 9) Bestand. 34 1. Patentanspruch 1 ist nicht neu (Art. 54 Abs. 1, 2, Art. 138 Abs. 1 lit. a EP334; Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPat334G). Sein Gegenstand ist von der amerikani-schen Patentschrift 3 029 160 vorweggenommen. 35 a) Diese Schrift schl344gt zur Verbesserung der 334bertragung von Schleif-k366rnern ("projectability of abrasive grain") auf die mit einer Klebeschicht be-deckte Oberfl344che eines Tr344gers im elektrostatischen Feld vor, die einzelnen Schleifk366rner mit einer verd374nnten, w344ssrigen Kiesel- oder Zirkoniumsole oder dergleichen zu benetzen und anschlie337end das Wasser (durch Trocknung) zu entfernen, so dass sich kolloidale Partikel auf der Oberfl344che der einzelnen K366rner ablagern. Als f374r diese Behandlung bevorzugt geeignet erw344hnt die Schrift - handels374blich vorkonfektionierte - w344ssrige Silizium-Sole, von denen diejenigen mit einem Anteil von 30 % SiO 2 maximal etwa 0,15 Gewichtsprozent Natriumsulfat (Na 2 SO 4 ) - eine hygroskopische Substanz - enthalten. Nach der 36 - 16 - Behandlung mit einer entsprechend zusammengesetzten Sole weisen Schleif-k366rner, bezogen auf die Obergrenze von etwa 5 Gewichtsprozent Trockenmen-ge Siliziumdioxid, wie das Bundespatentgericht zutreffend ausgef374hrt hat, einen mit bis zu 0,025 Gewichtsprozent in die von Patentanspruch 1 beanspruchte Substanzmenge fallenden Anteil an einer hygroskopischen Substanz (Natrium-sulfat) an der Oberfl344che auf, womit die einheitlich beanspruchte Spanne insge-samt neuheitssch344dlich getroffen ist. b) Dass die amerikanische Schrift offenbart, die Oberfl344che fallweise auch so zu beschichten, dass sich eine Menge hygroskopischer Substanz im patentierten Umfang ergibt, bek344mpft die Berufung vergeblich. Wie die Er366rte-rung mit dem Sachverst344ndigen zur 334berzeugung des Senats ergeben hat, ver-steht der Fachmann den Hinweis "0,15 Gew.% Natriumsulfat maximal" in der Schrift dahin, dass die erfolgreiche Nacharbeitung der Erfindung bei Zugabe von Solen, in denen diese Substanz bis zu dem genannten Grenzwert enthalten ist, nicht gef344hrdet ist. Er wird deshalb bis an diesen Grenzwert herangehen, wenn es hierf374r Gr374nde gibt. Ma337geblich daf374r, welcher Sole der Fachmann im Einzelfall den Vorzug gibt, werden auch wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Gesichtspunkte sein, auf die 374blicherweise geachtet wird. Deshalb ist die von den Parteien kontrovers er366rterte Frage gegenstandslos, ob sich der Fachmann aus Gr374nden der Zusammensetzung nur f374r bestimmte Erzeugnisse aus den in der amerikanischen Patentschrift erw344hnten "Ludox"- bzw. "Syton"-Produktrei-hen entscheiden k366nnte, deren Gehalt an Natriumsulfat zu gering ist, um den untersten Eckwert der von Patentanspruch 1 beanspruchten Bandbreite zu er-reichen. 37 c) Unerheblich ist, dass die Lehre der amerikanischen Schrift nicht auf denselben technisch-physikalischen Effekt zielt, den sich das Streitpatent mit 38 - 17 - der Verwendung hygroskopischer Substanzen zunutze macht und Natriumsulfat in den vorgeschlagenen Solen im Verh344ltnis zum eigentlich patentgem344337 ein-gesetzten Silizium lediglich als Verunreinigung verstanden wird, die bei der Pro-duktion von kolloidaler Kiesels344ure entsteht und vollst344ndig allenfalls unter Auf-wendung wirtschaftlich unvertretbarer Ressourcen entfernt werden kann. Mit Patentanspruch 1 als Sachanspruch wird das gegenst344ndliche Schleifkorn unter Schutz gestellt. Dementsprechend ist f374r die Neuheitspr374fung allein darauf ab-zustellen, ob eine Sache mit derselben Beschaffenheit zum Stand der Technik geh366rt, w344hrend eine eventuelle abweichende erfinderische Zwecksetzung ei-ner Vorver366ffentlichung daf374r ohne Bedeutung ist (Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., 247 3, Rdn. 126; vgl. auch Benkard/Scharen, 10. Aufl., 247 10 PatG, Rdn. 41 m.w.N). 2. Patentanspruch 2 ist von der amerikanischen Patentschrift 3 770 401 (E 14) neuheitssch344dlich getroffen. 39 a) Diese Schrift betrifft im Wesentlichen die verbesserte Zusammenset-zung der Formmasse f374r einen Schleifk366rper zur Steigerung von dessen Festig-keit. Dazu soll der Formmasse eine kleine Menge mindestens eines Mittels zur Steigerung der Festigkeit beigegeben werden, welches aus feinsten Alumini-umpartikeln bzw. Natriumsilicat mit mittlerem bis hohem Gewichtsverh344ltnis von SiO 2 zu Na 2 O, h366her als 1,0 und geringer als 3,8 und bevorzugt zwischen 2,0 und 3,3 (Sp. 4 Z. 9 ff.), besteht. Natriumsilicate mit einem Verh344ltnis von 2 sind, wie die Kl344gerin unter Bezugnahme auf Ullmanns Enzyklop344die der techni-schen Chemie, 4. Aufl., Bd. 21, S. 410 (D 21, E 16) unwidersprochen und zur 334berzeugung des Senats geltend gemacht hat, hygroskopisch. Die Schrift gibt - neben einer Reihe konkreter Vorschl344ge in Tabelle I - f374r eine signifikante Verbesserung der Festigkeit des Schleifgegenstands eine allgemeine Formel 40 - 18 - an, nach der zwischen 0,3 (vgl. Sp. 4 Z. 25 ff.) und 12 Gewichtsanteile des Mit-tels, welches allein aus Natriumsilikat bestehen kann, beizugeben sind. Der nach dieser allgemeinen Formel auf die Schleifk366rner entfallende Gewichtsan-teil kann zwischen 30 und 90 liegen (Tabelle "Improved Molding Composition Formulation" Sp. 3 Z. 16 ff.), so dass die auf die K366rner bezogene Substanz-menge der hygroskopischen Substanz jedenfalls auch in der mit Patentan-spruch 2 beanspruchten Spanne liegt (etwa bei einer Zusammensetzung von 0,4 Teilen Natriumsilikat und 85 Teilen Schleifgrie337). b) Entgegen der Ansicht der Beklagten kann die neuheitssch344dliche Vorwegnahme des Gegenstands von Patentanspruch 2 durch die amerikani-sche Patentschrift 3 770 401 nicht deshalb verneint werden, weil mit einer hyg-roskopischen Substanz beschichtete Schleifk366rner im Rahmen dieser techni-schen Lehre nur vor374bergehend bestehen. Richtig ist, dass die Schleifpartikel nach der Lehre dieser Schrift, von einem wasserunl366slichen Phosphatbindemit-tel zu einem Produkt zusammengehalten, in einem Ofen durch Erhitzung auf etwa 600 bis 650260F endgeh344rtet werden und in diesem Endzustand nicht mehr hygroskopisch sind. Die K366rner weisen eine von Patentanspruch 2 des Streitpa-tents beanspruchte Beschaffenheit aber w344hrend einer abgrenzbaren Phase des Herstellungsvorgangs auf. Dieser beginnt damit, dass einer Menge ger374hr-ter Schleifk366rner Natriumsilikat beigegeben wird, und zwar in hydratisierter Form, um eine gr374ndliche Durchfeuchtung der Schleifpartikel zu bewirken. Durch fortgesetztes R374hren und Erhitzen auf 50 bis 260260F wird die Mischung getrocknet, wobei darauf geachtet wird, dass die Grie337partikel nicht zu Clustern agglomerieren. Als Ergebnis dieses Trocknungsvorgangs, in dessen Verlauf die Schleifgrie337partikel, wie der Sachverst344ndige best344tigt hat, durchgehend misch-f344hig gehalten werden, entstehen mit einer hygroskopischen Substanz be-schichtete Schleifk366rner, die die Merkmale von Patentanspruch 2 erf374llen. 41 - 19 - Ein solches Zwischenprodukt, das gem344337 einer technischen Lehre w344h-rend eines mehrstufigen Herstellungsprozesses vor374bergehend und ab-schnittsweise in einer bestimmten Beschaffenheit besteht, geh366rt mit den diese Beschaffenheit bestimmenden Eigenschaften zum Stand der Technik, sofern der Herstellungsvorgang nicht derart vonstatten geht, dass das Erzeugnis 374ber-gangslos und unabgrenzbar in einen Zustand mit anderer Beschaffenheit umge-formt wird. So verh344lt es sich hier nicht. Die einzelnen Abschnitte des Herstel-lungsprozesses folgen hier nicht zwangsl344ufig unmittelbar aufeinander, sondern sind voneinander abgrenzbar und k366nnen, je nach Produktionsbedarf, k374rzere oder l344ngere Zeit auseinanderfallen (vgl. dazu auch EPA, Entscheidung der Beschwerdekammer v. 22.4.1997 - T 327/92). 42 3. Patentanspruch 3 kann nicht als auf einer erfinderischen T344tigkeit be-ruhend gelten (Art. 56 EP334). Auf die selbst nicht rechtsbest344ndigen Anspr374-che 1 und 2 r374ckbezogen, m374sste diesem Anspruch aufgrund des einzigen zu-s344tzlichen Merkmals eines in Kornsch374ttungen gemessenen speziellen Wider-stands des behandelten Schleifkorns (kleiner als 3,5 x 10 10 Ohm x cm und vor-zugsweise zwischen 0,05 x 10 10 und 2,5 x 10 10 Ohm x cm) ein eigenst344ndiger erfinderischer Gehalt beizumessen sein. Das ist jedoch nicht der Fall, weil es sich bei diesem Parameter um kein die Hygroskopizit344t besonders kennzeich-nendes Merkmal handelt. Seine Bedeutung ersch366pft sich, wie schon das fach-kundig besetzte Bundespatentgericht ausgef374hrt hat, darin, die Eignung des patentgem344337en Schleifkorns zur Vermeidung der Nachteile der im Stand der Technik vorzufindenden L366sungen und damit das zugrunde liegende technische Problem zu umschreiben, zumal, wie der Sachverst344ndige 374berzeugend ausge-f374hrt hat, bei einer Messung zur Bestimmung der Oberfl344chenleitf344higkeit in Kornsch374ttungen mit gro337en Messfehlern zu rechnen ist. Fehlt es dem An-spruch demnach an der Patentf344higkeit, kann dahinstehen, ob die Erfindung 43 - 20 - hinsichtlich des zus344tzlichen Merkmals eines speziellen, in Kornsch374ttungen gemessenen Widerstands des behandelten Schleifkorns 374berdies nicht so deut-lich und vollst344ndig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausf374hren kann (Art. 138 Abs. 1 lit. b EP334; Art. 2 247 6 Nr. 2 IntPat334G). 44 4. Patentanspruch 4 in der Fassung des jetzigen Hauptantrags in R374ck-bezug auf Patentanspruch 1 ist durch die amerikanische Patentschrift 3 029 160 vorweggenommen. Mit dem Anspruch wird mit Natriumsulfat als hygroskopischer Beschichtungssubstanz (oben IV 1 a aa; V 1) das Sulfat eines Metalls der ersten Hauptgruppe des Periodensystems in einer Substanzmenge beansprucht, die, wie ausgef374hrt, in der amerikanischen Schrift vorbeschrieben ist. Mit Anspruch 4 wird zwar neben diesem Sulfat eine Bandbreite anderer Ver-bindungen von Metallen der 1., 2. oder 3. Hauptgruppe oder der 1. oder 2. Rei-he der 334bergangsmetalle des Periodensystems beansprucht. Da der Anspruch aber nicht erkennen l344sst, dass jede einzelne dieser Verbindungen selbstst344n-dig benannt sein soll, kann er nur dahin ausgelegt werden, dass die genannten Verbindungen geb374ndelt beansprucht werden, und ist deshalb insgesamt durch die US-Patentschrift 3 029 160 neuheitssch344dlich getroffen. 5. In R374ckbezug auf Anspruch 3 hat Patentanspruch 4 keinen Bestand, weil Ersterer aus den oben (V 3) ausgef374hrten Gr374nden selbst f374r nichtig zu erkl344ren war. 45 6. Patentanspruch 6 ist durch die US-Patentschrift 3 029 160 vorwegge-nommen. In der Schrift ist nicht nur das Schleifkorn nach Patentanspruch 1 of-fenbart, sondern auch die Beschichtung von Unterlagen mit Schleifk366rnern im elektrostatischen Verfahren (Sp. 1 Z. 17 ff.). 46 - 21 - 7. Patentanspruch 1 hat auch in der Fassung des Hilfsantrags, also mit der Beschr344nkung auf eine Menge hygroskopischer Substanz von 0,03 bis 5,0 Gewichtsprozent, keinen Bestand. Der Anspruch wird insoweit von der US-Patentschrift 3 770 401 (E 14) f374r die Formzusammensetzung eines Schleifk366r-pers vorweggenommen. Von der darin offenbarten allgemeinen Formel (oben V 2 a) werden auch Beschichtungen mit einer hygroskopischen Substanz in einem Bereich ab 0,03 und bis 5,0 Gewichtsprozent erfasst (beispielsweise bei einer Zusammensetzung von 2 Teilen Natriumsilikat und 80 Teilen Schleif-grie337). 47 8. Die Patentanspr374che 2 und 3 haben in der Fassung des Hilfsantrags keinen vom Hauptantrag abweichenden Gehalt; f374r sie gelten deshalb die dazu gemachten Ausf374hrungen (oben V 2 und 3) gleicherma337en. 48 9. Patentanspruch 4 in R374ckbezug auf Anspruch 1 nach Ma337gabe des Hilfsantrags ist neuheitssch344dlich durch die amerikanische Patentschrift 2 314 340 getroffen (oben IV 1 a cc). 49 VI. Nach allem gilt f374r den Bestand des Streitpatents: Es steht unver344n-dert in der erteilten Fassung in Kraft, soweit es den mit der Nichtigkeitsklage von vornherein nicht angegriffenen Anspruch 5 betrifft. Der zun344chst in die be-schr344nkte Verteidigung einbezogene, ebenfalls aus dem Tatbestand ersichtli-che Anspruch 7 verbindet, wie das Bundespatentgericht zutreffend ausgef374hrt hat, die Merkmale des nicht angegriffenen Anspruchs 5 und des erteilten Hauptanspruchs und ist deshalb ebenfalls nicht Gegenstand der Nichtigkeits-klage. Dar374ber hinaus haben noch der verteidigte Anspruch 4 in R374ckbezug auf Anspruch 2 in der Fassung des jetzigen Hauptantrags sowie der verteidigte An-spruch 6 nach Ma337gabe des Hilfsantrags Bestand; gesch374tzt ist nach Letzte-rem die Verwendung eines mit einer hygroskopischen Substanz beschichteten 50 - 22 - Schleifkorns, wobei die Substanzmenge zwischen 0,03 und 5,0 Gew. %, bezo-gen auf die Menge des Schleifkorns, betr344gt. Im Interesse der Klarheit erschien es angezeigt, den R374ckbezug durch Einbeziehung des Wortlauts der Anspr374-che 1 und 2 in den Tenor kenntlich zu machen, nachdem diese selbst keinen Bestand mehr haben. 51 VII. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 92 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit 247 121 Abs. 2 Satz 1 PatG. Scharen M374hlens Lemke Gr366ning Achilles Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 20.07.2004 - 3 Ni 48/02 -
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