BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 189/03 Verk374ndet am: 8. Juli 2008 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein Schalungsteil EP334 Art. 54 Abs. 2; PatG 247 3 Abs. 1 Ein Angebot kann auch nach Art. 54 Abs. 2 EP334/247 3 Abs. 1 PatG 1981 dann zum Stand der Technik rechnen, wenn im Einzelfall die Weiterverbreitung der dem Angebotsempf344nger 374bermittelten Kenntnis an beliebige Dritte vor dem f374r die Schutzf344higkeitspr374fung relevanten Zeitpunkt nach der Lebenserfahrung nahelag. BGH, Urt. v. 8. Juli 2008 - X ZR 189/03 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Ver-handlung vom 8. Juli 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter Scharen und Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und den Richter Gr366ning f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 8. Oktober 2003 verk374ndete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Kl344gerin zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Der Beklagte ist Inhaber des am 22. Juni 1995 unter Inanspruchnahme der Priorit344t einer deutschen Voranmeldung vom 29. Juni 1994 angemeldeten europ344ischen Patents 692 352 (Streitpatents), das ein "die Sichtfl344che eines Betonfertigteils bildendes Schalungsteil" betrifft und sieben Patentanspr374che umfasst, die in der Verfahrenssprache Deutsch wie folgt lauten: 1 "1. Die Sichtfl344che eines Betonfertigteils bildendes Schalungsteil aus faserverst344rktem, feink366rnigen Material, das in das Beton- - 3 - fertigteil eingegossen wird, dadurch gekennzeichnet, da337 an der Nahtstelle zwischen dem Schalungsteil und dem Beton an der Unterseite eine Wassernase ausgespart wird, derart, da337 das Schalungsteil (1) an der Nahtstelle zum Beton an seiner Unter-seite ein der Form der Wassernase entsprechendes Profil (2) aus gummielastischem, an dem Schalungsteil haftenden Mate-rial aufweist. 2. Schalungsteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da337 das Profil (2) an seiner Unterseite Stege (2a) aufweist, die 374ber die Unterseite des Schalungsteils geringf374gig vorstehen. 3. Schalungsteil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-net, da337 das Profil (2) aus Gummi besteht, dessen Oberfl344che wenigstens an der dem Schalungsteil (1) zugewandten Seite ei-ne f374r die Haftung am Schalungsteil ausreichende Rauigkeit aufweist. 4. Schalungsteil nach einem der Anspr374che 1 bis 3, dadurch ge-kennzeichnet, da337 in das Schalungsteil (1) Metallst374cke (7) ein-gespritzt sind. 5. Die Sichtfl344che eines Betonfertigteils bildendes Schalungsteil aus faserverst344rktem, feink366rnigen Material, das in das Beton-fertigteil eingegossen wird, nach einem der Anspr374che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, da337 das Schalungsteil einst374ckig als Winkelteil ausgebildet ist (Fig. 3). - 4 - 6. Schalungsteil nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, da337 die Schenkell344ngen (8, 9) entsprechend den jeweiligen Anforde-rungen des Einzelfalls gefertigt sind. 7. Schalungsteil nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeich-net, da337 es an seiner Eckkante eine Fase (10) aufweist." Die Kl344gerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei im Hinblick auf eine eigene offenkundige Vorbenutzung, n344mlich eine ohne Geheimhaltungsverpflichtung erfolgte Lieferung eines Abdeck- und Abschalpro-fils aus faserverst344rktem Feinbeton mit einer Fase als Wassernase an die Rechtsvorg344ngerin der S. GmbH + Co. in S. , am 30. Mai 1994, sowie auf die Ver366ffentlichung der franz366sischen Pa- tentanmeldung 2 643 010 (Anl. NK1) und die US-Patentschrift 4 223 502 (Anl. NK6) nicht schutzf344hig. In der m374ndlichen Verhandlung vor dem Bundespa-tentgericht hat sich die Kl344gerin auf eine weitere offenkundige Vorbenutzung durch ein Angebot an die H. GmbH & Co. KG in B. Anfang Juni 1994 gest374tzt. Au337erdem hat sie geltend gemacht, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht ausreichend offenbart sei, weil nicht beschrieben werde, wie das Profil an dem Schalungsteil haften solle. Sie hat beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang f374r nichtig zu erkl344ren. Der Be-klagte ist der Klage entgegengetreten. Er hat insbesondere die Vorbenut-zungshandlung wie deren Neuheitssch344dlichkeit in Abrede gestellt. 2 Das Patentgericht hat unter Verneinung ausreichender Substantiierung der behaupteten Vorbenutzungen die Nichtigkeitsklage abgewiesen. 3 Mit ihrer Berufung begehrt die Kl344gerin weiterhin, unter Ab344nderung des angefochtenen Urteils das Streitpatent in vollem Umfang f374r nichtig zu erkl344ren, 4 - 5 - w344hrend der Beklagte das angefochtene Urteil verteidigt. Im Berufungsverfah-ren hat sie sich zus344tzlich auf die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmus-ters 1 858 742 gest374tzt. 5 Im Auftrag des Senats hat Professor Dr.-Ing. habil. N. V. T. ein schrift- liches Gutachten erstattet, das er in der m374ndlichen Verhandlung erl344utert und erg344nzt hat. Entscheidungsgr374nde: Das zul344ssige Rechtsmittel der Kl344gerin bleibt ohne Erfolg. 6 I. 1. Das Streitpatent betrifft ein Schalungsteil, das die Sichtfl344che eines Betonfertigteils bildet und in das Betonfertigteil eingegossen ist. Derartige Schalungsteile sind aus der in der Streitpatentschrift abgehandelten Ver366ffentli-chung der franz366sischen Patentanmeldung 2 643 010 (Anl. NK1) und aus der dort ebenfalls abgehandelten US-Patentschrift 4 223 502 (Anl. NK6) bekannt. Diese Schalungsteile haben jedoch keine Wassernase, die entsprechend der durch Patentanspruch 1 gesch374tzten Lehre hergestellt ist. 7 2. Durch das Streitpatent soll (abweichend von der in der Beschreibung angegebenen Aufgabe) ein leicht in ein Betonfertigteil einzubauendes Scha-lungselement bereitgestellt werden, bei dem ein Kriechen von Regenwasser vermieden wird. 8 - 6 - 9 Hierzu stellt Patentanspruch 1 des Streitpatents ein Schalungsteil unter Schutz, (1) das die Sichtfl344che eines Betonfertigteils bildet und in die-ses eingegossen wird, (2) aus faserverst344rktem, feink366rnigem Material besteht, (3) wobei an der Nahtstelle zwischen dem Schalungsteil und dem Beton eine Wassernase ausgespart wird, indem (3.1) das Schalungsteil an der Nahtstelle zum Beton an seiner Unterseite ein Profil aufweist, (3.1.1) das der Form der Wassernase entspricht und (3.1.2) aus gummielastischem Material besteht, (3.1.3) das an dem Schalungsteil haftet. 3. Einen Schnitt des noch in seiner Herstellungsform haftenden Scha-lungsteils zeigt als Ausf374hrungsbeispiel die nachfolgend verkleinert wiederge-gebene Figur 1: 10 - 7 - II. Das Streitpatent offenbart die in Patentanspruch 1 unter Schutz ge-stellte technische Lehre so, dass der Fachmann, ein mit der Herstellung von Fertigbauteilen befasster Bauingenieur vorzugsweise mit Fachhochschulab-schluss und einiger Berufserfahrung sowie Kenntnissen sowohl im Werkstoff-bereich als auch hinsichtlich der Konstruktion von Fertigbauteilen, sie ausf374h-ren kann (Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPat334G; Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EP334). Die Kl344gerin hat die Ausf374hrbarkeit nur deshalb in Zweifel gezogen, weil dem nacharbeitenden Fachmann nicht angegeben werde, wie die Anhaftung des Profils am Schalungsteil erreicht werde. Der Feinzement kann nach ihrer An-sicht nicht der Haftvermittler sein, weil er als Trennmittel diene. 11 Dem ist schon das Bundespatentgericht zu recht nicht gefolgt. Aus der Figur 1 des Streitpatents ergibt sich n344mlich, dass das Profil im Reibschluss eingebaut werden kann. Das gen374gt bereits f374r die Ausf374hrbarkeit. Zudem ist 12 - 8 - der Beschreibung des Streitpatents (Sp. 2 Z. 29 bis 33) zu entnehmen, dass das Profil aus Gummi bestehen kann, dessen Oberfl344che im Bereich der Be-r374hrung mit dem Schalungsteil eine gewisse Rauhigkeit aufweist, so dass das Profil an dem Schalungsteil haftet. An dieser Stelle muss auch, wie dies das Bundespatentgericht richtig gesehen hat, kein Feinzement als Trennmittel auf-getragen sein. Au337erdem kann - auch das hat das Bundespatentgericht richtig gesehen - das Profil mit einem Haftvermittler, etwa einem Klebstoff, versehen werden; dies bereitete dem Fachmann keine Schwierigkeiten. Auch der gericht-liche Sachverst344ndige hat die Auffassung des Bundespatentgerichts best344tigt und ist in der m374ndlichen Verhandlung dabei geblieben. III. Die Lehre des Streitpatents ist auch gegen374ber dem Stand der Tech-nik patentf344hig (Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPat334G; Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EP334). 13 1. a) Sie ist gegen374ber allen vorver366ffentlichten, zum Stand der Technik rechnenden Dokumenten neu (Art. 54 EP334). Weder die Ver366ffentlichung der franz366sischen Patentanmeldung 2 643 010 (Anl. NK1) noch die US-Patent-schrift 4 223 502 (Anl. NK6) zeigt oder beschreibt eine Wassernase an der Nahtstelle zwischen dem bekannten Schalungsteil und dem Beton, in den das Schalungsteil eingegossen wird (Merkmalsgruppe 3), die mittels eines Profils nach Merkmalsgruppe (3.1) ausgebildet ist. 14 aa) Die Ver366ffentlichung der franz366sischen Patentanmeldung zeigt ledig-lich die M366glichkeit auf, bei einem Betonformelement wie einem Randstein oder einer Platte einen Einsatz als Tropfnase (zur Herstellung eines h344ngenden Tropfens - "goutte pendante") vorzusehen, der parallel zum Rand des Elements angeordnet ist (Beschr. S. 2 Z. 14 - 21, S. 4 Z. 9 - 15 und S. 5 Z. 8/9; Patentan-spruch 5; Figur 1 und 2: Einsatz 2, und Figur 3, Bezugszeichen G). 15 - 9 - 16 bb) Bei der US-Patentschrift erfolgt die Abdichtung der Plattenkante seit-lich durch die konventionelle Dichtung (10), die aus Neopren hergestellt werden kann (Beschr. Sp. 3 Z. 58 - 65). Wassernasen werden in ihr nicht angespro-chen. cc) Die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 858 742 zeigen und beschreiben das Einbringen einer Dreikantleiste, die aus Kunststoff oder Kautschuk bestehen kann, zum Ausbilden einer Fase wie einer Wassernase in einem gegossenen Betonk366rper. Diese Leiste kann mittels eines Befestigungs-nagels am Schalungsrahmen befestigt werden (Fig. 2, 3). Eine Befestigung an einem einzugie337enden Schalungsteil (Merkmal 3.1.3) wird jedoch nicht gelehrt uns scheidet schon deshalb aus, weil die Gebrauchsmusterunterlagen nur ei-nen insgesamt gegossenen Betonk366rper, nicht aber einen eingegossenen, vor-fabrizierten Schalungsrahmen zeigen. Selbst f374r eine Anbringung am Beton-k366rper fehlt es an einem Hinweis. 17 b) Auch die behaupteten Vorbenutzungen k366nnen den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht vorwegnehmen. 18 aa) Das gilt zun344chst f374r die behauptete Vorbenutung bei der S. GmbH + Co. 19 (1) Die Kl344gerin hat zu dieser Vorbenutzung geltend gemacht, sie habe am 30. Mai 1994, also vor dem Priorit344tstag - dies hat der Beklagte unter Vor-lage einer Erkl344rung der S. GmbH + Co. bestritten - , ohne Ge-heimhaltungsverpflichtung Abdeck- und Abschalprofile der Typen 205 , 205 und 205 aus faserverst344rktem Feinbeton mit einer Sichtfl344che und mit schwalbenschwanzf366rmigen Nuten geliefert, die den Gegenstand des 20 - 10 - Patentanspruchs 1 des Streitpatents vorwegn344hmen. Die rechte Fase habe als Wassernase gedient. 21 (2) Die behauptete Vorbenutzung kann entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts nicht wegen mangelnder Substantiierung des Klagevor-trags au337er Acht gelassen werden. Der Vortrag war zudem geeignet, eine of-fenkundige Vorbenutzung darzulegen, denn die Lieferung patentgem344337er Ge-genst344nde zur Weiterver344u337erung, von der bei einem Betonwerk ausgegangen werden muss, macht die in den gelieferten Gegenst344nden verk366rperte Lehre regelm344337ig 366ffentlich (Sen.Urt. v. 19.5.1999 - X ZR 87/98, GRUR 1999, 976, 977 - Anschraubscharnier; v. 13.3.2001 - X ZR 155/98, GRUR 2001, 819 - Schalungselement). Gesichtspunkte, aus denen sich hier Abweichendes er-geben k366nnte, sind nicht erkennbar. (3) Die hierzu vorgelegte Zeichnung (Anl. NK3) zeigt zwar ein Scha-lungsteil mit einer daran ersichtlich angegossenen Plattendecke sowie einer am 334bergang zwischen beiden ausgebildeten, triangelf366rmigen Wassernase, gibt jedoch keinen Hinweis auf die Merkmalsgruppe (3.1). Der der zugeh366rigen An-lage NK9 weiter zu entnehmende Einbauvorschlag zeigt und nennt weiter eine montierte Dreikantleiste in dem Triangel, zeigt aber nicht, ob die Montage an dem Schalungsteil oder aber an dem Schaltisch erfolgen soll, sondern l344sst dies offen. Auch das Material der Dreikantleiste wird nicht genannt. 22 bb) Die Vorbenutzung durch Lieferung an die H. GmbH & Co. KG in B. ist nicht deshalb unbeachtlich, weil sie versp344tet vorgebracht wurde. Das geltende Verfahrensrecht bietet keine Grundlage, den Vortrag der Kl344gerin zu dieser Vorbenutzung als versp344tet zu-r374ckzuweisen (vgl. Jestaedt, Prozessf366rderungs- und Mitwirkungspflichten im Patentnichtigkeitsverfahren, Festschrift f374r Henning Piper (1996), S. 695, 23 - 11 - 697 ff.; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 3. Aufl. 2008, Rdn. 248). Auch aus dieser behaupteten Vorbenutzung ergibt sich jedoch kein weiterer relevanter Stand der Technik. Nach den Angaben in der eidesstattlichen Versi-cherung des Zeugen R. , deren Inhalt sich die Kl344gerin sp344testens in der Be- rufungsbegr374ndung zu eigen gemacht hat, erfolgte die behauptete Lieferung erst nach dem Priorit344tstag; diese stellt schon aus diesem Grund keinen rele-vanten Stand der Technik dar. Das nach der Behauptung der Kl344gerin vor dem Priorit344tstag erfolgte Angebot ist - wie schon nach der fr374heren Rechtslage (zu dieser BGH, Urt. v. 17.10.1958 - I ZR 34/57, GRUR 1959, 178, 179 - Heiz-pre337platte; Urt. v. 8.6.1962 - I ZR 9/61, GRUR 1962, 518, 520 - Blitzlichtger344t) - nur dann geeignet, beachtlichen Stand der Technik zu schaffen, wenn im Ein-zelfall die Weiterverbreitung einer dem Angebotsempf344nger 374bermittelten Kenntnis an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen h344tte (vgl. Melullis in Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006, Rdn. 50 zu 247 3 PatG). Da-von kann im vorliegenden Fall nicht ausgegangen werden, denn dem schriftli-chen Angebot sind die entsprechenden Informationen nicht zu entnehmen. F374r deren Vermittlung durch die Lieferung selbst fehlt es an einer Grundlage, weil diese erst nach dem Priorit344tstag erfolgt ist. Dass die Angebotsempf344ngerin rechtlich nicht gehindert war, ihre Kenntnisse an Dritte weiterzugeben, reicht, die Richtigkeit der diesbez374glichen Behauptung der Kl344gerin unterstellt, nicht aus, um einen solchen Angebotsinhalt zum Stand der Technik zu rechnen. 2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents beruht auch auf erfinderischer T344tigkeit (Art. 56 EP334). 24 a) Es war zwar, wie der gerichtliche Sachverst344ndige 374berzeugend an-gegeben hat, bekannt und entsprach fach374blichem Handeln, eine Wassernase zwischen dem Schalungselement und dem Beton dadurch auszubilden, dass auf dem Schaltisch ein Verdr344ngungsk366rper fixiert wurde, der gleichzeitig als 25 - 12 - Anschlag f374r das Schalelement diente, und neben ihm eine Abdichtung anzu-bringen, um den Austritt von Zementleim aus der Fuge zwischen Schaltisch und Fertigteil zu verhindern. Die Anordnung des fugenbildenden und zugleich abdichtenden Profils unmittelbar am Schalteil war jedoch nicht bekannt und auch nicht durch den Stand der Technik nahegelegt. b) aa) Es ist nicht ersichtlich, welche Anregungen der Fachmann durch die genannten Ver366ffentlichungen zu der durch das Streitpatent erheblich ver-einfachten und durch die Schaffung einer M366glichkeit, das Schalungsteil an anderer Stelle als das Betonfertigteil zu fabrizieren, eine gr366337ere Flexibilit344t des Herstellungsvorgangs erlaubenden Herstellung der Wassernase erhalten oder dass er diese Anregungen seinem Fachk366nnen oder Fachwissen entnehmen konnte. Das gilt aus den unter III 1 a cc genannten Gr374nden insbesondere auch f374r die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 858 742, auf die sich die Kl344gerin in der m374ndlichen Verhandlung in erster Linie gest374tzt hat. 26 bb) Auch die von der Kl344gerin behaupteten Vorbenutzungshandlungen legen - die Angaben der Kl344gerin als richtig unterstellt - den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents weder allein noch in Zusammenschau mit den 374brigen Entgegenhaltungen nahe. 27 (1) Den nach dem Vortrag der Kl344gerin nach S. (oben III 1 b aa (3)) gelieferten Fertigteilen war nicht anzusehen, wie die Was-sernase erzeugt worden war. Dass die anklebbare Dreikantleiste zum Liefer-umfang der Kl344gerin geh366rt haben soll, sagt nichts dar374ber aus, dass auch sie an die Abnehmerin geliefert wurde, und schon gar nichts dar374ber, wo sie gege-benenfalls angeklebt wurde, insbesondere, dass dies an dem Schalungsteil der Fall gewesen sein soll, und dass Dritten hier374ber vor dem Priorit344tstag Kennt-nisse vermittelt wurden. 28 - 13 - 29 (2) Der Ort der Anbringung der Dreikantleiste ergab sich f374r den Fach-mann auch nicht aus den Umst344nden. Er konnte es - bei nachtr344glichem Guss der Plattendecke - zun344chst weiterhin als gangbar ansehen, die Leiste am Schaltisch, so wie dies der vom gerichtlichen Sachverst344ndigen best344tigten 374blichen Praxis entsprach, zu befestigen. Dabei standen am Schaltisch je nach seiner Beschaffenheit verschiedene Befestigungsm366glichkeiten zur Auswahl. Auf einem h366lzernen Schaltisch konnte die Leiste angenagelt, verklebt oder auch dauerhaft befestigt werden, an einem Stahltisch aus Stahl, wie er der in-dustriellen Fertigung besser entsprochen haben d374rfte, mittels eines Magneten, mittels einer Verklebung oder mittels einer dauerhaften Verschraubung befes-tigt werden. Es war f374r den Fachmann aber auch prinzipiell nicht ausgeschlos-sen, die Leiste am Schalungsteil zu befestigen. Diese blo337e M366glichkeit reicht aber nicht ohne Weiteres hin, eine Anbringung am Schalungsteil, die nicht vor-beschrieben ist, als naheliegend im Sinn der Regelung in Art. 56 EP334 anzuse-hen. Sie ist in der Skizze nicht angesprochen und f374r sie fehlt auch sonst eine Anregung; f374r eine Feststellung dahin, dass diese Art der Anbringung schon vor dem Priorit344tstag des Streitpatents fach374blich gewesen w344re oder dem in der Fachwelt verbreiteten K366nnen entsprochen h344tte, fehlt es an tats344chlichen Grundlagen. Damit ergab sich diese M366glichkeit auch nicht aus einem Griff in den bekannten Formenschatz, aus dem sich der Fachmann bedienen konnte. Zudem bestand f374r den Fachmann keine Notwendigkeit daf374r, von einer Befes-tigung der Leiste am Schaltisch abzugehen, auch wenn ber374cksichtigt wird, dass an einem Schaltisch aus Stahl die besonders einfache M366glichkeit des Annagelns der Leiste kaum in Frage kommen kann. Der Fachmann stand damit auch nicht in einer unter Umst344nden einer erfinderischen Leistung entgegen-stehenden "Einbahnstra337en"-Situation im Sinn der Praxis des Europ344ischen Patentamts, die ihm keine andere Wahl gelassen h344tte, als die Leiste an dem Schalungsteil anzubringen (vgl. nur EPA, Technische Beschwerdekammer, - 14 - Entscheidung v. 15.3.1984 - T 2/83, ABl. EPA 1984, 265 = GRUR Int. 1984, 527 - Simethicon-Tablette, Entscheidungsgr374nde unter 6; Moufang in Schulte, PatG, 7. Aufl. 2005, Rdn. 82 zu 247 4; Keukenschrijver in Busse, PatG, 6. Aufl. 2003, Rdn. 85 zu 247 4). 30 cc) Schlie337lich rechtfertigt auch die von der Kl344gerin vorgebrachte Ar-gumentation, dass sich aus dem Erfordernis, die Fertigteile kosteng374nstig her-zustellen, zu der arbeitssparenden Anbringung des Profils an dem Schalungs-teil f374hre, keine Verneinung der erfinderischen Leistung. Zwar wird der Wunsch, zu einer kosteng374nstigen Herstellungsweise zu kommen, in Industrie und Gewerbe in aller Regel vorhanden sein, jedoch bietet er f374r sich noch keine Anregung zu einer bestimmten, bisher noch nicht bekannten L366sung. IV. Die nachgeordneten Patentanspr374che haben mit Patentanspruch 1 Bestand. 31 - 15 - 32 V. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. 247 97 ZPO. Melullis Scharen Keukenschrijver M374hlens Gr366ning Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.10.2003 - 3 Ni 58/01 (EU) -
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