BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 19/10 Verkündet am: 31. Juli 2012 Anderer Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verh andlung vom 31. Juli 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richterin Mühlens und die Richter Gröning, Dr. Bacher und Hoffmann für Recht erkannt: Auf die Berufung der Klägerin wird das am 27. Oktober 2009 ver - kündete Urteil des 3. S enats (Nichtigkeitssenats) des Bundes - patentgerichts abgeändert. Das europäische Patent 1 131 051 wird mit Wirkung für die Bunde s- republik Deutschland für nichtig erklärt. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die B eklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 131 051 (Streitpatents), das am 23. November 1999 unter Inanspruchnahme der Priorität zweier italienischer Anmeldungen vom 25. November 1998 und vom 3 0. Juli 1999 angemeldet wo r- den ist und Druckdosierinhalatoren betrifft. Patentanspruch 1, auf den die übr i- gen elf Patentansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache: "Pressurised metered dose inhalers containing a composition for aerosol a dministr a- tion containing a solution of budesonide or epimers thereof, an hydrofluoro carbon propellant and a co - solvent, part or all of the internal surfaces of said inhalers co n- sisting of stainless steel, anodised aluminium or being lined with an inert or ganic coating selected from perfluoroalkoxyalkane, epoxy - phenol resin or fluorinated - ethylene - propylene polyether sulfone." Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Das Patentgericht hat die Klage abgewies en. Dagegen richtet sich die Berufung der Klägerin, die weiterhin die Nichtigerklärung des Streit - patents anstrebt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen. Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr. S . , ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündlichen Ve r- handlung erläutert und ergänzt hat. Die Klägerin ha t Privatgutachten von P rof. Dr. B . . H . und Prof. D r. D . vorgelegt, die Beklagte zwei Privatgutach - ten von Dr. C . . 1 2 3 - 4 - Entscheidungsgründe : Die zulässige Berufung is t begründet . I. Das Streitpatent betrifft mit Druck beaufschlagte Dosierinhalatoren (pressurised metered dose inhalers, MDI) , die eine Zusammensetzung mit dem Wirkstoff Budesonid enthalten. 1. Im Stand der Technik waren verschiedene D ruckd osierinhalato ren zur Verabreichung von Arzneimitteln in die Atemwege mittels Inhalation b e- kannt. Solche Inhalatoren enthalten eine pharmazeutisch wirksame Zusa m- mensetzung, die einen Wirkstoff in gelöster Form oder als Suspension enthält, sowie ein Treibmittel, das es e rmöglicht, die Zusammensetzung als Aerosol, also in Form von kleinen, von Gas umgebenen Tröpfchen oder Festpartikeln auszustoßen , und das unter Umständen zugleich als Lösungsmittel fungieren kann . Zu den in dieser Weise verabreichten Wirkstoffen gehört Budesonid, ein Glucoc orticoid, das unter anderem zur Behandlung von asthma bronchiale ei n- gesetzt wird. Als Treibmittel wurden früher bestimmte Chlorfluorkohlenstoffe ( chloro - fluorocarbon, CFC , auch bezeichnet als Fluorchlorkohlenwasserstoffe, FCKW ) eing esetzt . Diese wurden in neuerer Zeit mit der Zerstörung der Ozonschicht in Verbindung gebracht. Als umweltschonendere Alternative wurden Fluoralkane (hydrofluoroalkan, HFA , auch als Fluorkohlenwasserstoffe, hydro fluoro carbon oder HFC bezeichnet ) vorgeschla gen, insbesonde re 1,1,1,2 - Tetra fluor ethan (HFA 134a) und 1,1,1,2,3,3,3 - Heptafluor propan (HFA 227). Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift treten bei bestimmten Wirkstoffen und Treibmitteln Stabilitätsprobleme auf. Bei Suspensionen betre f- 4 5 6 7 8 9 - 5 - fen diese meist die physikalische Stabilität, die zum Beispiel durch unerwünsc h- te Partikelvergrößerung oder Ausflocken beeinträchtigt werden kann. Bei Lösungen kommt es häufig zu chemische r Ins tabilität, also zu einer Zer setzung des Wirkstoffs. Das Streitp atent betrifft das technische Problem, einen Druckd osierinhal a- tor zur Verfügung zu stellen, der eine physikalisch und chemisch stabile Z u- sammensetzung mit Budesonid und ein em FCKW - freien Treibmittel enthält. 2. Zur Lösung dieses Problems schlägt Patenta nspruch 1 des Streit - patents einen mit Druck beaufschlagten D osierinhalator vor, der folgende Merkmale aufweist: 1. Der mit Druck beaufschlagte Dosierinhalator [1] enthält a) eine Zusammensetzung für die Aerosolverabreichung [2], die a1) eine Lösung [3] a2) von Budesonid oder Epimeren davon [4] enthält, b) ein Fluorkohlenwasserstofftreibmittel [5] und c) ein Cosolvens . 2. Zumindest ein Teil der Innenoberflächen der Inhalatoren [7] a ) besteht aus a1) Edelstahl [7.1] oder a2 ) anodisiertem Aluminium [7.2] b ) oder ist mit einer inerten organischen Beschichtung au s- gekleidet [7.3], die ausgewählt ist aus b1) einem Perfluoralkoxyalkan [7.4] , b2 ) einem Epoxy - Phenol - Harz [7.5] oder b3) einem fluorierten Ethylen - Propylen - Polyether sulfon [7.6]. 10 11 - 6 - II. Das Patentge richt hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Der Gegenstand des Streitpatents sei dem Fachmann, einem Pharmaze u- ten, der sich auf das Gebiet der pharmazeutischen Technologie spezialisiert habe, über mehrjährige Erfahrung in der Entwi cklung von pharmazeutischen Formulierungen, insbesondere von Inhalationspräparaten verfüge und mit einem organischen Chemiker sowie einem Fachmann für Arzneimittelver - packungen zusammenarbeite, nicht durch den Stand der Technik nahegelegt. Für den Fach mann habe es auf der Hand gelegen, sich mit der internati o- nalen Patentanmeldung WO 98/13031 (TM10) zu befassen , in der bereits ein mit Druck beaufschlagter Dosierinhalator mit Budesonid und einem Fluor - kohlenwasserstoff als T reibmittel offenbart sei. Bei d iesem Inhalator liege Budesonid als Suspension vor. Vom Einsatz einer Lösung werde in TM10 ab - geraten, weil dies zu Stabilitätsproblemen führe. Angesichts dessen habe der Fachmann keine Veranlassung gehabt, A n- regungen aus der internationalen Patentanme ldung WO 95/17195 A1 (TM5) zu beziehen, die eine Dosieraerosolformulierung für Druckdosierinhalatoren mit dem Wirkstoff Flunisolid betreffe. Flunisolid sei zwar ebenfalls ein Glucocort i- coid und weise strukturelle Ähnlichkeiten mit Budesonid auf. Der Fachma nn habe aber keinen hinreichenden Anlass zu der Erwartung gehabt, dass die in TM5 für Flunisolid offenbarte Formulierung geeignet sei , die in TM10 für Bud e- sonid - Lösungen berichteten Stabilitätsprobleme zu überwinden. III. Diese Beurteilung hält der Übe rprüfung im Berufungsverfahren in einem entscheidenden Punkt nicht stand . 12 13 14 15 16 - 7 - 1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents ist durch den Stand der Technik nahegelegt. a) In der internationalen Patentanmeldung WO 95/17195 A1 (TM5) sind Aerosol formulierungen offenbart, die als Wirkstoff das Glucocorticoid Flunisolid, als Lösungs - und Treibmittel HFA 134a oder HFA 227 und als Cos o lvens Eth a- nol umfassen. (1) In der Beschreibung wird ausgeführt, die chemische Stabilität b e- stimmter erfindungsgem äßer Formulierungen könne durch Anwesenheit von Wasser, Sorbitantrioleat oder Cetypyridiniumchlorid verbessert werden (S. 5 Z. 7 - 30). Als geeignete Umhüllung werden herkömmliche Aerosolbehälter angeführt. Ergänzend wird dargelegt, es habe sich herausgestel lt, dass bestimmte Behälter die chemische Stabilität bestimmter erfindungsgemäßer Formulierungen verbesserten und/oder die Absorption von Flunisolid an den Behälterwänden minimierten. Deshalb werde eine erfindungsgemäße Formulierung bevorzugt in Aerosolamp ullen aus Glas eingefasst oder in Aerosolampullen aus Aluminium mit einer inneren Kammer, die mit einem Harz beschichtet sei, das gegenüber Flunisolid inert sei und vorzugsweise Flunisolid nicht aus der Formulierung absorbiere. Als geeignete Harze werden u nter anderem Epoxy - Phenol - Harze angeführt (S. 7 Z. 3 - 17). Damit ist ein Druckdosierinhalator für den Wirkstoff Flunisolid mit den Merkmalen 1 a1, 1 b, 1 c und 2 b2 offenbart. (2) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts und der Beklagten gaben die Ausführungen in TM5 dem Fachmann, einem Pharmazeuten mit mehrjähriger Erfahrung in der Formulierung von Inhalationspräparaten, Anlass, einen Inhalator mit diesen Merkmalen auch für Budesonid in Betracht zu zi e- hen. 17 18 19 20 21 - 8 - Zwar konnte der Fachmann nicht mit Si cherheit erwarten, dass der in TM5 offenbarte Lösungsweg auch für Budesonid zu dem angestrebten Ergebnis fü h- ren würde. Aus den Ausführungen in TM5 ergab sich jedoch eine hinreichend große Erfolgswahrscheinlichkeit, die durch die übrigen Entgegenhaltungen n icht entscheidend in Frage gestellt wurde. Der Fachmann hatte deshalb Anlass, Versuche der in TM5 beschriebenen Art auch mit Budesonid durchzuführen. (a) Eine hinreichende Erfolgswahrscheinlichkeit ergab sich, wie der g e- richtliche Sachverständige eingeh end dargelegt hat, aus der strukturelle n Äh n- lichkeit der beiden Wirkstoffe Flunisolid und Budesonid. Die genannten Wirkstoffe weisen in ihrem chemischen Aufbau bei anson s- ten gleicher Struktur lediglich zwei Unterschiede auf: Bei Budesonid ist an dem aus drei Kohlenstoff - und zwei Sauerstoffatomen bestehenden 1,3 - Dioxolanring eine Propylgruppe (C 3 H 7 ) angefügt, bei Flunisolid stattdessen zwei Methylgru p- pen (CH 3 ) . F erner ist bei Flunisolid am zweiten Ring ein Fluor - Atom an - gebunden. Budesonid Flunisolid Diese strukturelle Ähnlichkeit gab zwar , wie der gerichtliche Sachverstä n- dige bestätigt hat, keinen sicheren Aufschluss darüber, ob eine Lösung von B u- desonid in HFA 134a oder HFA 227 und Ethanol eine vergleichbare chemische Stabilität aufweisen w ürde wie die in TM5 offenbarte F l unisolid - Lösung. Der 22 23 24 25 - 9 - Umstand, dass beide Wirkstoffe für ähnliche Anwendungsgebiete einsetzbar sind, gab jedoch Anlass zu der Erwartung, dass sich der erhoffte Erfolg auch bei Budesonid einstellen würde. Der Fachmann hatte d eshalb Veranlassung, entsprechende Versuche mit Budesonid anzustellen, zumal der Aufwand dafür, wie der gerichtliche Sachverständige ebenfalls bestätigt hat, sich in überscha u- baren Grenzen hält. (b) Die in der Streitpatentschrift beschriebenen Probleme mit der chem i- schen Stabilität einer Budesonid - Lösung, zu deren Bewältigung nach dem Streitpatent die besondere Ausgestaltung des Behälters gemäß Merkmalsgru p- pe 2 dient, führen nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Dabei kann offen bleiben, ob vergle ichbare Stabilitätsprobleme auch bei Flunisolid - Lösungen auftreten, wie dies die Klägerin unter Bezugnahme auf von ihr vorgelegte Versuchsergebnisse (TM28) geltend macht. Schon aus TM5 war zu entnehmen, dass die chemische Stabilität bei bestimmten Lösungen durch Zugabe weiterer Stoffe oder durch Auswahl eines geeigneten Behältermaterials verbessert werden kann. Aus diesen allgemein gehaltenen Hinweisen konnte zwar nicht entnommen werden, unter welchen konkreten Voraussetzungen Maßnahmen zur Verbesserung der Stabilität bei Flunisolid - Lösungen empfe h- lenswert oder sogar zwingend erforderlich sind und welche Schlussfolgerungen sich hieraus für Budesonid - Lösungen ergeben. Dennoch wurde dem Fachmann ein konkreter Weg aufgezeigt, wie er auftretenden Stabilitätsprob lemen bege g- nen kann. Dies gab dem Fachmann Anlass, entsprechende Maßnahmen auch bei Budesonid - Lösungen in Betracht zu ziehen, falls diese ohne besondere Vorkehrungen nicht die erforderliche chemische Stabilität zeigen würden. (c) Entgegen der Auffassung der Beklagten kann eine hinreichende Veranlassung, Stabilitätsproblemen durch Auswahl eines geeigneten Behälte r- materials zu begegnen, auch nicht deshalb verneint werden, weil in TM5 und 26 27 28 - 10 - anderen Entgegenhaltungen auch andere Möglichkeiten, insbesondere die Z u- gabe von Komplexbildnern oder Säuren, aufgezeigt werden. Auch wenn der Fachmann damit mehrere Varianten zur Verfügung hatte, bestand für ihn angesichts der überschaubaren Anzahl der grundlegenden L ö- sungsansätze Anlass, die Auswahl eines geeigneten B ehältermaterial s als Mi t- tel zur Lösung von Stabilitätsproblemen in Betracht zu ziehen. Dies gilt umso mehr, als die Auswahl eines geeigneten Packmittels nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen zu den Routinetätigkeiten eines Entwicklers ge hört. Zu den danach nahe gelegten Versuche n hätte n , wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, nicht nur solche mit der in TM5 hervor - gehobenen Innenbeschichtung aus Epoxy - Phenol - Harz gehört , sondern auch Versuche mit den anderen in Merkmalsgruppe 2 alternativ aufgeführten Behä l- termaterialien. Vor diesem Hintergrund ist auch irrelevant, dass der Auswahl eines g e- eigneten Behältermaterials in TM5 Relevanz nicht nur für die Verbesserung der Stabilität beigemessen wird, sondern alternativ oder zusätz lich auch für die Verhinderung einer Absorption des Wirkstoffs an der Behälterwand. Der Fac h- mann hatte im Hinblick auf diese Ausführungen Anlass, der Auswahl des Mat e- rials sowohl unter dem einen als auch unter dem anderen Gesichtspunkt b e- sondere Bedeutung beizumessen, Versuche mit unterschiedlichen Behälterm a- terialien mithin auch dann durchzuführen, wenn sich lediglich Stabilitätsprobl e- me, aber keine Absorptionseffekte zeigten. b) Die Ausführungen in der internationalen Patentanmeldung WO 98/13031 (TM10 ) führen entgegen der Auffassung des Patentgerichts nicht zu einer abweichenden Beurteilung. (1) Der Umstand, dass TM10 die Verbesserung von Suspensionsform u- lierungen für Budesonid betrifft, gab dem Fachmann keinen Anlass, für Bud e- 29 30 31 32 - 11 - sonid ausschließlich S uspensionen in Betracht zu ziehen und von Versuchen mit Lösungen der in TM5 beschriebenen Art abzusehen. Dabei kann dahin gestellt bleiben, ob mit den in TM10 offenbarte n Zusammensetzungen aus einer Budesonid - Suspension, einem HFA - Treibmittel und einem Hilfsstoff wie beispielsweise Ethanol die bei Suspensionsformuli e- rungen häufig auftretenden Probleme mit der physikalischen Stabilität in jeder Hinsicht befriedigend gelöst werden können. Selbst wenn dies der Fall wäre, hätte der Fachmann Veranlassung geh abt, auch für Budesonid weitere Form u- lierungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen, wenn sich dafür aus dem Stand der Technik eine hinreichende Erfolgsaussicht ergab. Auch unter diesem G e- sichtspunkt gaben die Ausführungen in TM5 Anlass, die dort beschriebene Formulierung für Budesonid in Erwägung zu ziehen. In TM5 wird ausgeführt, Flunisolid - Hemihydrat weise eine nennenswerte Löslichkeit in HFA 134a, HFA 227 oder Gemischen davon auf. Dies könne in Suspensionsformulierungen zu einer die Brauchbarkeit der F ormulierung g e- fährdenden Zunahme der Partikelgröße führen . Deshalb wird eine Formulierung in Gestalt einer Lösung als vorteilhaft beurteilt (S. 2 Z. 18 bis S. 3 Z. 2). Die strukturelle Ähnlichkeit von Flunisolid und Budesonid gab dem Fachmann aus den berei ts dargelegten Gründen Anlass, vergleichbare Überlegungen auch für Budesonid anzustellen. Angesichts dessen lag in der Einbeziehung von Formulierungen in Gestalt einer Lösung entgegen der Auffassung der Beklagten weder ein grundlegender Perspektivwechs el noch eine Abkehr von allgemein etablierten Vorgehens - weisen. Suspensionen und Lösungen standen auch bei anderen Wirkstoffen, insbesondere bei Flunisolid, als mit jeweils spezifischen Vor - und Nachteilen behaftete, aber grundsätzlich gleichermaßen in Bet racht kommende Varianten zur Auswahl. Dass für Budesonid in Verbindung mit HFA - Treibmitteln am Prior i- tätstag nur Formulierungen auf Basis einer Suspension offenbart waren, gab 33 34 35 - 12 - dem Fachmann keinen Anlass, Hinweise außer Acht zu lassen , die abweiche n- de Konze pte als erfolgversprechend erscheinen ließen. Der Fachmann mag keine Veranlassung gehabt haben, gewissermaßen ins Blaue hinein Versuche mit Lösung sformulierung en anzustellen. Er hatte aber Anlass, konkrete L ö- sungswege, die sich für andere Wirkstoffe als er folgreich erwiesen hatten, in Erwägung zu ziehen, wenn die strukturelle Ähnlichkeit dieser Wirkstoffe hinre i- chend Grund zu der Erwartung gab, dass sich vergleichbare Erfolge auch mit Budesonid einstellen würden. Diese Voraussetzung war bei dem in TM5 für F lunisolid aufgezeigten Lösungsweg aus den bereits dargelegten Gründen e r- füllt. Vor diesem Hintergrund kommt auch dem von der Beklagten hervorgeh o- benen Umstand, dass trotz der Hinweise in TM5 über mehrere Jahre hinweg keiner der am Markt vertretenen Hers teller eine vergleichbare Formulierung für Budesonid in seinem Angebot hatte, kein e ausschlaggebende Bedeutung zu. Dass ein bestimmtes Produkt nicht am Markt verfügbar ist, kann, wie auch die Beklagte in anderem Zusammenhang geltend macht, vielfältige Grün de haben, die nicht zwingend auf technischem Gebiet liegen. Die von der Beklagten ang e- führte Veröffentlichung aus dem Jahr 2003 (Pharmazie u nserer Zeit, 32. Jahrgang 2003, Nr. 4, S. 314 - 322, KW18 ), in der beric htet w u rd e , Budesonid sei nach dem Erlöschen der Verkehrsfähigkeit für FCKW - haltige Produkte zum 31. Dezember 2002 nicht mehr in der Form eines Dosieraerosols verfügbar, erlaubt ebenfalls nicht die von der Beklagten post u- lierte Schlussfolgerung. Zum genann ten Zeitpunkt waren mit der Entgegenha l- tung TM 10 und dem Streitpatent bereits zwei mögliche Wege zur Hers tellung eines FCKW - freien Druck inhalators offenbart. Der Umstand, dass dennoch kein entsprechendes Produkt verfügbar war, kann mithin zumindest nicht a llein d a- r auf beruhen , dass keine technische Lösung zur Verfügung stand. Dass bei der Entwicklung bis zur Produktreife weitere Probleme zu bewältigen waren, ist für die Beurteilung des Streitpatents irrelevant, weil sich dieses nicht mit der Bewä l- tigung sol cher P robleme befasst. 36 - 13 - (2) Die in TM10 enthaltenen Ausführungen zu Stabilitätsprobleme n fü h- ren nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der in TM10 enthaltene Hinweis, die Budesonid - Suspension dürfe nicht in Kont akt mit Ethanol in Konzentrationen von über fünf Gewichtprozent gebracht werden, weil sich der Wirkstoff sonst lösen würde, was zu Instabilität und Kristallwachstum führe (S. 5 Z. 1 - 4), nur physikalische Stabilitätsprobleme einer Suspension betrifft, wie s ie auch in TM5 beschrieben sind und durch Einsatz einer Lösung gerade überwunden werden. Selbst wenn TM10 zu entnehmen wäre, dass bei einer Budesonid - Lösung mit chemischer Instabilität zu rechnen ist, wurde dem Fachmann in TM5 ein gan g- barer Weg aufgezeigt, um solche Probleme zu überwinden. Auch in diesem Zusammenhang ist nicht ausschlaggebend, dass die St a- bilität eines bestimmten Wirkstoffs in einer Lösung im Voraus nicht sicher vo r- hersehbar ist und dass bei Budesonid möglicherweise mit größeren Stabili tät s- problemen zu rechnen war als bei Flunisolid. Die Ausführungen in TM5 gaben jedenfalls hinreichend Anlass zu der Erwartung, dass die dort aufgezeigten Möglichkeiten zur Verbesserung der Stabilität auch bei Budesonid - Lösungen zu dem angestrebten Erfolg f ühren würden. Gerade angesichts der Schwierig - keiten, die Stabilitätsprobleme auf theoretischem Weg zu lösen, bestand Vera n- lassung, sich an bekannten Vorgehensweisen zu orientieren und zu versuchen, diese auf strukturell ähnliche Wirkstoffe zu übertragen. c) Entgegen der Auffassung der Beklagten kann der Gegenstand von Patentanspruch 1 auch nicht deshalb als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend angesehen werden, weil als einziges Mittel zur Stabilisierung die Auswahl eines geeigneten Behältermaterials a ngegeben wird. Die Zugabe von weiteren Stoffen zur weiteren Stabilisierung ist nach P a- tentanspruch 1 zwar nicht zwingend vorgesehen, aber auch nicht ausgeschlo s- 37 38 39 40 41 - 14 - sen. Unabhängig davon wird auch in TM5 die Auswahl des Behältermaterials nicht nur als zusät zliches, sondern auch als alleiniges Mittel zur Stabilisierung beschrieben. Dies gab dem Fachmann Anlass, die Auswirkungen des Behä l- termaterials auf die Stabilität auch ohne Zusatz von Hilfsstoffen zu untersuchen, wie dies auch in dem in TM5 beschriebenen Ausführungsbeispiel 29 geschehen ist. 2. Dass der Gegenstand der auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen weiteren elf Patentansprüche hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit anders zu beurteilen wäre, ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich. IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Mühlens Gröning Bacher Hoffmann Vorinstanzen: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.10.2009 - 3 Ni 9/08 (EU) - 42 43
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