X ZR 19/12 - X. Zivilsenat

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 19/12 Verkündet am: 27. August 2013 Wermes Justiz amtsinspektor als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja BGHR: ja Tretkurbeleinheit PatG § 117; ZPO § 529 Abs. 1 Nr. 2, § 531 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 a) Ein neues Angriffsmittel, das aus im zweiten Rechtszug neu eingeführten technischen Informationen einer Entgegenhaltung hergeleitet werden und das Klagevorbringen stützen soll, ist im Patent nichtigkeitsberufungsverfa h- ren unabhängig davon nur unter den Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 ZPO zuzulassen, ob Vorveröffentlichung und techn i- scher Inhalt der Entgegenhaltung außer Streit stehen. Für Dokumente, die eine von der Erfind ung wegführende technische Entwicklung belegen kön n- ten und daher als Verteidigungsmittel des Beklagten in Betracht kommen, gilt Entsprechendes. b) Beruft sich der Kläger darauf, eine Entgegenhaltung erst durch eine nach Erlass des erstinstanzlichen Urteil s durchgeführte Recherche aufgefunden zu haben, ist das hierauf gestützte Angriffsmittel nur dann nach § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO zuzulassen, wenn der Kläger dartut, dass die En t- gegenhaltung mit einem sachgerecht gewählten Suchprofil bei der für die Beg ründung der Patentnichtigkeitsklage durchgeführten Recherche nicht aufgefunden werden konnte. BGH, Urteil vom 27. August 2013 - X ZR 19/12 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 27. August 2 013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann sowie die Richterin Schuster für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 9. November 2011 verkündete Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bun despatentgerichts wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 7. März 2003 unter Inanspruchnahme der Priorität einer amerikanischen Voranmeldung vom 8. März 2002 angemel - deten, auch mit Wirk ung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäi - schen Patents 1 342 656, das eine Fahrradkurbeleinheit und ein Montagewer k- zeug betrifft. Es umfasst 40 Ansprüche, deren erster in der Verfahrenssprache lautet: 1. A bicycle crank arm apparatus compri sing: an axle (59) being adapted to be rotatably supported within a bottom bracket (33) of a bicycle frame, said axle having an axle body (348) with a first end portion (350) and a second end po r- tion (354), wherein the second end portion has an outer perip heral surface and a threaded inner peripheral surface; 1 - 3 - an axle bolt (380) having a threaded outer peripheral surface screwed into the threaded inner peripheral surface of the se c- ond end portion of the axle (59); a crank arm (60B) having an axle mounting bo ss (332) defining an opening for receiving the second end portion (354) of the axle therein, wherein the axle mounting boss (332) includes a first fastener for tightening the crank arm mounting boss around the second end portion of the axle (59); and where in the axle mounting boss (332) is pos i- tioned axially inwardly of the axle bolt (380), characterized in that said axle (59) further compri s- es a projection extending radially outwardly from one of the first and second end portions (350, 354) of the axle bo dy (348), wherein the projection is dimensioned and positioned to be l o- cated externally of the bottom bracket (33) so as to abut against a laterally outer side surface of a bicycle crank arm (60A) to prevent the crank arm (60A) from moving axially outwardl y. Die Klägerin hat das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 25 angegriffen. Sie hat geltend gemacht, Patentanspruch 1 gehe über den I n- halt der ursprünglic hen Anmeldungsunterlagen hinaus , und der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 25 sei nicht pa tentfähig, weil er jedenfalls nicht auf einer erfi n- derischen Tätigkeit beruhe. Dafür hat die Klägerin sich erstinstanzlich auf die deutschen Offenlegungsschriften 100 32 778 (D1) und 23 59 437 (D2) sowie auf die amerikanische Patentschrift 4 201 120 (D3) g estützt. Die Beklagte hat das Streitpatent im angegriffenen Umfang nur b e- schränkt verteidigt. Das Patentgericht hat es in diesem Rahmen für nichtig e r- klärt, soweit es über die aus dem Tenor seines Urteils vom 9. November 2011 ersichtliche Fassung der Pat entansprüche 1 bis 22 hinausgeht und die Klage im Übrigen abgewiesen. Dagegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der 2 3 - 4 - sie ihr erstinstanzliches Klageziel weiterverfolgt. Die Beklagte tritt dem Recht s- mittel entgegen. Entscheidungsgründe: I. 1. Das Streitpatent betrifft eine zur Montage in der Tretlageraufna h- me des Rahmens vorgesehene Fahrradkurbel - Baugruppe. Solche Baugruppen umfassen üblicherweise eine Welle (im Folgenden in Anlehnung an die Übe r- setzung der Streitpatentschrift: Achse), die sich ge lagert durch die Tretlagerau f- nahme hindurch erstreckt, sowie zwei an der Achse befestigte Kurbelarme für Pedale zum Antrieb des Fahrrads über eines oder mehrere zumeist am rechten Kurbelarm befestigte vordere Zahnräder (Kettenräder) und an der Hinterra d- ach se angebrachte Ritzel sowie eine Antriebskette. 2. In der Beschreibung des Streitpatents wird angesprochen, dass Kettenräder und Ritzel üblicherweise für den unbeeinträchtigten Gebrauch des Fahrrads korrekt fluchten müssten. Zur dafür erforderlichen seit lichen Ausric h- tung der Achse sehe ein bekanntes Verfahren vor, diese drehbar und zentriert innerhalb eines rohrförmigen Elements zu lagern und dabei in seitlicher Ric h- tung durch an gegenüberliegenden Enden des rohrförmigen Elements installie r- te Lagerbaugru ppen zu halten. Achse und rohrförmiges Element würden dann in die Tretlageraufnahme eingesetzt und die benötigte seitliche Position der Achse werde eingestellt, indem Adapter, deren Außenumfangsflächen mit e i- nem Gewinde versehen seien, auf beiden Seiten un terschiedlich weit in die Tretlageraufnahme eingeschraubt würden. Die Streitpatentschrift kritisiert d a- ran, dass die Adapterelemente lang genug sein müssten, um die vielen unte r- schiedlichen seitlichen Positionen abzudecken, die für die Achse in Betracht ko mmen. Das habe zur Folge, dass regelmäßig ein Abschnitt der mit einem 4 5 - 5 - Gewinde versehenen Außenumfangsfläche eines jeden Adapterelements frei liege und die Gewinde deshalb häufig verschmutzten oder verrosteten. Auch müssten Achse, rohrförmiges Element und L agerbaugruppen zumeist als Ei n- heit ausgetauscht werden. 3. Das Patentgericht hat das Problem, deren Lösung das Streitpatent unausgesprochen - eine Aufgabe ist in seiner Beschreibung nicht formuliert - bezweckt, darin gesehen, dass ein Tretkurbelmechanis mus für ein Fahrrad b e- reitgestellt werden solle, dessen Bauteile trotz Einstellbarkeit der Achse auf u n- terschiedliche Querpositionen vor Rostansatz und Schmutz geschützt positi o- niert werden könnten und die weitgehend einzeln für sich austauschbar seien. Da zu stellt Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils (im Folgenden nur: Patentanspruch 1) eine Fahrradkurbelarmvorrichtung unter Schutz, welche aufweist (in eckigen Klammern die vom Patentgericht verwe n- deten Gliederungsziffern): 1. eine Achse ( 59) [2] , 1.1 die so ausgebildet ist, dass sie in einer Tretlageraufna h- me eines Fahrradrahmens (33) drehbar gelagert werden kann [2.1] , und 1.2 deren Achsenkörper (348) einen ersten (350) und einem zweiten Endabschnitt (354) aufweist [2.2] , 2. einen Flansch ( 366) [6] , der 2.1 sich vom ersten Endabschnitt (350) des Achsenkö r- pers (348) in radialer Richtung nach außen erstreckt [ e x- tending radially outwardly from the first end portion ] [6.1] , 2.2 so dimensioniert und positioniert ist, dass er sich auße r- halb der Tr etlageraufnahme (33) befindet [6.2] , 2.3 so dass er gegen eine äußere Seitenfläche eines (er s- ten) Fahrradkurbelarmes (60A) zur Anlage kommt, um zu 6 - 6 - verhindern, dass sich der Kurbelarm (60A) in axialer Richtung nach außen bewegt, [6.3, 6.4] 3. einen Achsbolzen (380) [3] , der 3.1 eine mit einem Gewinde versehene Außenumfangsfl ä- che aufweist [3.1] und 3. 2 in die Innenumfangsfläche (368) des zweiten Enda b- schnitts (354) der Achse eingeschraubt ist [3.2] , der eine Außenumfangsfläche aufweist und an seiner Innenu m- fang sfläche (368) mit einem (Gegen - ) Gewinde versehen ist [2.3, 2.4] , 4. einen (zweiten) Kurbelarm (60B) [4] mit einem Achsbefest i- gungsauge [ mounting boss ] (331) [4.1] , das 4.1 eine Öffnung (332) zur Aufnahme des zweiten Enda b- schnitts (354) der Achse begrenzt, [4 .2] 4.2 eine erste Befestigungseinrichtung zum Festziehen des Befestigungsauges um den zweiten Endabschnitt (354) der Achse umfasst [4.3, 4.4] und 4.3 axial innenseitig vom Achsbolzen (380) positioniert [ pos i- tioned axially inwardly of the axle bolt ] ist. [5 ] 4. a) Das mit " Achsbefestigungsauge " übersetzte Merkmalselement " a x le mounting boss " (Merkmale 4, 4.2) bezeichnet in der maßgeblichen Term i- nologie des Streitpatents in der Verfahrenssprache nicht die Öffnungen in den Tretkurbeln, durch die diese auf di e Achse aufgesteckt werden. Diesen sind vielmehr eigene Bezugszeichen zugeord net (308, 332). Ebenso wenig ist dieser Begriff auf die ringnutähnliche radiale Vertiefung am Außenrand der Öffnung bezogen, in die der Flansch in einer gezeigten Ausführungsform eingelassen wird. Mit " axle mounting boss " wird in den ursprünglichen Anmeldungsunterl a- gen und in der erteilten Fassung des Streitpatents vielmehr der die Öffnu n- 7 - 7 - gen 308 und 332 umschließende Körper der Kurbeln ohne radiale Bereichsei n- grenzung beschrieben. b) Der technische Sinngehalt der mit Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Vorrichtung erschließt sich im Lichte der Erläuterung ihrer Montage in der Beschreibung (Rn. 23 = Rn. 32 der Übersetzung). Der Achsbolzen 380 ist dafür vorgesehen, die axiale Position des Tretkurbelarms 60B einzustellen, nachdem die Achse zunächst von außen durch die Öffnung 308 im Achsbefe s- tigungsauge 304 des kettenradseitigen Kurbelarms 60A gesteckt wurde, so dass dieser axial außen vom Achsflansch gehalten wird. Dann wird di e Achse durch die Tretlageraufnahme hindurchgeschoben und der Kurbelarm 60B mit der Öffnung 332 im Achsbefestigungsauge 331 auf den zweiten Enda b- schnitt 354 der Achse aufgesetzt. Der am Kurbelarm 60B anliegende Achsbo l- zen wird dann so weit in die mit einem Gewinde versehene Innenumfangsfl ä- che 368 der Achse eingeschraubt, bis die gewünschte laterale Achsposition des Kurbelarms erreicht ist , um diesen jetzt mit der ersten Befestigungseinrichtung festzuziehen (Merkmal 4.2) . In dem in Rn. 23 der Beschreibung vo rgestellten Ausführungsbeispiel werden im Zusammenhang mit dem Einbau der a n- spruchsgemäßen Vorrichtung noch Adapterbaugruppen 124A und 124B b e- schrieben, zu denen Abstandsstücke 154A und 154B gehören, die der Festl e- gung des erwünschten Spiels zwischen den T retkurbelarmen 60A und 60B und der Tretlageraufnahme dienen (vgl. Figur 2). II. Das Patentgericht hat, soweit es die Klage abgewiesen hat, ang e- nommen, der Gegenstand von Patentanspruch 1 werde nicht dadurch unzulä s- sig erweitert, dass ein Achsbolzen 380 und eine erste Befestigungseinrichtung ohne Einbeziehung der Abstandsstücke 154A und 154B vorgesehen seien. Den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen sei nicht nur die gemeinsame Verwe n- dung dieser Bauteile zu entnehmen, sondern auch der Aufbau der Pedalgrupp e ohne solche Distanzelemente, und zwar in dem dort formulierten Patenta n- 8 9 - 8 - spruch 1. Die weitere Beschränkung des erteilten Patentanspruchs 1 durch B e- anspruchung eines Flansches anstelle des ursprünglich vorgesehenen Vo r- sprungs sei ebenfalls zulässig, weil e in Flansch eine Ausführungsform eines Vorsprungs darstelle. Seine Annahme, der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit, hat das Patentgericht im Wesentlichen wie folgt b e- gründet. Die in D3 offenbarte Fahrradkurbelarmvo rrichtung zeige keinen Flansch im Sinne der Merkmalsgruppe 2 und keine Befestigungseinrichtung im Sinne von Merkmal 4.2. Dabei biete D3 eine komplette Lösung für die Aufg a- ben, die sich das Streitpatent stelle (oben I 3). Davon ausgehend habe keine Notwendi gkeit zu einer Abänderung der dort vorgeschlagenen Anordnung b e- standen. Eine hinreichend konkrete Anregung zur Auffindung des Gegenstands von Patentanspruch 1 gebe auch D2 nicht. Der dortige kettenradseitige Enda b- schnitt der Achse könne zwar als ein ein stückig an die Achse angeformtes Achsbefestigungsauge und insoweit als Flansch interpretiert werden; dieser sei jedenfalls aber nicht zur Verhinderung einer Bewegung des Kurbelarms in axi a- ler Richtung nach außen gestaltet. D2 zeige auch keinen Achsbolzen u nd die damit zusammenhängenden Merkmale. Aus fachlicher Sicht möge zwar die einstückige Ausgestaltung von Achse und Kurbelarm als nachteilig erkannt werden; die Schrift lege insoweit aber allenfalls nahe, auch den Kurbelarm auf der Seite des Kettenrads übe r eine Keilverzahnung und eine Befestigungsei n- richtung (Figur 3 von D2, Bezugszeichen 15) an der Achse zu befestigen. S o- weit es den Aspekt des Schutzes vor Rost - und Verschmutzung betreffe, rege D2 allenfalls zur Übern ahme der Staubkappe (Figur 1, Bezugsze ichen 8) an, nicht aber zur Verwendung eines Achsbolzens. 10 11 - 9 - D1 führe ebenfalls nicht zum Gegenstand von Patentanspruch 1. Die dort offenbarte Vorrichtung weise keine Befestigungseinrichtung nach Maßgabe von Merkmal 4.2 auf und keinen Achsbolzen mit der M erkmalsgruppe 3. Unterstelle man den Austausch der aus D1 ersichtlichen Sicherungsmutter gegen einen Achsbolzen zum Einschrauben in ein Innengewinde der Achse als für den Fachmann angesichts des Problems der Schmutz und Korrosion ausgesetzten freiliegenden Gewindeabschnitte naheliegende Maßnahme, ergäbe sich dabei trotzdem keine streitpatentgemäße Befestigungseinrichtung zum Festziehen des Achsbefestigungsauges um einen Endabschnitt der Achse, erst recht nicht um denjenigen Endabschnitt, der mit einem Innen gewinde versehen sei und den Achsbolzen aufnehme. Vor Verschmutzung schütze eine solche Befest i- gungseinrichtung nicht. Kombinationen aus den drei genannten Entgegenha l- tungen führten ebenfalls nicht zum Gegenstand von Patentanspruch 1. III. Die gegen die se Beurteilung gerichteten Angriffe der Berufung h a- ben keinen Erfolg. 1. Zu Recht hat das Patentgericht keine unzulässige Erweiterung d a- rin gesehen, dass die mit Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte Vorrichtung keine Abstandsstücke 154A und 154B eins chließt, obwohl solche Elemente in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen beschrieben sind. Nach der Rech t- sprechung des Bundesgerichtshofs kommt es für den Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung zwar, worauf die Berufung noch zutreffend hinweist, auf die Gesamtheit der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen an. Das zielt aber auf den häufig erhobenen Einwand, die erteilten Patentansprüche gingen über den Gegenstand der in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen formulierten A n- sprüche hinaus, und stellt in die sem Zusammenhang klar, dass es für den O f- fenbarungsgehalt auf die Gesamtheit der ursprünglichen Anmeldungsunterl a- gen und auf das ankommt, was aus ihnen aus fachmännischer Sicht unmitte l- bar und eindeutig als zur Erfindung gehörend hervorgeht (vgl. BGH, Urte il vom 12 13 14 - 10 - 22. Dezember 2009 - X ZR 28/06, GRUR 2010, 513 Rn. 29 mwN - Hubgliede r- tor II). Als zur Erfindung gehörend ist eine bestimmte Ausführungsform auch dann offenbart, wenn sie nur in den mit den Anmeldungsunterlagen eingereic h- ten Ansprüchen beschrieben i st, nicht aber daneben auch in der Beschreibung oder dort - wie hier geltend gemacht - mit bestimmten zusätzlichen Elementen, wie den hier in Rede stehenden Abstandsstücken (vgl. hierzu beispielsweise BGH, Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 Rn. 46 - Fä l- schungssicheres Dokument). 2. Die Zulässigkeit der beschränkten Verteidigung durch Einfügu n- gen in der Merkmalsgruppe 2 stellt die Klägerin ebenfalls zu Unrecht infrage. Dafür kann offen bleiben, ob der Einwand der Beklagten, die Klägeri n habe die Beschränkung des Streitpatents insoweit vor dem Patentgericht hingenommen und sei deshalb im Berufungsverfahren mit Angriffen gegen deren Überei n- stimmung mit der Ursprungsoffenbarung ausgeschlossen, verfahrensrechtlich durchgreift. Denn jedenfal ls wird der Gegenstand von Patentanspruch 1 durch Merkmale der Merkmalsgruppe 2 nicht unzulässig erweitert. a) Fehl geht die Berufung in ihrer Annahme, der Fachmann sehe den in der Beschreibung erwähnten und den Zeichnungen zu entnehmenden Flansch nicht als ein für die Erfindung wesentliches Bauteil an, das er bereits beim Lesen der Beschreibung entsprechend verallgemeinere. In den ursprün g- lichen Anmeldungsunterlagen ist unmittelbar die Funktion des Flansches b e- schrieben, die Tretkurbel 60A in ihrer Posi tion axial außen an der Achse zu ha l- ten ( europäische Patentanmeldung 1 342 656 A2 Abs. 20 ff.: " A radially ou t- wardly extending flange 366 is disposed at the extreme end portion 350 for abutting against the laterally outer surface of axle mounting boss 30 8 of crank arm 60A " ). Nichts anderes bringt die Merkmalsgruppe 2 zum Ausdruck. S o- weit in Merkmal 2.3 zusätzlich beschrieben ist, dass die Anlage des Flansches an einer äußeren Seitenfläche eines Fahrradkurbelarmes verhindern soll, dass 15 16 - 11 - sich der Kurbelarm in axialer Richtung nach außen bewegt, handelt es sich l e- diglich um eine zusätzliche Wirkungsbeschreibung dessen, was mit der Mer k- malsgruppe 2 insgesamt bereits zum Ausdruck gebracht ist. b) Dass der Flansch sich " in radialer Richtung nach außen erstr eckt " , deckt sich unmittelbar mit den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen ( " a radia l- ly outwardly extending flange " , aaO Abs. 20). Soweit in der beschränkt verte i- digten Fassung von Patentanspruch 1 - überflüssigerweise - außerdem form u- liert ist, dass sich d er Flansch " radial außerhalb vom ersten Endabschnitt 350 " erstrecke, wird mit dieser Übernahme aus der missglückten deutschen Übe r- setzung der Patentschrift von Patentanspruch 1 nichts Zusätzliches hinzug e- fügt. Maßgeblich bleibt im Übrigen ohnehin der Wortl aut in der Verfahrensspr a- che, in der das Streitpatent im Übrigen besser beschränkt zu verteidigen gew e- sen wäre. c) Die Anordnung des Flansches " außerhalb der Tretlageraufnahme " (Merkmal 2.2) mag in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht wörtlich zum Ausdruck gebracht sein, ergibt sich aber aus Figur 3 und ist aus fachmä n- nischer Sicht, für die nach den unangefochtenen Feststellungen des Patentg e- richts auf einen Fachschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau abzuste l- len ist, der bei einem Fahrradh ersteller oder - zulieferer mit der Konstruktion von Tretkurbelmechanismen befasst ist und auf diesem Gebiet über mehrjährige Berufserfahrung verfügt, nach Art der mit Patentanspruch 1 beanspruchten Vo r- richtung ohnehin eine technische Selbstverständlichkeit . d) Soweit der Flansch nach dem Wortlaut der beschränkten Fassung von Patentanspruch 1 gegen eine " äußere Seitenfläche eines Fahrradkurbela r- mes " zur Anlage kommt, liegt darin keine unzulässige Erweiterung, weil die " äußere Seitenfläche eines Fahrradkur belarmes " in der Diktion des Streitp a- tents derjenigen des Achsbefestigungsauges entspricht und aus Letzterem en t- 17 18 19 - 12 - gegen der Ansicht der Klägerin keine abgrenzbare Beschränkung der radialen Erstreckung des Flansches hergeleitet werden kann (oben I 4 a). 3. Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit durch das Patentg e- richt wird von der Berufung nicht erschüttert und ist rechtlich auch sonst nicht zu beanstanden. Der dem Streitpatent erstinstanzlich entgegengehaltene Stand der Tec h- nik lässt den Gegenst and von Patentanspruch 1 schon deshalb nicht als nah e- gelegt erscheinen, weil weder eines der drei Dokumente D1 bis D3 für sich noch vorstellbare Kombinationen der Schriften eine hinreichend konkrete Anr e- gung für die erfindungsgemäße Vorrichtung boten, dere n technischer Sinn ge - halt, wie ausgeführt, insbesondere darin zu sehen ist, dass die axiale Relati v- position des Tretkurbelarms 60B mithilfe des in ein Innengewinde der Achse zu schraubenden Bolzens 380 festgelegt werden kann, um den Arm danach an dieser P osition festzuziehen (oben I 4 b). Wegen der Würdigung der Dokumente D1 bis D3 für die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit im Einzelnen nimmt der Senat Bezug auf die Ausführungen im angefochtenen Urteil und bemerkt ergänzend mit Blick auf das schriftsätzliche Berufungsvorbringen und die Erörterungen in der mündl i- chen Verhandlung: Die Aufgabe hat das Patentgericht durch Auslegung des Anspruchs unter Heranziehung der Beschreibung richtig ermittelt. Ist, wie vo r- liegend, keine Aufgabe formu liert, kommen die in der Beschreibung erwähnten, mit den bekannten Lösungen verbundenen Probleme als Anhaltspunkte für die zutreffende Auslegung des Patentanspruchs in Betracht, aus dessen Lei s- tungsergebnis sich wiederum die Aufgabe im Sinne des tatsächlic h gelösten technischen Problems ableiten lässt (BGH, Urteil vom 4. Februar 2010 ­ Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 Rn. 27 ­ Gelenkanordnung). Dies schließt nicht aus, dass bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit auch andere techn i- 20 21 22 - 13 - sche Probleme zu berücksic htigen sind , zu deren Lösung der Fachmann vera n- lasst sein kann, die technische Lehre der Erfindung vorzuschlagen oder jede n- falls in Erwägung zu ziehen (Urteil vom 11. Mär z 2011 - X ZR 72/08, GRUR 2011, 607 Rn. 12, 14 - kosmetisches Sonnenschutzmittel III). Um vom Gegenstand von D1 zum Gegenstand von Patentanspruch 1 zu gelangen, wäre es nicht damit getan, in der in D1 gezeigten Tretkurbelvorric h- tung die Sicherungsmutter durch einen Achsbolzen zu ersetzen, wie er etwa zur Arretierung der Tretkurbeln in D 3 vorgesehen ist. Denn weder in D1 noch in D3 ist die axiale Justierungsfunktion angelegt, die dem Bolzen innerhalb der L ö- sung des Streitpatents zukommt. Deshalb ist nicht ersichtlich, was ohne rüc k- schauende Betrachtung fachlichen Anlass hätte geben sollen , D1 insoweit a b- zuwandeln. Außerdem bestünde aus fachlicher Sicht kein Anlass, die Befest i- gung des dem Tretkurbelarm 60B des Streitpatents entsprechenden Kurbe l- arms 14 in D1 kurzerhand durch die in D2 gezeigte zu ersetzen, die das Strei t- patent nur bei isol ierter Betrachtung von Merkmal 4.2 aufzugreifen scheint. Denn das Kettenantriebssystem zum Hinterrad, das den eigentlichen Gege n- stand von D1 bildet, bringt es, wie aus den Figuren ersichtlich, mit sich, dass Kettenräder auf beiden Seiten der Rahmenrohre an gebracht sind, so dass für ein Festziehen einer dem Kurbelarm 60B entsprechenden Tretkurbel unter Schließung eines Spalts zwischen zwei Befestigungszipfeln 337 und 338 (vgl. Figuren 6 und 7 des Streitpatents) technisch - konstruktiv selbst unter der Vorausse tzung kein Raum ist, dass dieses Dokument fachlich für die Montage von Fahrradkurbeleinheiten überhaupt herangezogen wird. Der Anregungsg e- halt von D1 geht deshalb jedenfalls nicht über die vom Streitpatent verwendete Anbringung und Halterung des Kurbelarms 60A hinaus. 4. Es bedarf keiner Entscheidung, inwieweit der Berufungsvortrag neues Vorbringen im Sinne des § 117 PatG in Verbindung mit § 531 Abs. 2 Satz 1 ZPO darstellt, soweit sich die Klägerin für die nach ihrer Auffassung n a- 23 24 - 14 - heliegende Kombination e iner Tretkurbelvorrichtung nach der D1 mit einer B e- festigung des dem Tretkurbelarm 60B des Streitpatents entsprechenden Kur - belarms, wie sie in der D2 gezeigt ist, alternativ zur D2 erstmals in der Ber u- fungsbegründung auch auf die britische Patentschrift 5 49 498 (D8), das US - Patent 4 406 504 (D4), die japanische Offenlegungsschrift Hei 8 - 258779 (D5), die europäische Patentschrift 887 207 (Übersetzung = D6) sowie - pauschal - auf weitere Schriften (D9 - D14) beruft, in denen Klemmmechanismen für Fah r- radkurbe ln mit Tangentialschraube beschrieben seien. Denn die Klägerin leitet hieraus nichts ab, was über die D2 hinausginge. 5. Soweit sich die Klägerin erstmals in der Berufungsbegründung auf die japanische Offenlegungsschrift Sho 63 - 133488 (D7) beruft und in dem nach Ablauf der Berufungsbegründungsfrist eingereichten Schriftsatz vom 28. August 2012 einen selbständigen Angriff auf diese Schrift stützt, die in Kombination mit der Entgegenhaltung D1 den Gegenstand des Streitpatents nahelege, erstreckt sich der P rüfungsumfang des Berufungsgerichts nach § 117 PatG in Verbi n- dung mit den entsprechend anzuwendenden Vorschriften der § 529 Abs. 1 Nr. 2, § 531 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 ZPO hierauf nicht. a) Trotz des ihr unmittelbar nach Eingang der Berufungsbegründ ung erteilten Hinweises hat die Klägerin auch in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat keinen Gesichtspunkt dargetan, unter dem das neue Angriffsmittel nach diesen Vorschriften zugelassen werden dürfte. Es betrifft weder einen Gesichtspunkt, den das Patentgericht erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten hätte (§ 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO), noch wird von der Berufung ein Verfahrensmangel, insbesondere in Gestalt e i- nes unzureichenden Hinweises nach § 83 Abs. 1 PatG gerügt (§ 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ZPO). Eine Zulassung käme daher nur dann in Betracht, wenn die unterbliebene Geltendmachung im ersten Rechtszug nicht auf Nachlässigkeit 25 26 27 - 15 - der Klägerin oder deren Prozessbevollmächtigten beruhte (§ 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO). Hierzu hat die Kläge rin angegeben, zwischen den Parteien seien mehr e- re gerichtliche Auseinandersetzungen anhängig, die mehrere Patentverle t- zungsklagen der Beklagten und einige gegen die Klageschutzrechte anhängige europäische Einspruchsverfahren einschlössen. Zuletzt habe die Beklagte eine neue Verletzungsklage auf Basis des europäischen Patents 2 202 141 erhoben. Gegen dieses Patent sei am 31. Mai 2012 Einspruch eingelegt und zu dessen Vorbereitung eine umfassende Recherche des Stands der Technik durchgeführt worden, bei dem der in das Berufungsverfahren eingeführte Stand der Technik zutage gefördert worden sei. b) Diese Begründung ist schon deshalb ungeeignet, eine nachlässige Prozessführung auszuschließen, weil von den in der Berufungsbegründung erstmals erwähnten Entgeg enhaltungen nicht weniger als fünf, nämlich die brit i- sche Patentschrift 549 498 (D8), die deutsche Patentschrift 61 009 (D11) und die US - Patentschriften 4 728 218, 4 704 919 und 5 010 785 (D12 bis D14) b e- reits auf dem Deckblatt der Streitpatentschrift als Entgegenhaltungen aufgeführt sind und D8 darüber hinaus in der Beschreibung des Streitpatents abgehandelt wird. In der geltend gemachten Pauschalität kann daher die Behauptung nicht zutreffen, dass erst eine erneute Recherche die Klägerin in die Lage verse tzt hat, weiteren Stand der Technik in das Patentnichtigkeitsverfahren einzuführen. c) Im Übrigen kann fehlende Nachlässigkeit nicht damit begründet we r- den, die Recherche, die den neu eingeführten Stand der Technik zutage gefö r- dert habe, sei erst in der Berufungsinstanz durchgeführt worden. Darzulegen ist vielmehr, warum diese Recherche auch bei sorgfältiger Prozessführung in er s- ter Instanz (noch) nicht veranlasst war. An einer solchen Darlegung fehlt es 28 29 30 - 16 - hier; sie ergibt sich auch nicht aus den weiteren Ausführungen der Klägerin in der mündlichen Verhandlung. Sie hat sich zum einen ergänzend darauf berufen, die nachträglich eing e- führten Dokumente hätten nur bei einer breiter als die für das erstinstanzliche Verfahren durchgeführte angelegten Recherche ermittelt werden können, die entsprechend umfangreicher ausgefallen wäre. Dies ist in Bezug auf die D7, die in den zweitinstanzlichen Ausführungen der Klägerin eine hervorgehobene P o- sition einnimmt und deren Zulassung nach dem Vorstehenden allein der Pr ü- fu ng bedarf, schon deshalb nicht ohne - von der Klägerin nicht gegebene - we i- tere Erläuterung stichhaltig, weil die Schrift derselben Gruppe derselben Unte r- klasse der internationalen Patentklassifikatio n wie das Streitpatent angehört (B62M 3/00). Im Übrigen setzt die Darlegung mangelnder Nachlässigkeit bei der Ermittlung des für die Begründung des Klageangriffs relevanten Standes der Technik voraus, dass der Kläger konkret dartut, wie er das Suchprofil seiner erstinstanzlichen Recherche angelegt hat, warum er ein solches Profil gewählt hat und nicht dasjenige, das zur Ermittlung des in zweiter Instanz neu angefüh r- ten Stands der Technik geführt hat , und dass bei dem gewählten Suchprofil der in zweiter Instanz vorgebrachte Angriff gegen die Patentfähigkeit des G egen - stands des Streitpatents in erster Instanz nicht geführt werden konnte. Erst durch eine solche - im Streitfall fehlende - Darlegung wird der Beklagte in die Lage versetzt, zu der Frage Stellung zu nehmen, ob die erstinstanzliche R e- cherche sorgfältiger Prozessführung entsprochen hat, und dem Bundesg e- richtshof die Prüfung ermöglicht, ob die Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO für die Zulassung des neuen Vorbringens vorliegen. Nach § 112 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. c PatG gehören die Tatsachen, auf grund deren neue Angriffs - und Verteidigungsmittel nach § 117 PatG zuzulassen sind, deshalb auch zu den Berufungsgründen, die bereits die Berufungsbegründung enthalten muss, wenn sie die Zulässigkeit der Berufung tragen sollen. Es war erklärtes Regelungszi el des Reformgesetzgebers, das Nichtigkeitsberufungsverfahren zu 31 - 17 - einem Instrument der Fehlerkontrolle und - beseitigung umzugestalten (Begrü n- dung zum Entwurf zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, BlPMZ 2009, 307, 316). Dem reformierten Pate ntgesetz liegt das gesetzgeber i- sche Bekenntnis zu einem Patentnichtigkeitsverfahren zugrunde, in dem der Streitstoff in erster Instanz prinzipiell abschließend festgelegt wird und der sp ä- ter nur unter den Voraussetzungen einer entsprechenden Anwendung der §§ 529 bis 531 ZPO erweitert werden kann. Mit dieser Zielsetzung wäre die Gestattung eines unter den Vorbehalt subjektiver Zweckmäßigkeit gestellten, prinzipiell zwischen den beiden Instanzen des Nichtigkeitsverfahrens unte r- scheidenden Patentrechercheaufwa nds unvereinbar. Soweit die Klägerin mit Blick auf den japanischen Ursprung von D7 zum anderen darauf verwiesen hat, dass japanische Dokumente erst ab 2006 in ei n- schlägige Datenbanken eingepflegt worden seien und auch das nicht rückwi r- kend, weist die B eklagte überzeugend darauf hin, dass die Klägerin in Anbe - tracht der Marktstellung der Beklagten bei der Herstellung von Fahrradkomp o- nenten gesteigerten Anlass hatte, ihre Recherche auf japanische Dokumente zu erstrecken. Im Übrigen hat die Klägerin auch u nter diesem Gesichtspunkt nicht erläutert, worauf es zurückzuführen ist, dass sie die Entgegenhaltung D7, die vor 2006 veröffentlicht wurde (1988), im Berufungsverfahren, aber nicht in er s- ter Instanz vorzulegen vermocht hat. d) Zur Darlegung fehlender Nachlässigkeit reicht es, anders als die Kl ä- gerin zu meinen scheint, grundsätzlich auch nicht aus, dass das Patentgericht in seinem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG, wie hier, keine Frist zur Ergänzung ihres Vorbringens gesetzt hat. Die Verfügung des Vorsitze nden, in dem das Patentgericht die Klägerin darauf hingewiesen hat, dass die von ihr geführten, auf die Entgegenhaltungen D1 bis D3 gestützten Angriffe ein Naheliegen des Gegenstands des Streitpatents voraussichtlich nicht begründen könnten, gab ihr Anlass zu der Prüfung, ob eine Ergänzung des Klagevorbringens möglich 32 33 - 18 - und geboten war. Der Verzicht des Patentgerichts auf die in § 83 Abs. 2 PatG vorgesehene Fristsetzung begünstigte die Klägerin dabei insoweit, als es ihr danach gestattet war, als Reaktion auf den erteilten Hinweis mit diesem in sac h lichem Zusammenhang stehende Entgegenhaltungen ohne Bindung an eine gesetzte Frist noch bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung in das erstinstanzliche Verfahren einzuführen, ohne eine Zurückweisung nach § 83 Abs . 4 Satz 1 PatG fürchten zu müssen. Die unterbliebene Fristsetzung durch das Patentgericht bietet aber keine Handhabe dafür, das in erster Instanz ins o- weit gänzlich Unterlassene in der Berufungsinstanz außerhalb des entspr e- chend § 531 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 ZPO gesteckten Rahmens nachzuholen. e) Das neue, auf die D7 gestützte Angriffsmittel ist entgegen der Au f- fassung der Klägerin auch nicht deshalb zuzulassen, weil die öffentliche Z u- gänglichkeit der Schrift vor dem Prioritätstag und der ihr zu entne hmende tec h- nische Informationsgehalt unstreitig wären. aa) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erfasst der Be - griff der neuen Angriffs - und Verteidigungsmittel im Zivilprozess zwar nur streit i- ges und daher beweisbedürftiges Vorbringen (BGH, Urteil vom 18. November 2004 ­ IX ZR 229/03, BGHZ 1 61, 138, 142; Beschluss vom 23. Juni 2008 ­ GSZ 1/08, BGHZ 177, 212 Rn. 10). Zur Begründung hat der Bundesgericht s- hof insbesondere darauf hingewiesen, dass dem Zweck des Zivilprozesses eine Auslegung der V orschrift widerspreche, nach der das Gericht sehenden Auges auf einer falschen, von keiner Partei vorgetragenen tatsächlichen Grundlage entscheiden müsste (BGHZ 161, 138, 143). Diese Erwägungen können auf die Einführung von neuem Stand der Technik im Paten tnichtigkeitsverfahren, de s- sen Besonderheiten der Gesetzgeber des Patentrechtsmodernisierungsgese t- zes in § 117 PatG durch die Anordnung einer lediglich entsprechenden Anwe n- dung des § 531 Abs. 2 Rechnung getragen hat (s. dazu die Begründung des 34 35 - 19 - Gesetzentwur fs der Bundesregierung, BT - Dr ucks . 16/11339, S. 24; Gröning, GRUR 2012, 996, 998 f.), aber nicht übertragen werden. bb) Über die Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents en t- scheidet, ob der Stand der Technik die unter Schutz gestellte technisch e Lehre vorwegnimmt oder dem Fachmann hinreichende Anregungen vermittelt, b e- kannte technische Lösungen zu dieser technischen Lehre abzuwandeln oder weiterzuentwickeln. Der Stand der Technik besteht dabei aus der regelmäßig unüberschaubaren Vielzahl von Dru ckschriften und sonstigen Entgegenhaltu n- gen, aus der sich Bausteine für die dem Kläger des Patentnichtigkeitsverfa h- rens obliegende Darlegung ergeben können, dass und inwiefern der Gegen - stand des Streitpatents neuheitsschädlich getroffen oder dem Fachmann nah e- gelegt gewesen sei. Von den eher seltenen Fällen abgesehen, in denen rel e- vante Bestandteile des Standes der Technik aus einer vom Kläger behaupteten offenkundigen Vorbenutzung bestehen oder der Zeitpunkt streitig ist, zu dem eine bestimmte technische L ehre der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, besteht der im Rechtsstreit erörterte Stand der Technik im Wesentlichen aus amtlich veröffentlichten Patentdokumenten oder anderen Veröffentlichungen feststehenden Datums und ist daher in aller Regel a ls solcher unstreitig. Ein Angriffsmittel wird aus dem typischerweise ebenso unbegrenzten wie unübe r- schaubaren Stand der Technik jedoch erst durch die Darlegung des Klägers, welchen konkreten Beitrag welche Bestandteile welcher Entgegenhaltung zu der gelte nd gemachten mangelnden Patentfähigkeit leisten sollen (BGH, Urteil vom 28. August 2012 - X ZR 99/11, BGHZ 194, 290 Rn. 36 - Fahrzeugwechse l- stromgenerator). Obwohl über die Patentfähigkeit letztlich die rechtlichen Schlussfolgerungen entscheiden, die aus d en (potentiell) relevanten Beiträgen zur Beurteilung der Neuheit oder erfinderischen Tätigkeit zu ziehen sind, ist das Patentgericht weder verpflichtet noch auch nur berechtigt, von sich aus zu e r- mitteln, worin diese relevanten Beiträge liegen könnten. And ernfalls könnte sich der Kläger darauf beschränken, eine Vielzahl von Entgegenhaltungen vorzul e- 36 - 20 - gen oder auch nur aufzulisten, und es dem Patentgericht überlassen, deren Inhalt auszuwerten und zu prüfen, ob und inwiefern sich hieraus Anhaltspunkte für eine mangelnde Patentfähigkeit ergeben. Damit würde das Patentgericht jedoch seine Aufgabe verfehlen, unparteiisch zu wägen, ob der Klagevortrag das Klagebegehren rechtfertigt, und sich in die Rolle eines Klägerhelfers beg e- ben; dafür bietet indes auch der Amtse rmittlungsgrundsatz keine Grundlage. Dies erhellt, dass im Patentnichtigkeitsverfahren die unstreitige Zugehörigkeit einer bestimmten Entgegenhaltung zum Stand der Technik keinen tauglichen Maßstab für die Qualifikation als (neues) Angriffsmittel bilden ka nn. Angriffsmi t- tel ist vielmehr die Darlegung des Klägers, welche bestimmten technischen I n- formationen, die der Fachmann einer bestimmten Entgegenhaltung oder b e- stimmten Entgegenhaltungen entnehmen kann, das Klagebegehren rechtfert i- gen sollen. Für Entgegen haltungen, die eine von der Erfindung wegführende technische Entwicklung belegen könnten und daher als Verteidigungsmittel des Beklagten in Betracht kommen, gilt Entsprechendes. cc) Danach kommt es nicht mehr darauf an, dass die Klägerin auch im Termin noch keine Übersetzung des Beschreibungsteils der Entgegenhaltung D7 aus dem Japanischen in die deutsche Sprache vorgelegt hat, die einen u n- streitigen Inhalt der von der Entgegenhaltung gegebenen technischen Inform a- tion begründen könnte und es dem Senat in der Sache ermöglicht hätte, den Offenbarungsgehalt der Schrift zu würdigen. 37 - 21 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Gröning Richter am Bundesgerichtshof Dr. Grabinski kann wegen U r- l aubs nicht unterschreiben. Meier - Beck Hoffmann Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 09.11.2011 - 5 Ni 36/10 (EP) - 38

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