BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 20/02 Verkündet am: 11. Januar 2005 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Leichtflüssigkeitsabscheider PatG (1981) § 9, § 15 Abs. 2 Erfordert bei einem Lizenzvertrag die Benutzung der lizenzierten Erfindung die Mitbenutzung einer weiteren Erfindung des Lizenzgebers, ist diese im Zweifel mitlizenziert. BGH, Urt. v. 11. Januar 2005 - X ZR 20/02 - OLG Düsseldorf LG Düsseldorf - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-handlung vom 11. Januar 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff für Recht erkannt: Auf die Revision der Beklagten wird das am 15. November 2001 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düs-seldorf im Kostenausspruch und insoweit teilweise aufgehoben, als die Beklagte über den landgerichtlichen Urteilsausspruch hinaus zur Rechnungslegung über Handlungen seit dem 16. Juni 1990 verurteilt worden ist und als festgestellt worden ist, daß die Beklag-te zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung für die in der Zeit vom 16. Juni 1990 bis zum 28. August 1993 begangenen Handlungen und zum Ersatz des Schadens für Handlungen in der Zeit vom 29. August 1993 bis 17. September 1996 verurteilt worden ist. Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisi-onsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Klägerin ist Inhaberin des einen Leichtflüssigkeitsabscheider betref-fenden, u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäi-schen Patents 0 368 084 (Klagepatents), das sie von den Erben des auch als Erfinder benannten verstorbenen früheren Patentinhabers H. er- worben hat; vor dem Rechtserwerb entstandene Ansprüche wegen Benutzung oder Verletzung des Klagepatents sind an die Klägerin abgetreten worden. Pa-tentanspruch 1 des Klagepatents hat folgenden Wortlaut: "Leichtflüssigkeitsabscheider mit einem Zulauf (11) für ein Leicht-flüssigkeits-Schwerflüssigkeits-Gemisch, mindestens einer Ab-scheidekammer (2), einem Schwerflüssigkeitsablauf (13) und einer Leichtflüssigkeitsabführung (3), wobei dem Zulauf (11) für das Leichtflüssigkeits-Schwerflüssigkeits-Gemisch ein Absperrorgan (6) zugeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Absperrorgan (6) bei Erreichen einer bestimmten Höhe des Leichtflüssigkeitsspiegels selbsttätig den Zulauf sperrt." Die Klägerin macht Entschädigungs- und Schadensersatzansprüche wegen Benutzung der angemeldeten Erfindung und Verletzung des Klagepa-tents durch Herstellung und Vertrieb der Leichtflüssigkeitsabscheider durch die Beklagte geltend. Diese benutzt sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 des Klagepatents wortsinngemäß. Die Beklagte meint, zur Benutzung auch der durch das Klagepatent geschützten Erfindung berechtigt zu sein. Sie ist unstrei-tig berechtigt, eine weitere Erfindung H. , die zu der deutschen Patentanmeldung 39 30 226 geführt hat, gegen Zahlung einer Lizenzvergütung zu benutzen. Diese weitere Erfindung bildet die Entwicklungsstufe 6 des von H. entwickelten Abscheidersystems, während sich die dem Kla- - 4 - gepatent zugrunde liegende Erfindung auf eine frühere Entwicklungsstufe be-zieht. Wegen weiterer Schutzrechtsanmeldungen und Schutzrechte kam es zum Streit zwischen H. und den drei Gesellschaftern einer im Ver- fahren als I. bezeichneten Gesellschaft bürgerlichen Rechts, der auch der Geschäftsführer der Beklagten angehörte. Die Übertragungsklage der Gesell-schafter der I. bezüglich dieser Schutzrechte wurde abgewiesen. In einem weiteren Rechtsstreit kam es zu einem am 17. September 1996 gerichtlich pro-tokollierten Vergleich, in dem sich H. zur Zahlung von 40.000 DM an die Gesellschafter der I. bei Erledigung sämtlicher, auch der nicht streitbe- fangenen gegenseitigen Ansprüche aus einer früheren Vereinbarung verpflich-tete. Aus diesem Vergleich leitet die Beklagte ihre Benutzungsberechtigung in erster Linie her. Die Klägerin vertritt demgegenüber die Ansicht, daß die Be-klagte zur Benutzung der im Klagepatent geschützten Lehre nicht berechtigt sei. Das Landgericht hat die Beklagte zu Unterlassung und Rechnungsle-gung verurteilt sowie deren Schadensersatzpflicht seit dem 18. September 1996 festgestellt. Gegen das Urteil des Landgerichts haben beide Parteien Berufung ein-gelegt, die Klägerin mit dem Ziel, eine Verurteilung ab einem Monat nach Ver-öffentlichung der Anmeldung zu erreichen, die Beklagte mit dem Ziel vollstän-diger Klageabweisung. Das Rechtsmittel der Klägerin hatte Erfolg, während die Berufung der Beklagten zurückgewiesen wurde. Mit ihrer Revision begehrt die Beklagte die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. - 5 - Entscheidungsgründe: Die Revision führt entsprechend der Anfechtung durch die Revision zur Aufhebung des angefochtenen Urteils in dem Umfang, in dem die Verurteilung der Beklagten durch das Berufungsurteil gegenüber dem Landgerichtsurteil erweitert worden ist, und in diesem Umfang zur Zurückverweisung des Rechts-streits an das Berufungsgericht, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen ist. I. Das Berufungsgericht hat der Klägerin teils aus eigenem, teils aus ab-getretenem Recht Ansprüche wegen Benutzung der offengelegten Patentan-meldung - insoweit zutreffenderweise auf der Rechtsgrundlage des Art. II § 1 IntPatÜG -, teils wegen Patentverletzung (§ 139 PatG, §§ 242, 259 BGB in ent-sprechender Anwendung) zugesprochen. Es hat dabei - anders als noch das Landgericht - angenommen, Ansprüche wegen der unstreitigen Benutzung der Patentanmeldung und des Klagepatents seien nicht Gegenstand des Ver-gleichs vom 17. September 1996 gewesen. Entgegen der Auffassung des Landgerichts, die Abgeltungsklausel erfasse auch die Ansprüche H. gegen die Beklagte, weil H. anerkannt habe, daß I. mit seinen durch die beklagte Gesellschaft ausgeübten Nutzungshandlungen seiner vertraglichen Ausübungspflicht nachkomme, könne ein solches Aner-kenntnis nicht darin gesehen werden, daß H. der Gesellschaft die Benutzung der Entwicklungsstufe 6 gestattet habe, die die Benutzung des Kla-gepatents voraussetze. Die seinerzeit gewährte einfache Lizenz bedeute nicht, daß H. damit anerkannt habe, daß die I. insoweit ihrer Aus- übungspflicht nachkomme; hierzu hätte es nach Auffassung des Berufungsge-richts einer Erklärung dahin bedurft, daß die auf Grund der Lizenzvergabe er- - 6 - folgten Nutzungshandlungen der Beklagten in Erfüllung der Ausübungspflicht der I. erfolgten; eine solche Erklärung sei aber nicht erfolgt und H. habe auch nach den Umständen nicht zwingend davon ausgehen kön- nen, daß die Nutzungshandlungen der Beklagten in Erfüllung der Ausübungs-pflicht der I. erfolgten. Dieser und ihren Gesellschaftern habe es nämlich frei gestanden, in welcher Weise - z.B. durch Einrichtung einer eigenen Produkti-onsstätte oder durch Beauftragung eines Drittunternehmens - sie ihrer Aus-übungspflicht genügen wollten. II. Hiergegen wendet sich die Revision im Ergebnis mit Erfolg. 1. Sie rügt die Nichtberücksichtigung erheblichen Streitstoffs (§ 286 ZPO), bei dessen Berücksichtigung das Berufungsgericht zu einem anderen Ergebnis habe kommen müssen. Der Geschäftsführer der Beklagten habe sich, wie H. gewußt habe, lediglich mit der Patentverwaltung befaßt; das operative Geschäft habe allein in den Händen der Beklagten gelegen. Das Landgericht habe zudem unangegriffen festgestellt, daß H. der Beklagten eine Lizenz an der die Entwicklungsstufe 6 betreffenden Patentan-meldung eingeräumt habe, die eine Benutzung des Klagepatents voraussetze. Die Beklagte habe erhebliche Lizenzzahlungen an H. erbracht. H. habe auch niemals selbst die verfahrensgegenständlichen An- sprüche geltend gemacht, obwohl er von der Formunwirksamkeit des Lizenz-vertrags gewußt habe. Bei diesen Umständen handelt es sich lediglich um Indiztatsachen, die der Auslegung des Vergleichs durch das Berufungsgericht nicht die Grundlage entziehen. - 7 - 2. Das Landgericht hat das Vorbringen des Beklagten als nicht widerlegt angesehen, daß es die Benutzung der die Entwicklungsstufe 6 betreffenden deutschen Patentanmeldung 39 30 226, an der der Beklagten eine Lizenz ein-geräumt worden war, erforderte, daß die Beklagte auch die Entwicklungsstufen 3 bis 5 und damit den Gegenstand des Klagepatents benutzen durfte. Das hat das Berufungsgericht nur im Rahmen der Überlegung berücksichtigt, hieraus ergebe sich ein Anerkenntnis von H. nicht, daß I. hiermit ihrer Ausübungspflicht nachkomme. Den weiteren Gesichtspunkt, daß sich hieraus eine Berechtigung der Beklagten ergeben konnte, auch das Klagepatent mitzu-benutzen, hat das Berufungsgericht nicht bedacht. Das Berufungsgericht hat weiter nicht berücksichtigt, daß sich eine Benutzungsberechtigung der Beklag-ten an dem Klagepatent auch unabhängig hiervon daraus ergeben kann, daß die Benutzung des lizenzierten Rechts die des Klagepatents notwendig ein-schließt, wie es die Beklagte geltend gemacht hat. Setzte nämlich die der Be-klagten erteilte Lizenz hinsichtlich der die Entwicklungsstufe 6 betreffenden Pa-tentanmeldung 39 30 226 die Benutzung des Klagepatents voraus, der nach den vom Landgericht getroffenen Feststellungen die Gesellschafter von I. zugestimmt hatten, dann erforderte es der Zweck des Lizenzvertrags, auch die Benutzung dieses Schutzrechts zu gestatten (vgl. Bartenbach/Gennen, Patent-lizenz- und Know-how-Vertrag, 5. Aufl. Rdn. 442 m.w.N.; Busse, PatG 6. Aufl. § 15 Rdn. 49). Erfordert bei einem Lizenzvertrag die Benutzung der lizenzierten Erfindung die Mitbenutzung einer weiteren Erfindung des Lizenzgebers, gilt allgemein, daß diese im Zweifel mitlizenziert ist. Wer einem anderen eine Be-nutzungsberechtigung an einem Schutzrecht einräumt, ist schon nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) in der Regel gehalten, das ihm Mögliche und Zumutbare zu tun, um dem anderen Vertragsteil die Ausübung der vertraglichen Berechti-gung zu ermöglichen; das gilt umso mehr, als es bei der vertraglichen Einräu-mung einer Benutzungsberechtigung in der Regel das Ziel der Rechtseinräu- - 8 - mung sein wird, die Berechtigung auch auszuüben. Gesichtspunkte, aus denen sich ausnahmsweise etwas anderes ergeben könnte, sind bisher nicht festge-stellt. III. Das angefochtene Urteil ist demnach aufzuheben. Das Berufungsge-richt wird sich bei seiner erneuten Befassung mit der Frage auseinanderzuset-zen haben, ob die Benutzung des Klagepatents zur Ausführung der lizenzierten Erfindung tatsächlich erforderlich war. Bejaht es dies, wird eine Verletzung des Klagepatents nur unter besonderen Umständen bejaht werden können. Soweit die Verurteilung der Beklagten mit der Revision nicht angegriffen ist, ist dem Bundesgerichtshof eine Prüfung verwehrt. Melullis Scharen Keukenschrijver Asendorf Kirchhoff
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