ECLI:DE:BGH:2017:120117UXZR20.15.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEI L X ZR 20/15 Ve rkündet am: 12. Januar 2017 Hartmann Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verha n d- lung vom 12. Januar 2017 durch die Richter Dr. Bacher, Dr. Grabinski und Hoffmann , die Richterin Schuster und den Richter Dr. Deichfuß für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentg erichts vom 4. Dezember 2014 abgeändert und wie folgt neu gefasst: Das europäische Patent 1 010 036 wird unter Abweisung der we i- tergehenden Klage dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass P a- tentanspruch 1 folgende Fassung erhält und sich die Patenta n- sprü che 2, 3, 7, 8, 9 und 11 auf Patentanspruch 1 in dieser Fa s- sung unmittelbar oder mittelbar rückbeziehen: " 1. An encapsulated electrophoretic display having a viewed su r- face and a rear surface and comprising a polymer matrix having fluid - containing cavities , wherein the cavities are non - spherical in shape, characterised by the cavities having the aspect ratio of width to height greater than 1.2, and wherein the electrophoretic display comprises particles that are tran s- lated by application of an electric fiel d. " Die Klägerin trägt 2/3 und die Beklagte 1/3 der K osten des Rechtsstreits . Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 27. August 1998 unter Inanspruc h- nahme von dreißig US - amerikanischen Prioritätsanmeldungen aus dem Zeitraum vom 2 8. August 1997 bis zum 5. März 1998 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 010 036 (Streitpatent). Von den insgesamt siebzehn Patentansprüchen des Streitpatents we r- den mit der Nichtigkeitsklage der Klägerin der selbständige Patentanspruch 1 und die auf diesen unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Patentansprüche 2, 3, 7 bis 9 und 11 angegriffen. Patentanspruch 1 hat in der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut: " 1. An encapsulated electrophoret ic display having a viewed su r- face and a rear surface and comprising a polymer matrix having fluid - containing cavities, wherein the cavities are non - spherical in shape, characterised by the cavities having the aspect ratio of width to height greater than 1 .2. " Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei im angegriffe nen Umfang nicht patentfähig und gehe über den Inhalt der A n- meldung in der ursprünglichen Fassung hinaus. Zudem fehle es im Hinblick auf die Erfindung nach Patentans pruch 9 an einer ausführbaren Offenbarung. Die Beklagte hat das Streitpatent im erteilten Umfang sowie im Umfang von vier Hilfsanträgen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpa tent - soweit ang e- griffen - für nichtig erklärt. Mit ihrer Berufung vertei digt die Beklagte das Strei t- patent weiterhin mit den erstinstanzlich gestellten A nträgen. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. 1 2 3 - 4 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Be r ufung hat in der Sache überwiegend Erfolg . I. Das Streitpatent betrifft geka pselte elektrophoretische Anzeigen , wie sie etwa für E - Book - Reader verwendet werden . 1. N ach den Erläuterungen in der Streitpatentschrift verfü gen diese ve r- glichen mit Flüssigkeitskristallen über die Eigenschaften einer guten Helligkeit, eines guten Kon trasts, weiter Betrachtungswinkel, einer Zustandsstabilität und eines niedrigen Leistungsverbrauchs. Dennoch hätten Probleme hinsichtlich der Langzeit - Bildqualität ihre weitverbreitete Verwendung verhindert ( Streitpatent und deutsche Übersetzung, Abs. 2 ) . Eine gekapselte elektrophoretische Anzeige bestehe üblicherweise aus Kapseln mit elektrophoretischen Teilchen , welche sich in einem Bindemittel zwischen zwei Elektroden befände n. Die Kapselmembranen könnten nützliche Oberflächenwechselwirkungen mit den elektrophoretischen Teilchen bilden oder als eine inerte physikalische Grenze zwischen dem Fluid und dem Bind e- mittel wirken ( Streitpatent und deutsche Übersetzung, Abs. 5 ). D as elektroph o- retische Flu id könne auch direkt in das Bindemittel dispergiert oder emulgiert werden, um eine " polymerdispergierte elektrophoretische Anzeige " zu bilden. Obwohl bei solchen Anzeigen kei ne Kapselmembran vorhanden sei , könnten die einzelnen elektrophoretischen Phase n als Kapseln bezeichnet werden ( Streitpa tent und deutsche Ü bersetzung, Abs. 6 ) . Aus dem Stand der Technik seien gekapselte elektrophoretische Anze i- gen mit einer betrachteten Oberfläche und einer rückwärtigen Oberfläche b e- kannt, die eine Polymermatrix mit Fluid enthaltenden Hohlräumen aufwiesen, wobei die Hohlrä ume nach der Offenbarung in der WO 97/50071 A1 (NK6) nicht kugelförmig seien ( Streitpatent und deutsche Übersetzung, Abs. 22 ). 4 5 6 7 8 - 5 - 2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent das technische Problem zugrunde , die Bildqualität bei gekapselten el ektrophor etischen Anzeigen daue r- haft zu verbessern . Das soll nach Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung durch folgendes Erzeugnis erreicht werden: 1.1 Gekapselte elektrophoretische Anzeige 1.2 mit einer betrachteten Oberfläche und einer rückwärtigen Oberfläche , 1.3 die eine Polymermatrix mit Hohlräumen aufweist, 1.4 wobei die Hohlräume 1.4a ein Fluid enthalten, 1.4b nicht kugelförmig sind und 1.4c ein Längenverhältni s der Breite zu r Hö he ( aspect ratio) von mehr als 1,2 haben. 3. Mit dem Patentgericht ist a ls Fachmann ein Physiker oder Ingenieur mit Universitätsabschluss der Fachrichtung Elektrotechnik mit mehrjähriger B e- rufserfahrung auf dem Gebiet der Anzeigetechnik und dabei insbesondere der Anzeigetechnik anzusehen, der bei Bedarf mit einem Chemiker zusamm ena r- beitet. 4. Gegenstand von Patentanspruch 1 ist eine elektrophoretische Anze i- ge . a) Nach den Erläuterungen in der Beschreibung werden bei einer elek - trophoretischen Anzeige zumindest einige der Teilchen durch das Anlegen elektrischer Felder be we gt oder gedreht ( Streitpatent und deutsche Überse t- zung, Abs. 9 ) , wobei die Beweglichkeit i n manchen Fällen null sein oder in der 9 10 11 12 - 6 - Nähe von n ull liegen könne , sich die Teilchen also nicht beweg t en ( Streitpatent, Abs. 70 = deutsche Übersetzung, Abs. 89). Von dem erfindungsgemäßen B e- griff einer elektrophoretischen A nzeige werden damit auch Anzeigen erfasst, bei denen die Teilchen so orientiert werden, dass Licht durch die Kapsel hindurc h- treten kann , wie es auch in einem erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel b e- s chrieben ist ( Streitpatent, Abs. 35 = d eu t sche Übersetzung, Abs. 54 ; vgl. auch Streit patent und d eutsche Übe r setzung, Abs. 10 ). b) Nach Merkmal 1.1. ist d ie elektrophoretische Anzeige gekap selt. Dies e Vorgabe wird in den Merkmalen 1.3 und 1.4a und 1. 4b da hin ergänzt , dass die ( zwischen einer betrachteten und einer rückwärtigen Oberfläche angeordne te) Polymer matrix Hohlräume aufweisen soll , die ein Fluid enthalten und nicht k u- gelförmig sind. D ie ein Fluid enthaltenden Hohlräume sollen nach der Beschre i- bun g nicht kugelför mig sein , da die s vielfach zu optischen Verluste n führe , die infolge der Absorption oder der Streuung durch die Kapselmateriali en und d es Bindemittels bei gekapselten Anzeigen aufträten ( Streitpatent, Abs. 56 = deu t- sche Übersetzung, Abs. 75 ). Das bedeutet jedoch nicht , dass unter den erfi n- dungsgemäßen Begriff der nicht - kugelförmigen Hohlräume allein Hohlräume mit der Form einer abgeflachten Ku gel subsumiert werden können . Zwar ist es nach der Beschreibung im Hinblick auf die Kapsel form " wüns chenswert " , wenn der Oberteil der Mikrokapsel eine flache Oberfläche auf weist . D ie Kapsel könne eine etwas abgeflachte Kugel, eine stark abgeflachte Kugel, im Wesentlichen zylinderförmig oder ein mehrere Facetten aufweisendes Polyeder sein ( Streitp a- tent, A bs. 56 = deutsche Übersetzung, Abs. 75). Keine dieser nicht - kugel - förmigen Ausgestaltungsmöglichkeiten ist aber als zwingende Anforderung in die Lehre des Patentanspruch s 1 aufgenommen worden . c) Merkmal 1.4c schreibt vor , dass die Hohlräume ein Längen verhältnis der Breite zur Höhe (aspect ratio) von mehr als 1,2 ha ben , und betrifft damit das Mindestlängenverhältnis der Hohlräume in zwei senkrecht aufeinander stehe n- 13 14 - 7 - den Richtungen. Merkmal 1.4c ergänzt die Vorgaben des Merkmals 1.4b hi n- sichtlich der Form der Hohlräume. Weder der Patentanspruch noch die B e- schreibung enthalten Angaben dazu, in welcher Richtung die Höhe und die Breite der Hohlräume zu messen sind. S oweit die Beklagte demgegenüber der Lehre aus Patentanspruch 1 e i- n e Ausrichtung de r Hohlrä ume dahingehend entnehmen will , dass d eren Höhe zwischen der betrachteten und der rückwärtigen Oberfläche ver laufe und deren Breite parallel zur betracht eten Oberfläche ausgerichtet sei , kann ihr nicht be i- getreten werden. In der Beschreibung wird zwar dara uf hingewiesen, dass sich viele der optischen Verluste, die bei gekapselten elektrophoretischen Anzeigen infolge der Absorption oder der Streuung durch die Kapselmaterialien und des Binde mittels auftreten, aus den kugelförmigen Hohlräumen ergäben, weshalb es vorteilhaft sei, ein dicht gepacktes Feld nicht - k ugelförmiger Hohlräume b e- reitzustellen ( Streitpatent, Abs. 56 = deutsche Übersetzung, Abs. 75). Über eine besondere Ausrichtung d er entsprechend erfindungsgemäß vorgesehenen, nicht - kugelförmigen und ein L ängenverhältnis der Breite zur Höhe von mehr als 1,2 aufweisenden Hohlräume verhält sich die Beschreibung jedoch nicht. Diesem Verständnis stehen auch nicht die Erläuterungen des Sachve r- ständigen der Beklagten , Professor A . , zu dem in Patentans pruch 1 in der Verfahren ssprache verwendeten Begriff der " aspect ratio " entgegen. Ins o- weit mag es sein, dass bei Ausübung des im Streitpatent beschriebenen und in Patentanspruch 12 unter Schutz gestellten Herstellungsverfahren s durch eine auf das Bindemit tel angewendete mechanische Kraft die gekapselte Phase nicht nur zu nicht - kugelförmigen Hohlräumen gezogen wird, sondern dies auch zwangsläufig dazu führt, dass die Flüssigkeitströpfchen parallel zur Oberfläche ausgerichtet we rden (HE 4, zur Frage 2). A ls Erzeu g n isanspruch ist Patenta n- spruch 1 aber nicht auf gekapselte elektrophoretische Anzeigen beschränkt, die nach dem in Patentanspruch 12 unter Schutz gestellten Ver fahren hergestellt 15 16 - 8 - worden sind (zu weiteren Herstellungsverfahren vgl. Streitpatent Abs. 2 0 und 8 1 f. = deutsche Übersetzung, Abs. 20 und 100 f. ) , so dass der Fachmann en t- sprechende Folgerungen auch nicht aus dem in Patentanspruch 1 verwendeten Begriff der " aspect ratio " abgeleitet hätte. d) Zutreffend hat das Patentgericht des Weiteren aus geführt, dass nach Patentanspruch 1 nicht ausgeschlossen wird, dass die erfindungsgemäße elek - trophoretische Anzeige neben nicht - kugelförmigen Hohlräumen mit einem Lä n- genverhältnis von Breite zu Höhe von mehr als 1,2 auch kugelförmige oder nicht - nichtkugel förmige mit einem geringeren Längenverhältnis auf weist. Ob die Lehre aus Patentanspruch 1 darüber hinaus auch da hin zu verstehen ist, dass die Polymermatrix entgegen den Ausführungen im Urteil des Patentgerichts - mehr als zwei entsprechend den Merkmalen 1.4a bis 1.4c ausgebildete Hoh l- räume aufweisen muss (vgl. insowe it auch Streitpatent, Abs. 56 = d eutsche Übersetzung, Abs. 75), bedarf mangels Entscheidungsrelevanz keiner a b- schließenden Beurteilung. II. Das Patentgericht hat den Gegenstand des erteil ten Anspruchs 1 w e- gen fehlender erfinderischer Tätigkeit als nicht patentfähig angesehen und sich zur Begründung im Wesentlichen auf die vorveröffentlichte US - amerikanische Patent schrift 5 650 872 (NK1) gestützt. Die NK1 offenbare neben Lichtventilen, bei denen Partikel durch ein elektrisches Feld nur ausgerichtet würden, auch elektrophoretische Anzeigen, bei denen sich die Partikel zwischen Elektroden bewegten, was mit " to move " beschrieben werde und immer auch eine Translationsbewegung der Teilchen en thalte. Die in der NK1 offenbarte elektrophoretische Anzeige sei auch geka p- selt, da sie geschlossene Hohlräume aufweise, in denen sich ein Fluid befinde. Die gekapselte elektrophoretische Anzeige besitze eine betrachtete und eine rückwärtige Oberfläche. Si e weise eine Polymermatrix mit fluidenthaltenden Hohlräumen auf. Die Tröpfchen bestünden aus einer Suspension, die das Fluid 17 18 19 - 9 - darstelle, welches sich in einem Hohlraum befinde, nämlich dem Volumen, das das Tröpfchen einnehme. Die Hohlräume seien nicht k ugelförmig. In den Figuren 5 bis 7 würden eindeutig Hohlräume darstellende Tröpfchen gezeigt, welche eine von der K u- gelform abweichende Form aufwiesen. Es möge sein, dass beim Erstellen der Figuren 5 bis 7 nicht darauf geachtet worden sei, eine Kugelform z u zeichnen. Dies drücke jedoch ebenso wie die Tatsache , dass die Form der Hohlräume in der Beschreibung nicht erwähnt werde, aus, dass es auf die genaue Form der Hohlräume nicht ankomme und diese auch von der Kugelform abweichen kön n- ten, ohne den Erfolg de r in der NK1 offenbarten Erfindung, bei der es sich um einen Herstellungsprozess für anisometrische Partikel und diese verwendende Lichtventile und elektrophoretische Anzeigen handele, in Frage zu stellen. Der Fachmann ergreife deshalb keine Maßnahmen, die eine Kugelform der in der Polymermatrix enthaltenen Hohlräume sicherstellten, zumindest solange die Abweichung von der Kugelform nicht zu groß sei. Ohne solche Maßnahmen erhalte der Fachmann insbesondere im Bereich des Films stets auch Hohlrä u- me, die nich t exakt kugelförmig seien. Da ein Längenverhältnis von Höhe zu Breite von 1,2 keine starke Abwe i- chung von der Kugelform sei, gehe der Fachmann davon aus, dass er Abwe i- chungen in dieser Größenordnung tolerieren könne, soweit er solche nicht b e- reits in de n Figuren 5 bis 7 der NK1 erkenne. Damit werde ihm der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung nahegelegt. Auch der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsa n- trags 1, der gegenüber der erteilten Fassung das zusätzliche M erkmal aufwe i- se, dass die Partikel bei der Anwendung eines elektrischen Feldes verschoben werden, beruhe auf keine r erfinderischen Tätigkeit. Dieses Merkmal sei bereits in der NK1 bei elektrophoretischen Anzeigen gegeben. Der dort dargestellte 20 21 22 - 10 - Unterschied zwischen Lichtventilen und elektrophoretischen Anzeigen beinhalte gerade, dass bei letzteren auch eine Translationsbewegung stattfinde. Ferner sei der Gegenstand von Patentanspruch 1 auch in den Fassu n- g en der weiteren drei Hilfsan träge nicht rechtsbestä ndig. III. Die Begründ ung des Patentgerichts hält den Angriffen der Berufung nicht stand . Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Haupt - antrags wird durch die NK1 weder offenbart noch nahegelegt. 1. Die NK1 lehrt eine elektrooptische Vorrichtung bestehend aus einer aus gegenüberliegenden Zellwänden ausgebildeten Zelle mit einer zwischen den Zellwänden vorgesehenen Lichtmodulationseinheit . D ie Lichtmodulation s- einheit umfasst in einem M ediu m suspe ndierte Teil chen, die anisometrisch g e- for mt sind und eine bestimmte mittlere Korngröße aufweisen (NK1, Sp. 2, Z. 55 ff.) , wodurch einem bei Lichtventilen bestehenden Bedarf an einer Su s- pension ultrafeiner Teilchen abgeholfen werden soll (NK1, Sp. 2, Z. 7 ff.; Z. 33 ff.) . Die elektrooptische Vorri chtung k ann ein Lichtventil sein , bei de m Suspensionen ausrichtbarer Teilchen verwendet werden, aber auch eine and e- re Ar t von Lichtsteuerungsvorrichtung, bei der Teilchensuspensionen genutzt werden, wie elektrophore tische Displays, bei denen sich die Teilc hen zwischen Elektroden in einer Zelle bewegen (NK1, Sp. 3, Z. 20 ff.; Sp. 2, Z. 55 ff.) . Damit offenbart die NK 1 eine elektrophoretische Anzeige im Sinne des Merkmals 1 nicht nur im Hinblick auf die genannten elektrophoretischen Di s- plays, sondern auch hinsichtlich der dort aufgeführten Lichtventile , da es nach dem wie erläutert - weiten Ver ständnis des Klagepatents für die Verwirkl i- chung dieses Merkmals hinrei chend ist , wenn die Teilchen bei der Anzeige so innerhalb der Kapsel orientiert werden, dass Licht durch die Kapsel treten kann. Das ist au ch bei den Lichtventilen der NK 1 der Fall. 23 24 25 26 - 11 - Die offenbarte elektrophoretische Anzeige verfügt zudem über eine b e- trachtete und eine rüc kwärtige Anzeigenoberfläche, wie sie beispiels weise das in Figur 5 der NK1 gezeig te Lichtventil aufweist , wobei eine der beiden Oberfl ä- chen als betrachtete und die andere als rückwärtige Oberfläche angesehen werden kan n. Die in den Figur en 5 , 6 und 7 der NK1 gezeigt en elektrophoretische n A n- zeige n (Lichtventile 27 ) sind mi t einem Film (24) ausgestattet, der aus einer Matrix vernetzter Poly mere in Form eines transparen ten Kunststoff s (25) b e- steht. In d em Kunststoff sind Hohlräume (droplets ) verteilt, die flüssige Teilchen (21) enthaltende Lichtventilsuspension (26) und damit ein Fluid enthalten (NK1, Sp. 4, Z. 22 ff.; Z. 37 ff . ; Z. 51 ff.) . Dass die Hohlräume nicht durch mittels einer Membran von der Polymermatrix abgetrennte Kapseln gebildet werden , steht einer Of fenbarung der Lehre aus Patentanspruch 1 nicht entgegen, da na ch der Beschreibung des Streitpatents auch derartige polymerdispergierte elektroph o- retische Anzeige n als erfindungsgemäße Kapseln anzusehen sind (vgl. Strei t- patent, Abs. 6). Aus der NK1 geht jedoch nicht hervor, dass die Hohlräume ein Länge n- verhältnis d er Breite zur Höhe von mehr als 1,2 haben. In den Figuren 5 bis 7 sind die Hohlräume (droplets ) zwar nicht exakt kugelförmig gezeichnet. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass es sich um eine schematische Darstellung des Aufbaus der Lichtventile im Quer schnitt handelt. Es findet sich kein Anhalt dafür, dass es für das jeweils dargestellte Ausführungsbeispiel darauf ankommt, dass die Hohlräume nicht - kugelförmig ausgestaltet sind. Selbst wenn dennoch mit dem Patentgericht angenommen wird, dass der Fachmann den Figuren 5 bis 7 entnim mt, dass es nicht erheblich ist , ob die Hohlräume kugelförmig oder nicht - kugelförmig ausgestaltet sind und damit auch letztere offenbart sind, fehlt es jedenfalls an einer Offenbarung eines Längenverhältnisses der Breite zur Höhe von 1,2. Der Hinweis des Patentge richts, d er Fachmann könne erkennen , 27 28 29 - 12 - dass er Abweichungen von der Kugelform in dieser geringen Größenordnung tolerieren könne , reicht insoweit nicht, weil es sich um eine Ergänzung der O f- fenbarung durch das Fachwissen des Fachmanns handeln würde (vgl. BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 X Z R 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 27 Ola n- zapin). Der Klägerin kann auch nicht darin beigetreten werden , dass d er Fac h- mann bei Nacharbeitung der in NK1 beschriebenen Lehre bei den Hohlräume n (droplets ) zwangsläufig zu dem in Merkmal 1.4c geforderten Längenverhältnis von Breite zu Höhe gekommen und dieses damit als intrinsische Eigenschaft offenbart wäre. Hinsichtlich der Herstellung des die vernetzte Polymermatrix (25) enthaltenden Films (24 ) wird in der NK1 auf die PCT - Anmeldung WO 93/09460 ( NK10 ) verwiesen. Aus der NK10 geht hervor, dass Po lyme r- matrix etwa durch Wärmebehandlung o der UV - Licht quervernetzt wird (NK10, Ausführungsbeispiele 1 und 13, S. 30 f.; 37 f.). Wie durch das Gutachten vo n Professor A . und den darin in Bezug genommenen Fachbeitrag von Da - vankov und Tsyurupa ( Vadim Davankov, Maria P. Tsyurupa, Hypercrosslinked Polymeric Net w orks and Adsorbing Materials: Synthesis, Properties, Structure and Application, Elsevier 201 0, S. 246 ; HE4 ) belegt wird, führt eine Vernetzung von Polymeren jedoch im Allgemeinen nicht zu einer Erhöhung der Dichte und daraus folgend einem Schrumpfen, das die Hohlräume beeinflussen könnte. Gegenteiliges ergibt sic h auch nicht aus den Ausführun gen in der Strei t- patentschrift, wonach eine polymerdispergierte elektrophoretische Anzei ge äh n- li ch wie eine polymerdispergierte Flüssigkristallanzeige auch derart hergestellt werde könne , dass während des Trocknens und Härtens des Bindemittels die gekapsel te Phase in nicht - kugelförmige Hohlräume gezogen werde ( Streitp a- tent, Abs. 62 = deutsche Üb ersetzung, Abs. 81), da darin die näheren Verfa h- rensparameter offen gelassen werden , insbesondere ob als Bindemittel wie es im folgenden Absatz der Streitpatentsch rift erwähnt wird ( Streitpatent, Abs. 63 = 30 31 - 13 - deutsche Übersetzung, Abs. 82) - ein wässriges Verdampfungsbindemittel ve r- wendet wurde, das zu einem Schrump fen des Polymers und dadurch zu einer nichtkugelförmigen Verformung der gekapselten Phasen ge führt hat. I m Übr i- gen sollen die gekapselten Phasen zwar in nicht - kugelförmige Hohlräume g e- zogen worden sein; dass diese darüber hinaus auch ein Längenverhältnis der Breite zu r Höhe von mehr als 1,2 gehabt haben, ist den genannten Ausführu n- gen aber nicht zu entnehmen. Dem steht auch nicht entgegen, dass in einem Fachbeitrag von Drzaic (Paul S. Drzaic, Liquid Crystal Dispersions, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, Singapur, 1995, S. 26 ff. ; NK8 ) von einem Schrumpfen der Polymermatrix und einer daraus resultie renden Verformung eines signifikanten Teils der Mi - krokapseln mit einem Längenverhältnis von Breite zu Höhe von mehr als 1,2 berichtet wird. Denn dabei wurde ein wäss rige s Verdampfungsbindemittel ei n- gesetzt, nach dessen Trocknung die abgeflachte Form der M ikrokapseln en t- stand (NK8, 26) . Die Verwendung eines solchen Verdampfungsbindemittels wird jedoch weder in der NK1 noch in der NK10 gelehrt, so dass die Ergebnisse der NK8 nicht als zwangsläufige Folge einer Nacharbeitung der dort offenbarten Lehre übertra gen werden können. 2. Ausgehend von dem Offenbarungsgehalt der NK1 war es entgegen den Ausführungen des Patentgerichts für den Fachmann auch nicht naheli e- gend, Hohlräume mit einem Längenverhältnis der Breite zu r Höhe von mehr als 1,2 vorzusehen. Es mag sein, dass dem Fachmann aufgrund seines Fachwi s- sens Herstellungsverfahren wie der Einsatz eines Verdampfungsbindemittels zur Verfügung standen, mit denen er derart geformte fluidenthaltende Hohlrä u- me in der Polymermatrix herstellen konnte. Es ist aber auf Grundlage der Fes t- stellungen des Patentgerichts kein Anlass erkennbar, weshalb der Fachmann bei Ausführung der NK1 eine solche Form hätte anstreben sollen. 32 33 - 14 - IV . Soweit im Urteil des Patentgerichts über den Hauptantrag der Bekla g- ten erkannt wurde, s tell t sich diese s jedoch im Ergebnis als richtig dar. D er G e- genstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung ist im Hinblick auf im Urteil des Patentgerichts nicht berücksichtigten Stand der Technik nicht paten t- fä hig . 1 . Der Gegenstand von Patentanspr uch 1 in der Fassung des Haupta n- trags wurde dem Fachmann jedoch nicht durch die PCT - Anmeldung 98/1 9208 (NK11) offenbart oder nahegelegt. a) Die NK11 ist zwar ein nach § 117 PatG i.V.m. § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO zulässiges Angriffsmittel , obwohl sie von der Klägerin erst mit der Berufungserwide rung vorgelegt worden und deshalb neu ist. Denn nach der Rechtsprechung des Senats ist ein Nichtigkeitskläger grundsätzlich nicht geha l- ten, den Angriff gegen die Patentfähigkeit auf alle denkbaren Gesichtspunkte zu stützen, wenn das Patentgericht in seinem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis erkennen lässt, dass es dessen Argumentation in einem bestimmten Punkt für zutreffen d erachtet (BGH, Urteil vom 28. August 2012 X ZR 99/11, BGHZ 194, 290 = GRUR 2012, 1236 Rn. 38 Fahrzeugwechselstromgenerator; Urteil vom 28. Mai 2013 X ZR 21/12, GRUR 2013, 912 Rn. 71 Walzstraße). Im Streitfall hat das Patentgericht in seinem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG nach vorläufiger Beurteilung die Lehre aus Patentanspruch 1 im Hinblick auf die NK1 und die NK6 für nicht n eu und im Hinblick auf die NK3 sowie fachmänn i- sches Wissen für nicht naheliegend erachtet. Danach beruht es nicht auf einer Nachlässigkeit, dass die Klägerin davon abgesehen hat, die NK11 als weitere Entgegenh altung bereits im erstinstanzliche n Verfahren vorzulegen. b) D ie am 17. Oktober 1997 eingereichte und am 7. Mai 1998 veröffen t- lichte PCT - Anmeldung NK 11 ist auch als Stand der Technik nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ bei der Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zu berücksicht i- gen. Der Zeitrang des Streitpatents wird jedenfalls hinsichtlich des Gege n- 34 35 36 37 - 15 - stands aus Patentanspruch 1 und der auf diesen rückbezogenen Unteranspr ü- che erst durch den Tag seiner Anmeldung am 28. August 1998 bestimmt. Als Anmeldetag gilt nicht bereits der Tag der An meldung einer der zehn von dem Streitpatent beanspruchten und vor dem 17. Oktober 1997 eingereichten Prior i- tätsanmeldungen (Art. 89 EPÜ) . D ie Beklagte hat nach Bestreiten der Klägerin und einem richterlichem Hinweis nicht d argetan und es ist auch sonst nicht e r- sichtlich, dass der Gegenstand von Patentan spruch 1 in einer dieser Priorität s- anmeldungen als zur Erfindung gehörend offenbart worden ist (Art. 87 Abs. 1 EPÜ ). c) Der Gegenstand von Patentan spruch 1 ist in der NK11 jedoch nicht o f- fenbart. Die Entgegenhaltung lehrt zwar eine gekapselte elektrophoretische A n- zeige mit einer betrachteten und einer rückseitigen Oberfläche, die eine Pol y- mermatrix mit fluidenthaltenden Hohlräumen aufweist (NK11, S. 3, Z. 10 ff.; S. 4, Z. 4 ff., 16 ff.; Figuren 1a und 1b; Anspruch 1), die nicht kugelförmig sein können (NK11, S. 7, Z. 6 ff.). Es wird jedoch weder beschrieben noch gezeigt , dass die Hohlräume ein Längenverhältnis der Breite zu r Höhe von mehr als 1,2 haben sollen. Die Kläger in meint allerdings , dass dieses Längenverhältnis eine intrins i- sche Eigenschaft der in der NK11 offenbarten Mikrokapseln sei. D ie in der NK11 vorgeschlagene Verwendung von PVA (Polyvenylalkohol) als Polyme r- matrix führe nach NK8 zwangsläufig beim Aushärten auf einer ebenen Fläche zur Schrumpfung des PVA - Films. Da darin die flexiblen Mikrokapseln enthalten seien, würden sie identisch zu Fi gur 2.6 der NK8 verformt und wie sen eine Ve r- teilung der Längenverhältnisse der Breite zu r Höhe wie in Figur 2.7 der NK8 un d damit von mehr als 1,2 auf . 38 39 - 16 - Dem kann nicht beigetreten werden . Nach den Angaben der NK8 ist die Polymermatrix mit den fluidenthaltenden Hohlräumen (droplets ) durch Emulgi e- ren der Mikrok apseln in PVA als Verdampfungsbindemittel entstanden. Das untersc heidet sich von den in NK11 offenbarten Herstellungsverfahren. Danach werden zunächst Kapselungsverfahren, wie das Koazervation s- verfahren mit Gelatine oder Gummiarabikum (NK11, S. 7, Z. 19 ff. sog. erster Ansatz), das Grenzflächen - Polymerisationsverf ahren (NK11, S. 7, Z. 32 ff. sog. zweiter Ansatz), die " In - situ " - Polymerisation (NK11, S. 8, Z. 10 ff. sog. dritter Ansatz) und das Koazervationsverfahren mit Gela tine oder Gummiarab i- kum nach dem US - amerikanischen Patent 3 585 381 (NK11, S. 8, Z. 30 ff . sog. fünfter Ansatz) aufgeführt . Im Hinblick auf die nach diesen Verfahren g e- fertig t en fluidenthaltenden Mikrokapseln wird dan n im Hinblick auf das in Figur 1B der NK11 gezeigte Ausführungsbeispiel ausgeführt, dass selbige in der P o- lymermatrix einer el ektrophoretischen Anzeige immobilisiert werden könn t en , wobei als mögliche Bindemittel PVA, Gelatine, Epoxy - oder andere Harze g e- nannt werden (NK11, S. 7, Z. 19 ff.; S. 10, Z. 25 ff.). Auch wenn der Fachmann sich danach von den genannten Bindemittel gerade für PVA entschieden hätt e, heben sich die genannten " Ansätze " von dem sich aus der NK8 ergebenden Herstellungsverfahren jedenfalls dadurch ab, dass die Mikrokapseln nicht in die Polymermatrix emulgiert, sondern als fertige Kapseln einge bracht werden. D ass die Ergebnisse der NK8 dennoch auf die vier " Ansätze " übertragen werden können , ist von der Klägerin nicht dargelegt worden und auch sonst nicht e r- sichtlich . Soweit in der NK11 darüber hinaus auf die Möglichkeit einer direkten Emulsion der elektrophor etischen Flüssigkeit ohne eine Verkapselung in die Polymermatrix hingewiesen wir d (NK11, S. 11, Zeilen 11 ff.; sog. vierter A n- satz) , fehlt es nicht nur an einem Hinweis, dass diese Möglichkeit gegenüber den immobilisierten Mikrok ap seln bevorzugt sei, sonde rn vor allem an ei ner 40 41 42 - 17 - Anregung , PVA aus der Gruppe der vier in der NK11 genannten Bindemittel zu wählen und überdies als Schrumpfungsbindemittel einzusetzen, um eine Ve r- gleichbarkeit mit dem in NK8 offenbarten Herstellungsverfahren zu begründen. Dass bei e iner direkten Emulsion der elektrophoretischen Flüssigkeit in die Polymermatrix die Vernetzung nicht ohne weiteres zu einer Ausbildung von Hohlräumen mit einem Längenverhältnis der Breite zur Höhe von mehr als 1,2 führt, ist bereits im Zusammenhang mit de r NK1 erläutert worden und gilt ins o- weit für die NK11 gleichermaßen. d) Für den Fachmann lag die Ausbildung derartiger Hohlräume auch nicht nahe. Zwar hat di e Klägerin in der Verhandlung darauf hingewiesen, dass dem Fachmann in d er NK11 Gelatine als sow ohl für die Bildung der Kapseln im Koazervationsverfahren als auch für die Bildung der Polymermatrix geeignetes Material offenbart werde und diesem aufgrund seines Fachwissens bekannt sei, dass es sich bei Gelatine um ein Schrumpfungsbindemittel handele . D araus f olgt jedoch noch keine Anregung , auf die Verkapselung zu verzichten und die Hohlräume unmittelbar in der Gelatinematrix zu bilden, zumal es sich bei Gel a- tine nur um eines von m ehreren Materialien handelt, die dem Fachmann im Z u- sammenhang mit der Ver kapselung nach dem Koazervationsverfahren und der Bildung der Polymermatrix genannt werden (vgl. NK11, S. 11, Z. 3 f.). 2 . Der Gegenstand von Patentanspru ch 1 wurde dem Fachmann au ch nicht durch die am 12. März 1998 angemeldete und am 24. September 199 8 veröffentlichte PCT - Anmeldung 98/41899 (NK12) offen bart. a) Obwohl die NK12, wie die NK11, erst mit der Berufungserwiderung vorgelegt worden ist , handelt es sich auch bei dieser Entgegenhaltung aus den genannten Gründen um ein nach § 117 PatG i.V.m. § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO zulässiges Angriffsmittel. 43 44 45 - 18 - b) Die NK12 ist überdies nach § 54 Abs. 3 EPÜ für die Neuheitsprüfung zu berücksichti gen , da das am 27. August 1998 angemeldete Streitpatent die Priorität en aus den dreißig in Anspruch genommen en und vor dem 12. März 1998 eingereichten Prioritätsanmeldungen hinsichtlich des Gegenstand s von Patentanspruch 1 entsprechend den obigen Erläuterungen - nicht wirksam in Anspruch nehmen kann. c) Der NK12 ist eine gekapselte elektrophoretische Anzei ge nach Ma ß- gabe der Merkmale 1.1 bis 1.4b zu entnehmen (vgl. NK 12, S. 3, Z. 11 ff., 17 ff.; S. 22, Z. 27 ff.; S. 23, Z. 14 ff.; Figur 7E). Entgegen der Ansicht der Klägerin ist Merkmal 1.4c in der - am Ende dieses Absatzes wiedergegebenen - Figur 7E der N K 12 aber nicht gezeigt . Die Zeichnung soll die Ausführungen in der B e- schreibung der NK12 illustrieren, wonach die Wände der Mikrokapseln (320) entweder chemisch entfestigt oder einem Druck ausgesetzt sein können, um sich präzise in lineare Begrenzungen einz ufügen. Dass es insoweit bei den Mikrokapseln auf das Längenverhältnis der Breite zur Höhe ankommt und di e- ses über 1,2 ist, ergibt sich daraus nicht. Merkmal 1.4c wird schließlich auch nicht als intrinsische Eigenschaft in der NK12 offenbart. Der Ein satz wässriger Verdampfungsbindemittel wird zwar als alternativer Träger zu photo - , thermisch oder chemisch härtbaren Trägern für die Dispersion der bereits fertigen Mikrokap s e l n genannt. Selbst wenn der 46 47 48 - 19 - Fachmann sich bei dieser Auswahl für das wässrige Ve rdampfungsmittel en t- scheiden sollte , ist damit aber noch nicht notwendigerweise für die Hohlräume ein Längenverhältnis der Breite zu r Höhe von 1,2 erreicht. Nach dem Offenb a- rungsgehalt der NK12 kommt es vielmehr darauf an, dass sich die chemisch entfestigt en oder einem Druck ausgesetzten Wände der Mikrokapseln (320) wie in Figur 7E gezeigt - präzise in lineare Grenzen einpassen, so dass das Öffnungsverhältnis (d.h. der prozentuale Anteil der betrachteten Oberfläche, der tatsächlich durch das Kontrastmitt eln eingenommen wird) durch Verringerung der Lücken zwischen den Mikrokugeln erhöht (NK12, S. 23, Z. 14 ff.). Daraus resultiert das in Merkmal 1.4c geforderte Längenverhältnis der Hohlräume aber nicht notwendigerweise. 3 . Der Gegenstand des Patentanspru chs 1 des Streitpa tents wurde dem Fachmann jedoch durch die am 25. Juni 1997 angemeldete und am 31 . D e- zember 1997 veröffentlichte PCT - Anmeldung WO 97/50071 (NK6) zumindest nahegelegt. a) Die NK6 ist als Stand der Technik auch für die Prüfung der erfind er i- schen Tätigkeit nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ zu berücksichtigen, da das am 27. A u- gust 1998 angemeldete Streitpatent die Prioritäten aus den neunzehn in A n- spruch genommenen und vor dem 31. Dezember 1997 angemeldeten Prior i- tätsanmeldungen hinsichtlich des Gege nstands von Patentanspruch 1 nicht wirksam in Anspruch nehmen kann. b) Die NK6 lehrt eine Gyricon - Anzeige , die eine Polymermatrix (substrate 32) mit fluidenthaltenden Hohlräumen (cavities 32) aufweist. In den Hohlräu men ist jeweils ein zylinderförmiges schwarz - weißes Element (31) angeord net, das sich aufgrund des Dipols bei Anlegen eines elektrischen Feldes um seine Längsachse rotie rend ausrichtet, so dass sich einem Betrachter entweder seine wei ße oder seine schwar ze Fläche zuwendet . D ie Größe der nicht - kugelförmi - g en Hohlräume entspricht in etwa der Größe der drehba ren Zylinder, so dass 49 50 51 - 20 - diese daran gehindert werden, sich um ihre Mittelachse zu drehen (vgl. NK6, S. 7, Z. 11 ff.; S. 9, Z. 19 ff.), wie es beispielsweise in den nachfolgend wiede r- gegebenen F igur en 3 und 5A gezeigt wird . D amit offenbart die NK6 auch eine ge kapselte elektrophoretische Anze i- ge nach den Merkmal en 1.1 bis 1.4b . Wie dargelegt, fallen auch Anzeigen, bei 52 - 21 - denen die Teilchen durch das Anlegen eines elektrischen Feldes gedreht u nd nicht translatorisch bewegt werden unter den erfindungsgemäßen Begrif f einer elektrophoretischen Anzei ge (vgl. Streitpatent und deutsche Übersetzung, Abs. 9). In der Streitpatentschrift wird sogar ausdrücklich erwähnt, dass in der NK6 " eine gekapselte e lektrophoretische Anzeige " offenbart werde ( Streitpatent und deutsche Übersetzung, Abs. 22). Ob darüber hinaus auch das Merkmal 1.4c in der NK6 offenbart ist, b e- darf keiner abschließenden Entscheidung, da es jedenfalls für den Fachmann naheliegend war . In der NK6 wird unter Bezugnahme auf ein in - der nachfo l- gend wiedergegebenen - Figur 9 der NK6 aus der Draufsicht gezeigtes G y ricon Display ausgeführt, dass bei einer alternativen Ausführungsform das Längenverhältnis der Breite zu r Höhe der Zylinder g rößer als 1:1 sei ( NK6, S. 11, Z. 29 ff.: " alternative embodiment in which the aspect ratio of the cylinders 91 is greater than 1:1. " ) . Das s damit auch Hohlräume mit e inem Längenverhältnis der Breite zu r Höhe der Zylinder von größer 1,2 gemeint sind, deutet sich für den Fac h- mann durch die nachfolgende Angabe in der NK6 an, dass diese alternative Ausführungsform etwa in Situationen nützlich sein könne, in denen verschied e- ne Display - Auflösungen in der x - und y - Richtung erwünscht seien, wie zum Be i- 53 - 22 - spiel e in Display mit einer Auflösung 1.200 mal 300 Dots pro Inch (NK6, S. 11, Z. 32 ff.), was bei dicht gepackten Hohlräu men zu einem Längenverhältnis von annähernd 1:4 führen würde. Wird zudem berücksichtigt, dass in der NK6 nicht nur vorgeschlagen wird, die Ho hlräume möglichst so auszugestalten, dass die Zylinder diese nahezu ausfüllen, sondern zur Verbesserung der Helligkeit und des Reflexionsgrades des Displays darüber hinaus empfohlen wird, die Hoh l- raumwände möglichst dünn zu gestalten, damit die Zylinder mö glichst dicht z u- einander angeordnet werden können (NK6, S. 9, Z. 19 ff.; S. 10, Z. 9 ff. ; S. 13, Z. 24 ff. ), ist ein Längenverhältnis der Breite zu r Höhe der Hohlräume von gr ö- ßer 1,2 für den Fachmann wenn nicht bereits offenbart, dann doch zumindest aufgru nd seiner Fachkenntnisse auffindbar und damit naheliegend. 4. Die Beklagte hat einen eigenständigen erfinderischen Gehalt der von der Klägerin mit ihrer Nichtigkeitsklage neben Patentanspruch 1 angegriffenen und auf diesen unmittelbar oder mittelbar rü ckbezogenen Unteransprüche 2, 3, 7, 8, 9 und 11 nicht geltend gemacht, so diese ebenfalls als dem Fachmann nahegelegt und damit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend anzus e- hen sind. V. Auf Grundlage des ersten Hilfsantrags 1 der Beklagten s tellt sich das Urteil des Patentgerichts aber auch im Ergebnis nicht als richtig dar. 1 . Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 weist im Vergleich mit der Fassung des Hauptantrags das weitere Merkmal auf, dass die elektr o- phoretische Anzeige Partikel umfasst, die bei der Anwendung eines elektr i- schen Feldes verschoben werden (The electrophoretic display comprises parti c- les that are translated by application of an electric field.) . Der Fachmann ve r- steht dieses Merkmal im Kon text der Lehre aus P a tentanspruch 1 und unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen des Streitpatents d a- hingehend, dass die se Partikel bei Anlegen eines elektrischen Feldes eine Translationsbewegung ausführen und eine Rotationsbewegung keine derartige 54 55 56 - 23 - erfindun gsgemäße Translationsbewegung ist (vgl. Streitpatent, Abs. 9, 51, 53 und 54). 2 . Patent anspruch 1 ist in dieser Fassung zulässig. S ein Gegenstand geht insbesondere nicht über den In halt der ursprünglichen Anmeldung WO 99/10767 (N2) hinaus . In der ursprü nglichen Anmeldung wird erläutert, dass bei elektrophoretischen Anzeigen zumindest einige Teilchen durch das Anlegen elektrischer Felder bewegt oder gedreht werden (N2, S. 3, Z. 10 f. ), was " gekapselte " elektrophoretische Anzeigen entsprechend Patentanspru ch 1 des Streitpatents mit einschließt (vgl. N2, S. 9, Z. 21 f.) . Unter einer Bewegung der Teilchen versteht der Fachmann eine elektrophoretische Translationsbew e- gung und grenzt diese gegenüber einer Ausrichtung der Teilchen durch eine Rotationsbewegung ab, so wie ihm dies etwa auch im Hinblick auf die zeichn e- rischen Darstellungen in den Figuren 1 (Translationsbewegung) und 2 (Rota - tionsbewegung) der ursprünglichen Anmeldung erläutert wird (N2, S. 10, Z. 3 ff.; Z. 9 ff.). 3 . a) Der Gegenstand von Patenta nspruch 1 wird dem Fachmann durch die NK6 nicht nahe gelegt. Wie ausgeführt, wird in der NK6 allein eine Gyricon - Anzeige mit fluidenthaltenden Hohlräumen in einer Polymermatrix beschrieben, in denen jeweils ein zylinderförmiges schwarz - weißes Element angeor dnet ist, das sich bei Anlegen eines elektrischen Feldes um seine Längsachse rotierend ausrichte. Es fehlt damit an einer Offenbarung von Partikel n , die bei der A n- wendung eines elektrischen Feldes im Sinne einer Translationsbewegung " ve r- schoben " werden. Derartige Partikel vorzusehen, war für den Fachmann ausgehend von der NK6 aber auch nicht nahegelegt. Zwar wird in der N K6 ausgeführt, dass im Allgemeinen ein dünneres Display, wie etwa ein Monoschicht - Display mit nur einer Schicht von in Hohlräumen eine r Polymermatrix angeordneten, aneina n- dergereihten schwarz - weiße n Zylindern (vgl. NK6, Figuren 5 A und 5B sowie die 57 58 5 9 - 24 - Erläuterungen zum Monoschicht - Aufbau in NK6, S. 9, Z. 12 ff. ), einem dickeren Display, wie insbesondere einem Display mit zwei derartiger Schi chten (vgl. NK6, Figur 6) , vorzuziehen sei , weil ein dünneres Display mit niedrigerer A n- steuerspannung arbeiten könne, was eine verbesserte Auflösung aufgrund r e- duzierter Streufelder zwischen benachbarten schwarzen und we ißen Pixeln zur Folge habe (NK6, S. 10, Z. 26 ff.) . Es fehlt aber an einer Anregung, das Mon o- schicht - Display nicht mehr, wie insbesondere in Figur 5A und 5B gezeigt und in der Beschreibung der NK6 erläutert, mit einer dicht gepackten Schicht aus in Hohlräumen einer Polymermatrix angeordnete n Drehzylindern auszustatten, son dern stattdessen eine Schicht mit in Hohlräumen einer Polymermatrix ang e- ordneten , sich translatorisch bewegenden Teilchen vorzusehen . Dafür ist der Hinweis auf die Vorzüge eines möglichst dünnen Displays in der NK6 allein n icht hinreichend. b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsa n- trags 1 wurde dem Fachmann auch nicht durch die NK11 und die NK12 offe n- bart bzw. durch die NK11 nahegelegt, weil es jedenfalls an einer Offenbarung des Merkmals 1.4c feh lt und dieses Merkmal, ausgehend von der NK11, für den Fachmann auch nicht nah eliegend war, wie bereits oben ausgeführt wurde . c) Zudem ist weder dargetan noch ersichtlich, dass der Fachmann au s- gehend von der NK6 durch die NK11 veranlasst wurde, statt d er Drehzylinder sich translatorisch bewegende Teilchen vorzusehen, oder, ausgehend von der NK11 , durch die NK6 dazu angeregt wurde, Hohlräume in der Polymermatrix mit einem Längenverhältnis der Breite zu r Höhe von mehr als 1,2 vorzusehen. d) Die übrige n vorgelegten Entgegenhaltungen liegen weiter vom G e- genstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 weg als die NK6 oder die NK11 und konnten diesen dem Fachmann daher erst Recht nicht nahelegen. 60 61 62 - 25 - 4 . a) Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 offenbart die Erfindung auch so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Klägerin ihre Klage zulässige r- weise auf diesen Nichtigkeitsgrund stützen kann, nachdem sie ihn erst mals in de r Berufungserwiderung geltend gemacht hat. Denn selbst wenn angeno m- men wird, dass es sich um eine wegen Sachdienlichkeit nach § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG zulässige Klageerweiterung handelt, fehlt es doch jedenfalls an den Voraussetzungen einer unzure ichenden Offenbarung. Die Klägerin trägt insoweit vor, dass in der Beschreibung des Streitp a- tents als sehr geeignete Kapselungstechnik die Polymerisation zwischen Har n- stoff und Formaldehyd angegeben sei (vgl. Streitpatent, Abs. 105 = deutsche Übersetzu ng, Abs. 127) . Dies we rde aber durch die Erklärung von Herrn R . W . widerlegt, aus der sich ergebe (HE2, Abs. 10) , dass damit nur kugelförmige Kapseln bereitgestellt werden könnten. Unabhängig davon, ob sich dies er Erklärungsinhalt überhaupt aus der genannten Erklärung entne h- men lässt, i st diese Argumentation schon deshalb nicht geeignet , eine unz u- reichende Offenbarung der Erfindung aus Patentanspruch 1 darzutun, weil die Polymerisation zwischen Harnstoff und Formaldehyd zwar in der Beschreibung a ls " sehr geeignete Kapselungstechnik " genannt wird, insoweit aber auch and e- re Herstell ungsverfahren, wie etwa das Koa zervationsverfahren oder die Gren z- flächen - Polymerisation offenbart werden (Streitpatent, Abs. 126 f. = deutsche Überset zung, Abs. 107 f.) u nd die Klägerin nicht dargetan hat und es auch sonst nicht ersichtlich ist, dass dem Fachmann im Streitpatent nicht hinreichend offenbart ist, wie er unter Einsatz eines dieser Kapselungsverfahren eine g e- kapselte elektrophoretische Anzeige nach Patentanspr uch 1 herstellen kann. 63 64 65 - 26 - b) Die Erfindung nach Patentanspruch 9 ist ebenfalls so deutlich und vollständig offenbart, dass sie ausgeführt werden kann. Zur Begründung wird auf den insoweit zutreffenden Hinweis des Patentgerichts nach § 83 Abs. 1 PatG verwi esen, dem die Klägerin nicht mehr entgegengetreten ist. 5 . Der Gegenstand von Patentanspruch 1 geht schließlich nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. In der ursprünglichen A nmeldung WO 99/10767 (N2) wi rd zunächst au s- geführt, dass es bei einer Ausführungsform bevor zugt sei, wenn die Kapseln der elektrophoretischen Anzeige eine ni cht - kugelförmige Form aufwiesen, weil viele der optischen Verluste, die infolge der Absorption oder der Streuung durch die Kaps elmaterialien und die Absorption oder die Streuung der Bindemittel bei gekapselten Anzeigen im Vergleich mit nicht - gekapselten Anzeigen aufträten, sich aus den kugelförmigen Hohlräumen ergäben (N2, S. 15, Abs. 2) . Dem darauffolgenden Absatz ist zu entnehm en , dass eine Anzeige mit nicht - kugelförmigen Kapseln ein Bind e mittel mit ölhaltigen Hohlräumen aufwei sen könne , die eine nicht - kugelförmige Form aufwiesen. Diese ölhaltigen Hohlrä u- me könnten elastomerische Kapseln sein. In einer bevorzugten Ausführung s- for m sei das Längenverhältnis (d.h. das Verhältnis der Breite zu r Höhe) dieser Hohlräume vorzugsweise größer als 1,2 (N2, Abs. 3). Entgegen der vorläufi gen Ansicht des Patentgerichts in seinem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG bezieht sich d ie letztgenannte, das Längenverhältnis betreffende Angabe nicht allein auf ölhaltige Hohlräume mit nicht - kugelförmiger Form, sondern allgemein auf Hohlräume mit nicht - kugelför miger Form, da sie im Anschluss an die Vorgabe einer nicht - kugelförmigen Form deren räumliche Ausge staltung näher spezifiziert und es für den Fachmann keinen Anhalt dafür gibt, dass das Längenverhältnis der Breite zu r Höhe von mehr als 1,2 allein bei ölhaltigen nicht - kugel förmigen Hohlräumen, nicht aber bei anderen nicht - kugel - förmigen Hohlräu men vortei lhaft sein soll. Der Fachmann erkennt also, dass die 66 67 68 69 - 27 - auf die bevorzugten nicht - kugelförmige Hohlräume bezogenen Merkmale der Ölhaltigkeit und eines Längenverhältnisses der Breite zu r Höhe von mehr als 1,2 nicht in einem untrennbaren funktionalen Zusammenha ng miteinander st e- hen, sondern auch jedes für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich ist. Dem steht auch nicht entgegen, dass sich Anspruch 155 der Ursprung s- anmeldung mit dem eigenständigen Merkmal eines Längenverhältnis der Breit e zu r Höhe von mehr als 1,2 als abhängiger Anspruch auf Anspruch 154 bezieht, der gekapselte elektrophoretischen Anzeigen mit nicht - kugelförmige n und ölha l- tige n Hohlräume n betrifft. Denn bei der Prüfung des Nichtigkeitsgrundes der unzulässigen Erweiterung ist d er gesamte Inhalt der Ursprungsanmeldung in den Blick zu nehmen und nicht nur deren Ansprüche. Insoweit fällt aus Sicht des Fachmanns entscheidend ins Gewicht, dass die beiden in Rede stehenden Merkmale nicht in einem untrennbaren funktionalen Zusammenhang stehen. Nach der Rechtsprechung des Senats liegt damit eine Verallgemeinerung vor, die der Ursprungsanmeldung unmittelbar und eindeutig als zu der angemeld e- ten Erfindung gehörend ent nommen werden konnte (vgl . BGH, Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12 , BGHZ 204, 199 = GRUR 2015, 573 Rn. 29 - Wundbehandlungsvorrichtung; Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 Rn. 23 = GRUR 2014, 542 Rn. 24 - Kommunikationskanal ). 70 - 28 - V I . Die Kostenentscheidung be ruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § § 92 Abs. 1 , 97 Abs. 1 ZPO. Bacher Grabinski Hoffmann Schuster Deichfuß Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.12.2014 - 2 Ni 15/13 (EP) - 71
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