BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 210/98 Verkündet am: 23. Oktober 2001 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ve r - handlung vom 23. Oktober 2001 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter Dr. Melullis, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter Dr. Meier-Beck für Recht erkannt: Auf die Berufung der Klgerin wird das am 9. Juni 1998 verkündete Urteil des 4. Senats (Juristischen Beschwerdesenats und Nichti g - keitssenats) des Bundespatentgerichts teilweise abgendert und unter Zurückweisung der weitergehenden Berufung wie folgt neu gefaßt: 1. Das europische Patent 0 4 29 230 wird mit Wirkung für das H o - heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklrt, daß Patentanspruch 1 folgende Fassung e r - hlt: "Befestigungselement zum Befestigen von Isolationsplatten (2) an Bauteilen (A) mit einem großflchigen Kopf (3) und einem von diesem abragenden Schaft (4), wobei Kopf (3) und Schaft (4) von einer ein Widerlager (4a) für ein Montageelement (5) aufweisenden Ausnehmung (4b) durchsetzt sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß im kopfsei tigen Mündungsbereich (4c) der Ausnehmung (4b) gegen deren Ze n - trum ragende, rechtwinklig zur Lngsachse angeordnete, bie g - - 3 - same Segmente (6) vorhanden sind, die Ausnehmung (4b) im kopfseitigen Mndungsbereich (4c) eine Erweiterung (4d) des Durchmessers um das Doppelte der Wandstrke eines Se g - mentes (6) aufweist und die sich vom kopfseitigen Ende erstre k - kende Tiefe der Erweiterung (4d) wenigstens der freien Lnge eines Segmentes (6) entspricht, wobei die dem Zentrum des Befestigungselementes zugewandten Flchen der umgebog e - nen Segmente eine Verlngerung der Ausnehmung und somit eine Verlngerung des Fhrungsbereiches fr die Mndung des Setzgertes bilden." 2. Die Patentansprche 2 und 5 sind auf diesen so gefaûten P a - tentanspruch 1 zu lesen. 3. Die weitergehende Klage wird abgewiesen. 4. Die Kosten der ersten Instanz werden gegeneinander aufgeh o - ben. Die Kosten der Berufungsinstanz hat die Beklagte zu tragen. Von Rechts wegen - 4 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 7. Dezember 1991 unter Inansp ruc h - nahme der Prioritt einer deutschen Voranmeldung vom 24. Dezember 1990 angemeldeten, unter anderem mit Wirkung fr die Bundesrepublik Deutschland erteilten europische Patents 0 492 230 (Streitpatents), das vom Deutschen Patent - und Markenamt unter Nr. 591 01 029 gefhrt wird. Es betrifft ein Bef e - stigungselement fr Isolationsplatten und umfaût fnf Patentansprche. Verfa h - renssprache ist Deutsch. Wegen des Wortlauts der Patentansprche wird auf die Patentschrift verwiesen. Die Klgerin hat das Streitpatent im Umfang seiner Patentansprche 1, 2 und 5 angegriffen. Die Beklagte hat das Streitpatent in erster Instanz nur beschrnkt dahi n - gehend verteidigt, daû Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut erhlt und die Patentansprche 2 und 5 auf diesen so gefaûten Patentanspruch rckbezogen sind: "Befestigungselement zum Befestigen von Isolationsplatten (2) an Bauteilen (A) mit einem groûflchigen Kopf (3) und einem von di e - sem abragenden Schaft (4), wobei Kopf (3) und Schaft (4) von e i - ner ein Widerlager (4a) fr ein Montageelement (5) aufweisenden Ausnehmung (4b) durchsetzt sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daû im kopfseitigen M n - dungsbereich (4c) der Ausnehmung (4b) gegen deren Zentrum r a - - 5 - gende, rechtwinklig zur Lngsachse angeordnete, biegsame Se g - mente (6) vorhanden sind, die Ausnehmung (4b) im kopfseitigen Mndungsbereich (4c) eine Erweiterung (4d) des Durchmessers um wenigstens das Doppelte der Wandstrke eines Segmentes (6) aufweist und die sich vom kopfseitigen Ende erstreckende Tiefe der Erweiterung (4d) wenigstens der freien Lnge eines Segme n - tes (6) entspricht, wobei die dem Zentrum des Befestigungsel e - mentes zugewandten Flchen der umgebogenen Segmente eine Verlngerung der Ausnehmung und somit eine Verlngerung des Fhrungsbereiches fr die Mndung des Setzgertes bilden." Die Klgerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfhig, insbesondere sei ein dem Gegenstand des Patenta n - spruchs 1 des Streitpatents entsprechendes Befestigungselement bereits u n - ter der Bezeichnung "Wind-Devil" in einem Katalog der Wind-lock Corporation Birdsboro mit Druckdatum 3/1988 und den dazu gehörenden Preislisten b e - schrieben und der Öffentlichkeit zugnglich gemacht worden. Sie hat beantragt, das Streitpatent im Umfang seiner Patentansprche 1, 2 und 5 mit Wirkung fr die Bundesrepublik Deutschland fr nichtig zu erkl - ren. Demgegenber hat die Beklagte beantragt, - 6 - die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent im verteidigten Umfang richtet. Das Bundespatentgericht hat dem Streitpatent unter Abweisung der weitergehenden Klage die Fassung gegeben, in der es die Beklagte verteidigt hat. Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Klgerin, mit der sie nunmehr geltend macht, die Selbstbeschrnkung der Klgerin auf die durch das Urteil des Bundespatentgerichts besttigte Fassung des Patenta n - spruchs 1 des Streitpatents sei unzulssig, denn sie sei durch die Offenbarung des Streitpatents und der diesem zugrundeliegenden Patentanmeldung nicht gedeckt. In dieser Fassung sei der Gegenstand des Streitpatents auch nicht neu und beruhe jedenfalls nicht auf erfinderischer Ttigkeit. Die Kostenverte i - lung durch das Bundespatentgericht entspreche im brigen nicht dem wirkl i - chen Verhltnis von Obsiegen und Unterliegen. Die Klgerin beantragt, das Streitpatent mit Wirkung fr die Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise fr nichtig zu erklren, daû in Patentanspruch 1 das Wort "wenigstens" auf S. 4 Z. 3/4 der Streitpatentschrift vor den Worten "das Doppelte der Wandstrke" gestrichen wird und in dem Satzteil "wobei die dem Zentrum des Befestigungselementes zugewandten Flchen der umgebogenen Segmente eine Verlng e - rung der Ausnehmung und somit eine Verlngerung des Fhrung s - bereiches fr die Mndung des Setzgertes bilden" zwischen dem - 7 - Wort "umgebogenen" und dem Wort "Segmente" die Worte "und zwischen der Mndung des Setzgerts und der Erweiterung der Ausnehmung liegenden" hinzugefgt wird. Hilfsweise beantragt sie, das Patent in vollem Umfang der Ansprche 1, 2 und 5 fr nich tig zu erklren. Die Beklagte beantragt, die Berufung zurckzuweisen. Hilfsweise beantragt sie, das Streitpatent in der Weise aufrechtzuerhalten, daû das Wort "wenigstens" in Patentanspruch 1 auf S. 4 Z.3/4 der Streitpaten t - schrift vor den Worten "das Doppelte der Wandstrke" gestrichen wird. Als gerichtlicher Sachverstndiger hat Dr.-Ing. G. E. V. , - ein schriftl i - ches Gutachten erstattet, das er in der mndlichen Verhandlung erlutert hat. - 8 - Entscheidungsgrnde: Soweit die Klgerin mit ihrer Berufung die teilweise Vernichtung von Patentanspruch 1 in dem Umfang der mit dem Hilfsantrag der Beklagten verte i - digten Fassung erstrebt, ist sie zulssig und begrndet. I. Das mit dem Hauptantrag der Klgerin verfolgte Ziel der Berufung ist die teilweise Nichtigerklrung des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung. Die Klgerin strebt nicht eine bloûe Klarstellung des Paten t - anspruchs 1 an, die im Rahmen ihrer Nichtigkeitsklage unzulssig sein könnte (vgl. Sen.Urt. v. 23.02.1988 - X ZR 93/85, GRUR 1988, 757 ff., 760 - Dngerstreuer). Sie will vielmehr eine weitere Einschrnkung des von der Klgerin in erster Linie verteidigten Patentanspruchs 1 erreichen, soweit dieser gegenber dem ursprnglich Offenbarten eine unzulssige Erweiterung en t - halte. Nach stndiger Rechtsprechung des Senats kann der Patentinhaber sein Patent im Nichtigkeitsverfahren beschrnken. Er ist aber gehindert, dessen Schutzbereich zu erweitern oder an die Stelle der ihm erteilten patentg e - schtzten Erfindung eine andere zu setzen (vgl. BGHZ 110, 82 - Spreizdbel; 110, 123 - Spleiûkammer; Sen.Urt. v. 22.02.2000 - X ZR 111/98; Schulte- Kartei, PatG 81 -85, Nr. 262 - Positionierungsverfahren). Mit ihrer Berufung macht die Klgerin geltend, daû die verteidigte Fassung des Patenta n - spruchs 1 des Streitpatents eine in diesem Sinne unzulssige Umgestaltung enthalte. Soweit Bedenken dagegen bestehen könnten, ob die Klgerin das Streitpatent in der Weise angreifen kann, daû sie die Beklagte als Patentinh a - - 9 - berin durch die Fassung des Berufungsantrags auf eine von dieser nicht g e - wollte oder sogar ausdrcklich abgelehnte Fassung des angegriffenen Paten t - anspruchs festlegen will (vgl. dazu Sen.Urt. v. 24.10.1996 - X ZR 29/94, GRUR 1997, 272 f., 273 - Schwenkhebelverschluû), greifen solche Bedenken hier schon deswegen nicht durch, weil die Beklagte hilfsweise - um eine vollstnd i - ge Vernichtung des Streitpatents zu vermeiden - den ertei lten Patentanspruch mit ihrem Hilfsantrag in einer eingeschrnkten Fassung verteidigt (vgl. dazu fr das Einspruchs - und Einspruchsbeschwerdeverfahren BGHZ 105, 381 ff. - Ver- schluûvorrichtung fr Gieûpfannen; Sen.Urt. v. 24.10.1996 - Schwenkhebel- verschluû, aaO). II. Das Streitpatent betrifft ein Befestigungselement fr Isolationsplatten an Bauteilen mit einem groûflchigen Kopf und einem von diesem abragenden Schaft, wobei Kopf und Schaft von einer ein Widerlager fr ein Montageel e - ment aufweisenden Ausnehmung durchsetzt sind. Im kopfseitigen Mndung s - bereich der Ausnehmung sind gegen deren Zentrum ragende rechtwinklig zur Lngsachse angeordnete biegsame Segmente vorhanden. Diese ermglichen das Einfhren der Mndung eines Setzgertes in die Ausnehmung des Scha f - tes und die Rckfhrung der Mndung nach Setzung eines Bolzens zur Bef e - stigung des Elements. Bei vorbekannten Befestigungselementen dieser Art wird es nach der Beschreibung des Streitpatents als nachteilig angesehen, daû es entweder zu einem Eindringen von Putz in die Ausnehmung des Schaftes und damit zur Entstehung einer Kltebrcke kommen kann oder aber eine nachtrglich die Befestigungselemente berziehende Putzschicht keine ausre i - chende Haftung findet. Hiervon ausgehend ist das zu lsende Problem nach der Beschreibung der Patentschrift in der erteilten Fassung darin zu sehen, ein Befestigungselement zu schaffen, das selbst bei der Verwendung eines in die - 10 - Ausnehmung eintauchenden Setzwerkzeuges ein selbstttiges Verschlieûen der Ausnehmung nach dem Setzvorgang und die Befestigung einer Putzschicht im Bereich der Ausnehmung ermglicht. Zur Lsung dieses Problems wird nach der erteilten Fassung des P a - tentanspruchs 1 die nachfolgend aufgegliederte Merkmalskombination vorg e - schlagen und unter Schutz gestellt: 1. Befestigungselement zum Befestigen von Isolationsplatten an Bauteilen. 2. Das Befestigungselement hat einen groûflchigen Kopf und einen von diesem abragenden Schaft. 3. Kopf und Schaft sind von einer Ausnehmung durchsetzt. 3.1 Die Ausnehmung w eist ein Widerlager fr ein Montageel e - ment auf. 4. Im kopfseitigen Mndungsbereich (4c) der Ausnehmung (4b) sind Segmente (6) vorhanden. 4.1 Die Segmente sind gegen das Zentrum gerichtet, rechtwin k - lig zur Lngsachse angeordnet und biegsam. 5. Die Ausnehmung (4b) weist im kopfseitigen Mndungsb e - reich (4c) eine Erweiterung (4d) des Durchmessers auf. - 11 - 5.1 Die Erweiterung des Durchmessers betrgt wenigstens das Doppelte der Wandstrke eines Segmentes (6). 6. Die vom kopfseitigen Ende aus sich erstreckende T iefe der Erweiterung (4d) entspricht wenigstens der freien Lnge e i - nes Segmentes (6). In dieser Merkmalskombination kommt der in der Streitpatentschrift we i - ter angesprochene Gedanke einer Fhrung fr die Mndung eines Setzger - tes, der nach Meinung des Bundespatentgerichts die Patentfhigkeit erst b e - grndet, noch nicht zum Ausdruck. Nach ihr wird lediglich dafr Sorge getr a - gen, daû die Mndung eines Setzgertes durch ausreichendes Zurckweichen der Segmente eingefhrt werden kann und daû die Ausnehmung nach Zurc k - ziehen des Setzgertes wieder selbstttig geschlossen wird. Wie auch der g e - richtliche Sachverstndige besttigt hat, muûte der Fachmann aus diesem Z u - sammenhang entnehmen, daû die Angaben zur Dimensionierung der Erweit e - rung (Merkmale 5, 5.1 und 6) lediglich einen ausreichenden Platz fr die z u - rckgebogenen Segmente gewhrleisten sollten. Insbesondere die Angabe zur Erweiterung des Durchmessers (Merkmal 5.1) ist daher als Mindestmaû zu verstehen, das auch beliebig vergrûert werden kann. Es ist nach dem bereits in erster Instanz vorgelegten Stand der Technik offensichtlich und auch zwischen den Parteien nicht mehr streitig, daû ein l e - diglich durch die Kombination der Merkmale 1 bis 6 definierter Gegenstand im Hinblick auf eine Vielzahl vorbekannter vergleichbarer Verschluûvorrichtungen nicht mehr als erfinderisch und patentfhig angesehen werden kann. Die B e - - 12 - klagte hat daher das Streitpatent schon in der Vorinstanz nur noch eing e - schrnkt verteidigt in Kombination mit dem weiteren Merkmal: 7. Die dem Zen trum des Befestigungselementes zugewandten Flchen der umgebogenen Segmente bilden eine Verlng e - rung der Ausnehmung und somit eine Verlngerung des Fhrungsbereiches fr die Mndung des Setzgertes. III. Mit der Hinzufgung des Merkmals 7 allein kann die Beklagte das Streitpatent nicht mit Erfolg verteidigen, da der hier angesprochene Gedanke der Fhrung des Setzgertes eine unzulssige Erweiterung (Art. 123 Abs. 2 EPÜ) zum Gegenstand hat, solange nicht das Merkmal 5.1 durch Streichung des Wortes "mindestens" eingeengt und mit dem Gedanken der Fhrung in dem ursprnglich offenbarten Umfang in Übereinstimmung gebracht wird. Das entspricht der mit dem Hilfsantrag der Beklagten verteidigten Fassung. 1. Die in dem zustzlichen Merkmal 7 formulierte Fhrung des Setzg e - rtes ist auf Seite 2 Zeilen 41 -43 der Patentschrift und in dem damit berei n - stimmenden Text der ursprnglichen Unterlagen offenbart. Dies ist allerdings in einem bestimmten Zusammenhang geschehen, nmlich anknpfend an die unmittelbar voranstehende Aussage, daû bei der erfindungsgemûen Lsung die Segmente bei Einfhrung des Setzgertes nach innen gebogen sind und am inneren Umfang der Erweiterung anliegen. Die Fhrungsfunktion der Se g - mente wird damit nicht allein aus ihrem Umbiegen, sondern erst aus dem z u - stzlichen Umstand abgeleitet, daû sie am inneren Umfang der Erweiterung anliegen, damit durch diesen abgesttzt werden und so ihrerseits der eing e - fhrten Mndung des Setzgertes einen fhrenden Widerstand geben knnen. - 13 - Nur dies entspricht dem Verstndnis des Durchschnittsfachmanns, wie sich in der mndlichen Verhandlung nach eingehender Befragung des gerichtlichen Sachverstndigen und in bereinstimmung mit seinem schriftlichen Gutachten zur berzeugung des Senats ergeben hat. Dabei geht der Senat in berei n - stimmung mit dem gerichtlichen Sachverstndigen davon aus, daû fr den hier maûgeblichen Durchschnittsfachmann etwa ein abgeschlossenes Bauing e - nieurstudium an einer Fachhochschule und mehrjhrige Erfahrungen mit der Konstruktion und Entwicklung von Befestigungstechniken und Befestigung s - elementen bei Bauwerken vorausgesetzt werden knnen. Ein solcher Fac h - mann konnte den ursprnglichen Unterlagen ebensowenig wie der Paten t - schrift entnehmen, daû die patentgemûe Fhrungsfunktion der umgebogenen Segmente anders als durch Absttzung an dem inneren Umfang der Erweit e - rung erreicht werden sollte. Nur dies ist auch in den Patentzeichnungen darg e - stellt. Mit einem solchen Verstndnis ist es aber unvereinbar, wenn andere r - seits nach dem zuvor erluterten Verstndnis des Merkmals 5.1 in der erteilten Fassung die Durchmesser-Erweiterung ber das angegebene Mindestmaû hinaus beliebig ausgedehnt sein kann. Insbesondere ist der Patentschrift kein Hinweis darauf zu entnehmen, daû eine sttzende und fhrende Wirkung der umgebogenen Segmente schon durch eine gewisse Eigensteifigkeit des Mat e - rials gewhrleistet sein knnte. 2. Der Widerspruch zwischen der engen ursprnglichen Offenbarung e i - ner Fhrung durch die umgebogenen Segmente in der Patentbeschreibung und dem weiteren Verstndnis des Merkmals 5.1 in der erteilten Fassung b e - darf der Auflsung. - 14 - Nach Meinung des Bundespatentgerichts im angefochtenen Urteil soll der Widerspruch dadurch aufgelst werden, daû das Merkmal 5.1 im Hinblick auf das zustzliche Merkmal 7 eingeschrnkt ausgelegt wird. Das ist unzure i - chend und kann nicht berzeugen. Dies ergibt sich auch aus dem zwische n - zeitlich im Verletzungsprozeû ergangenen (nicht rechtskrftigen) Urteil des Landgerichts Dsseldorf, dem ein abweichendes Verstndnis zugrunde liegt. Da das Merkmal 5.1 unverndert geblieben ist und die naheliegende Mglichkeit einer Streichung des Wortes "mindestens" gerade nicht genutzt wurde, liegt es fern, dieses Merkmal nunmehr so zu verstehen, als sei eine Streichung vorgenommen worden. Dies kann auch nicht aus dem hinzugef g - ten Merkmal 7 abgeleitet werden, welches ber das Maû der Erweiterung (4 d) des Durchmessers keine Aussage enthlt und gerade nicht den Hinweis der Beschreibung (S. 2 Z. 40/419 bernimmt, daû die umgebogenen Segmente am inneren Umfang der Erweiterung (4 d) anliegen. Der Patentanspruch 1 in der vom Bundespatentgericht aufrechterhaltenen und in erster Linie verteidigten Fassung ist daher so zu verstehen, daû die Durchmesser-Erweiterung (4 d) ber die Offenbarung der ursprnglichen Unterlagen hinaus beliebig ber die Wandstrke der Segmente hinausgehen kann. 3. Die unzulssige Erweiterung, zu der die in erster Linie verteidigte Fassung des Patentanspruchs fhren wrde, ist dadurch zu beseitigen, daû das Wort "mindestens" im Merkmal 5.1 gestrichen wird. Damit wird dem G e - danken Rechnung getragen, daû die Tiefe der Erweiterung (4 d) auf die Wan d - strke der umgebogenen Segmente abgestimmt sein soll, um diese sttzen und so eine zustzliche Fhrung des Setzgertes bewirken zu knnen. - 15 - In diesem Umfang ist die hilfsweise verteidigte Fassung des Patenta n - spruchs unter dem Gesichtspunkt einer unzulssigen Erweiterung nicht zu b e - anstanden. Der von der Klgerin zustzlich begehrten Einfgung im Rahmen des Merkmals 7 bedarf es nicht mehr. IV. Soweit die Klgerin in der Berufungsinstanz noch eine weitergehe n - de Nichtigkeitserklrung begehrt, ist die Klage nicht begrndet. Die Frage einer unzulssigen Erweiterung ist durch die Beschrnkung auf die hilfsweise verteidigte Fassung des Patentanspruchs gegenstandslos geworden (vorstehend zu III.). Der Nichtigkeitsgrund fehlender Neuheit oder mangelnder erfinderischer Ttigkeit (Art. 138 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 52, 54, 56 EP; Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatG) ist ebenfalls nicht gegeben. Das im Berufungsverfahren allein noch entgegengehaltene Befestigungselement "Wind-Devil" der Windlock Corp. (E 7) ist fr eine Befestigung durch Schrauben und Verwendung eines Schra u - bers konzipiert. Die Ausnehmung fr die Einfhrung des Schraubers ist be r - dimensioniert und fr eine unmittelbare oder mittelbare Fhrung der Mndung des Schraubers weder bestimmt noch geeignet, und zwar weder im Mndung s - bereich noch im Fuûbereich. Sie bietet auch im Mndungsbereich reichlich Platz fr ein Umbiegen der Verschluûsegmente. Insoweit ist weder eine E r - weiterung der Ausnehmung noch ein Anliegen umgebogener Segmente und eine dadurch bedingte Fhrung vorgesehen. Die erfindungsgemûe Ausg e - staltung der Merkmale 5.1 und 7 in der hilfsweise verteidigten Fassung ist d a - her weder vorweggenommen noch nahegelegt. Das gleiche gilt erst recht fr die verteidigte Gesamtkombination. - 16 - V. Die Unteransprche 2 und 5 haben als besondere Ausgestaltungen des Patentanspruchs 1 in dessen eingeschrnkter Fassung mit diesem B e - stand. VI. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 84 Abs. 2, 110 Abs. 3 Satz 2 PatG in der nach Art. 29 Satz 2 des PatGÄndG vom 16. Juli 1998 auf den vo r - liegenden Fall noch anwendbaren frheren Fassung in Verbindung mit §§ 91, 92 und 97 ZPO. Der Senat hat dabei bercksichtigt, daû die Klgerin ihr in der Berufungsinstanz nur noch eingeschrnkt verfolgtes Klageziel ungeachtet der abweichenden Formulierung in der Urteilsformel im wesentlichen erreicht hat. Rogge Melullis Keukenschrijver Mhlens Meier-Beck
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