ECLI:DE:BGH:2016:051016UXZR21.15.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 21/15 Verkündet am: 5. Oktober 2016 Hartmann Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Zungenbett EPÜ Art. 69 Abs. 1; PatG § 14 Gleiche Begriffe haben im Zusammenhang eines Patentanspruchs im Zweifel auch gleiche Bedeutung. Ein unterschiedliches Verständnis eines Begriffs im Oberbegriff und im Kennzeichen eines Patentanspruchs oder sonst in unte r- schiedlichen Zusammenhängen kommt nu r dann in Betracht, wenn die Ausl e- gung des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen ein solches Verständnis ergibt. BGH, Urteil vom 5. Oktober 2016 - X ZR 21/15 - OLG Düsseldorf LG Düsseldorf - 2 - D er X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. Oktober 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher, Hoffmann und Dr. Deichfuß für Recht erkannt: Auf die Revision der Kläg erin wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 29. Januar 2015 aufgehoben. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil der 4c - Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 30. April 2013 wird zurückg e- wiesen. Die Kosten der Rech tsmittel trägt die Beklagte. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Klägerin ist Inhaberin des deutschen Patents 101 24 624, das unter Inanspruchnahme der Priorität einer inländischen Erstanmeldung vom 17. März 2001 am 21. Mai 2001 angemeldet wurde (nachfolge nd: Klagepatent). P a- tentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 1 - 3 - " Zungenvorrichtung für eine Weiche, insbesondere für Straße n- bahngleise, aus einem aus einem Vollblock hergestellten, im W e- sentlichen trogförmigen Zungenbett, dadurch gekennzeichnet, dass der obere Teil (1) der Zungenvorrichtung mit dem Zunge n- bett (4) aus einem Stahl hochfester Güte und der untere Teil (2) der Zungenvorrichtung aus Baustahl besteht, wobei der obere Teil und der untere Teil miteinander verbunden sind. " Patentanspruch 2 stellt ein H erzstück für eine Weiche unter Schutz. Die Patentansprü che 3 bis 5 sind unmittelbar oder mittelbar auf die Patent - ansprüche 1 oder 2 rückbezogen. Eine u.a. von der Beklagten erhobene Klage auf Nichtigerklärung des Klagepatents ist hinsichtlich der Patentan sprüche 1 bis 4 in beiden Instanzen erfolglos geblieben ( B PatG , Urteil vom 5. Mai 2014 7 Ni 4/14, juris ; BGH , Urteil vom 24. März 2016 X ZR 47/14 , juris ) . Die Beklagte stellt her und vertreibt Weichenanlagen, in denen von der Beklagten auch als " Mono blockzungenvorrichtung " bezeichnete Zungenvorric h- tungen eingesetzt werd en (angegriffene Ausführungsform) . B ei einer solchen " Monoblockzungenvorrichtung " , die in der nachfolgenden Zeichnung schem a- tisch dargestellt ist, 2 3 - 4 - ist der obere Teil aus einem Vollbl ock aus Stahl hochfester Güte hergestellt, während der untere Teil aus einfachem Baustahl besteht und sich aus drei mi t- einander verschweißten Einzelteilen zusammensetzt. Der obere und der untere Teil sind ebenfalls durch Schweißen zusammengefügt. Die Klä gerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des Klagepatents auf Unterlassung, Rechnungslegung und die Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die dagegen von der Beklagten eingele gte Berufu ng hat zur Abweisung der Klage geführt. Mit der vom Senat zugelassenen Revision erstrebt die Klägerin die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils. 4 - 5 - Entscheidungsgründe: Der Revision der K lägerin hat Erfolg und führt zur Wiederherstellung des ers tinstanzlichen Urteils . I. Das Streitpatent betrifft eine Zungenvorrichtung sowie ein Herzstück für eine Weiche, insbesondere für Straßenbahngleise. In der Klage patentschrift wird ausgeführt, dass Zungenvorrichtungen mit einem Zungenbett, auf dem die Wei chenzunge hin und her gleiten könne, vorzugsweise zusammengeschweißt oder, wie in der deutsch en Offenlegungs schrift 40 11 523 offenbart, aus einem Vollblock herausgefräst würden (Abs. 2). Bei der Zungenvorrichtung müssten anschließend die Verschleißfläc hen im Kontaktbereich zwischen Rad und Schiene und der Gleitbereich der Zunge im Zungenbett gehärtet werden. Das Härten sei jedoch sehr aufwändig und kostspielig. Zudem entstünden durch die Wärmebehandlung Spannungen und Verzug. Die Teile der Zungenvorrich tung müssten entsprechend aufwändig manuell gerichtet werden (Abs. 3). Es sei auch bekannt, eine Zungenvorrichtung oder ein Herzstück für eine Weiche aus einem Vollblock aus einem Stahl hochfester Güte herzustellen. Bei diesem Verfahren sei ein nachträgl iches Härten nicht erforderlich. Nachteilig sei jedoch, dass der hochfeste Stahl sehr teuer sei. Hinzu komme, dass die Vol l- blöcke in der benötigten Güte und Stärke auf dem Markt nur mit Mühe beschafft werden könnten (Abs. 4). 5 6 7 8 9 - 6 - Nach den Anga ben der Klagepa tentschrift liegt dem Klagep atent die Au f- gabe zugrunde, die Materialkosten für eine Zungenvorrichtung oder ein Her z- stück für eine Weiche, hergestellt aus einem Vollblock, zu reduzieren. Das soll nach Patentanspruch 1 durch eine Zungenvorrichtung mit fo l- genden Merkmalen erreicht werden: 1. a) Zungenvorrichtung für eine Weiche, 1. b) aus einem aus einem Vollblock hergestellten, im Wesentl i- chen trogfö rmigen Zungenbett; 1. c) der obere Teil (1 ) der Zungenvorrichtung mit dem Zunge n- bett (4) besteht aus einem Stahl hochfester Güte; 1. d) der untere Teil (2) der Zungenvorrichtung besteht aus Ba u- stahl; 1. e) der obere Teil und der untere Teil sind miteinander verbu n- den. Die nachfolgend wiedergegebene Zeichnung (Figur 1) stammt aus der Klage patentschrift und ze igt beispielhaft ein erfindungsgemäßes Zungenbett: 10 11 - 7 - II. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: D ie angegriffene Ausführungsform verwirkliche die technische Lehre des Klagepa tents nicht , weil bei ihr der unt ere Teil der Zungenvorrichtung nicht wie patentgemäß gefordert aus einem Vollblock gewonnen werde, sondern durch Zusammenschweißen einzelner Profilteile hergestellt sei. Der vom Patentg e- richt im Nichtigkeitsverfahren vertretenen Ansicht , dass sich das Teilmerkmal " aus einem Vollblock hergestellt " allein auf den oberen mit dem Zungenbett ausgestatteten Teil der Zungenvorrichtung, nicht aber auf den unteren Teil aus Baustahl beziehe, sei zu widersprechen. Lasse man die lediglich den Verwe n- dungszweck erläu ternden und deshalb für die Schutzbereichsbestimmung u n- erheblichen Anspruchsteile weg, beanspruche das Klagepatent Schutz für eine " Zungenvorrichtung aus einem im Wesentlichen trogförmigen Zungenbett " . Für den Fachmann sei diese Formulierung trotz ihrer gr ammatikalischen Unzulän g- lichkeit nicht unverständlich. Sie sei dahin zu verstehen, dass die patentgem ä- ße Zungenvorrichtung durch das ( im Wesentlichen trogförmige) Zungenbett gebildet werde, womit beide Formulierungen des Oberbegriffs " Zungenvorric h- tung " und " Zungenbett " synonym seien. Dem stehe nicht entgegen, dass das 12 13 - 8 - Wort " Zungenbett " im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 abermals erscheine, indem vorgesehen sei, dass " der obere Teil der Zungenvorrichtung mit dem Zungenbett " aus hochfestem Sta hl bestehe. Zwar werde das " Zunge n- bett " dort als bloßer Bestandteil der patentgemäßen Zu n genvorrichtung ausg e- wiesen, während das " Zungenbett " im Rahmen des Oberbegriffs synonym mit der Gesamtvorrichtung sei. Es gebe aber keinen Auslegungsgrundsatz, wonach gleiche Begriffe eines Patentanspruchs stets in demselben Sinne zu interpret i e- ren seien. Daher stehe der Überlegung nichts entgegen, dass der Begriff " Zu n- genbett " im Rahmen des Oberbegriffs die Gesamtvorrichtung umschreibe und im Kennzeichen konkreter die Auflagefläche umschreibe, auf der die We i- chenzunge verschoben werde und die Fahrzeugräder abrollten. Mithin müsse die zweiteilige Zungenvorrichtung der Vorgabe genügen, aus einem Vollblock hergestellt zu sein. Dies finde der Fachmann in der Aufgabe nformulierung der Klagepaten t- schrift und in den Vorteilsangaben zur patentgemäßen Lösung bestätigt, wenn darin auf die Kostenreduzierung für eine Zungenvorrichtung abgestellt werde, die aus einem Vollblock hergestellt sei. Mit der Forderung nach einer aus einem Vollblock gewonnenen Zungenvorrichtu ng grenze sich das Klagepatent von Lösungen ab, bei denen die Backenschiene aus einzelnen Teilen zusamme n- gebaut, vorzugsweise geschweißt worden sei. Das gehe aus dem einleitenden Besc hreibungstext hervor, wo darauf hingewiesen werde, dass Zungenvorric h- tungen aus einzelnen Teilen zusammengebaut oder aus einem Vollblock he r- ausgefräst würden. Indem sich Patentanspruch 1 auf eine Zungenvorrichtung beziehe, die " aus einem Vollblock hergestellt " sei, werde klargestellt, d ass das Klagepatent die andere Lösung nicht in Betracht ziehe. Entsprechend werde in der Beschreibung von dem aus der deutschen Patentschrift 40 11 523 bekan n- ten Lösungskonzept einer Monoblock - Weise und nicht von dem Ansatz eines 14 - 9 - aus verschiedenen Komponen ten zusammengebauten Profilkörpers ausgega n- gen. III. Diese Auslegung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand. 1. Das Berufungsgericht hat bei der Auslegung des Patentans pruchs 1 zunächst nur die Merkmale des Oberbegriffs in den Blick g enommen und ist aufgrund einer vor allem an sprachlichen Kriterien wie dem herkömmlichen Verständnis des Begriffs eines " Trogs " - ausgerichteten Analyse zu dem " Zw i- schenergebnis " gekommen, dass die Formulierungen " Zungenvorrichtung " und " Zungenbett " nach dem Verständnis des Klagepatents synonym seien. Zwar ist da s Berufungsgericht danach auch auf den kennzeichnen den Teil des P a- tentanspruchs eing egangen, wonach das Zungenbett als bloßer Bestandteil des oberen Teils der Zung envorrichtung ausgewiesen wird. E s hat sich insoweit aber mit der Feststellung begnügt, dass gleiche Begriffe eines Patentanspruchs nicht stets in demselben Sinne zu interpretieren seien und deshalb der Überl e- gung nicht s entgegenstehe , den Begriff des Zungenbett s im Rahmen des Oberbegriff s, der die Gesamtvorrichtung beschreibe, anders auszulegen als im Kennzeichen, das die Auflagefläche umschreibe. Dies ist nicht frei von Rechtsfehlern. Zwar ist es nicht ausgeschlossen , dass gleichen Begrif fen im Rahmen der Auslegung eines Patentanspru chs in unterschiedlichen Zusammenhängen unterschiedliche Bedeutungen zukommen können . Das ist aber nur dann anzunehmen, wenn die Auslegung des P a- tentanspruchs in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung auch der Beschre i- bung und der Kennz eichnungen ein sol ches Verständnis ergibt. Dabei ist es für die Auslegung ohne Bedeutung, ob die gleichen Begriffe im Oberbegriff oder im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs verwendet werden, da der äußere 15 16 17 - 10 - Aufbau des Patentanspruchs als solcher für die Ermittlung des G egenstands des Patents außer Betracht zu bleiben hat ( vgl. BGH, Urteil vom 20. Januar 1994 - X ZR 102/91 , 1994, GRUR 1994, 357, 358 Muffelofen; Benkard/ Scharen, PatG, 11. Aufl. (2015), § 14 PatG Rn. 13) . Entscheidend sind vielmehr der Sinngehalt des Pat entanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindun g liefern (BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 27 - Polymer - schaum) , wobei im Zweifel gleichen Begriffen im Rahmen ei nes Patenta n- spruchs auch die gleiche Bedeutung zuzumessen ist. 2. Im vorliegenden Fall sieht Patentanspruch 1 vor, dass sich die Zu n- genvorrichtung aus einem oberen und einem unteren Teil zusammensetzt, w o- bei der obere Teil das Zungenbett aufweist und a us einem Stahl hochfester G ü- te besteht, während der untere Teil aus Baustahl besteht, und die Teile mitein - ander verbunden sind. Aus der weiteren Angabe, dass die Zungenvorrichtung " aus " einem aus einem Vollblock hergestellten, im Wesentlichen trogförmigen Zungenbett bestehen soll, ergibt sich zwar für den oberen, das Zungenbett au f- weisenden und aus einem Stahl hochwertiger Güte bestehend en Teil der Zu n- genvorrichtung die Notwendigkeit, aus einem Vollblock gebildet zu sein, nicht aber für dessen unteren Teil , der aus Baustahl bestehen soll , aber offensichtlich kein Zungenbett umfasst . Demnach kommt, wie bereits das Patentgericht in seinem Urteil im Nichtigkeitsverfahren (aaO, juris Rn. 63 ff. ) zutreffend ang e- nommen hat, dem sowohl in Merkmal 1b als auch in Me rkmal 1c verwendeten erfindungsgemäßen Beg riff der Zungenvorrichtung dieselbe technische Bede u- tung zu. Dem steht auch nicht entgegen, dass , nimmt man den Patentanspruch beim Wort, die Zungenvorrichtung nach Merkmal 1b "aus" einem aus einem Vollblock hergestellt en Zungenbett (bestehen oder hergestellt) sein soll, was 18 19 - 11 - bei rein philologischer Betrachtung eher auf eine aus einem Vollblock gescha f- fene Gesamtvorrichtung hindeuten könnte. Die Formulierung, die auch das B e- rufungsgericht als "grammatikalisch unzu länglich" bezeichnet hat, ist e rkennbar missglückt. Zum einen ist die Zungenvorrichtung nach den Merkmalen 1c und 1d zweiteilig und weist naturgemäß nur der obere Teil ein Zungenbett auf. Zum anderen ist auch der obere Teil nicht "aus" einem Zunge nbett gearbeitet, sondern vielmehr das Zungenbett "aus" dem oberen Teil. Schließlich ergibt sich aus der Zweiteiligkeit, das s nicht die gesamte Zungenvorrichtung aus einem Vollblock herausgearbeitet sein kann, sondern allenfalls ihr oberer und ihr unt e- rer Teil jeweils aus einem Vollblock bestehen können. Hiernach bietet die Fo r- mulierung des Patentanspruchs in Merkmal 1b deren sprachliche Unzulän g- lichkeit sich zwanglos beseitigen lässt, indem die Präposition "aus" bei ihrem ersten Auftreten als "mit" geles en wird keine zureichende Grundlage für die sachlich ohnehin fernliegende Annahme des Berufungsgerichts, im Oberbegriff werde die Zungenvorrichtung mit dem Zungenbett gleichgesetzt. Entscheidend ist vielmehr der technische Sinngehalt des Patentanspruchs, zu dessen Ve r- ständnis insbesondere auch die Beschreibung mit heranzuziehen ist. Danach ist es das Ziel der Erfin dung , die Materialkosten für eine Zu n- genvorrichtung, her gestellt aus einem Vollblock, zu reduzieren (Abs. 5) . D iese Zielsetzung beruht auf d er Erkenntnis , dass aus einem Monoblock hochwert i- gen Stahls hergestellte Zungenvorrichtungen gegenüber Zungenvorrichtungen, die aus einzelnen Teilen zusammengebaut werden, neben qualitativen Vorz ü- gen (Vermeidung von Spannungen und Verzug beim Härten) den Z eit - und Ko s tenvor teil haben , dass das Zungenbett nicht mehr aufwändig gehärtet we r- den muss (Abs. 3 f.) . Unter Beibehaltung die ser Vor teile werden die Kosten we i- ter gesenkt, wenn wie in Patentanspruch 1 vorgesehen - nicht mehr die g e- samte Zungenvorrichtu ng aus einem Vollblock hochwertigen Stahls gebildet wird, sondern sich die Zungenvorrichtung stattdessen aus einem oberen und 20 - 12 - einem unteren Teil zusammensetzt, wobei nur noch der obere Teil mit dem Zungenbett aus einem Vollblock aus hochwertigem Stahl best eht (Merkmal 1 b und 1 c) , während der untere Teil aus Baustahl bestehen kann (Merkmal 1 d) und beide Teile miteinander verbunden sind (Merkmal 1e) . Hinsichtlich des u n- tere n Teil s ist es insoweit unerheblich, ob dieser gleichfalls aus einem Voll block aus Baus tahl gebildet wird oder sich aus einzelnen Teilen dieses Materials z u- sammensetzt . In der Beschrei bung wird die Vorteil haftigkeit einer aus ei nem Voll block bestehenden gegenüber einer aus einzelnen Teilen gebildeten Zu n- genvorrichtung a usschließlich in Zusam menhang mit d er Herstellung des im Gebrauch besonders belasteten Zungenbett s erörtert, das, wenn der Voll block aus hochwertigem Stahl besteht , nicht mehr gehärtet werden muss , sondern aus diesem passgenau herausgefräst werden kann (Abs. 2 ff.; vgl. auch di e als Stand der Technik in der Beschreibung des Klagepatents in Bezug genommene vorveröffentlichte deutsche Offenlegungsschrift 40 11 523 [K3]) . Hingegen fi n- det sich in der Beschreibung kein Anhalt dafür, dass auch mit der Bildung des unteren Teils der Zun genvorrichtun g aus einem Voll block aus Baustahl ein Ko s- tenvorteil oder sonstiger erfindungsgemäß angestrebter Vorteil gegenüber e i- nem sich aus mehreren einzelnen Teilen zusammensetzenden unter en Teil der Zungenvor richtung erreicht werden soll . Das stützt d ie Annahme, dass sich Merkmal 1b allein auf den obe ren Teil der Zungenvorrichtung nach Merkmal 1c mit dem Zu n genbett bezieht. Diesem Verständnis steht nicht entgegen, dass bei dem in den Figuren 1 und 2 gezeigten erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel de r untere Teil der Zungenvorrichtung aus einem Vollblock aus Baustahl gebildet ist, da ein Au s- führungsbeispiel regelmäßig keine einschränkende Auslegung des die Erfi n- dung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs erlaubt (BGH, Urteil vom 7. September 2004 X ZR 255/01, BGHZ 160, 204, 210 Bodenseitige Verei n- zelungsvorrichtung). 21 - 13 - Gleiches gilt im Hinblick auf Patentanspruch 2, der ein Herzstück unter Schutz stellt und ausdrücklich für den Gesamtgegenstand vor sieht, dass dieser aus einem Vollblock hergest ellt sein soll, während sich Patentanspruch 1 ins o- weit lediglich auf das den oberen Teil der Zungenvorrichtung bildende Zunge n- bett bezieht. Insofern mag es auch sein, dass, wie die Beklagte in der Verhan d- lung vorgetra gen hat, sich der Anmelder des Klage pat ents keine Rechenschaft darüber abgelegt hat , welche Schlussfolgerungen sich aus der erfindungsg e- mäßen Lehre für die Ausgestaltung des aus einem anderen Material als der obere Teil herzustellenden unteren Teils der Zungenvorrichtung ergeben, und insofe rn subjektiv der auch aus dem Ausführungsbeispiel ersichtlichen Vo r- stellung von einem (zweiten) Vollblock verhaftet gewesen sein mag, wie auch die Anforderung, aus einem Vollblock hergestellt zu sein, in Patentanspruch 2 das Herzstück und damit die Ges amtvorrichtung betrifft. Auch die Formulierung der Aufgabe mag hierfür sprechen. F ür die Auslegung eines Patents entsche i- dend ist jedoch nicht die subjektive Vorstellung des Anmelders, sondern die objektivierte Sicht des F achmanns zum Prioritätszeitpunkt, die nach den obigen Ausführun gen zu dem genannten Ergebnis führt (ständige Rechtsprechung, etwa: BGH, Urteil vom 13. Februar 2007 X ZR 74/05, BGHZ 184, 49 Rn. 18 Kettenradanord n ung II) . IV. Das Urteil des Berufungsgerichts kann danach keinen Bestand h a- ben und ist aufzuheben. Der Senat kann die Sache selbst entscheiden, weil zusätzliche Feststellungen weder erforderlich noch zu erwarten sind und die Sache daher entscheidungsreif ist (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO). 1. Nach den nicht zu beanstande nd en Fes tstellungen des Berufungsg e- richts und des Landgerichts setzt sich die als patentverletzend angegriffene Zungenvorrichtung für eine Weiche aus einem oberen Teil und einem unteren Teil zusammen. Der obere Teil ist aus einem Vollblock eines Stahls hochfester 22 23 24 - 14 - Güte hergestellt, während der untere Teil aus Baustahl besteht. Dass dieser sich aus drei miteinander verschweißten Einzelteilen zusammensetzt und damit nicht aus einem Vollblock besteht, steht nach der obigen Auslegung des P a- tentanspruchs 1 einer Verwirkl ichung des Merkmal s 1b nicht entgegen. Schlie ß- lich sind auch der obere und der untere Teil der Zungenvorrichtung durch Schweißen zusammengefügt. Die als patentverletzend beanstandete Zunge n- vorrichtung der Beklagten verwirklicht damit die Lehre aus Patentan spruch 1 des Klagepatents wortsinngemäß. 2. Aus den weiteren rechtsfehlerfreien Ausführungen des Lan dgerichts ergibt sich zudem die Begründetheit der Klageansprüche im erstinstanzlich z u- erkannten Umfang, so dass auf die Revision das Urteil des Landgeric hts wi e- derherzustellen ist. V. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Grabinski Bacher Hoffmann Deichfuß Vorinstanzen: LG Düsseldorf, Entscheidung vom 30.04.2013 - 4c O 6/13 - OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 29.01.2015 - I - 2 U 28/13 - 25 26
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