ECLI:DE:BGH:2019:260319UXZR21.17.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 21/17 Verkündet am: 26. März 2019 Anderer Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandl ung vom 26. März 2019 durch die Richter Dr. Bacher, Dr. Grabinski und Hoffmann sowie die Richterin nen Dr. Kober - Dehm und Dr. Marx für Recht erkannt: Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 24. November 2016 wird auf Kos- ten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 31. März 2003 unter Inanspruchnahme der Priorität einer US - amerikanischen Patentanmeldung vom 29. April 2002 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 504 227 (Streitpatents), das ein Air - Conditioning - System zur Verwendung in einem Fahrzeug betrifft. Patentanspruch 1 , auf den die Patentansprüche 2 bis 14 unmittelbar oder mittelbar rück bezogen sind, hat in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut : " An air conditioning system for use in a vehicle, comprising: a variable - speed compressor (14) for providing refrigerant to a heat exchanger (22, 26, 44) to provide temperature control to an in ter ior compartment of the vehicl e; a brushless DC motor (12) operably coupled to the variable - speed compressor (14); and an intelligent power generation management controller (30) opera- bly coup l ed to the motor, the controller (30) receiving electric power from at least one source of electric power (34, 36, 38) operable when an engine of the vehi- cle is not operating; wherein the controller (30) modulates a speed of the compressor (14) when the engine is not operating by varying an energization of the motor (12) based on a power capacity of the source of electric power (34, 36, 38) to enable operation of the compressor (14) dur- ing an engine off condition." Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht neu und beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Beklagte hat das Streitpatent wie erteilt und in der Fas sung von vier Hilfsanträgen verteidigt . Das Patentgericht hat das Streitpa tent für nichtig erklärt. Mit ihrer Berufung ver- teidigt die Beklagte das Streitpatent im H auptantrag und in einem Hilfsantr ag 1 2 3 - 4 - jeweils in einer gegenüber den erstinstanzlich gestellten Anträgen geänderten Fassung. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entge gen. Entscheidungsgründe: Die Berufung der Beklagt en ist zulässig, bleibt aber in der Sach e ohne Erfolg . I. Das Streitpatent betrifft ein Air - Conditioning - System zur Verwendung in einem Fahrzeug. 1. In der Streitpatentschrift wird erläutert, dass in Fahrzeugen einge- setzte Heizungs - , Lüftungs - und Klimatisierungssysteme , die Kompressoren mi t Keilriemenan trieb zur Zirku lation des Kühlmittels und Pumpen mit Keilriemenan- trieb zur Umwäl zung der Motorabwärme verwenden, nur bei laufendem Motor betrieben werden können. Der Motor könne daher auch bei längeren Standzei- ten nicht abgestellt werden, wen n der Fahrgastraum weiterhin beheizt oder kli- matisiert werden solle. Aufgrund der damit erhöhten Betriebskosten bestehe ein Bedarf an Heizungs - , Lüftungs - und Klimat isierungssystemen für Fahrzeuge, die auch betrieben werden können, wenn der Motor abgestell t ist. Ein solches System sei aus der europäischen Patentanmeldung 1 024 038 bekannt. 2. Das Streitpatent macht es sich zur Aufgabe , ein derartige s Klimati- sie rungssystem mit der Möglichkeit des Betriebs bei abgestelltem Motor weiter zu verbessern. 4 5 6 7 - 5 - 3. D as soll nach Patentanspruch 1 durch folgende Vorrichtung erreicht werden (Ergänzungen gegenüber der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 sind betreffend Hilfsantrag 4 im erstinstanzlichen Verfahren sowie dem Haupt - und Hilfsantrag im Berufungsverfahren kursiv, betreffend nur den Haupt - und Hilfsantrag im Berufungsverfahren durch einfache Unte rstreichung und betref- fend nur den Hilfsantrag im Berufungsverfahren durch doppelte Unterstreichung hervorgehoben) : 1. Ein Air - Conditioning - System geeignet zur Verwe ndung in einem Fahr zeug aufweisend: 2. einen Kompressor variabler Drehzahl ( variable speed compressor 14 ) 2.1 geeignet zur Bereitstellung von Kühlmittel an einen Wärmetau- scher (22, 26, 44), d er eine Temperatursteuerung in einem Fahrgastraum eines Fahr zeugs liefert , 3. einen bürstenlosen Gleichstrommotor ( brushless DC motor 12 ), 3.1 der betrieblich mit dem Kompressor (14) variabler Drehzahl verbunden ist, 4. eine intelligente Leistungserzeugungsmanagementsteuerung ( intel- ligent power generation management con troller 30 ), die 4.1 betrieblich mit dem Motor (motor) verbunden ist, 4.2 elektrische Leistung von wenigstens einer Quelle (34, 36, 38) elektrischer Leistung empfängt, 4.2.1 die betreibbar ist , wenn eine Maschine (engine) des Fahr- zeugs nicht arbeitet, 4.3 eine Drehzahl des Kompressors (14) moduliert, wenn die Ma- schine nicht arbeitet, indem eine Erregung des Motors (12) ba- sierend auf einer Leistungskapazität der Quelle (34, 36, 38) 8 - 6 - elektrischer Leistung geändert wird, um einen Betrieb des Kompressors (14) wä hrend eines ausgeschalteten Zustands der Maschine zu ermöglichen , 4.3.1 wobei die Maschine als Quelle elektrischer Leistung für die Steuerung (30) nicht verfügbar ist, 4.4 auch die Modulation des Kompressors (14) variieren kann (may also vary the modulat ion of the compressor [14]) , wenn zusä tz- liche oder andere Quellen elektrischer Leistung ( add i tional or different source s of electrical power) verfügbar sind und sich die Systemparameter ändern, um eine optimale Systemleistung aufrecht zu erhalten, 4.5 dafü r ausgelegt ist, elektrische Leistung von einer Mehrzahl von Quellen (34, 36, 38) elektrischer Leistung zu empfangen, wel- che betreibbar sind, wenn die Maschine des Fahrzeugs nicht arbeitet , und von wenigstens einer Quelle (32) elektrischer Leis- tung zu empf angen, die betreibbar ist, wenn die Maschine ar- beitet , und wobei die Steuerung (30) dynamisch elektrische Leistung von einer der Quellen (32, 34, 36, 38) basierend auf einer Prioritätslogik der verfügbaren Quellen verwendet. 4. Die Lehre aus Patentanspr u ch 1 bedarf aus Sicht des Fachmanns, den das Patentgericht zutreffend als einen Hochs chulabsolventen der Elektro- technik oder vergleichbarer Qualifikation mit mehrjähriger Erfahrung in der Kon- struktion von Regelungen für die Stromversorgung von Zusatzaggreg aten in Kraftfahrzeugen bestimmt hat, folgender Erläuterungen: a) Patentanspruch 1 betrifft ein Air - Conditioning - System (nachfolgend auch System genannt) , das für die Verwendung in einem Fa hrzeug geeignet ist. 9 10 - 7 - Die Eignung des Systems beschränkt sich nicht auf die Verwe ndung in Lastkraftwagen und verglei chbaren Fahrzeugen . Für eine diesbezügliche Ein- schränkung findet sich we der in Patentan spruch 1 noch in der Beschreibung ein Anhalt . In der Beschreibung wird zwar auf die Bedürfnisse von Fahrern von Str aßentransport fahrzeugen während der Ruhezeiten im Hinblick auf Heizungs - , Lüftungs - und Klimasysteme hingewiesen (vgl. Abs. 4 und 6). Da bei handelt es sich je doch um ein Anwendungsbeis piel , auf das die allgemeiner gehaltene Lehre des Patentanspruchs 1 , die sich als Verwen dungszweck auf ein " Fahr- zeug " bezieht , nicht beschränkt ist . Entsprechend heißt es auch in der Be- schrei bung allgemein , dass die beanspruchte Er findung ein neues Heizungs - , Lüftungs - und Klimasystem " für Straßenfahrzeuge " dar stelle (vgl. Abs . 8). b) Das erfindungsgemäße Air - Conditioning - System weist einen Kom- pressor variabler Drehzahl auf, der von einem bürstenlosen Gleichstrommotor angetrieben und von einer mit diesem Motor (motor) verbundenen intelligenten Leistungs erzeugungs management st euerung (nachfolgend auch Steuerung ge- nannt) geregelt wird (Merkmale 1, 2, 3, 4) . c) Die S teuerung ist betrieblich mit dem Motor verbunden und empfängt elektrische Leistung von mindestens einer Quelle (Merkmale 4.1 und 4.2) . Die Quelle elektrischer Leis tung kann auch betrieben werden, wenn die (Verbren- nungs - )Maschine (engine) ausgeschaltet ist (Merkmal 4.2.1). Die Beschreibung erwähnt als bevorzugte Quelle elektrischer Leistung eine Batterie (Abs. 12). Diese kann bei laufender Maschine über die Licht ma- schine des Fahrzeugs mit elektrischer Energie versorgt werden (Abs. 9). d) Ist die Maschine ausgeschaltet, moduliert die Steuerung eine Dreh- zahl des Kompressors durch geänderte Erregung des Motors, angepasst an die Leistungsfähigkeit der Quelle (Merk mal 4.3). B eispielsweise kann die Steuerung 11 12 13 14 15 - 8 - bei eine r Batterie als Quelle elektrischer Leistung und ausgeschalteter Maschi- ne den Kompressor bei minimalen Drehzahlen betreiben, um die Betriebsdauer des Air - Conditioning - Systems zu verlängern. Zudem kann die Steuerung den Stromverbrauch der Batterie überwachen und den Betrieb des Kompressors abschalten, um die Batterie nicht so weit zu entladen, dass ein Starten der Ma- schine nicht mehr möglich ist (Abs. 16) . Zu der Frage, ob eine Modulation auch bei eingesc halteter Maschine er- folgen kann, verhält sich die Lehre aus Patentanspruch 1 nicht. Eine solche Modulation ist damit weder erforderlich noch ausgeschlossen. Gleiches gilt für die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Maschine eingeschaltet ist. Es ist d aher auch nicht ausgeschlossen, die Maschine bei stehendem Fahrzeug zumindest vorübergehend zu betreiben , auch wenn dies unvorteilhaft sein mag. e) Nach Merkmal 4.3.1 soll die Maschine als Quelle elektrischer Leis- tung für die Steuerung nicht verfügbar s ein. Das Merkmal bezieht sich auf die in Merkmal 4.3 vorgesehene Modula tion einer Drehzahl des Kompres sors, um einen Betrieb des Kompressors während eines ausgeschalteten Zustands der Maschine zu ermöglich en . Merkmal 4.3 sieht bereits ausdrücklich vor, das s die Modulation der Drehzahl erfolgen soll, wenn die Maschine nicht arbeitet. Damit ist bereits vorausgesetzt, dass die Maschine als Quelle elektrischer Leistung für die Steuerung nicht verfügbar ist. Merkmal 4.3.1 is t also gegenüber Merkmal 4 .3 rein wied erholend und führt zu keiner inhaltlichen Änderung des Patentan- spruchs . f ) Die Steuerung ist so eingerichtet, dass sie in dem Fall, dass n eben der genannten einen Quelle elektrischer Leistung, die etwa eine Batterie sein kann, eine weitere (additional) oder andere (different) Quelle elektrischer Leis- tung verfügbar ist und sich die Systemparameter ändern , die Modulation der 16 17 18 - 9 - Drehzahl variieren kann, um eine optimale Systemleistung aufrecht zu erhalten (Merkmal 4.4) . Das setzt voraus, dass die Steuerun g in der Lage ist, die Verfügbarkeit der weiteren oder anderen Quelle elektrischer Leistung zu erkennen. Das Sys- tem selbst muss nicht zwingend über eine weitere oder andere Quelle elektri- scher Leistung verfügen. Die Steuerung muss aber in der Lage sein, di e Modu- lation in der genannten Weise zu variieren, wenn mindest ens eine weitere oder andere (ggf. auch externe) Quelle elektrischer Leistung verfügbar ist , und sich die Systemparameter ändern . Zudem darf der Motor in diesem Zustand nicht anders als bei de r Modulation der Drehzahl des Kompressors nach Merkmal 4.3 nicht arbeiten. Hinsichtlich dieser Anforder ungen ist M erkmal 4.4 nicht fa- kultativ. Als Beispiele einer weiteren oder anderen Quelle elektrischer Leistung werden in der Beschreibung eine exter ne Stromquelle, ein Hilfsgenerator oder eine ( weitere ) Batterie genannt (Abs. 9) . Wird etwa das Sy stem an ein stationä- res elektrisches Stromnetz ( shore power electrical system ) angeschlossen, während es bei abgeschalteter Verbrennungsmaschine über eine ele ktrische B atterie betrieben wird, erkennt die Steuerung die Verfügbarkeit der neuen Strom quelle, greift auf diese zurück und kann dadurch die Drehzahl und Leis- tung des Kompressors nach Bedarf erhöhen, um die Temperatur im Fahrzeug- innere n aufrecht zu erhalt en , wobei neben der Drehzahl des Kompressors und der Temperatur im Fahrzeuginneren auch weitere Systemparameter wie die externe Umgebungstemperatur berücksichtigt we rden können (vgl. Abs. 3 7 f. ). g ) Intelligent im Sinne des Merkmals 4 ist eine Steuerung , wenn sie die im Patentanspruch vorgesehenen Funktionen erfüllen kann. Hierzu muss sie 19 20 21 - 10 - die relevanten Parameter erfassen und verarbeiten können, etwa die verfügba- ren Energiequellen und deren Leistungsfähigkeit. h ) Patentanspruch und Beschreibung verhal ten sich nicht zu der Frage, ob neben der Maschine weitere Antriebskomponenten vorhanden sind, etwa ein zusätzlicher Elektromotor, der einen Hybridantrieb ermöglicht. II. Soweit im Berufungsverfahren noch von Interesse hat das Patentge- richt zur Begründ ung seiner Entscheidung im Wesentlichen folgendes ausge- führt: Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Das in der japanische n Offenlegungsschrift Heisei 9 - 76740 (D1 a , deutsche Überset zung D1 ) offenbarte Hybridfahrzeug weise einen kraftstoffbetriebenen Antriebsmechanismus, eine Batterie für das Fahren sowie eine Motorantriebsvor richtung auf , die den Elektromotor durch die elektrische Energie antreibe, mit der die Batterie geladen sei. Das F ahrzeug verfüge zudem über eine Klimaeinheit 40, deren Kompressor 41 mit unter- schiedlichen Drehzahlen betrieben werden könne. Der Motor, der den Kom- pressor antreibe, werde mit der elektrischen Energie der Batterie 70 für das Fahren versorgt. Die Klimasteue rvorrichtung 52 sei betrieblich mit dem Motor der Klimaeinheit 40 verbunden. Sei der Verbrennungsmotor 1 ausgeschaltet, erhalte die Steuerung elektrische Leistung von der Batterie 70. Die Steuerung überprüfe den Ladezustand der Batterie und schalte die Kli maeinheit in Abhän- gigkeit vom Ladezustand vom normalen Energieverbrauch in einen Modus mit geringerem Energieverbrauch um. Beide Modi ließen sich für den Elektromotor sinnvoll nur dadurch einstellen, dass die Stromzufuhr zum Elektromotor verän- dert wer de, w odurch sich die Drehzahl des Kompressors verändere. Von dem aus der D1 bekannten Air - Conditioning - System unterscheide sich der Gegen- 22 23 24 - 11 - stand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung lediglich dadurch, dass als Elektromotor ein bürstenloser Gleichstrommot or vorgesehen sei. Diese Ausge- staltung sei jedoch auf dem Gebiet der Fahrzeugklimaanlagentechnik üblich , wie durch die US - amerikanischen Patente 4 015 182 (D3) und 5 595 064 (D4) sowie die V eröffentlichung von Danfoss " Refrigeration and Air Conditioning, C ompressors Collection of Datasheets Verdichter für R134a 12 - 24V Gleich- strom " , Schrift CN.46.C6 03, November 2001 (D8) belegt werde. Aus d ies en Entgegenhaltungen gehe hervor, dass es gängige Praxis und deshalb nahelie- gend gewesen sei, als Antrieb für de n Kompressor einen bürstenlosen Gleich- strommotor einzusetzen, weil damit die Kühlung stufenlos und genauer regelbar sei. Merkmal 4. 4 , durch das sich Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfs- antrags 4 von der erteilten Fassung (Merkmale 1 bis 4.3 in obig er Merkmals- gliederung ) unterscheide, sei ebenfalls aus der D1 bekannt, da die Regelung die Klimaanlage, die bei laufendem Verbrennungsmotor im normalen Modus arbeite, (in Abhängigkeit vom Ladezustand der Batterie) in den Energiesparmo- dus umschalte, sobald sie erken ne, dass die Zündung ausgeschaltet sei. III . Diese Be urteilung hält den Angriffen der Beklagten , soweit diese das Streitpatent im Berufungs verfahren noch verteidigt, stand . 1. Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung des Hauptantra gs der Beklagten ist zulässig , hat aber in der Sa che keinen Erfolg . a) Die Verteidigung des Streitpatents ist insoweit zulässig. (1) Von der erteilten Fassung unterscheidet sich P atentanspruch 1 ge- mäß Hauptantrag durch die Hinzufügung des Merkmals 4 .4, wonach das Sys- 25 26 27 28 29 - 12 - tem die Modulation des Kompressors (14) variieren kann, wenn zusätzliche o- der andere Quellen elektrischer Leistung verfügbar sind und sich die Systempa- rameter ändern, um eine optimale Systemleistung aufrecht zu er halten, und des Merkmals 4.3.1, wonach die Maschine als Quelle elektrischer Leistung für die Steuerung (30) nicht verfügbar sein soll. Während der um Merkmal 4.4 ergänzte Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung bereits Gegenstand des erstinstanz- lich ge stellten Hilfsantrags 4 gew esen ist , ist M erkmal 4.3.1 erst in der Fassung des in der Berufungsinstanz gestellten Hauptantrags hinzugekommen. (2) Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung des Hauptantrags ist nicht deshalb unzulässig, weil das Patentgericht die Verteidig ung des Streit- patents in der Fas sung des erst in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsantrags 4 wegen Verspätung nach § 83 Abs. 4 PatG hätte zurückweisen m üssen. Dabei kann dahinstehen , ob eine Zurückweisung in erster Instanz gebo- ten war . D a das P atentgericht Hilfsantrag 4 in seinem Urteil sach lich beschie- den hat und eine in erster Instanz unterbliebene Zurückweisung verspäteten Vorbringens oder verspäteter Anträge in der Berufungs instanz nicht nach geholt werden kann , ist dieser Antrag auch in zwei ter Instanz sachlich zu bescheiden ( vgl. BGH, Urteil vom 9. Juni 2015 X ZR 51/13 , GRUR 2015, 976 Rn. 62 Ein- spritzventil). ( 3 ) Die Verteidigung des Streitpaten ts in d er Fassung des Hauptantrags ist auc h nicht insoweit unzulässig , als die Bek lagte das Streitpatent in der Beru- fungsinstanz erstmals in einer Fassung verteidigt, in der Patentanspruch 1 - gegenüber dem in erster Instanz gestellten Hilfsantrag 4 - um das Merkmal 4.3.1 ergänzt worden ist. 30 31 32 - 13 - Zwar setzt die Zulässigkeit einer erstmals in der Berufungsinstanz erfolg- te n beschränkte n Verteidigung eines Streitpatents voraus, dass der Gegner einwilligt oder der Bundesgerichtshof die Antragsänderung für sachdienlich hält (§ 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG) . A uch wenn der Gegner - wie im Streitfall - nicht ein- gewilligt hat, kann es auf die Sachdienlichkeit der Antragsände rung aber nur dann ankommen, wenn mit der Fassung, in der das Streitpatent erstmals in der Berufungsinstanz verteidigt wird, eine inhaltliche Änderung gegen über einer bereits in erster Instanz verteidigten Fassung des Streitpatents ver bunden ist. Eine solche inhaltliche Änderung ist zu verneinen, wenn das Streitpatent in der Berufungsinstanz zwar formal mit einem um ein Merkmal ergänzten Patentan- spruch verteidigt wird, dieses aber lediglich mit anderen Worten zum Ausdruck bringt , was bereits Gegenstand des Patentanspruchs in einer in erste r Instanz verteidigten Fassung des Streitpatents war . Dies ist vorliegend der Fall, da Patentanspruch 1 bereits in der erteilten Fassung vorsieht, dass die Steuerung die Drehzahl des Kompressors moduliert, wenn die Maschine nicht läuft, um den Betrieb des Kompressors bei ausge- schalteter Maschine ( during an engine off condition ) z u ermöglichen (Merkmal 4.3). Wie ausgeführt, zeigt Merkmal 4.3.1, wonach die Masc hine hierbei nicht als Quelle für elektrische Energie zur Verfü gung steht, keinen zusätzlichen As- pekt auf. Auch nach der erteilten Fassung ist klar, dass die Maschine in ausge- schaltetem Zustand keine Energie liefert. Eine weitergehende Bedeutung lässt sich weder dem Wortlaut des hinzugefügten Merkmals noch dem sonstigen In- halt der Patentschrift entnehmen. Wie hoch die Zahl an Energiequellen sein muss, die mindestens zur Verfügung stehen oder die die Steuerung verwalten kann, und in welcher Weise die Steueru ng arbeitet, ergibt sich allein aus den Merkmalen, die bereits in der erteilten Fassung und dem erstinstanzlichen 33 34 - 14 - Hilfsantrag 4 vorgesehen sind. Das in zweiter Instanz zusätzlich vorgesehene Merkmal trägt auch hierzu nichts bei. - 15 - (4) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents in der Fas- sung des Hauptantrags geht auch nicht über den Inhalt der Ursprungsanmel- dung (veröffentlicht als WO 03/93737 , Anlage 13) hinaus. (a ) Die Klägerin meint , bei der Auslegung von Patentanspruch 1 sei zwi- schen Qu ellen elektrischer Leistung nach Merkmal 4.2 und zusätzlichen oder anderen Quellen elektrischer Leistung ( " Stromquellen " ) nach Merkmal 4.4 zu unterscheiden , und sieht in letzteren eine unzulässige Erweiterung, weil diese in der Ursprungsanmeldung nicht off enbart seien. D em ist bereits hinsichtlich der Auslegung von Patentanspruch 1 nicht beizutreten. W ie ausgeführt sind die Quelle n elektrischer Leistung n ach Merk- mal 4.4 gegenüber der in Merkmal 4.3 vorgesehenen Quelle elektrischer Leis- tung " zusätzliche oder andere Quelle n elektrischer Leistung " , bei denen die Steuerung die Modulation in Abhängigkeit von den Systemparametern variieren kann. Das impliziert, dass die in Merkmal 4.4 vorgesehene n zusätzliche n oder andere n Quelle n elektrischer Leistung wie die in Merkmal 4.3 vorgesehen e Qu elle elektrischer Leistung sol che sind , von der die Steuerung elektrische Leistung empfängt und die zur Verfügung stehen , wenn eine Maschine des Fahrzeugs nicht arbeitet (Merkmale 4.2 und 4.2.1). Merkmal 4.2 knüpft insoweit an die Ausführungen in den Absätzen 36 bis 38 der Beschreibung an, wo unterschieden wird zwischen einem Umschalten von Maschinen - und Batterie- betrieb und einer weiteren Modulation bei Verfügbarkeit zusätzlicher oder ande- rer Energiequellen. Diese Ausführunge n finden sich wortgleich in den Absät- zen 36 bis 38 der Ursprungsa nmeldung. ( b) Entgegen der Ansicht der Klägerin ist in der Ursprungsanmeldung nicht nur eine Leistungserzeugungsmanagementsteuerung offenbart, die den Kompressor mit einer minimalen Drehzah l betreiben und zusätzlich den Kom- 35 36 37 38 - 16 - pressor komplett ausschal ten kann. Beide Funktionalitäten sind Gegenstand der Unteransprüche 2 und 3, die sich ihrerseits unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 der Ursprungsanmeldung rückbeziehen , und in der Besc hrei- bung sowohl der Ursprungsanmeldung und als auch des Streitpatents offenbart (jeweils Abs. 36). D araus folgt für den Fachmann ohne weiteres, dass es sich bei beiden Funktionalitäten um spezielle Ausgestaltungen des allgemeiner ge- fassten Gegenstand s von Patentanspru ch 1 der Ursprungsanmeldung handelt , der mit den Merkmalen 1 bis 4.3 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents iden- tisch ist. b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der von der Beklagten im Hauptantrag ve rteidigten Fassung ist nicht patent fähig . (1) Allerdings ist dieser neu. (a) Aus der D1 ist er nicht vollständig vorbekannt. (i ) Die Entgegenhaltung betrifft ein Hybridfahrzeug, das einen kraftstoff- betriebenen Antriebsmechanismus, eine Batterie für das Fahren sowie eine Mo- torantr iebsvorrichtung aufweist, die den Elektromotor durch die elektrische Energie antreibt, mit der diese Batt erie geladen ist (D1, Abs. 1 ff.; Anspruch 1) . Bei derartigen Hybridfahrzeugen wird de r Kompressor durch den Verbren- nungsmotor angetrieben (D1, Abs. 4) . Die Entgegenhaltung macht es sich zur Aufgabe, ein Hybridfahrzeug anzubieten, bei dem auch bei ausgeschaltetem Verbrennungsmotor die Klimatisierung möglich ist. Als Lösung wird vorgeschla- gen, die Klimaanlage mit der elektrischen Energie der Batterie für das Fahren anzutreiben , so dass die Klimaanlage auch bei ausgeschaltetem Verbren- nungsmo tor betrieben werden kann (D1, Abs. 6, 11 , 37, 41 ; Flussdiagramme in den Figuren 6 und 7 ) . Zudem können Mittel vorgesehen sein, die den Zu stand 39 40 41 42 - 17 - der Batte rie überwachen u nd den Energieverbrauch der Klimaanlage stufen- weise redu zieren , wenn die Kapazität der Batterie auf einen Wert fällt, der nied- riger ist, als der vorab eingestellte Wert 1 , so dass die Klimatisierung durchge- führt werden kann, ohne dass die Batterie belastet wird ( D1 , Abs. 11 f. , 41 ). (ii ) Wie berei ts das Patentgericht ausgeführt hat, ist damit ein Air - Conditioning - System entsprechend Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung (Merkmale 1 bis 4.3) mit Aus nahme des Merkmals 3 offenbart. Ob die D1 ein Air - Conditioning - System offenbart, das geeignet zur Ver- wen dung in Lastkraftwagen is t, kann dahinstehen, weil Merkmal 1, wie erläutert, le diglich die Eignung des Air - Conditioning - Systems zur Verwendung all gemein in Fahrzeugen vorschreibt , was bei dem System au s der D1 zweifelsfrei gege- ben ist . D ie Drehzahl des in der D1 offenbarten Kompressors ist auch entsprechend Merk mal 2 - variabel . In der D1 wird zwar darauf hingewiesen, dass die Effizienz einer durch eine Batterie betriebenen Klimaeinheit verglichen mit einer solchen, die durch einen Verbrennungsmotor angetrieben wird, hoch sei, weil der Kompressor mit einer konstanten Drehzahl ang etrieben werden könne (D1, Abs. 52). Nach den Feststellungen des Patentgerichts ist dem Fachmann jedoch bewusst, dass die in der K1 beschriebene Variation zwischen verschiedenen Betriebsmodi eine Veränderung der Drehzahl des Kompressors erfordern, etwa wenn von dem normalen Modus in den Energiesparmodus ge- wechselt wird (D1, Abs. 35 ) , was aus technischer Sicht mit einer Verri ngerung des Strom s und damit einer geringeren Drehzahl des Motors einhergehen muss . Konkrete Umstände, die Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Feststellung begründen, sind nicht ersichtlich. 43 44 45 - 18 - Dass es sich bei dem in der D1 offenbarten Fahrzeug um ein Hybridfahr- zeug handelt und die Klimaanlage die elektrische Leistung von einer Batterie für das Fahren als Quelle elektrischer Leistung empfängt, steht einer Offenbarung der Merkmale 4.2 und 4.2.1 nicht entgegen, da diese Batterie die Steue r ung bei ausgeschaltetem Antriebsmechanismus mit elektrischer Leistung ver sorgt (D1, Abs. 11, 40 f.; Flussdiagramme in Figuren 6 und 7) . Dass die Versorgung der Steuerung mit elektrischer Leistung darüber hinaus auch bei eingeschaltetem Antriebsmechanismus durch die Batterie für das Fahren erfolgen kann (vgl. D1, Abs. 6, 11, 37, 44 f.; Flussdiagramme in den Figuren 6 und 8) , wird , wie erläu- tert, durch die Lehre des Patentanspruchs 1 nicht ausgeschlossen. Zudem reduziert die Steuerung den Energieverbrauch der Klimaanlage, was n ach den Feststellungen des Patentgerichts wie in Merkmal 4.3 vorgese- hen praktisch sinnvoll nur durch eine Modulation der Drehzahl des Kompres- sors erfolgen kann, wenn die Kapazität der Batterie bei abgeschaltetem An- triebsmechanism us unter einen bestimmten Wert fällt (vgl. D1, Abs. 41; Fluss- diagramm in Figur 7) . Dass eine solche Modulation auch bei angeschaltetem A ntriebsmechanismus möglich ist (vgl. D1, Abs. 46; Flussdiagramm in Figur 8), wird durch die erfindungsgemäße Lehre ebenf alls nicht ausgeschlossen. W ie in Merkmal 4.3.1 vorgesehen, ist der Verbrennungsmotor bei dem in der D1 offenbarten System als Quelle elektrischer Leistung für die Steuerung nicht verfügbar, wenn diese die Drehzahl des Kompressors moduliert. Hingege n offenbart die D1 nicht die Möglichkeit, die Modulation des Ko m pres sors zu variieren , wenn zusätzlich e oder andere Quellen elektrischer Leistung verfügbar sind und sich die Systemparameter ändern. (b) Auch die D3 offenbart den Gegenstand von Pa tentansp ruch 1 nicht . 46 47 48 49 50 - 19 - Die Entgegenhaltung betrifft ein Kühlsystem, das einen Kompressor vari- a bler Drehzahl umfasst, der von einem elektronisch kommutierten bürstenlosen Gleichstrommotor angetrieben wird, um ein geeignetes Kühlmittel durch einen Dampfkondensato r zu zirkulieren (D3, Sp. 1, Z. 17 ff.; Sp. 4, Z. 45 f.). Es ist eine im erfindungsgemäßen Sinne intelligente Leistungserzeugungsmanagement- steuerung in Gestalt einer Positionssignal - Verarbeitungsschaltung 70 und eine r Stator - Wicklungs - Erregungs schaltung 1 89 vorhanden, die elektrische Leistung von einer Quelle elektrischer Leistung empfängt, die eine Batterie, ein Genera- tor oder ähnliches sein kann (D3, Sp. 6, Z. 18 ff.; Sp. 9, Z. 51 ff.). Da da s Kühl- system, das nicht von einer direkten mechanischen Verbind ung zu einem Fahr- zeugmo tor abhängt, nicht nur von einem Fahrzeug - Wechselstromgenerator und einer daran angeschlossenen Batterie mit Energie versorgt werden kann , wäh- rend das Fahrzeug gef ahren wird, sondern auch durch einen Abwärts - Transformator und eine Gl eichrichterschaltung oder ein Batterie - Ladegerät von einer Standardsteckdo se, wenn das Fahrzeug nicht gefahren wird (D3, Sp. 13, Z. 18 ff.), ist eine Quelle elektrischer Leistung offenbart, die betreibbar ist , wenn der Fahrzeugmotor nicht arbeitet . Zu dem m oduliert die Steuerung eine Dreh- zahl des Kompressors , indem eine Erregung des Motors geändert wird, um ei- nen Betrieb des Kompressors während eine s ausgeschalteten Zustands der Maschine zu ermöglichen. Nicht offen bart ist , die Erregung des Motors entsprec hend Merkmal 4.3 - basierend auf einer Leistungskapazität der Quelle elektrischer Leistung zu ändern. Zudem geht aus der D3 zwar die Verfügbarkeit zusätzlicher oder anderer Quellen elektrischer Leistung hervor. Die Entgegen- haltung offenbart aber nicht die Möglichkeit, die Modulation des Kompressors zu variieren, wenn zusätzliche oder andere Quelle n elektrischer Leistung ver- fügbar sind und sich die Systemparameter ändern, um eine optimale System- leistung aufrecht zu erhalten. 51 - 20 - (2 ) Der Geg ens tand von Patent anspruch 1 ergab sich für den Fach mann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik . (a ) Naheliegend war es für den Fachmann zunächst , den Motor , der den Kompressor der aus der D1 bekannten Klimaeinheit antreibt, als bürstenlosen Gleichstrommotor en tsprechend Merkmal 3 auszuführen. Der Fachmann, der sich da für interessierte, das in der D1 offenbarte Hybridfahrzeug mi t Klimaanlage auszuführen , musste sich Gedanken darüber machen, welchen Motor er in die Klimaanlage einbaut, um den Kompressor an- zut reiben (vgl. D1, Abs. 35) . Nach den Feststellungen des Patentgerichts war es auf dem Gebiet der Fahrzeugklimaanlagentechnik üblich, als Elektromotor einen bürstenlosen Gleichstrommotor zu verwenden. Eine solche Praxis wird belegt durch D3 , d ie Kühlsysteme insbesondere zum Kühlen der Fahrgasträu- me von Kraftfahrzeugen betrifft (D3, Sp. 1, Z. 17 ff.) und als Motor zum Antrei- ben des Kompressors einen bürstenlosen Gleichstrommotor erwähnt (D3, Sp. 4, Z. 45 f.) , und die Vorveröffentlichung von Danfoss (D8), die e inen BD - Verdichter für die mobile Anwendung in z.B. LKWs und Bussen listet, der in Kühl - oder Gefriergeräten eingesetzt werden kann und neben einer Elektroni- keinheit mit Überlastungsschutz auch mit einem bürstenlosen Gleichstrommotor ausgestattet ist, der mit der Elektronikeinheit kommutiert wird (D8, S. 2 f. " Ge- nerelles " und " Elektrischer Anschluss " ). Danach hatte der Fach mann Veranlas- sung , bei Ausführung der D1 als Motor für die Klimaanlage einen bürstenlosen Gleichstrommotor zu verwenden. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist der D1 auch keine Auswahlent- scheidung dahin zu entnehmen, dass ein bürstenloser Gleichstrommotor nur für das An triebsaggregat in Frage kommt. Zutreffend ist zwar, dass in der Be- schreibung der D1 im Hinblick auf ein Ausführungsbei spiel ausgeführt wird, 52 53 54 55 - 21 - dass die Effi zienz der durch eine die Batterie betriebenen Klima einheit im Ver- gleich mit einem durch einen Verbrennungsmotor angetriebenen Kompressor hoch sei, weil erstere mit konstan ter Drehzahl angetrieben werden könne , wäh- rend be i letzterem die Drehzahl ständig ändere (D1, Abs. 52) . Damit wird dem Fachmann jedoch lediglich der Gegensatz zwischen einem mechanisch von ein em Verbrennungsmotor und einem elektrisch angetriebenen Kompressor hinsichtlich der Variabilität bzw. Konstanz de r Drehzahl allgemein erläu tert, aber nicht aus geschlossen , die Drehzahl zu variieren, um verschiedene Betriebsmo- di einstellen zu können (vgl. etwa D1, Abs. 35), und insoweit einen bürstenlosen Gleichstrommotor zu verwenden . (b ) Ausgehend von der D1 war es für den Fachmann zudem nahelie- gend , n eben der Fahrbatterie eine zusätzliche oder andere Quelle elektrischer Leistung zum Ant rieb des Kompressors und entsprechend eine intelligente Leis- tungserzeugungsmanagementsteuerung vorzusehen, die die Modulation de s Kompressors variieren kann, wenn zusätzliche oder andere Quellen elektrischer Leistung verfügbar sind und sich die Systemparameter ändern, um eine optima- le Systemleistung aufrecht zu erhalten. (i ) Der Fachmann, der sich für eine Verbesserung des in de r D1 offen- barten Hybridfahrzeugs mit einer durch die elektrische Leistung de r Fahrbatterie betriebenen Klimaanlage interessierte, entnahm der Druckschrift Vorschläge zur Steuerung der Klimaanlage, wenn die Zündung bzw. die Verbrennungsma- schine ausgeschal te t ist und der Klimaanlage infolgedessen nur noch die Rest- kapazität der Batterie als elektrische Leistung für den Betrieb zur Verfügung steht. (ii ) Die D1 schlägt insoweit vor, nach Einstellen eines Identifizierungs- signals die Restkapazität der Batterie mit Sollwert en für einen normalen und für 56 57 58 - 22 - einen sparsamen Betrieb der Klimaanlage zu vergleichen und in Abhängigkeit vom Ergebnis des Ve rgleichs die Klimaanlage im normalen oder sparsamen Betrieb zu betreiben oder auszuschalten . Z udem sei es möglich, die Klimaanla- ge in Abhängigkeit von der bisherigen Laufzeit der Klimaanlage, also etwa nach 30 Minuten Laufzeit, auszuschalten (D1, Abs. 40 ff.; Figur 7 ; vgl. auch Abs. 11 f. ) . (iii ) Aus Sicht des Fachmann s sind diese Vorschläge nicht ausreichend , wenn es wünschenswert ist , die Klimaanlage bei ausgeschalteter Zündung für längere Zeiträume zu betreiben, als es mit der Re stkapazität der Batterie mög- lich ist oder die über eine Dauer von 30 Minuten hinausgehen . Das gibt ihm Veranlassung , über weitere oder ander e Quellen elektrischer Leistu ng für die Klimaanlage des aus der D1 bekannten Hybridfahr zeugs nachzudenken. Inso- weit bietet sich insbeson dere eine externe Stromquelle wie der Anschl uss an ein Stromnetz an . (iv ) Dass für den Fachmann in diesem Zusammenha ng eine weitere oder andere Quelle elektrischer Energie neben der Fahrbatterie zum Betrieb der Klima anlage nahelag , wird durch die D3 bestätigt, die für das Kühlsystem eines Fahrzeugs, dessen Verbrennungsmaschine ausgeschaltet ist, neben einer Bat- terie als weitere oder an dere Quelle insbesondere eine Standard - Steckdose über ein Batterieladegerät offenbart (D3, Sp. 13, Z. 19 ff.). (v ) Zieht der Fachmann die Verfügbarkeit einer weiteren oder anderen Quelle elektrischer Leistung in Betracht, um die Klimaanl age des aus der D1 bekannten Hybridfahrzeugs bei ausgeschalteter Zündung über die Restkapazi- tät der Fahrbatterie hinaus betreiben zu können, ist es angesichts der Offenba- rung in der D1 zur Steuerung der Klimaanlage bei au sgeschalteter Zündung (D1, Abs. 40 ff.) folgerichtig und naheliegend , die Klimaanlage bei Verfügbar keit 59 60 61 - 23 - einer weiteren oder anderen Quelle in Abhängigkeit von deren Kapazität zu steuern, was wiederum voraussetzt, dass die Steuerung zunächst die Verfüg- barkeit der weiteren oder anderen Quelle erkennen kann. Damit war der Fach- mann veranlasst, die Steuerung so einzurichten, dass sie die Modulation des Kompressors der Klimaanlage variieren kann, wenn eine zusätzlich oder andere Quelle elektrischer Leistung verfügbar ist und sich die Systemparamet er än- dern, um eine optimale Systemleistung aufrecht zu erhalten. 2. Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung des Hilfsantrags hat ebenfalls keinen Erfolg. a) Sie ist bereits nicht zulässig. (1) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtsh ofs ist die erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachte Verteidigung eines Patents in geänder- ter Fassung in der Regel gemäß § 116 Abs. 2 PatG zulässig, wenn der Beklag- te mit der Änderung einer von der erstinstanzlichen Beurteilung abweichenden Rechts auffassung des Bundesgerichtshofs Rechnung trägt und den Gegen- stand des Patents auf dasjenige einschränkt, was sich nach Auffassung des Patentgerichts schon aus der erteilten Fassung ergab (BGH, Urteil vom 28. Mai 2013 X ZR 21/12, GRUR 2013, 912 Rn. 57 Walzstraße). Hingegen kann die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents mit geän- derten Ansprüchen in der Berufungsinstanz regelmäßig nicht mehr als sach- dienlich im Sinne von § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG angesehen werden, wenn die Beklagte dazu bereits in e rster Instanz Veranlassung hatte. Ein solcher Anlass zur zumindest hilfsweisen beschränkten Verteidigung kann sich daraus erge- ben, dass das Patentgericht in seinem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis mitgeteilt hat, dass nach seiner vorläufigen Auffass ung der Gegenstand des 62 63 64 65 - 24 - Streitpatents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen dürfte (BGH, Urteil vom 15. Dezember 2015 - X ZR 111/13, GRUR 2016, 365 - Telekommunika - tionsverbindung). (2 ) Die zuletz t g enannten Voraussetzungen sind gegeben. Eine Vertei- di gung mit dem Hilfsantrag war für die Beklagte durch den Hinweis des Patent- gerichts vom 15. Juli 2016 veranlasst. Das Patentgericht hat darin hinsichtlich der Auslegung von Patentan- spruch 1 in der erteilten Fassung mitgeteilt, dass nach seiner vo rläufigen Ein- schätzung das Streitpatent unter einem intelligenten Regler ( intelligent power generation management controller 30 ) ein Regelungssystem verstehe, das Sig- nal - Ein - und Ausgänge besitze, das Ist - mit Sollwerten vergleichen könne und aufgrund dies er Vergleich e z.B. die Drehzahl des Kompressors regele. Da dies für den Fachmann ein typisches Regelungssystem beschreibe, komme dem Adjektiv " intelligent " keine weitergehende Bedeutung zu. Die zwar ebenfalls im Streitpatent beschriebene Abfrage und Auswah l weiterer Energiequellen sei lediglich optional als Ausgestaltung formuliert. D ie Beklagte war danach gehalten, das Streitpatent mit weiteren oder geänderten Hilfsanträgen zu v erteidigen, wenn sie den Bedenken des Patent- gerichts Rech nung tragen wollte . D ie Beklagte hat dem entsprechend in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht Hilfsantrag 4 gestellt, in dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung um das Merkmal 4.4 ergänzt worden ist . Sie hätte aber ebenso Anlass zu weiteren Hilfs anträgen gehabt, wenn sie die Lehre aus Patentanspruch 1 weiter dahin konkretisieren wollte, dass die Steuerung dynamisch elektrische Leistung basierend auf einer Prioritätslogik 66 67 68 69 - 25 - der verfügbaren Quellen verwendet. Dass sie das Streitpatent mit Patentan- spruch 1 in dieser Fassung erst in der Berufungs instan z verteidigt hat , kann daher nicht als sachdien lich im Sinne von § 116 Abs . 2 Nr. 1 PatG angesehen werden. - 26 - b) Unabhängig davon ist die Berufung hinsichtlich des Hilfsantrags auch nicht begründet, da der Gegensta nd von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags dem Fachmann durch den Sta nd der Technik nahegelegt war. Nach den Feststellungen des Patentgerichts gehörte es zum allgemeinen Fachwissen, beim Einsatz mehrerer unterschiedlicher Energiequellen die Steu- erung so auszugestalten, dass diese Quellen in einer bestimmten Reihenfolge genutzt werden. Konkrete Anhaltspunkte, die Zweifel an der Vollständigkeit o- der Richtigkeit dieser Feststellung begründen, sind nicht ersichtlich. Vor diesem Hintergrund ha tte der Fachmann Anlass, das durch D1 na- hegelegte System, das (entsprechend der Ausführungen zum Hauptantrag) ne- ben der Fahrzeugbatterie über mindes tens eine weitere oder andere Energie- quelle ver fügen kann , in der in Merkmal 4.5 genannten Weise auszugestal ten. 70 71 72 - 27 - I V . Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in Ver- bindu ng mit § 97 Abs. 1 ZPO. Bacher Grabinski Hoffmann Kober - Dehm Marx Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 24.11.2016 - 2 Ni 4/15 (EP) - 73
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