BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 213/02 Verk374ndet am: 7. November 2006 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 7. November 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und die Richter Asendorf und Dr. Kirchhoff f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 16. Juli 2002 verk374ndete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 22. Mai 1996 angemeldeten deut-schen Patents 196 20 640 (Streitpatents), f374r das Priorit344t der deutschen Pa-tentanmeldung 29 05 695.2 vom 24. M344rz 1996 in Anspruch genommen worden ist. Das Streitpatent betrifft ein Surfsegel mit Trimmfalten im Achterliekbereich. Es umfasst acht Patentanspr374che. Patentanspruch 1 lautet: 1 "Surfsegel, das mit zunehmender Vorliekspannung und verst344rkter Mastkr374mmung im Achterliekbereich zunehmend Falten wirft, wo- - 3 - durch sich in dem Achterliekbereich jeweils 'schlabberige' Segelfl344-chenbereiche ausbilden, die an zugeh366rigen Grenzlinien an die ge-spannte Segelfl344che anschlie337en, dadurch gekennzeichnet, dass die Segelfl344che we-nigstens eine Trimmmarkierung (9, 10, 11) aufweist, die auf der zu-geh366rigen Grenzlinie (16) liegt." Die Kl344gerin vertritt die Auffassung, das Streitpatent sei nicht patentf344hig, weil sein Gegenstand keinen technischen Charakter besitze, nicht neu sei und nicht auf erfinderischer T344tigkeit beruhe. Die Lehre des Streitpatents sei zudem nicht so ausreichend offenbart, dass ein Fachmann sie nacharbeiten k366nne. 2 Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent f374r nichtig erkl344rt. 3 Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten. 4 Die Beklagte verteidigt in der Berufungsinstanz Patentanspruch 1 nur noch in folgender Fassung, auf den sich die Unteranspr374che 2, 3, 4, 5, 6 und 8 zur374ck beziehen sollen: 5 "Surfsegel, das mit zunehmender Vorliekspannung und verst344rkter Mastkr374mmung im Achterliekbereich zunehmend Falten wirft, wo-durch sich in dem Achterliekbereich jeweils 'schlabberige' Segelfl344-chenbereiche ausbilden, die an zugeh366rigen Grenzlinien an die ge-spannte Segelfl344che anschlie337en, dadurch gekennzeichnet, dass die Segelfl344che mehre-re Trimmmarkierungen (9, 10, 11) aufweist, die auf der zugeh366rigen Grenzlinie (16) liegen, bis zu der sich bei optimalem Trimm der lose Achterliekbereich in Richtung des Mastes fortsetzt, wobei die - 4 - Trimmmarkierungen (9, 10, 11) im Abstand voneinander auf einer Linie (8) angeordnet sind, die etwa parallel zu den Lattentaschen (7) des Segels (1) verl344uft." Die Kl344gerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. 6 Als gerichtlicher Sachverst344ndiger hat Prof. Dr.-Ing. H. B. , , ein schriftliches Gutachten erstat- tet, das er in der m374ndlichen Verhandlung erl344utert und erg344nzt hat. 7 Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Berufung bleibt ohne Erfolg. Der Gegenstand des Streitpa-tents in seiner zul344ssigerweise allein verteidigten Fassung beruht jedenfalls nicht auf erfinderischer T344tigkeit (247 4 PatG). 8 I. Das Streitpatent betrifft ein Surfsegel mit Trimmfalten im Achterliekbe-reich. Surfsegel werden durch Spannen eines Vorliektampens, der durch eine 326se am Hals des Segels f374hrt, und mittels eines Achterliektampens getrimmt, der vom Schothorn zum Gabelbaumende gespannt wird (Beschr. Sp. 1 Z. 5-8). W344hrend bis zum Anfang der 90er Jahre bei Hochleistungssegeln ein m366glichst faltenfreies Profil des Segels angestrebt wurde, wurden seit diesem Zeitpunkt "loose-leech"-Segel angeboten. Bei diesen ist das Achterliek mit einer geringe-ren Spannung beaufschlagt, die Trimmung erfolgt zu 80 % 374ber den Vorliek-tampen, was zu einer verst344rkten Biegung des Mastes f374hrt (Sp. 1 Z. 8-14). Dies hat zur Folge, dass sich "schlabberige" Segelfl344chenbereiche bilden. Die Streitpatentschrift gibt an, dass aufgrund der verst344rkten Biegung des Mastes 9 - 5 - zun344chst in der N344he des Segelkopfes ein solcher "schlabberiger" Achterliekbe-reich entsteht, der sich bei zunehmender Vorliekspannung und Mastbiegung in die unteren Segellattenfelder sowie in Richtung des Mastes ausdehnt (Sp. 1 Z. 16-25). Weiter wird dort ausgef374hrt, dass die bisher bekannten Segel vom Surfer nach Gef374hl und Erfahrung getrimmt worden seien, wobei ein optimaler Trimm, insbesondere wenn es sich um einen unge374bten Surfer handele, nur zuf344llig erzielt werde. 10 Vor diesem Hintergrund bezeichnet es die Streitpatentschrift als Aufgabe der Erfindung, ein Surfsegel anzugeben, das genauer den jeweiligen Windver-h344ltnissen entsprechend trimmbar sei, wobei dies auch f374r weniger erfahrene Surfer und f374r Anf344nger erm366glicht werden solle (Sp. 1 Z. 55-59). 11 Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung beschreibt dazu ein Surf-segel mit folgenden Merkmalen: 12 1. Das Segel wirft mit zunehmender Vorliekspannung und verst344rk-ter Mastkr374mmung im Achterliekbereich zunehmend Falten, wo-durch sich im Achterliekbereich "schlabberige" Segelfl344chenbe-reiche bilden. 2. Die "schlabberigen" Segelfl344chenbereiche schlie337en sich an zu-geh366rigen Grenzlinien an die gespannte Segelfl344che an. 3. Die Segelfl344che weist mehrere Trimmmarkierungen auf. - 6 - 4. Die Trimmmarkierungen liegen auf einer dazugeh366rigen Grenzli-nie, bis zu der sich bei optimalem Trimmen der lose Achterliek-bereich in Richtung des Mastes fortsetzt. 5. Die Trimmmarkierungen sind im Abstand voneinander auf einer Linie angeordnet. 6. Diese Linie verl344uft etwa parallel zu den Lattentaschen des Se-gels. Damit geht die Streitpatentschrift - soweit sie die Merkmale 1 und 2 an-gibt - von bekannten "loose-leech"-Segeln aus und gibt Trimmmarkierungen an, die sich auf der Segelfl344che befinden und dort auf der Grenzlinie zwischen der f374r derartige Segel kennzeichnenden "schlabberigen" und der gespannten Se-gelfl344che. 13 334ber die Trimmung ist die Grenzlinie in Abh344ngigkeit von der Windst344rke unterschiedlich auszubilden. Durch die Anordnung einer Trimmmarkierung auf einer bei mittlerer Windst344rke sich ausbildenden Grenzlinie erhalte der Surfer - wie die Beschreibung weiter ausf374hrt - den Hinweis, wie stark der Vorliektam-pen f374r diese mittlere Windst344rke zu spannen sei, n344mlich so, dass die auf der Segelfl344che sichtbare Grenzlinie durch diese Trimmmarkierung verlaufe. Die Markierung biete f374r die optimale Trimmung des Surfsegels nur einen ungef344h-ren Anhaltspunkt. F374r den praktischen Gebrauch sei es zu bevorzugen, drei solcher Trimmmarkierungen auf der Segelfl344che anzuordnen, die auf den jewei-ligen Grenzlinien f374r schwachen Wind, mittleren Wind und starken Wind l344gen (Sp. 2 Z. 3-18). Diese seien im Abstand voneinander auf einer Linie anzubrin-gen, die im wesentlichen in der Mitte zwischen den Lattentaschen und parallel zu diesen verlaufe (Sp. 2 Z. 41-44). 14 - 7 - 15 II. Der Senat l344sst offen, ob es der Lehre des Streitpatents an der erfor-derlichen Technizit344t mangelt. Diese Frage kann unentschieden bleiben, weil der durch das Streitpatent gest374tzte Gegenstand jedenfalls nicht auf erfinderi-scher T344tigkeit beruht. In der jetzt verteidigten Fassung geht Patentanspruch 1 nicht 374ber den Inhalt der urspr374nglichen Anmeldung hinaus. Die vorgenommene 304nderung macht die bevorzugte Ausf374hrungsform, drei Trimmmarkierungen auf der Se-gelfl344che anzuordnen, die auf den Grenzlinien f374r schwachen Wind, mittleren Wind und starken Wind liegen, hinsichtlich der Zahl der Markierungen und ihrer Ausrichtung an einem Optimum zum Gegenstand von Patentanspruch 1. Nach Unteranspruch 7 in der urspr374nglichen Fassung sollen die Trimmmarkierungen im Abstand voneinander auf einer Linie angeordnet sein, die etwa parallel zu den Lattentaschen des Segels verl344uft. Die Beschreibung gibt dazu an, dass es, um einen optimalen Trimm zu erreichen, zweckm344337ig sei, die Windverh344lt-nisse in drei Stufen einzuteilen und bevorzugt drei Trimmmarkierungen anzu-bringen, die jeweils auf den Grenzlinien f374r schwachen, mittleren und starken Wind liegen (Sp. 2 Z. 12-17) und sich zwischen der ersten und der zweiten oder der zweiten und der dritten Lattentasche von oben des Segels befinden, wobei zu bevorzugen sei, dass die Trimmmarkierungen im Abstand voneinander auf einer Linie l344gen, die im Wesentlichen in der Mitte zwischen den Lattentaschen und parallel zu diesen verlaufe (Sp. 2 Z. 38-44). 16 Der Senat ist davon 374berzeugt, dass sich die Lehre des Streitpatents f374r den Fachmann in naheliegender Weise aus ihm Bekanntem ergab. Zu dieser 334berzeugung ist der Senat aufgrund des Ergebnisses der Beweisaufnahme, insbesondere aufgrund der Vernehmung des Zeugen K. , gelangt. Der Zeu- ge K. hat bei seiner Vernehmung durch den Senat ausgesagt, dass, seit- 17 - 8 - dem die "loose-leech"-Segel auf dem Markt gewesen seien, anl344sslich von Wettbewerben immer wieder unter den teilnehmenden professionellen Surfern die Frage des optimalen Trimms er366rtert worden sei. Von solchen professionel-len Surfern w374rden verschiedene Segel f374r verschiedene Windst344rken benutzt. Dabei gebe es f374r jedes Segel jeweils einen optimalen Trimm. Um diesen zu erreichen, sei es 374blich gewesen, sich an der Grenzlinie zwischen der straffen und der "schlabberigen" Segelfl344che zu orientieren. Er selbst habe auf der Grenzlinie Markierungen angebracht, um diesen Orientierungspunkt, bei der der optimale Trimm erreicht werde, kenntlich zu machen, und sei danach bei der Grobeinstellung des Segels vorgegangen. Es kann dahin stehen, ob mit dieser Aussage bewiesen ist, dass der Zeuge K. die Lehre des Streitpatents in neuheitssch344dlicher Weise benutzt hat. Der Senat ist jedoch danach jedenfalls davon 374berzeugt, dass f374r einen professionellen Surfer, der sich nach den Ausf374hrungen des gerichtlichen Sach-verst344ndigen mit der Entwicklung von Neuerungen auf dem Gebiet des Streitpatents befasste, die von dem Zeugen beschriebene Anbringung von Ori-entierungspunkten im Segel nahe gelegen hat. Es ist zum einen 374berzeugend, dass nach Einf374hrung der "loose-leech"-Segel, deren optimaler Trimm f374r pro-fessionelle Surfer von gro337em Interesse war, die Frage, wie sich dieser am ein-fachsten gew344hrleisten lie337, zwischen ihnen er366rtert worden ist. Ebenso ist es 374berzeugend, dass dabei Orientierungspunkte angestrebt wurden, die nach der Erfahrung einen optimalen Trimm gew344hrleisteten. Dass sich dazu die beson-dere Beachtung der Grenzlinie zwischen der straffen und der "schlabberigen" Segelfl344che anbot, ergab sich auch aus der Bedienungsanleitung des "mega-race"-Segels (Anlage K 7), der zu entnehmen ist, dass beim Trimmen die Ver-344nderung der Segelspannung zu beobachten und als Ma337 f374r den erreichten Trimm heranzuziehen ist. Diese Orientierungspunkte zu kennzeichnen, lag f374r den Fachmann ebenso nahe. Dies hat nicht nur der Zeuge K. glaubhaft darge- 18 - 9 - ge- stellt, sondern auch der gerichtliche Sachverst344ndige hat bereits in seinem schriftlichen Gutachten im Zusammenhang mit der Er366rterung des Standard-werks C.A. Marchaj, Aerodynamik und Hydrodynamik des Segels, best344tigt, dass die Orientierung an Kennzeichen im Segel oder an dort etwa vorhandenen Farbstreifen l344ngst vor dem Priorit344tstag 374bliches Hilfsmittel beim Trimmen war. Allerdings hat der Zeuge K. bekundet, dass er zwei Markierungen untereinander angeordnet habe, w344hrend nach Patentanspruch 1 in der vertei-digten Fassung drei Trimmmarkierungen im Abstand voneinander auf einer Li-nie angeordnet sind, die etwa parallel zu den Lattentaschen des Segels ver-l344uft. Auch in dieser abweichenden Anordnung ist jedoch eine erfinderische T344-tigkeit nicht zu sehen. Sie ist allein dadurch begr374ndet, dass das Segel nach dem Streitpatent, wie die Beschreibung ausf374hrt, bei verschiedenen Windst344r-ken zum Einsatz kommen soll. Das legt es nahe, Orientierungspunkte f374r unter-schiedliche Windst344rken vorzusehen und auf den jeweiligen Grenzlinien anzu-ordnen. Mit R374cksicht darauf, dass sich die am weitesten vorstehenden End-punkte dieser Grenzlinien jeweils auf einer in etwa horizontalen Linie bewegen, wie die Demonstration in der m374ndlichen Verhandlung gezeigt hat, liegt es da-bei zugleich weiter nahe, auch die Markierungen auf einer solchen Linie in Ver-folgung dieser Endpunkte unterzubringen. Dies gibt Patentanspruch 1 in der jetzt verteidigten Fassung dadurch an, dass die Linie, auf der die Markierungen angeordnet sind, etwa parallel zu den - horizontal angeordneten - Lattenta-schen verl344uft. 19 Die Unteranspr374che, die sich auf den verteidigten Patentanspruch 1 zu-r374ckbeziehen sollen, haben keinen eigenen erfinderischen Gehalt. Dies macht die Beklagte auch nicht geltend. Sie fallen daher mit dem verteidigten Patent-anspruch 1. 20 - 10 - - 11 - 21 III. Die Kostentscheidung beruht auf 247 121 PatG, 247 97 ZPO. Melullis Keukenschrijver M374hlens Asendorf Kirchhoff Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.07.2002 - 3 Ni 57/00 -
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