X ZR 215/01 - X. Zivilsenat

BUNDESGERICHTSHOFIM NAMEN DES VOLKESURTEILX ZR 215/01Verkündet am: 3. Juni 2003WermesJustizhauptsekretärals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein dem RechtsstreitNachschlagewerk:jaBGHZ: nein Chirurgische InstrumenteGWB § 34 a.F.Ein entgeltlicher Lizenzvertrag unterliegt dem Schriftformerfordernis des § 34GWB a.F..BGH, Urt. v. 3. Juni 2003 - X ZR 215/01 - OLG Karlsruhe LG Mannheim - 2 -Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-handlung vom 3. Juni 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und dieRichter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorffür Recht erkannt:Auf die Revision der Beklagten wird das am 10. Oktober 2001 ver-kündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruheaufgehoben.Die Sache wird zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung,auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungs-gericht zurückverwiesen.Von Rechts wegenTatbestand: Der Kläger ist Arzt und Zahnarzt und betätigt sich als Erfinder auf demGebiet der Medizintechnik. Bei der Vermarktung seiner Entwicklungen arbeite-ten die Parteien zusammen, indem die Beklagte die Gerätschaften herstellteund vertrieb. 1988 bis Anfang 1989 verhandelten und korrespondierten dieParteien wegen des Abschlusses eines schriftlichen Lizenzvertrags, der eineausschließliche Lizenz an verschiedenen Patentanmeldungen des Klägers vor- - 3 -sehen sollte, die chirurgische Instrumente betreffen. Es existierte auch ein Li-zenzvertragsentwurf, der jedoch nicht unterzeichnet wurde.Die Beklagte zahlte bis einschließlich Ende 1993 nach jeweils vierteljähr-licher Abrechnung der von ihr mit den Entwicklungen des Klägers getätigtenUmsätze an den Kläger eine Umsatzlizenz, die zunächst 10 %, dann 12,5 %und schließlich 15 % betrug. Insgesamt leistete die Beklagte auf diese Weisean den Kläger etwa 3 Mio. DM. Für die Umsätze mit Schrauben und Platten, diemit einer deutschen Anmeldung 36 ... am 22. Januar 1986 zum Patent ange-meldet worden waren, betrug die Umsatzlizenz von 15 % im 3. und 4. Quartal1993 insgesamt 205.257,76 DM, worin für den Monat Dezember 199636.532,75 DM enthalten waren. Diese Patentanmeldung führte nicht zu einemdeutschen Patent. Sie wurde vielmehr durch Beschluß des Deutschen Patent-amts vom 21. Oktober 1993 zurückgewiesen, gegen den der Kläger einRechtsmittel nicht einlegte.Mit Schreiben vom 21. April 1994 teilte die Beklagte dem Kläger mit, daßsie die als freiwillig bezeichneten Zahlungen in Zukunft einstelle, einen beste-henden Vertrag hilfsweise fristlos aus wichtigem Grunde kündige, aber zu neu-en Lizenzverhandlungen hinsichtlich der die Schutzrechte des Klägers betref-fenden Produkte bereit sei. Die Beklagte nutzte in der Folgezeit die Entwicklun-gen des Klägers dann auch - wenn auch nur in geringerem Umfange - weiter.Der Kläger hat die Beklagte im Wege der Stufenklage zunächst auf Aus-kunft über die Umsätze in Anspruch genommen, die sie im Zusammenhang mitihm gehörenden Schutzrechtsanmeldungen und Schutzrechten seit dem10. Oktober 1994 erzielt hat. In der ersten Stufe ist die Beklagte rechtskräftigverurteilt worden, seit dem 1. Mai 1994 getätigte Umsätze hinsichtlich des eu- - 4 -ropäischen Patents 0 6..., des US-Patents 4 9..., der deutschen Patentanmel-dung 38 ..., des europäischen Patents 0 2... und des deutschen Gebrauchsmu-sters 88 ... anzugeben. Diese Auskunft hat die Beklagte erteilt. Bei der Zugrun-delegung einer 15 %igen Umsatzlizenz ergibt sich eine Schuld der Beklagtenvon 51.784,29 DM.In der zweiten Stufe hat der Kläger Zahlung dieses Betrags nebst Zinsenverlangt. Die Beklagte hat sich auf den Standpunkt gestellt, ein Lizenzvertragsei nicht zustande gekommen, weshalb sie lediglich im Wege der Lizenzanalo-gie die angemessene Lizenz zu entrichten habe, die sie mit 5 % angibt. Gegen-über der danach sich errechnenden Forderung von 17.261,43 DM (= 1/3 von51.784,29 DM) hat die Beklagte die Aufrechnung mit einem Rückzahlungsan-spruch in Höhe von 36.532,75 DM erklärt, den sie im Hinblick darauf bean-sprucht, daß sie hinsichtlich der Patentanmeldung 36 ... angesichts derenrechtskräftiger Zurückweisung für Umsätze im Dezember 1993 nichts mehr zuzahlen gehabt hätte. Die Beklagte hat ferner im Wege der Widerklage Zahlungvon 270.726,01 DM nebst Zinsen begehrt, weil sie diesen Betrag bei Zugrun-delegung einer Lizenz von lediglich 5 % für die Umsätze im 2. bis 4. Quartal1993 zuviel gezahlt habe.Das Landgericht hat - bis auf einen Teil der Zinsforderung - der Klagestattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Die Berufung der Beklagten ge-gen dieses Schlußurteil des Landgerichts ist erfolglos geblieben. Die Beklagteverfolgt nunmehr mit der Revision ihren Klageabweisungsantrag und ihr Wider-klagebegehren weiter. Der Kläger ist dem Rechtsmittel entgegengetreten. - 5 -Entscheidungsgründe: Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteilsund zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.1. Das Berufungsgericht hat dem Verhalten der Parteien entnommen,daß sie einen Lizenzvertrag geschlossen haben, der die Beklagte berechtigt,Schutzrechte bzw. Schutzrechtsanmeldungen des Klägers zu nutzen, und sieverpflichtet, - bezogen auf die in Streit stehende Zeit - ein Entgelt in Höhe von15 % des mit den vertragsgegenständlichen Produkten erzielten Umsatzes anden Kläger zu zahlen. Das Berufungsgericht hat also den Kläger als berechtigtangesehen, auf vertraglicher Grundlage Lizenzen zu fordern und bereits vonder Beklagten gezahlte Lizenzen zu behalten. Unabhängig von den Angriffender Revision gegen die tatrichterliche Annahme eines stillschweigenden Ver-tragsschlusses und die Fortgeltung des auf diese Weise zustande gekomme-nen Lizenzvertrags über die Kündigungserklärung der Beklagten hinaus kannhierauf die Verurteilung der Beklagten und die Abweisung ihrer Widerklage je-doch nicht gestützt werden, weil die Parteien ihre Vereinbarungen nicht schrift-lich abgefaßt haben und der vom Berufungsgericht zugrunde gelegte Lizenz-vertrag deshalb gemäß § 125 Satz 1 BGB wegen Verstoßes gegen das bis zum31. Dezember 1998 zu beachtende und angesichts des Zeitpunkts des hier zubeurteilenden Vertragsschlusses deshalb auch insoweit maßgebliche (vgl.BGH, Urt. v. 11.12.2001 - KZR 13/00, GRUR 2002, 647 - Sabet/Massa, m.w.N.)Schriftformerfordernis des § 34 GWB in der bis dahin geltenden Fassung (a.F.)nichtig ist. - 6 -2. Das Formerfordernis des § 34 GWB a.F. erfaßt u.a. Verträge über dieBenutzung von Schutzrechten, die dem Lizenznehmer Beschränkungen im Ge-schäftsverkehr auferlegen (§ 20 Abs. 1 GWB a.F.). Es gilt nicht etwa nur dann,wenn die vereinbarten Beschränkungen über den Inhalt des Schutzrechts hi-nausgehen, wie es in § 20 Abs. 1 GWB a.F. weiter heißt (st. Rspr.; etwa BGH,Urt. v. 17.3.1998 - KZR 42/96, GRUR 1998, 838 - Lizenz- und Beratungsver-trag; Urt. v. 24.2.1975 - KZR 3/74, GRUR 1975, 498 - Werkstück-Verbindungs-maschinen). Eine solche Einschränkung wäre mit dem Schutzzweck des § 34GWB a.F. nicht vereinbar. Denn diese Vorschrift soll die Kartellbehörden und-gerichte in die Lage versetzen, auf schriftlich dokumentierter Grundlage zuprüfen, ob die tatsächlich getroffenen Vereinbarungen u.a. nach § 20 GWB a.F.unwirksam sind bzw. eine gesetzliche Ausnahme von einem Kartellverbot vor-liegt (vgl. BGH, Urt. v. 9.3.1999 - KZR 23/97, GRUR 1999, 602 - Markant).3. Der Lizenzvertrag der Parteien unterfällt § 34 GWB a.F.. Er hat nichtnur die Benutzung von Schutzrechten zum Gegenstand, sondern legt der Be-klagten auch Beschränkungen im Geschäftsverkehr auf, weil die Parteien dieZahlung von Lizenzgebühren vereinbart haben. Diese Pflicht bedeutet eine Be-schränkung im Geschäftsverkehr, weil hierdurch die Wettbewerbsposition derBeklagten beeinflußt wird, indem ihr Angebot auf dem Markt durch die Lizenz-zahlungspflicht mit Kosten belastet wird.Es gibt zwar auch Stimmen (vgl. Axster in Gemeinschaftskommentarzum GWB, 3. Aufl., §§ 20, 21 Rdn. 102 ff.), welche die Lizenzzahlungsver-pflichtung als solche nicht bereits als zur Anwendung der Formvorschrift des§ 34 GWB a.F. führende Beschränkung im Geschäftsverkehr ansehen, weil siedie Gegenleistung für die Benutzung des Schutzrechts darstellt. Dabei wird je-doch nicht hinreichend berücksichtigt, daß mit der Pflicht zur Lizenzzahlung - 7 -durchaus eine Belastung einhergehen kann, die über den Inhalt des Schutz-rechts hinausgeht. Angesichts des Zwecks des § 34 GWB a.F. macht dies er-forderlich, daß bereits wegen der vereinbarten Lizenzzahlungspflicht ein Vertragüber die Benutzung von Schutzrechten schriftlich abgefaßt wird und in dieserForm auf seine Vereinbarkeit mit dem Kartellrecht überprüft werden kann. DerGegenmeinung ist der Bundesgerichtshof in seiner bisherigen Rechtsprechungauch nicht gefolgt. So hat sein Kartellsenat beispielsweise im Urteil vom16. Oktober 1962 (KZR 11/61, GRUR 1963, 207 - Kieselsäure) ausgesprochen,daß eine über die Laufzeit des Schutzrechts hinausgehende Verpflichtung zurEntrichtung einer Lizenzgebühr grundsätzlich eine über den Inhalt des Schutz-rechts hinausgehende Beschränkung i.S. des § 20 GWB a.F. darstelle (so auchz.B. Langen/Bunte/Hennig, KartR, 8. Aufl., § 34 GWB Rdn. 5). Schon diesdeutete zumindest darauf hin, daß die Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzge-bühren bereits als Beschränkung des Lizenznehmers anzusehen ist. Im Urteilvom 17. Oktober 1968 (KZR 11/66, GRUR 1969, 409 - Metallrahmen) hat sichder Bundesgerichtshof in Übereinstimmung hiermit im Zusammenhang mit derPrüfung der Frage, ob der Lizenznehmer für die Nutzung eines nicht patentfähi-gen, aber (noch) nicht für nichtig erklärten Schutzrechts zahlen muß, dahinausgedrückt, daß "die in der Verpflichtung zur Lizenzzahlung liegende Be-schränkung im Geschäftsverkehr", solange die durch das Schutzrecht begrün-dete Vorzugsstellung bestehe, nicht i.S. des § 20 Abs. 1 GWB über den Inhaltdes Schutzrechts hinausgehen könne. Ähnlich heißt es im Urteil vom14. November 1968 (BGHZ 51, 263, 267 - Silobehälter), daß es nach Sinn undZweck des § 20 GWB gerechtfertigt sei, "die nicht über den Inhalt des künftigenSchutzrechts hinausgehenden Beschränkungen des Lizenznehmers ..., insbe-sondere seine Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren, als durch § 20GWB kartellrechtlich gedeckt zu betrachten". Sich hierauf berufend hat auch dererkennende Senat im Urteil vom 26. Juni 1969 (X ZR 52/66, GRUR 1969, 677 - 8 -- Rüben-Verladeeinrichtung) angenommen, daß in der Verpflichtung zur Li-zenzzahlung eine Beschränkung im Geschäftsverkehr liege.4. Das Berufungsgericht wird deshalb das Klage- und Widerklagebegeh-ren nach Maßgabe der Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung erneutzu prüfen haben (vgl. Senat, Urt. v. 14.5.2002 - X ZR 144/00, GRUR 2002, 787- Abstreiferleiste). Dabei wird zu berücksichtigen sein, daß die Beklagte geltendgemacht hat, auch ein formloser Vertrag über eine einfache Lizenz sei nichtzustande gekommen, weil die Absicht der Parteien allein auf den Abschluß ei-nes ausschließlichen Lizenzvertrags gerichtet gewesen sei. Dies gibt Anlaß, derFrage nachzugehen, ob die Beklagte ihre bisherigen Zahlungen überhaupt er-bracht hat, um sich von einer bestimmten Forderung zu befreien. Diese Frage - 9 -ist jedenfalls dafür bedeutsam, ob die Beklagte sich auf die in § 812 Abs. 1Satz 1 1. Altern. BGB geregelte Alternative der Erfüllung einer Verbindlichkeitberufen kann.MelullisJestaedtScharenKeukenschrijverAsendorf

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