BUNDESGERICHTSHOFIM NAMEN DES VOLKESURTEILX ZR 226/00Verkündet am: 13. Mai 2003WermesJustizhauptsekretärals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein dem RechtsstreitNachschlagewerk: jaBGHZ:jaBGHR: ja MomentanpolGebrMG (1986) § 5 Abs. 1Daß die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung über die ursprüngli-che Patentanmeldung hinausgeht, steht der Wirksamkeit der Abzwei-gung als solcher nicht entgegen. Aus Änderungen, die gegenüber derPatentanmeldung eine Erweiterung bedeuten, können jedoch auch hierRechte nicht hergeleitet werden. - 2 -GebrMG (1986) § 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 1Ein Rechtssatz des Inhalts, daß der Gebrauchsmusterinhaber im Ver-letzungsstreit nur dann einen eingeschränkten Schutz geltend machenkann, wenn eingeschränkte Schutzansprüche beim Patentamt einge-reicht worden sind, besteht nicht.BGH, Urt. v. 13. Mai 2003 - X ZR 226/00 - OLG KarlsruheLG Mannheim - 3 -Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-handlung vom 13. Mai 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, dieRichter Scharen, Keukenschrijver, Dr. Meier-Beck und Asendorffür Recht erkannt:Auf die Revision des Klägers wird das am 25. Oktober 2000 ver-kündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruheaufgehoben.Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung,auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungs-gericht zurückverwiesen.Von Rechts wegen - 4 -Tatbestand: Der Kläger war Inhaber eines in der Zwischenzeit widerrufenen, eine"landwirtschaftliche Mäh- und Heumaschine" betreffenden europäischenPatents sowie des im Jahr 1997 durch Zeitablauf erloschenen, aus dereuropäischen Patentanmeldung abgezweigten deutschen Gebrauchsmusters89 ... (Klagegebrauchsmusters). Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmu-sters lautet:"Mäh- oder Heumaschine mit mindestens einem rotieren[d] antreib-baren Mäh- oder Rechwerk (12, 22), das mit als Mähmesser oderals Rechzinken ausgebildeten, eine Arbeitsebene definierendenWerkzeugen versehen und mittels einer Ausgleichsvorrichtung (A1,A2, A3, A4) an einem mit einem Schlepper verbindbaren Tragge-stell abgestützt und um mindestens eine quer zur Fahrtrichtungverlaufende Schwenkachse schwenkbar ist, wobei die Schwenk-achse des Mäh- oder Rechwerks (12, 22) durch einen unterhalb derArbeitsebene angeordneten Momentanpol (M) verläuft, dadurch ge-kennzeichnet, daß die Anordnung des Momentanpols (M) derarterfolgt, daß in Betriebsstellung die Vorderseite (12) des Mäh- oderRechwerks (12, 22) bei Vorwärtsfahrt beim Auftreffen auf ein Hin-dernis gewichtsentlastet hochschwenkt und der Momentanpol (M)in Fahrtrichtung nicht vor der Vorderseite (12) des Mäh- oderRechwerks (12, 22) liegt."Die Klägerin stellt eine Mähmaschine her und vertreibt diese unter derBezeichnung "... heuer". Der Kläger hat hierin eine Verletzung seinerSchutzrechte gesehen und die Beklagte deshalb auf Unterlassung, Auskunftund Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen. Das - 5 -Landgericht hat der Klage stattgegeben, soweit sie auf das europäische Patentgestützt war; soweit sie auf das Klagegebrauchsmuster gestützt war, hat es sieabgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht dieKlage in vollem Umfang abgewiesen. Der Senat hat die hiergegen gerichteteRevision des Klägers insoweit angenommen, als diese sich gegen dieBestätigung der Abweisung der Klage aus dem Klagegebrauchsmuster richtete.In diesem Umfang hat er den Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung undEntscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen (Sen.Urt. v. 23.9.1999- X ZR 57/97, auszugsweise veröffentlicht in der Schulte-Kartei PatG 139.42 Nr.22). Der Kläger hat sein Schadensersatzfeststellungs- und Auskunftsbegehrenweiterverfolgt. Die Beklagte hat die Zurückweisung der Berufung begehrt undsich im wesentlichen darauf gestützt, daß das Klagegebrauchsmuster nichtschutzfähig und nicht durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt sei.Daraufhin hat der Kläger das Gebrauchsmuster hilfsweise mit eingeschränktenSchutzansprüchen geltend gemacht, die er als durch die ursprünglicheOffenbarung gedeckt, schutzfähig und durch die Mähmaschine der Beklagtenverletzt angesehen hat. Das Berufungsgericht hat die Berufung zurückgewie-sen. Mit der Revision begehrt der Kläger die Aufhebung des angefochtenenUrteils und die Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. DieBeklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen. - 6 -Entscheidungsgründe: Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteilsund zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, dem auch dieEntscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen ist.I. Das Berufungsgericht hat einen Schutz durch das Klagegebrauchsmu-ster als nicht begründet angesehen, soweit sich der Kläger auf dessenSchutzansprüche in der der Eintragung zugrunde liegenden Fassung gestützthat. Es hat - im Anschluß an eine entsprechende Feststellung der TechnischenBeschwerdekammer des Europäischen Patentamts im Einspruchsverfahrengegen das europäische Patent - festgestellt, daß die Merkmale des kennzeich-nenden Teils des Schutzanspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters durch dieursprüngliche Offenbarung nicht gedeckt seien. Diese tatrichterlicheFeststellung wird von der Revision nicht angegriffen. Damit können aber, wiedas Berufungsgericht zutreffend erkannt hat, die vom Kläger weiterhinverfolgten Klageansprüche nicht auf das Gebrauchsmuster in seinereingetragenen Fassung gestützt werden.II. 1. Das Berufungsgericht hat weiter ausgeführt, auch die vom Kläger imVerfahren hilfsweise geltend gemachten Schutzansprüche könnten an derKlageabweisung nichts ändern, weil deren Einreichung nicht zu einerVeränderung der Schutzrechtslage führe. Der Gegenstand des Gebrauchsmu-sters werde durch die Schutzansprüche in der eingetragenen Fassunggekennzeichnet. Die "Hilfsansprüche" seien nicht zu den Gebrauchsmusterun-terlagen gelangt und der eingetragenen Fassung des Klagegebrauchsmustersnicht zu entnehmen. Ein Gebrauchsmusterschutz könne aus ihnen nichthergeleitet werden. - 7 -2. Diese rechtliche Beurteilung greift die Revision mit Erfolg als vonRechtsfehlern beeinflußt an.a) Dabei ist für das Revisionsverfahren mangels abweichender Feststel-lungen im Berufungsurteil davon auszugehen, daß der Gebrauchsmusterschutzso, wie er durch den Kläger im vorliegenden Rechtsstreit hilfsweise geltendgemacht wird, durch die ursprüngliche Offenbarung in den Anmeldeunterlagendes europäischen Patents gedeckt ist und daß sich der Kläger deshalb zurBeseitigung der Erweiterung grundsätzlich auf diese Schutzansprüchezurückziehen konnte. Weiter ist davon auszugehen, daß sich der nunmehrgeltend gemachte Schutzumfang innerhalb des Schutzbereichs hält, wie er sichnach § 12a GebrMG aus den der Eintragung zugrunde liegenden Schutzan-sprüchen im Fall ihrer Schutzfähigkeit hätte ergeben können.b) Es steht der Wirksamkeit der Abzweigung und der auf dieser beru-henden Gebrauchsmustereintragung auch nicht entgegen, daß die abgezweigteGebrauchsmusteranmeldung über die europäische Patentanmeldunghinausging. Der Auffassung, daß ein solches Hinausgehen die Abzweigunginsgesamt unwirksam mache (so BPatGE 34, 14 = GRUR 1993, 963; Mes PatG§ 5 GebrMG Rdn. 5; Loth § 5 GebrMG Rdn. 11), vermag der Senat nichtbeizutreten (so im Ergebnis auch Kraßer GRUR 1993, 223, 230 und diesemfolgend Benkard PatG GebrMG 9. Aufl. § 5 GebrMG Rdn. 4; Busse PatG 5.Aufl. § 5 GebrMG Rdn. 11; jetzt wohl auch Bühring GebrMG 6. Aufl. § 5 Rdn.31). Aus der gesetzlichen Regelung in § 5 Abs. 1 Satz 1 GebrMG folgt einesolche Unwirksamkeit nicht; für eine so weitreichende dem Gebrauchsmuster-anmelder nachteilige Rechtsfolge besteht auch keine sachliche Notwendigkeit.§ 4 Abs. 6 Satz 2 GebrMG 1986 (jetzt § 4 Abs. 5 Satz 2 GebrMG) bestimmt,daß aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, Rechtenicht hergeleitet werden können. Auch wenn sich diese Bestimmung - 8 -unmittelbar nur auf das Verhältnis von Änderungen gegenüber der ursprüngli-chen Gebrauchsmusteranmeldung bezieht, stellt sie doch für den Fall vonÄnderungen der abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung gegenüber derursprünglichen Patentanmeldung die sachlich angemessene Regelung dar; siezieht aus anläßlich der Abzweigung unterlaufenen Fehlern die erforderlichen,aber auch im Interesse der Öffentlichkeit ausreichenden Folgerungen undvermeidet es insbesondere, sie mit übermäßigen, in der Sache nicht gebotenenKonsequenzen zu belasten. Das Berufungsgericht hat dies im rechtlichenAusgangspunkt ersichtlich nicht anders gesehen.c) Dem Berufungsgericht kann jedoch nicht in seiner Auffassung beige-treten werden, daß der Gebrauchsmusterschutz so, wie er durch den Kläger imvorliegenden Rechtsstreit hilfsweise geltend gemacht wird, deshalb nicht zurGrundlage der Klageanträge gemacht werden könne, weil entsprechendeSchutzansprüche nicht zu den Unterlagen des Gebrauchsmusters eingereichtworden seien. Ein Rechtssatz des Inhalts, daß der Gebrauchsmusterinhaber imVerletzungsstreit nur dann einen eingeschränkten Schutz geltend machenkönne, wenn eingeschränkte Schutzansprüche beim Patentamt eingereichtworden sind, besteht nämlich nicht.Wer wegen Verletzung eines Gebrauchsmusters in Anspruch genommenwird, kann - anders als beim Patent - nicht nur in einem gesondertenbehördlichen Verfahren (§§ 16 f. GebrMG 1986), sondern auch im Verletzungs-streit geltend machen, daß Gebrauchsmusterschutz nach § 11 GebrMG durchdie Eintragung nach § 13 Abs. 1 GebrMG nicht begründet worden ist (vgl.Busse, PatG 5. Aufl. vor § 15 GebrMG Rdn. 11). Dabei dient das weitgehend andas Patentnichtigkeitsverfahren angelehnte Gebrauchsmusterlöschungsverfah-ren ähnlich wie jenes der allgemeinverbindlichen Klärung der Rechtsbeständig-keit des Gebrauchsmusters. Mit der Berufung auf die fehlende Begründung von - 9 -Gebrauchsmusterschutz nach § 13 Abs. 1 GebrMG im Verletzungsstreit ist demaus dem Gebrauchsmuster in Anspruch Genommenen demgegenüber eineinfaches Mittel an die Hand gegeben, sich im Prozeß unmittelbar auf einenSachverhalt zu berufen, den er an sich auf aufwendigere Weise auch imLöschungsverfahren geltend machen könnte. Diese Möglichkeit dient damitallein der Verteidigung im Verletzungsrechtsstreit, anders als das Löschungs-verfahren aber nicht einer - im Umfang der Löschung - allgemeinverbindlichenKlärung der Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang Gebrauchsmu-sterschutz besteht. Deshalb besteht kein Anlaß und keine Notwendigkeit, diePrüfung der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters im Verletzungsstreitüber das für die Sachentscheidung Erforderliche hinaus auszudehnen. Esgenügt deshalb zu prüfen, ob sich der Gebrauchsmusterinhaber auf eine durchdie maßgebliche ursprüngliche Offenbarung gestützte und im Rahmen der derGebrauchsmustereintragung zugrunde liegenden Schutzansprüche liegendeFassung des Schutzbegehrens zurückgezogen hat, die die angegriffene, Drittennach § 11 Abs. 1 Satz 2 GebrMG verbotene Handlung erfaßt. Dagegen bestehtfür die Entscheidung des Verletzungsstreits keine Notwendigkeit, denGebrauchsmusterinhaber in Form einer wie auch immer gearteten, gegenüberder Allgemeinheit verbindlichen Erklärung darauf festzulegen, wieweit er dasGebrauchsmuster verteidigen will. Will der als Verletzer in AnspruchGenommene - etwa aus Gründen einer über den Einzelfall hinausgehendenRechtssicherheit - das erreichen, so steht es ihm frei, von sich aus dasGebrauchsmusterlöschungsverfahren zu betreiben; ist andererseits derGebrauchsmusterinhaber daran interessiert, gegenüber der Allgemeinheit vonsich aus zu erklären, wieweit er das Gebrauchsmuster verteidigen will, so kanner sich hierfür der von der Praxis entwickelten Instrumente bedienen. Maßstäbedafür, welche Verhaltensweisen dem Gebrauchsmusterinhaber auf dieGeltendmachung mangelnder Rechtsbeständigkeit im Verletzungsprozeß zurVerfügung stehen, lassen sich hieraus nicht ableiten. Da das Verhalten der - 10 -Parteien im Verletzungsprozeß keine Auswirkungen für die Allgemeinheitentfaltet, stellt sich das von der Beklagten angesprochene Rechtssicherheits-problem von vornherein nicht.Den sich hiernach für die Geltendmachung eingeschränkten Schutzesergebenden Anforderungen hat der Kläger dadurch genügt, daß er hilfsweiseAnspruchsfassungen formuliert hat, deren Schutzfähigkeit er behauptet hat undunter die nach seinem Vortrag die angegriffene Mähmaschine der Beklagtenfällt. - 11 -III. Das Berufungsurteil kann demnach keinen Bestand haben. DasBerufungsgericht wird bei seiner erneuten Befassung mit der Sache zu prüfenhaben, ob der geltend gemachte Schutz eine durch die ursprünglicheOffenbarung gedeckte Beschränkung darstellt und sich im Rahmen der derEintragung zugrunde liegenden Schutzansprüche des Klagegebrauchsmustershält. Soweit dies zu bejahen ist, wird es - solange nicht eine nach § 19 Satz 3GebrMG bindende Entscheidung vorliegt - zu prüfen haben, ob dasGebrauchsmuster in diesem Umfang schutzfähig war.MelullisScharenKeukenschrijverMeier-BeckAsendorf
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