BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 24/03 Verk374ndet am: 3. Mai 2006 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein Mikrotom EP334 Art. 56 a) Mit einer Abw344gung von Vorteilen, die mit dem erfindungsgem344337en Ge-genstand erreicht werden, mit Nachteilen, die dieser Gegenstand gegen374ber aus dem Stand der Technik bekannten Gegenst344nden der Erreichung der Vor-teile wegen hinnimmt, kann das Vorliegen erfinderischer T344tigkeit allein nicht begr374ndet werden. b) Es kann f374r erfinderische T344tigkeit sprechen, wenn der Fachmann mehrere Schritte, die im Stand der Technik keine Anregung gefunden haben, vollziehen musste, um den erfindungsgem344337en Gegenstand aufzufinden; ma337gebend ist aber auch insoweit, ob es sich insgesamt um Routinearbeit gehandelt hat oder ob sich dem Fachmann Schwierigkeiten in den Weg gestellt haben, etwa weil zu einem oder mehreren Schritten Alternativen bestanden, die zu unterschiedli-chen Ergebnissen f374hren. BGH, Urt. v. 3. Mai 2006 - X ZR 24/03 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Ver-handlung vom 3. Mai 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Asendorf f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 18. Dezember 2002 verk374ndete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 0 416 354 (Streit-patents), das am 18. August 1990 unter Inanspruchnahme der Priorit344t der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 89 10 071 vom 23. August 1989 an-gemeldet worden ist. Das Streitpatent betrifft ein Schlitten-Mikrotom und um-fasst 9 Patentanspr374che, von denen Patentanspruch 1 im Einspruchsverfahren vor dem Europ344ischen Patentamt folgende Fassung erhalten hat: 1 - 3 - "1. Schlitten-Mikrotom, bei dem ein das Schneidmesser tragender Schlitten entlang pr344ziser F374hrungselemente gegen374ber einem, mit dem Geh344use des Mikrotoms verbundenen Objekttr344ger bewegbar ist; mit dem Mikrotom-Geh344use (1) zwei als Profilst344-be mit F374hrungsnuten ausgebildete erste F374hrungselemente (14,15) verbunden sind, mindestens einer dieser Profilst344be (14) senkrecht zu seiner L344ngsachse einstellbar ist, mit dem Schlitten (6) zwei als Profilst344be mit F374hrungsnuten ausgebilde-te zweite F374hrungselemente (17,18) fest verbunden sind, wobei sich die F374hrungsnuten der ersten (14,15) und zweiten (17,18) F374hrungselemente gegen374berstehen, in die F374hrungsnuten 374-ber etwa die halbe L344nge der zweiten F374hrungselemente (17,18) hochpr344zise Rollen (20,21) spielfrei eingesetzt sind, so dass eine spielfreie, eine hohe Stabilit344t aufweisende Zwangs-f374hrung des Schlittens (6) gebildet ist, und bei dem der Schlitten (6) aus Leichtmetall gefertigt ist." Wegen der unmittelbar und mittelbar auf Patentanspruch 1 zur374ckbezo-genen Patentanspr374che 2 bis 9 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genom-men. 2 Die Kl344gerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents be-ruhe nicht auf erfinderischer T344tigkeit. Zur Begr374ndung hat sie sich auf die deutsche Patentschrift 37 14 389, die deutsche Offenlegungsschrift 19 25 364, Lueger, Lexikon der Technik, "Lexikon der Feinwerktechnik", Deutsche Ver-lagsanstalt GmbH, Stuttgart, 1968, die deutsche Offenlegungsschrift 29 11 614, die europ344ische Patentanmeldung 0 175 480, das deutsche Gebrauchsmuster 3 - 4 - 82 17 319, die deutsche Offenlegungsschrift 34 33 460 sowie den Katalog W344lzf374hrungen der Schneeberger GmbH Maschinenfabrik bezogen und bean-tragt, das europ344ische Patent 0 416 354 mit Wirkung f374r das Hoheits-gebiet der Bundesrepublik Deutschland f374r nichtig zu erkl344ren. Die Beklagte hat beantragt, 4 die Klage abzuweisen. Sie ist dem Vorbringen der Kl344gerin entgegengetreten. 5 Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung f374r das Ho-heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland f374r nichtig erkl344rt. 6 Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der diese bean-tragt, 7 das Urteil des Bundespatentgerichts abzu344ndern und die Nichtig-keitsklage abzuweisen. Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent in folgender Fassung des Patentanspruchs 1 (304nderungen sind kursiv gesetzt): 8 "Schlitten-Mikrotrom, bei dem ein das Schneidmesser tragender Schlitten von Hand entlang pr344ziser F374hrungselemente gegen374ber einem, mit dem Geh344use des Mikrotoms verbundenen Objekttr344- - 5 - ger bewegbar ist; mit dem Mikrotom-Geh344use (1) zwei als Profil-st344be mit F374hrungsnuten ausgebildete erste F374hrungselemente (14, 15) verbunden sind, mindestens einer dieser Profilst344be (14) senkrecht zu seiner L344ngsachse einstellbar ist, mit dem Schlitten (6) zwei als Profilst344be mit F374hrungsnuten ausgebildete zweite F374hrungselemente (17, 18) fest verbunden sind, wobei sich die F374hrungsnuten der ersten (14, 15) und zweiten (17, 18) F374h-rungselementen gegen374berstehen, in die F374hrungsnuten 374ber et-wa die halbe L344nge der zweiten F374hrungselemente (17, 18) hoch-pr344zise Rollen (20, 21) spielfrei eingesetzt sind, so dass durch ei-ne Vorspannung eine spielfreie, eine hohe Stabilit344t aufweisende Zwangsf374hrung des Schlittens (6) gebildet ist, bei dem der Schlit-ten (6) aus Leichtmetall gefertigt ist und die F374hrungselemente f374r einen Hub ohne austretende Rollen von maximal 300 mm ausge-bildet sind." Mit ihrem zweiten Hilfsantrag verteidigt die Beklagte das Streitpatent nunmehr in folgender Fassung (304nderungen gegen374ber dem ersten Hilfsan-trag sind kursiv gesetzt und unterstrichen). 9 "Schlitten-Mikrotrom, bei dem ein das Schneidmesser tragender Schlitten von Hand entlang pr344ziser F374hrungselemente gegen374ber einem, mit dem Geh344use des Mikrotoms verbundenen Objekttr344-ger bewegbar ist; mit dem Mikrotom-Geh344use (1) zwei als Profil-st344be mit F374hrungsnuten ausgebildete erste F374hrungselemente (14, 15) verbunden sind, mindestens einer dieser Profilst344be (14) senkrecht zu seiner L344ngsachse einstellbar ist, mit dem Schlitten (6) zwei als Profilst344be mit F374hrungsnuten ausgebildete zweite - 6 - F374hrungselemente (17, 18) fest verbunden sind, wobei sich die F374hrungsnuten der ersten (14, 15) und zweiten (17, 18) F374h-rungselementen gegen374berstehen, in die F374hrungsnuten 374ber et-wa die halbe L344nge der zweiten F374hrungselemente (17, 18) hoch-pr344zise Rollen (20, 21) spielfrei eingesetzt sind, so dass durch ei-ne Vorspannung eine spielfreie, eine hohe Stabilit344t aufweisende Zwangsf374hrung des Schlittens (6) gebildet ist, bei dem der Schlit-ten (6) aus Leichtmetall gefertigt ist und die F374hrungselemente f374r einen Hub ohne austretende Rollen von maximal 300 mm ausge-bildet sind, und dass die zweiten F374hrungselemente (17, 18) je- weils an ihren Enden mit Anschl344gen (22, 23) f374r die K344fige der Rollen (20, 21) versehen sind." Die Kl344gerin beantragt, 10 die Berufung zur374ckzuweisen. Sie hat sich erg344nzend zu ihrem erstinstanzlichen Sachvortrag auf die US-Patentschrift 3 799 029 bezogen. 11 Der Senat hat ein schriftliches Gutachten des Sachverst344ndigen Prof. Dr.-Ing. D. eingeholt, das der Sachverst344ndige in der m374ndlichen Verhandlung erl344utert und erg344nzt hat. Die Beklagte hat ein Gutachten des Dr.-Ing. F. Sp. eingereicht. 12 - 7 - Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg. Der Gegen-stand des Streitpatents beruht nicht auf erfinderischer T344tigkeit; das Streitpa-tent ist daher f374r nichtig zu erkl344ren (Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPat334G, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EP334 in Verbindung mit Art 54 Abs. 1, 2, Art. 56 EP334). 13 I. 1. Das Streitpatent betrifft ein Schlitten-Mikrotom. Derartige Ger344te dienen der Herstellung feinster Schnitte f374r die Mikroskopie und Ultramikrosko-pie beispielweise in der Pathologie sowie Histologie und waren am Priorit344tstag des Streitpatents insbesondere als Schlitten- und Rotations-Mikrotome be-kannt. Bei den Schlitten-Mikrotomen erfolgte der Beschreibung des Streitpa-tents zufolge die Bewegung des Schlittens mit der Hand 374ber Gleitf374hrungen, wobei als nachteilig kritisiert wird, dass zwischen den Gleitbahnen des Schlit-tens und den Gleitbahnen des Geh344uses ein m366glichst d374nner und gleichm344-337ig dicker Schmierfilm aufrecht erhalten werden m374sse und hierf374r teure Schmierstoffe verwendet werden m374ssten. Gleichwohl bestehe das Problem, dass sich der Schmierfilm nachteilig auf die Herstellung von Schnittserien mit Schnitten gleicher Dicke auswirke, weil die Schnittdicke von der Dicke des Schmierfilms und diese von der Viskosit344t des Schmierfilms und der Ge-schwindigkeit der Schnittbewegungen abh344nge, was von der Bedienperson viel Erfahrung und Geschicklichkeit f374r die Herstellung guter Schnitte erfordere (Streitpatent Beschreibung Abs. 0001). Nachteilig sei ferner, dass die nutzbare Schnittkraft unter anderem vom Schlittengewicht abh344nge und der Schlitten zur Erreichung eines m366glichst hohen Gewichts aus Stahl bestehe, so dass die Bewegung des Schlittens f374r die Bedienperson erm374dend sei (Streitpatent Be-schreibung Abs. 0002). Schlie337lich weist die Beschreibung des Streitpatents 14 - 8 - darauf hin, dass die Herstellung von Schnitten mit den bekannten Schlitten-Mikrotomen ein h344ufiges Reinigen und Schmieren der Gleitfl344chen erforderlich mache, was teuer und zeitaufwendig sei (Abs. 0003). Aus der europ344ischen Patentanmeldung 0 175 480 sei weiter eine spezielle Ausf374hrung einer soge-nannten Kreuzrollenf374hrung bekannt, die zwei am festen Ger344teteil und zwei am gegen374ber dem festen Ger344teteil beweglichen Schlitten angebrachte Profil-st344be mit F374hrungsnuten aufweise und bei der zwischen zwei sich gegen374ber-stehenden Profilst344ben zylindrische Rollen alternierend um 90 Grad verdreht in die F374hrungsnuten eingesetzt seien. Jedoch sei die F374hrung des gegen374ber einem Geh344use beweglichen Objekttr344gers bei Rotationsmikrotomen mit verti-kaler Bewegung sowie bei Mitkrotomen mit horizontaler Bewegung als speziel-les Anwendungsgebiet derartiger Kreuzrollenf374hrungen genannt. 2. Demgegen374ber soll nach den Angaben der Beschreibung des Streit-patents ein Schlitten-Mikrotom so ausgebildet werden, dass die Schlittenf374h-rung eine hohe Stabilit344t bei gleichzeitiger Leichtg344ngigkeit aufweist und so die Herstellung von hochgenauen Schnitten, deren Qualit344t nicht von der Ge-schicklichkeit der Bedienungsperson abh344ngt, und eine relativ erm374dungsarme Bedienung des Mikrotoms erm366glicht werden (Streitpatent Beschreibung Abs. 0005). 15 Hierzu ist das Mikrotom nach Patentanspruch 1 in der geltenden Fas-sung wie folgt auszubilden (Bezugszeichen sind weggelassen): 16 - 9 - 1. Das Mikrotom verf374gt 374ber a) ein Geh344use, b) einen Objekttr344ger, c) einen Schlitten. 2. Der Schlitten ist a) aus Leichtmetall gefertigt, b) tr344gt ein Schneidmesser und c) ist gegen374ber dem mit dem Geh344use fest verbundenen Ob-jekttr344ger bewegbar d) entlang pr344ziser F374hrungselemente. 3. a) Als erste F374hrungselemente sind mit dem Mikrotom-Geh344u-se zwei Profilst344be mit F374hrungsnuten verbunden, wobei b) mindestens einer der Profilst344be senkrecht zu seiner L344ngs-achse einstellbar ist. 4. Als zweite F374hrungselemente sind zwei Profilst344be mit F374h-rungsnuten fest mit dem Schlitten verbunden. 5. Die F374hrungsnuten der ersten und zweiten F374hrungselemente stehen sich gegen374ber. 6. In den F374hrungsnuten sind 374ber etwa die halbe L344nge der zwei-ten F374hrungselemente hochpr344zise Rollen spielfrei eingesetzt. 7. Es ist eine spielfreie, eine hohe Stabilit344t aufweisende Zwangs-f374hrung des Schlittens gebildet. Die m374ndliche Verhandlung hat ergeben, dass der Fachmann der Ver-wendung von in die F374hrungsnuten spielfrei eingesetzten hochpr344zisen Rollen und der Angabe, dass eine Zwangsf374hrung entsteht, entnimmt, dass es sich bei der erfindungsgem344337en F374hrung um eine Kreuzrollenf374hrung handelt, die 17 - 10 - mittels des einstellbaren Profilstabes vorgespannt wird (Streitpatent Beschrei-bung Abs. 0008). Deshalb versteht der Fachmann die Worte "so dass" in Merkmal 7 dahin, dass mit ihnen das Zusammenwirken des einstellbaren Pro-filstabes mit den 374brigen Profilst344ben, der in ihnen ausgebildeten F374hrungsnu-ten und der hochpr344zisen Rollen angesprochen ist, wobei 374ber die feste Ver-bindung des Schlittens mit den Profilst344ben des zweiten F374hrungselements die erstrebte Zwangsf374hrung des Schlittens erreicht wird. Dies erm366glicht es, einen pr344zise gef374hrten, in Leichtbauweise ausgef374hrten Schlitten zu verwenden, wodurch infolge der Zwangsf374hrung die Schnittqualit344t verbessert und infolge des leichten Schlittens ein weniger erm374dendes und Geschick erforderndes Bedienen des Mikrotoms erm366glicht wird. II. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Streitpatents ist neu, da kein im Stand der Technik bekanntes Schlitten-Mikrotom s344mtliche Merkmale des gesch374tzten Mikrotoms aufweist, was auch von der Kl344gerin in der m374ndli-chen Verhandlung nicht in Zweifel gezogen worden ist. Ihm fehlt jedoch die Pa-tentf344higkeit, da der Senat nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme 374berzeugt ist, dass dieser Gegenstand dem Fachmann am Priorit344tstag durch den Stand der Technik nahegelegt war (Art. 56 EP334). 18 1. Wie der gerichtliche Sachverst344ndige 374berzeugend dargelegt hat, ver-f374gten Fachleute, die sich am Priorit344tstag des Streitpatents mit der Entwick-lung von Mikrotomen befassten, typischerweise 374ber eine Ausbildung in allge-meinem Maschinenbau, die sie an einer Fachhochschule oder Technischen U-niversit344t absolviert hatten. Zu den durch diese Ausbildung erworbenen Kennt-nissen geh366ren auch solche 374ber Gleitlagerungen und -f374hrungen, W344lzlage-rungen und -f374hrungen sowie deren Vor- und Nachteile. Au337erdem verf374gten die in der einschl344gigen Industrie t344tigen Fachleute typischerweise 374ber eine 19 - 11 - mehrj344hrige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion und Fertigung von Mikrotomen. 2. Einem auf dem Gebiet der Entwicklung von Mikrotomen t344tigen Fachmann, der sich am Priorit344tstag des Streitpatents vor die Aufgabe gestellt sah, ein Schlitten-Mikrotom der erfindungsgem344337en Bauart zu verbessern, war bekannt, dass durch die Verwendung schwerer Schlitten das Problem gel366st wird, den Schlitten beim Auftreffen des an ihm befestigten Messers auf das feststehende und zu schneidende Objekt gegen Kippbewegungen zu sichern. Davon gehen auch die Beklagte und der Privatgutachter aus, der in seinem Gutachten die auftretenden unterschiedlichen Reaktionskr344fte bildlich darge-stellt hat. Trifft das Messer eines aufgelegten Messer-Schlittens auf einen h344r-teren und durch den Objekttr344ger gehaltenen Gewebeeinschluss, ist die Reak-tionskraft vom Geh344use weg auf den Schlitten gerichtet und kann zu Kippbe-wegungen des Schlittens f374hren (Privatgutachten Seite 7, 9, Bild 6), die, wie der Fachmann am Priorit344tstag wusste, zu vermeiden sind. 20 Dem ist bei Schlitten-Mikrotomen am Priorit344tstag 374blicher Bauart da-durch Rechnung getragen worden, dass der Schlitten hinreichend schwer aus-gebildet wurde, um die genannten Kippbewegungen zu vermeiden und einen sauberen Schnitt zu erzielen. Der Fachmann hat auch ohne weiteres erkannt, dass das Sichern eines auf Gleitf374hrungen gef374hrten Messer-Schlittens gegen zu Kippbewegungen f374hrende Reaktionskr344fte mittels eines hinreichend schwe-ren Schlittens durch Nachteile bei der Bedienung des Mikrotoms erkauft wird, indem die Bedienung eines solchen Mikrotoms kraftaufw344ndig ist und Geschick erfordert. Der Fachmann hat dar374ber hinaus erkannt, dass die Verwendung ei-ner Gleitf374hrung Probleme hinsichtlich der Sicherung gleichm344337iger Schnitte und Schnittfolgen aufwirft, weil ein - im Vergleich mit anderen F374hrungen - "di- 21 - 12 - cker" Schmierfilm erforderlich ist, um das Gleiten des Schlittens auf den Gleit-f374hrungen sicherzustellen, wobei die Dicke des Schmierfilms 374ber die gesamte L344nge einer Schnittbewegung und bei mehreren Schnittbewegungen 374ber die Schnittbewegungen in ihrer Gesamtheit hinweg nur bei Vorliegen idealer Be-dingungen gleichbleibend ist, in der Praxis solche idealen Bedingungen jedoch nicht vorliegen, so dass sich Unterschiede in der Schmierfilmdicke ergeben, die sich bereits unterhalb des Mikrometer-Bereichs auf die geforderte Qualit344t der Schnitte und Schnittfolgen negativ auswirken. Wie die Beklagte dargelegt und der gerichtliche Sachverst344ndige best344tigt hat, waren dem Fachmann diese Probleme sowie die Anforderungen an die Pr344zision von Mikrotomen am Priori-t344tstag bekannt, wobei f374r ihn das Vermeiden von "Rattermarken" auf dem Schnitt (sog. "Chatter") durch h366chste Pr344zision eindeutige Priorit344t besa337. Auf der Grundlage dieser Kenntnisse und Erfahrungen war f374r den Fachmann, der Schlitten-Mikrotome der hier einschl344gigen Art verbessern woll-te, erkennbar, dass er sich der Frage, wie eine Erleichterung der Bedienung ei-nes Schlitten-Mikrotoms mit relativ zum Objekttr344ger verschiebbarem Messer-Schlitten erreicht werden kann, nicht nur unter dem Gesichtspunkt des Ge-wichts des Messer-Schlittens n344hern durfte, sondern auch und - wegen der zentralen Bedeutung eines pr344zisen Schnittergebnisses - mit Priorit344t die Si-cherung einer pr344zisen Messerf374hrung gegen durch die Art der Schmierung von Gleitf374hrungen bedingte Ungenauigkeiten und insbesondere gegen auf den Schlitten wirkende Reaktionskr344fte bei Auftreffen des Messers auf das Schnitt-gut ins Auge zu fassen hatte. Er musste deshalb bereits aufgrund einfacher, naheliegender 334berlegungen erkennen, dass eine leichtere Bauweise des Schlittens, die als solche eine leichtere Bedienbarkeit des Mikrotoms erlauben w374rde, das Problem der Sicherung des Messer-Schlittens gegen die auf ihn wirkenden Reaktionskr344fte nicht l366sen werde, sondern Probleme bei der Siche- 22 - 13 - rung der Schnitt-Qualit344t mit sich bringen werde, insbesondere bei Gleitf374hrun-gen, die als solche gegen den Messer-Schlitten gerichtete Reaktionskr344fte nicht aufnehmen und zudem Ungenauigkeiten infolge der Schmierfilmdicke zur Folge haben. Dem Fachmann musste sich weiter aufdr344ngen, dass mit einer verbes-serten F374hrung des Schlittens, die diesen gegen374ber Gleitf374hrungen in ver-st344rktem Ma337e gegen Kippbewegungen zu sichern in der Lage ist und die aus der erforderlichen Schmierfilmdicke resultierenden Probleme hinsichtlich der Pr344zision der Schnitte l366st, das Problem einer leichteren Bedienbarkeit des Mikrotoms allein nicht zu l366sen ist. Denn allein durch eine Verbesserung der Schlittenf374hrung wird bei Verwendung eines schweren Schlittens noch keine bessere Bedienbarkeit erreicht, da die Masse eines schweren Schlittens auch bei Verwendung einer pr344ziseren F374hrung bewegt werden muss, so dass in diesem Fall zwar eine Verbesserung der Qualit344t der Schnitte, nicht jedoch ein erm374dungsfreies Arbeiten mit dem Mikrotom erreicht wird. Auch daher stellte die Verbesserung eines Schlitten-Mikrotoms f374r die damit befassten Entwickler ersichtlich ein komplexes Problem dar, bei dem Ver344nderungen in der Bauwei-se eine Abstimmung der verschiedenen Bauteile aufeinander erforderlich machten und eine Gesamtl366sung gefunden werden musste, bei der die Pr344zisi-on, mit der die Schnitte hergestellt werden, gegen374ber Verbesserungen bei der Bedienbarkeit Vorrang hat. 23 3. a) Vor diesem Hintergrund war entgegen der Auffassung der Beklag-ten die Verwendung einer vorgespannten Kreuzrollenf374hrung f374r den Messer-Schlitten eines Mikrotoms, bei dem der Messer-Schlitten relativ zum festste-henden Objekttr344ger horizontal bewegt wird, eine dem Fachmann am Priorit344ts-tag nahegelegte Ma337nahme. 24 - 14 - Wie der gerichtliche Sachverst344ndige 374berzeugend dargelegt hat, kann-ten die auf dem Gebiet der Entwicklung von Mikrotomen t344tigen Fachleute am Priorit344tstag neben Gleitlagerungen und -f374hrungen insbesondere W344lzlage-rungen und -f374hrungen sowie deren Vor- und Nachteile. Dies wird durch die deutsche Offenlegungsschrift 29 11 614 best344tigt. Sie betrifft ein lineares Kreuzroll- bzw. -w344lzlager und zeigt in Figur 1 ein solches Lager, bei dem Rol-len alternierend um 90 Grad verdreht in Rollen- oder W344lztaschen liegen, die in einem langgestreckten Rollen-Walzenk344fig ausgebildet sind. Dieser K344fig ist so zwischen zwei Profilst344ben mit jeweils V-f366rmigen Nuten angeordnet, dass die Rollen alternierend mit den Fl344chen der V-f366migen Nuten zusammenwirken. Eine solche Lagerung, deren Vor- und Nachteile dem Fachmann bekannt wa-ren, bot sich jedenfalls zur Erleichterung der Bewegung des Schlittens an und gab daher Anlass, diese bei der weiteren Entwicklung in Betracht zu ziehen, zumal diese bei anderen Formen von Mikrotomen bereits mit Erfolg eingesetzt worden waren. 25 Die deutsche Offenlegungsschrift 34 33 460 nennt Rotationsmikrotome, bei denen die Objektspanneinrichtung vertikal gef374hrt wird, sowie Schlitten-Mikrotome, bei denen die Objektspanneinrichtung horizontal hin- und herbe-wegt wird, ausdr374cklich als Anwendungsgebiete derartiger F374hrungseinheiten (Beschreibung Seiten 4 und 5 374bergreifender Absatz). Die Schrift bezieht sich zwar nicht auf Schlitten-Mikrotome, bei denen der Messer-Schlitten wie beim Gegenstand nach Patentanspruch 1 relativ zur feststehenden Objektspannein-richtung bewegt wird. Sie weist den Fachmann aber darauf hin, dass anders als bei Rotationsmikrotomen, bei denen die Kreuzrollenf374hrung vertikal anzuord-nen ist und daher Probleme infolge der Gravitation zu l366sen sind, bei Schlitten-Mikrotomen derartige Probleme nicht auftreten, die F374hrung der Objektspann- 26 - 15 - einrichtung an einem Basisteil durch Kreuzrollenf374hrungen also unproblema-tisch ist. Sie offenbart, dass bei Mikrotomen F374hrungseinrichtungen zur vertika-len oder horizontalen F374hrung eines in Bezug zu einem feststehenden Teil li-near beweglichen Teils verwendet werden k366nnen, die zwei nebeneinander pa-rallel angeordnete F374hrungsschienen mit L344ngsrillen und zwischen den beiden F374hrungsschienen eine Anzahl in einem K344fig angeordnete W344lzelemente auf-weist, wobei die eine F374hrungsschiene am feststehenden Teil und die zweite F374hrungsschiene am beweglichen Teil angeordnet ist und der K344fig mit den W344lzelementen zwischen den beiden F374hrungsschienen linear beweglich ist (Beschreibung deutsche Offenlegungsschrift 34 33 460, Seite 4 erster Absatz; Merkmale 2 c, d, 3 a teilweise, 4 teilweise, 5, 6). Das gab Veranlassung, diese Schrift in die 334berlegungen einzubeziehen. Da am Priorit344tstag die Vor- und Nachteile der verschiedenen F374hrun-gen bekannt waren, ist diesen Angaben auch zu entnehmen, dass eine solche Kreuzrollenf374hrung dazu verwendet werden kann, die F374hrung vorzuspannen und damit zu einer Zwangsf374hrung auszugestalten. Denn wie der gerichtliche Sachverst344ndige 374berzeugend dargelegt hat, handelt es sich bei der Eignung von Kreuzrollenf374hrungen dazu, vorgespannt zu werden, um den typischen Vorteil solcher F374hrungen, die im Maschinenbau immer dann eingesetzt und vorgespannt werden, wenn Kr344fte, die auf den zu bewegenden Gegenstand ausge374bt werden, aufzunehmen sind und gleichzeitig eine pr344zise F374hrung er-reicht werden soll. Dies geh366rte bereits am Priorit344tstag zur allgemeinen Kenntnis im Maschinenbau. 27 Ein Fachmann mit der Qualifikation des oben definierten Durchschnitts-fachmanns durfte entgegen der Auffassung der Beklagten diese Schrift auch nicht deshalb unbeachtet lassen, weil sie - jedenfalls ausdr374cklich - nur die 28 - 16 - F374hrung eines Objekttr344gerschlittens, nicht dagegen die F374hrung eines Mes-ser-Schlittens betrifft. Zwar stellen sich nach dem Vorbringen der Beklagten die beim Zusammentreffen des Messers mit dem zu schneidenden Objekt auftre-tenden Reaktionskr344fte bei einem Mikrotom, bei dem das Messer feststeht und der Objekttr344ger bewegt wird anders dar als bei einem Mikrotom, bei dem der Objekttr344ger feststeht und der Messer-Schlitten bewegt wird (Privatgutachten Seite 7, 9, Bilder 6 und 7). Ein Fachmann hatte aber schon deshalb Veranlas-sung, Kreuzrollenf374hrungen in seine 334berlegungen einzubeziehen, weil diese mit einer wesentlichen geringeren Schmierfilmdicke auskommen und leicht-g344ngiger als Gleitf374hrungen sind, was am Priorit344tstag nach den 374berzeugen-den und von der Beklagten nicht in Frage gestellten Darlegungen des gerichtli-chen Sachverst344ndigen zum allgemeinen Fachwissen geh366rte. Kreuzrollenf374hrungen waren am Priorit344tstag in verschiedenen Ausf374h-rungen bekannt. Wie sich aus dem Katalog der Schneeberger GmbH - Seite 14 f. - ergibt, der aus der Sicht des interessierten Entwicklers Bauteile bereitstellt, wie sie f374r die Anfertigung von Mikrotomen verwendet werden, wa-ren derartige Linearf374hrungen unter der Bezeichnung RNG im Handel erh344lt-lich, worauf die Beschreibung des Streitpatents zutreffend hinweist. Der Kata-log belegt zudem, dass W344lzf374hrungen der genannten Art mittels Stellschrau-ben oder dergleichen (Merkmal 3 b) vorgespannt werden, um die F374hrung spielfrei einzustellen und so eine Zwangsf374hrung herbeizuf374hren (Katalog Sei-te 90; Merkmal 6 teilweise, Merkmal 7). 29 b) Allerdings gab der Stand der Technik keinen unmittelbaren Hinweis darauf, dass die Rollen etwa 374ber die halbe L344nge der zweiten F374hrungsele-mente einzusetzen sind (Merkmal 6). F374r den Fachmann war jedoch erkenn-bar, dass bei Verwendung einer Zwangsf374hrung mit 374berlaufendem K344fig St366- 30 - 17 - 337e verursacht werden, die es bei Mikrotomen zu vermeiden gilt, so dass es sich anbot, auf vorspannbare F374hrungen mit nicht 374berlaufenden K344figen zur374ckzu-greifen. Bei der Ma337nahme, die K344figl344nge auf die H344lfte der L344nge der mit dem Schlitten verbundenen F374hrungselemente zu begrenzen, handelt es sich nach den 374berzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachverst344ndigen um eine optimierende Abstimmungsma337nahme, wie sie f374r verschiedene Verh344lt-nisse von K344fighub zur L344nge der L344ngsf374hrung im Katalog der Schneeberger GmbH dargestellt ist (Katalog Seite 87) und vom Fachmann durch ihm gel344ufi-ge Versuche oder Berechnung aufgefunden werden konnte. c) Aus dem Katalog der Schneeberger GmbH ist schlie337lich zu ersehen, dass es bekannt war, Normrolltische aus Leichtmetall herzustellen (Katalog Seite 41 Typ NV RD; Merkmal 1 c). Zwar war dem einschl344gigen Fachmann bereits am Priorit344tstag gel344ufig, dass Kreuzrollenf374hrungen leichtg344ngiger sind als Gleitf374hrungen, so dass mit der Verwendung einer vorgespannten Kreuzrol-lenf374hrung in einem Schlitten-Mikrotom der hier fraglichen Bauart nicht nur das Problem eines pr344ziseren Schnitts gel366st wird, sondern in einem gewissen Um-fang auch eine leichtere Bedienbarkeit des Mikrotoms erreicht wird. 31 Eine dar374ber hinaus reichende Erleichterung beim Bedienen des Mikro-toms durch Verwendung eines Messer-Schlittens aus Leichtmetall stellt aber eine sich fast zwangsl344ufig ergebende, jedenfalls aber mit dem Fachwissen ohne weiteres zu l366sende Optimierungsma337nahme dar, da schwere Tische im Stand der Technik eingesetzt wurden, um einer Kippbewegung des auf Gleit-f374hrungen gef374hrten Tisches entgegenzuwirken. Das hat auch der gerichtliche Sachverst344ndige so gesehen. Die Verwendung eines schweren Tisches ist - wie der Fachmann erkennt - dann nicht erforderlich, wenn der Tisch anderweit gegen auf ihn wirkende Kr344fte und dadurch ausgel366ste Bewegungen gesichert 32 - 18 - wird, etwa indem eine vorgespannte Kreuzrollenf374hrung zur Erzielung eines sauberen und gleichm344337igen Schnitts eingesetzt wird. Der gerichtliche Sach-verst344ndige hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Ver-wendung einer vorgespannten Kreuzrollenf374hrung alle Freiheiten gibt, einen schweren oder leichten Tisch zu verwenden, wenn der Messer-Schlitten nicht mehr durch sein Gewicht gegen auf ihn wirkende Reaktionskr344fte gesichert werden muss. d) Soweit die Beklagte geltend gemacht hat, die Verwendung eines schweren Messer-Schlittens nach dem Stand der Technik wirke Schwingungen entgegen, die vom Messer auf den Schlitten 374bertragen werden k366nnen, hat der gerichtliche Sachverst344ndige dargelegt, dass eine solche Wirkung denkbar und bei Verwendung eines Tisches aus Leichtmetall, der durch eine vorge-spannte Kreuzrollenf374hrung gef374hrt wird, m366glicherweise in geringerem Um-fang zu beobachten sein k366nnte. F374r die Frage, ob der Gegenstand nach Pa-tentanspruch 1 auf erfinderischer T344tigkeit beruht, kommt es darauf jedoch nicht an. Mit der Verwendung schwerer auf Gleitf374hrungen gef374hrter Schlitten nach dem Stand der Technik stand eine L366sung bereit, bei der einerseits Nachteile bez374glich der Pr344zision der Schnitte hingenommen wurden, die aus der Art der Schmierung der F374hrungen entstehen, sowie Nachteile auftraten, die insbesondere die Bedienbarkeit des Mikrotoms betrafen. Bei der Frage, ob bei der Ausbildung eines Miktrotoms mit den Merkmalen nach Patentanspruch 1 des Streitpatents m366glicherweise ein Nachteil im Bereich des Schwingungs-verhaltens des Messers und/oder des Messer-Schlittens hingenommen wird, handelt es sich um eine blo337e Abw344gung, ob die Vorteile einer pr344ziseren Schnittf374hrung durch die nahegelegte Verwendung einer vorgespannten Kreuz-rollenf374hrung und einer leichteren Bedienbarkeit infolge der nahegelegten Ver-wendung eines Tisches aus Leichtmetall den Nachteil einer geringf374gig 33 - 19 - schlechteren D344mpfung von Schwingungen aufwiegen, die vom Messer auf den Messer-Schlitten 374bertragen werden k366nnen. Aus einer solchen Abw344gung l344sst sich das Beruhen einer in ihren Einzelmerkmalen wie in deren Kombinati-on naheliegender Ma337nahmen auf erfinderischer T344tigkeit nicht herleiten. Die Beklagte kann schlie337lich auch nicht mit Erfolg geltend machen, mit der Verwendung einer Zwangsf374hrung f374r den Messer-Schlitten sei eine Ver-gr366337erung der Baul344nge des Mikrotoms verbunden, die mit einem kurzen Hub zusammentreffe, so dass es mehrer Schritte bedurft habe, um den Gegenstand nach Patentanspruch 1 aufzufinden. Zwar kann es f374r das Vorliegen erfinderi-scher T344tigkeit sprechen, wenn der Fachmann mehrere Schritte, die im Stand der Technik keine Anregung gefunden haben, vollziehen musste, um den erfin-dungsgem344337en Gegenstand aufzufinden (vgl. Sen.Urt. v. 22.11.1984 - X ZR 40/84, GRUR 1985, 369, 370 - K366rperstativ; Benkard/Jestaedt, EP334, Art. 56 EP334 Rdn. 85 m.w.N. auch zur Rspr. des EPA). Ma337gebend ist aber auch insoweit, ob es sich dabei insgesamt um Routinearbeit gehandelt hat (vgl. Sen.Urt. v. 17.9.2003 - X ZR 1/99, Mitt. 2003, 116 ff. - R374hrwerk) oder ob sich dem Fachmann Schwierigkeiten in den Weg gestellt haben, etwa weil f374r einen oder mehrere Schritte Alternativen bestanden, die zu unterschiedlichen Ergeb-nissen f374hren. Wie die Beweisaufnahme ergeben hat, bestanden solche Schwierigkeiten nicht. Ist der entscheidende Schritt, hier die Verwendung einer Zwangsf374hrung, wie dargelegt aus dem Stand der Technik abzuleiten, so kann allein aus dem Umstand, dass eine Mehrzahl von Schritten auszuf374hren war, um die Teile einer Gesamtvorrichtung aufeinander abzustimmen, das Vorliegen erfinderischer T344tigkeit nicht hergeleitet werden, wenn es sich bei den weiteren Schritten um solche handelt, die der Fachmann mit Hilfe seines Fachwissens und Fachk366nnens bew344ltigen kann. 34 - 20 - 35 Patentanspruch 1 in der Fassung, die er im Einspruchsverfahren erhal-ten hat, kann daher keinen Bestand haben. 3. Die Patentanspr374che 2 bis 9 betreffen Weiterbildungen des Gegen-stands nach Patentanspruch 1, die keinen erfinderischen Gehalt erkennen las-sen; ein solcher wird von der Beklagten auch nicht geltend gemacht. 36 III. Das Streitpatent kann auch in der mit den Hilfsantr344gen verteidigten Fassung keinen Bestand haben. Die beschr344nkte Verteidigung ist zwar zul344s-sig, da sich der Gegenstand des Streitpatents auf ein von einer Bedienperson von Hand zu bet344tigendes Schlitten-Mikrotom bezieht. Dies ergibt sich schon daraus, dass mit dem erfindungsgem344337en Gegenstand - wie in der urspr374ngli-chen Anmeldung offenbart - eine leichtere und weniger erm374dende Bedienung des Mikrotoms erreicht werden soll, was die Bedienung des Mikrotoms von Hand umfasst. In den urspr374nglichen Unterlagen ist auch offenbart, dass die F374hrung des Schlittens eine gewisse Vorspannung erlaubt, woraus der Fach-mann ersieht, dass die Kreuzrollenf374hrung mit Vorspannung auszuf374hren ist. Wie die Beklagte aber selbst einr344umt, handelt es sich bei der Aufnahme der Merkmale "von Hand" und "durch eine Vorspannung" um klarstellende Formu-lierungen, aus denen sich keine Anhaltspunkte f374r das Vorliegen erfinderischer T344tigkeit ableiten lassen. 37 Die beschr344nkte Verteidigung des Patentanspruchs nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich im 334brigen dadurch von seiner geltenden Fassung, dass die F374hrungselemente f374r einen Hub ohne austretende Rollen vom maximal 300 mm ausgebildet sind. Eine solche Ma337nahme ist im Stand der Technik zwar nicht vorbeschrieben. Dass der Fachmann Veranlassung hatte, austretende Rollen zu vermeiden, ist jedoch vorstehend bereits dargelegt. Deshalb ist es, 38 - 21 - wie der gerichtliche Sachverst344ndige best344tigt hat, eine selbstverst344ndliche Ma337nahme, die F374hrungen so auszubilden, dass die Rollen nicht aus den F374h-rungselementen austreten k366nnen. Aus dem Umstand, dass sich, wie die Be-klagte geltend gemacht hat, mit der Verwendung einer Zwangsrollenf374hrung die Baul344nge ver344ndert, kann das Vorliegen erfinderischer T344tigkeit nicht hergelei-tet werden, denn wie der gerichtliche Sachverst344ndige 374berzeugend dargelegt hat, waren dem Fachmann die Vor- und Nachteile der in Betracht kommenden Lagerungen und F374hrungen bekannt, so dass es im Rahmen des K366nnens des Fachmanns lag, die L344nge der F374hrungselemente auf die gew374nschte Baul344n-ge des Mikrotoms abzustellen. Die F374hrungselemente mit einer Hubbegren-zung von 300 mm auszubilden ist eine blo337en Zweckm344337igkeitserw344gungen folgende Ma337nahme. Die beschr344nkte Verteidigung des Patentanspruchs 1 nach dem Hilfsan-trag 2 unterscheidet sich von der beschr344nkten Verteidigung nach Hilfsantrag 1 dar374ber hinaus durch die Aufnahme des Merkmals, dass die zweiten F374h-rungselemente jeweils an ihren Enden mit Anschl344gen f374r die K344fige der Rollen versehen sind. Endanschl344ge f374r Kreuzrollenf374hrungen sind am Priorit344tstag bekannt gewesen, wie die deutsche Offenlegungsschrift 34 33 460, Beschrei-bung Seite 5, belegt. Sie im Zusammenhang mit den 374brigen Merkmalen nach Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung und in der Fassung der beschr344nk-ten Verteidigung nach Hilfsantrag 1 vorzusehen, ist nach den 374berzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachverst344ndigen in der m374ndlichen Verhand-lung eine sich dem Fachmann aufdr344ngende Ma337nahme, um ein Auswandern der K344fige aus den F374hrungen zu verhindern und eine pr344zise Schnittf374hrung sicherzustellen. 39 - 22 - 40 IV. Die Kostenentscheidung folgt aus 247 121 Abs. 2 PatG i.V.m. 247 97 ZPO. Melullis Keukenschrijver M374hlens Meier-Beck Asendorf Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 18.12.2002 - 4 Ni 13/02 (EU) -
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