BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 26/04 Verk374ndet am: 10. Juni 2008 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhandlung vom 10. Juni 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Gr366ning f374r Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das am 28. Oktober 2003 verk374ndete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abge344ndert. Das europ344ische Patent 0 621 664 wird unter Abweisung der weitergehenden Klage mit Wirkung f374r das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland f374r nichtig erkl344rt, soweit es 374ber folgende Fassung seines Patentanspruchs hinausgeht: "Verwendung einer Stromversorgung f374r eine Laser-Blitzlampe (2), die an eine Gleichspannungsquelle mit einem Ladekondensator (1) angeschlossen ist und Stromimpulse bestimmter Dauer und Amplitude liefert, mit einem schnellen Schalter (6) und einer Steuerung (10) zum Einstellen einer Modulationstiefe (M T ) und/oder einer Modulationsfrequenz (M f ) zus344tzlich zu der mittleren Impulsh366he und der Impulsdauer zur Versorgung eines Lasers zum Schwei337en, Schneiden und/oder Bohren von metallischen Werkstoffen, wobei die Modulationstiefe (M T ) und die Modulationsfrequenz (M f ) so eingestellt sind, dass bei jedem erzeugten Laserpuls die die mittlere Impulsh366he - 3 - 374bersteigende Amplitude den durch das zu schneidende oder zu schwei337ende Material vorgegebenen Schwellenwert zum Anschmelzen des Materials mehrmals sicher 374berschreitet." Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Kl344gerin zu 1/5 und die Beklagte zu 4/5. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des unter anderem mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland in deutscher Sprache erteilten europ344ischen Patents 0 621 664 (Streitpatents), das auf einer Anmeldung beruht, mit der die Priorit344t einer deutschen Patentanmeldung vom 22. April 1993 in Anspruch genommen worden ist. Sein Patentanspruch lautet: 1 "Stromversorgung f374r eine Laserblitzlampe (2), die an eine Gleichspannungsquelle mit Ladekondensator (1) angeschlossen ist und Stromimpulse bestimmter Dauer und Amplitude liefert, gekennzeichnet durch - 4 - einen schnellen Schalter (6) und eine Steuerung (10) zum Einstellen einer Modulationstiefe (M T ) und/oder einer Modulationsfrequenz (M f ) zus344tzlich zu der mittleren Impulsh366he und der Impulsdauer." Die Kl344gerin hat das Streitpatent mit der Nichtigkeitsklage angegriffen. Das Bundespatentgericht hat es wegen Naheliegens seiner Lehre mit Wirkung f374r das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland f374r nichtig erkl344rt. 2 Hiergegen wendet sich die Beklagte mit der Berufung, wobei ihr zuletzt gestellter Antrag dahin geht, das Streitpatent mit der aus dem Tenor ersichtlichen Fassung seines Patentanspruchs aufrecht zu erhalten. 3 Die Kl344gerin tritt auch diesem Begehren entgegen und bittet um Zur374ckweisung der Berufung. 4 Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Gutachtens des Leiters des Instituts f374r Prof. Dr. W. E. . Der gerichtliche Sachverst344ndige hat sein Gutach- ten in der m374ndlichen Verhandlung erl344utert und erg344nzt. Die Beklagte hat eine schriftliche gutachterliche Stellungnahme des Prof. Dr.-Ing. K. D. zu den Gerichtsakten gereicht. 5 - 5 - Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Berufung hat insoweit Erfolg, als die Beklagte das Streitpatent beschr344nkt verteidigt. 6 1. In der noch verteidigten Fassung betrifft das Streitpatent die Verwendung einer Stromversorgung f374r eine Blitzlampe eines Laserger344ts zum Schwei337en, Schneiden und Bohren von Metall. Mit der zu verwendenden Stromversorgung sollen der Laserblitzlampe Strompulse bestimmter Leistung und Dauer zur Verf374gung gestellt werden. Die Streitpatentschrift gibt an, der Stand der Technik sei durch glatte bzw. gegl344ttete Strompulse, also Strompulse gekennzeichnet, deren Form zwischen Anstieg und Abfall sich nicht durch einzelne oder mehrere ausgepr344gte Amplituden auszeichneten. Solche Strompulse gen374gten nicht bei allen zu schwei337enden Materialien der Anforderung, das Material einerseits in der geforderten Weise anzuschmelzen, andererseits das Anschmelzen auf einen engen Bereich zu begrenzen. Deshalb soll eine Lehre zur Verf374gung gestellt werden, wie mittels einer Stromversorgung f374r die Blitzlampe die Einsatzm366glichkeiten des Laserger344ts verbessert werden k366nnten. 7 2. Nach dem noch verteidigten Patentanspruch besteht die L366sung hierf374r in der 8 Verwendung 1. einer Stromversorgung f374r eine Laserblitzlampe, die - 6 - a) an eine Gleichspannungsquelle mit Ladekondensator angeschlossen ist, b) Strom(im)pulse bestimmter Dauer und Amplitude liefert, c) einen schnellen Schalter und d) eine Steuerung aufweist, d1) zum Einstellen einer Modulationstiefe und/oder einer Modulationsfrequenz d2) zus344tzlich zu der mittleren (Im)pulsh366he und der (Im)pulsdauer, 2. zur Versorgung eines Lasers zum Schwei337en, Schneiden und/oder Bohren von metallischen Werkstoffen, 3. wobei die Modulationstiefe und die Modulationsfrequenz so eingestellt sind, dass bei jedem erzeugten Laserpuls die die mittlere Impulsh366he 374bersteigende Amplitude den durch das zu schneidende oder zu schwei337ende Material gegebenen Schwellenwert zum Anschmelzen des Materials mehrmals sicher 374berschreitet. Hiernach setzt das Streitpatent eine Einrichtung voraus, die von einer Gleichstromquelle mittels Ladekondensators jeweils mit einer bestimmten 9 - 7 - Strommenge versorgt wird und (jedenfalls) einen Schalter und eine Steuerung aufweist. Ausweislich der Beschreibung (Sp. 3 Z. 24, 26) soll die Kennzeichnung des Schalters als schnell dem Fachmann bedeuten, dass eine Vorrichtung zu w344hlen ist, die in der Lage ist, den Strom mit hoher Wiederholfrequenz zu schalten. Hierbei soll es sich um eine An-/Ausschaltung handeln. Das ist in Spalte 3 Zeilen 23 ff. ausdr374cklich so beschrieben, weil es dort hei337t, dass der Schalter den Strom freigeben oder unterbrechen k366nne. Die Er366rterung mit dem gerichtlichen Sachverst344ndigen und den Parteien in der m374ndlichen Verhandlung gibt keinen Anlass zu einem anderen Verst344ndnis. Die Beklagte selbst hat darauf abgestellt, dass der Schalter den Strom jeweils lediglich freigeben oder unterbrechen k366nnen m374sse, was zun344chst zu einem frequenzmodulierten Verlauf des Strompulses mit einer Modulationstiefe von an sich 100 % f374hrt. Den Umstand, dass die Figuren 3 und 4 des Streitpatents eine solche Modulationstiefe nicht zeigen, hat der gerichtliche Sachverst344ndige damit erkl344rt, dass patentgem344337 eine (weitere) Manipulation des Strompulses notwendig sei und der Strom deshalb (auch) nach der Lehre des Streitpatents vor Erreichen der Blitzlampe sinnvollerweise einen LC-Filter durchlaufe, wenn man nicht lediglich die parasit344re Filterwirkung der nachgeordneten Vorrichtungsteile nutzen wolle, was angesichts wechselnder Einfl374sse wie etwa Temperatur oder Luftfeuchtigkeit jedoch nicht erlaube, die erforderlichen definierten Verh344ltnisse vor der Blitzlampe zu erhalten. 10 Was die Steuerung der angegebenen Parameter des Strompulses (Modulationsfrequenz, also laut Sp. 2 Z. 15 f. die Anzahl der Amplituden344nderungen innerhalb eines Strompulses; Modulationstiefe, also laut Sp. 2 Z. 17 f. das Ausma337 der Amplitudenschwankungen innerhalb eines 11 - 8 - Strompulses; mittlere Pulsh366he; Pulsdauer) anbelangt, enth344lt sich die Beschreibung des Streitpatents au337er des Hinweises, dass sie vorzugsweise einen Mikroprozessor umfasse, n344herer Details. Die Angabe "zum Einstellen" im Patentanspruch macht aber deutlich, dass es sich bei der zu verwendenden Stromversorgung um eine Einrichtung handeln muss, die kein festes, sondern ein ver344nderbares Ergebnis liefert. Die Stromversorgung muss geeignet sein, 374ber eine wie auch immer gestaltete Steuerung die benannten Parameter in unterschiedlicher Weise einstellen zu k366nnen. Das schlie337t, wie bereits erw344hnt und vom gerichtlichen Sachverst344ndigen in der m374ndlichen Verhandlung best344tigt, auch ein, zum Einstellen der Modulationstiefe den freqenzmodulierten Strom 374ber einen hierzu geeigneten Filter zu leiten. Nach der das Merkmal 3 bildenden Anweisung soll die Bef344higung der Stromversorgung, der Blitzlampe einen modulierten Strompuls bestimmter Dauer und Amplitude zur Verf374gung zu stellen, der im Hinblick auf die Dauer, die mittlere Pulsh366he und zus344tzlich im Hinblick auf die Modulationsfrequenz und/oder die Modulationstiefe variabel ist, zur Einstellung einer bestimmten Modulationstiefe und einer bestimmten Modulationsfrequenz genutzt werden. Die Wortwahl "so, dass" macht deutlich, dass es patentgem344337 um einen gezielten (vgl. Sp. 2 Z. 29) Einsatz der durch die Einrichtung er366ffneten M366glichkeit zur Variation des Stromverlaufs im Strompuls geht, die sich an einem bestimmten Ergebnis beim Schwei337en orientiert und dessen Erreichen gew344hrleistet. Da die hierauf ausgerichtete Variation tats344chlich vorgenommen sein muss ("eingestellt sind"), wird der jetzt noch verteidigte Patentanspruch durch die Handlungsanweisung gekennzeichnet, die hierzu geeignete Stromversorgung tats344chlich entsprechend einzustellen. Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs ist damit nicht eine bestimmte Verwendbarkeit der 12 - 9 - Stromversorgung, sondern deren tats344chliche Verwendung nach Vornahme der durch Merkmal 4 bestimmten Einstellung. Die Handlungsanweisung des verteidigten Patentanspruchs umfasst danach, die Ver344nderbarkeit der zun344chst erzeugten Frequenzmodulation des Strompulses gezielt zur Einstellung eines bestimmten Kurvenverlaufs des Strompulses einzusetzen. Ma337geblich hierf374r soll der von dem zu schwei337enden Material abh344ngige Anschmelzschwellenwert sein. Seinetwegen muss der Laserpuls mindestens einmal eine materialabh344ngige Amplitude 374bersteigen. Patentgem344337 soll aber daf374r gesorgt werden, dass sich eine sicher ausreichende Amplitude (Sp. 2 Z. 32 "relativ hohe Spitzenleistung") w344hrend eines Laserpulses mehrmals einstellt, ansonsten der zum Anschmelzen des Materials f374hrende Wert w344hrend des Laserpulses aber nicht erreicht wird, wie es in Sp. 2 Z. 38 ff. auch beschrieben ist. Wie der gerichtliche Sachverst344ndige in der m374ndlichen Verhandlung ohne Einwendungen seitens der Parteien n344her erl344utert hat, ist das 374ber die Stromversorgung zu erreichen, weil eine Wechselwirkung zwischen dem Verlauf des Strompulses und dem durch ihn 374ber die Blitzlampe erzeugten Laserpuls besteht. Die Kurvenverl344ufe entsprechen einander weitgehend. Der verteidigte Patentanspruch besagt damit, eine nach Merkmal 1 ausgestattete und bef344higte Stromversorgung tats344chlich so zielgerichtet auf den durch das gerade zu schwei337ende metallische Material vorgegebenen Schwellenwert einzustellen und mit dieser Einstellung zu verwenden, dass der erzeugte Strompuls deshalb mehrmals sicher eine hierf374r erforderliche und die mittlere Leistung 374bersteigende Amplitude aufweist, weil die Anzahl der Amplituden344nderungen und das Ausma337 der Amplitudenschwankungen innerhalb eines Strompulses entsprechend beeinflusst worden sind. 13 - 10 - 3. Der verteidigte Patentanspruch war als ausf374hrbare Lehre sowohl in der urspr374nglichen Anmeldung als auch in dem erteilten Patent als zu der beanspruchten bzw. gesch374tzten Erfindung geh366rend offenbart. Dem, was die Kl344gerin hiergegen und damit gegen die Zul344ssigkeit des noch verteidigten Patentanspruchs vorgebracht hat, kann nicht beigetreten werden. Die Offenbarung beschr344nkte sich nicht auf die Behandlung von metallischen Werkstoffen, die durch eine bestimmte Schwellenleistung der Laserpulse gekennzeichnet sind. Denn die Schwellenwertproblematik war in der Beschreibung als allgemeines Problem beim Schwei337en, Schneiden und Bohren von Metall dargestellt (Sp. 1 Z. 47 ff. des Streitpatents, S. 2 der Anmeldung) und die Problemstellung bezog sich hierauf. Die Textstelle in Spalte 2 Zeilen 38 bis 41, aus der die Kl344gerin ihre Bedenken gegen die verteidigte Fassung des Patentanspruchs herleitet, betraf daher lediglich ein Ausf374hrungsbeispiel. Die vorstehend vorgenommene Auslegung des verteidigten Patentanspruchs schlie337t ferner aus, dass dessen Lehre fest eingebaute oder zuf344llig erreichte Amplitudenmodulationen einschlie337t. Soweit die Kl344gerin schlie337lich noch die Ausf374hrbarkeit anzweifelt, weil erforderliche Angaben fehlten, wie etwa dazu, wie der materialabh344ngige Schwellenwert zu bestimmen sei, wird 374bersehen, dass Art. 83 EP334 keine Information durch Patentanspruch und/oder Beschreibung voraussetzt, die jede weitere Ma337nahme von anwendungswilligen Fachleuten entbehrlich macht. Erst wenn der Fachmann unzumutbaren Aufwand treiben muss, um das ihm im Patent als Lehre zum technischen Handeln Angegebene zuverl344ssig und mit dem das zugrunde liegende Problem l366senden Ergebnis wiederholbar in der Praxis umzusetzen, ist dem Offenbarungsgebot nicht gen374gt. Hierf374r ist hier jedoch weder etwas ersichtlich noch von der Kl344gerin durch Behauptung nachvollziehbarer Umst344nde dargetan. Dem schriftlichen Gutachten des gerichtlichen Sachverst344ndigen und dessen erg344nzenden Angaben in der 14 - 11 - m374ndlichen Verhandlung hierzu ist vielmehr zu entnehmen, dass im Streitfall das Wissen, das K366nnen und die Sichtweise eines Fachmanns zugrunde zu legen sind, der nach einer Hochschulausbildung als Elektro-/Maschinenbau-Ingenieur oder Physiker umfassende Kenntnisse nicht nur von der Lasertechnik, sondern auch 374ber die damit zu bearbeitenden Stoffe und die zu beachtenden Bedingungen beim Schwei337en, Schneiden und Bohren selbst erworben hat oder hierauf als Mitglied eines solcherma337en bef344higten Entwicklungsteams zur374ckgreifen kann. Angesichts dieser Qualifikation und Spezialisierung ist der Senat 374berzeugt, dass zum Priorit344tsdatum jedenfalls im Wege 374blicher Versuche die von der Kl344gerin angesprochenen Anwendungsgr366337en ermittelt und in jedem Verwendungsfall zielgerichtet eingestellt werden konnten. 4. Der verteidigte Patentanspruch ist neu. Wie die Er366rterung mit dem gerichtlichen Sachverst344ndigen in der m374ndlichen Verhandlung ergeben hat, geh366rte zum Stand der Technik allerdings bereits eine Stromversorgung mit s344mtlichen Merkmalen der Merkmalsgruppe 1 und damit die Einrichtung, die zu der patentgem344337en Verwendung geeignet ist. Das hat auch die Beklagte sowohl im Hinblick auf die mit der europ344ischen Patentschrift 0 005 595 vorver366ffentlichte Stromversorgung als auch im Hinblick auf den "S. P " zuletzt nicht mehr in Abrede gestellt, der nach der Behauptung der Kl344gerin bereits vor dem Priorit344tsdatum am Markt war. Die Beklagte hat lediglich ihr Bestreiten aufrecht erhalten, dass diese Einrichtungen schon damals anders als zur Pulsbreitenmodulation mit anschlie337ender Gl344ttung des Kurvenverlaufs innerhalb des Strompulses benutzt wurden, wie es im Streitpatent f374r die Einrichtung nach dem europ344ischen Patent 0 005 595 in Spalte 1 Z. 34 ff. auch beschrieben und in Figur 1 c dargestellt worden ist. 15 - 12 - Die Eignung der vorbekannten Stromversorgungen besagt aber noch nicht, dass auch die Verwendung zum Stand der Technik geh366rte, um deren Schutz die Parteien noch streiten. Die Versuche, welche die Kl344gerin Jahre nach dem Priorit344tsdatum mit einem "S. P " hat anstellen lassen, k366nnen nur als weiterer Beleg f374r die patentgem344337e Verwendbarkeit dieser Anordnung gewertet werden. Nach der vorgenommenen Auslegung kommt es auf die blo337e Verwendbarkeit f374r den Neuheitsvergleich jedoch nicht an, weil nicht diese den Gegenstand des verteidigten Schutzrechts bildet, sondern patentgem344337 die tats344chliche Verwendung mit dem in Merkmal 3 genannten Ziel und der tats344chlich an diesem Ziel ausgerichteten Ver344nderung des durch die Pulsbreitenmodulation erzeugten Verlaufs des Strompulses hinzukommen muss. Den Einsatz der bekannten zur Pulsbreitenmodulation mit anschlie337ender Gl344ttung des Strompulses geschaffenen Stromversorgung(en) mit einer solchen Einstellung von Modulationstiefe und Modulationsfrequenz vor dem Priorit344tsdatum hat die Kl344gerin aber nicht behauptet und auch der gerichtliche Sachverst344ndige hat sich dahin ge344u337ert, trotz der grunds344tzlichen Eignung der Pulsbreitenmodulation hierzu k366nne er nicht angeben, dass man diese schon vor dem Priorit344tsdatum zur patentgem344337en Einstellung habe nutzen wollen oder gar tats344chlich genutzt habe. 16 5. Im Hinblick auf den verteidigten Patentanspruch k366nnte die Nichtigkeitsklage daher nur Erfolg haben, wenn die festgestellten Umst344nde die Wertung erforderten, dass sich f374r den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab, die bekannte(n) Einrichtung(en) wie vorstehend er366rtert zu verwenden. Diese Bewertung kann der Senat jedoch nicht treffen. 17 Angesichts der bereits wiedergegebenen 304u337erung des gerichtlichen Sachverst344ndigen, die durch entsprechende Angaben des Privatgutachters der 18 - 13 - Beklagten gest374tzt werden, ist trotz der Qualifikation des hier ma337geblichen Fachmanns nicht auszuschlie337en, dass den Fachleuten vor dem Priorit344tsdatum nicht alle M366glichkeiten von Einrichtungen gegenw344rtig waren, die eine Pulsbreitenmodulation erlauben. Wegen der Gl344ttung des Strompulsverlaufs, wie er auch im Streitpatent als typisch bei der Nutzung der Pulsbreitenmodulation dargestellt und beschrieben ist, gilt dies insbesondere f374r die materialabh344ngige Einstellung durch eine Ver344nderung der zun344chst erhaltenen Modulationstiefe, die sich am Anschmelzschwellenwert des jeweiligen Materials orientiert und gezielt auf bestimmte Amplituden und deren Wiederholung innerhalb des Strompulses abstellt. Deshalb erscheint es auch nicht ausgeschlossen, dass es den Fachmann der L366sung, die der verteidigte Patentanspruch bietet, nicht n344her brachte, dass beispielsweise die aus den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts stammende, ohnehin nicht das Laserschwei337en betreffende US-Patentschrift 4 421 972 bereits die Bedeutung der auch dort als materialabh344ngig bezeichneten Anschmelzschwelle f374r das Schwei337ergebnis hervorgehoben und ferner darauf verwiesen hatte, dass eine dauerhafte 334berschreitung der Anschmelzschwelle des jeweiligen Materials w344hrend eines Schwei337pulses nachteilige Folgen haben k366nne. Hieraus h344tte im 334brigen zun344chst auch nur darauf geschlossen werden k366nnen, dass auch beim Laserschwei337en 374berhaupt eine signifikante Amplitude im Pulsverlauf notwendig sein k366nne. F374r eine mehrmalige 334berschreitung zu sorgen und deshalb auch den Strompuls mit mehreren signifikanten Amplituden zu modulieren, war damit jedoch noch nicht veranlasst. Dies gilt um so mehr, als auch die im Jahre 1985 ver366ffentlichte japanische Patentanmeldung Sho 60-49688 f374r die dort beanspruchte gepulste Laservorrichtung lediglich einen Vorlauf eines Strompulses zeigt, der nur eine deutlich hervortretende Amplitude aufweist, ansonsten aber ebenfalls gegl344ttet ist. Zu der erforderlichen Bewertung, der verteidigte Patentanspruch habe nahegelegen, vermag unter - 14 - diesen Umst344nden schlie337lich auch nicht der Offenbarungsgehalt der am 18. Mai 1992 ver366ffentlichten japanischen Patentanmeldung Hei 4-144098 f374hren, obwohl in dieser Schrift neben anderen Verlaufsformen in Figur 2 ein Strompuls mit zwei signifikanten Amplituden gezeigt ist (Figur 2 j). Die bildliche Darstellung und die Beschreibung dieser Schrift, die eine sich deutlich von Merkmal 1 unterscheidende Stromversorgung betrifft, geben nur einen Hinweis, dass der beanspruchte Antriebsstromkreis die Erzeugung unterschiedlicher Strompulse erlaubt. Angesprochen ist somit auch hier nur eine objektive Eignung, zumal der in Figur 2 j wiedergegebene Strompuls nicht einmal als bevorzugt beschrieben ist. Ein zielgerichteter Einsatz einer nach Merkmal 1 variabel ausgestalteten Stromversorgung, wie ihn der verteidigte Patentanspruch lehrt, war damit auch durch diese Schrift nicht in das Blickfeld des Fachmanns ger374ckt, der zum Priorit344tsdatum die Aufgabe hatte, das Schwei337en, Schneiden und Bohren metallischer Werkstoffe mit einem gepulsten Laser zu verbessern. 6. Soweit das Streitpatent 374ber den verteidigten Patentanspruch hinausgeht, hat die Nichtigerkl344rung durch das Bundespatentgericht schon deshalb Bestand, weil die Beklagte das Schutzrecht insoweit nicht mehr verteidigt. 19 - 15 - 7. Die Kostenentscheidung folgt aus 247247 91 Abs. 1, 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO, 121 Abs. 2 PatG. 20 Melullis Scharen Keukenschrijver Asendorf Gr366ning Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.10.2003 - 4 Ni 33/02 (EU) -
Full & Egal Universal Law Academy