BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 26 /13 Verkündet am: 28. August 2014 Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündli che Verhan d- lung vom 28. August 2014 durch die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann sowie die Richterinnen Schuster und Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: D ie Beruf ung gegen das am 28 . November 2012 verkündete Ur teil des 5 . Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentge richts wird auf Kosten der Klägerin zurückgew iesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inha berin des europäischen Patents 1 511 939 (Streitp a- tents ) , das am 19. September 2002 angemeldet wurde und dessen Verfahren s- sprache De utsc h ist. Das Streitpatent umfasst 11 Patentansprüche, von denen die Pa tentansprü ch e 1 und 11 folgenden Wortlaut haben : " 1. V erfahren zur Herstellung von zumindest teilweise mit Min e- ralguss ausgekleideten Maschinenteilen, wobei der Minera l- guss im flüssig en Zustand in wenigstens ein als Teil einer Gießform dienendes Gehäuseelement (1, 2) des Maschine n- teils gegossen wird, so dass der Mineralguss nach der Au s- härtung ein an die Innenkontur des Gehäuseelementes a n- ge pass tes Auskleidungselement (5) bildet, dadur ch geken n- zeichnet, dass die Innenflächen des Gehäuseelements (1, 2) vor dem Ausgießen mit einem Trennmittel (3) behandelt werden. 11. Kreiselpumpe mit wenigstens einem Laufrad und wenigstens einer das Laufrad aufnehmenden Laufradkammer (6), die zumindest teilweise mit Auskleidungselementen (5) aus M i- neralguss ausgekleidet ist, wobei die Auskleidungselemente (5) von einem metallischen Mantelgehäuse umschlossen sind, das aus wenigstens zwei Mantelgehäuseteilen (1, 2) besteht, in welche die Auskleidungselemen te (5) vergossen s ind, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Außenfl ä- chen der Auskleidungselemente (5) und den Innenflächen der Mantelgehäuseteile (1, 2) ein mit einem Trennmittel au s- gefüllter Spalt (3) besteht. " 1 - 4 - Die Patentansprüche 2 bis 10 sind au f Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen. Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand der Patentansprüche sei nicht patentfähig. Die Beklagte ha t das Streitpatent in der erteilten Fas sung und mit vier Hilfsanträgen verteidigt. Das Patentgericht hat die Nichtigkeitsklage abgewiesen . Dagegen richtet sich die Beru fung der Klägerin , mit der sie beantragt, das Ur teil des Patentg e- richts aufzuheben und das Streitpatent für nichtig zu erklären. Die Beklagte b e- antragt, die Berufung zurückzu weisen, und verteidigt das Streitpatent hilfsweise mit den erstinstanzlich gestellten vier Hilfsanträgen. 2 3 4 - 5 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung der Klägerin bleibt in der Sache ohne Erfolg. I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstel lung von zumindest teilweise mit Mineralguss ausgekleideten Maschinenteilen sowie eine Kreise l- pumpe mit einer Laufradkammer, die zumindest teilweise mit Auskleidungsel e- menten aus Mineralguss ausgekleidet ist. Nach den Angaben in der Streitpatentschrift i st aus dem deutschen G e- brauchsmuster 297 23 409 (Anlage NK 1) eine Kreiselpumpe bekannt, bei der das Mantelgehäuse selbst als Teil der Gießform genutzt und mit dem Minera l- guss ausg egossen wird. Wie weiter erläutert wird , hat dies zwar den Vorteil, dass die durch den Guss gebildeten Auskleidungselemente des Pumpeng e- häuses in dem Gehäuseteil verbleiben können (Rn. 3) . Es bestehe aber auch der Nachteil, dass es beim Aushärten zu Reaktionsschwund komme, so dass der fest mit dem metallischen Mantelgehäuse verbun dene Mineralgusskörper aufgrund seiner geringen Zugfestigkeit Risse bekommen könne. Bei unter Wärmezufuhr aushärtenden Bindemit teln gebe es zudem das Problem, dass bei großen Abmessungen des Mantelgehäuses oder des Mineralgusskörpers aufgrund der unterschi edlichen Wärmeleitfähigkeit und der thermischen Au s- dehnungskoeffizienten Beschädigungen währe nd der Abkühlung auftreten kö n- ne n (Rn. 4). Nach den Angaben der Streitpatentschrift liegt der Erfindung das Pro b- lem ( " die Aufgabe " ) zugrunde , ein Verfahren - ins besondere zur Herstellung von Pumpengehäuse für Kreiselpumpen - zu schaffen , bei dem die aus Mineralguss bestehenden Auskleidungselemente möglichst exakt an die Kontur des Mante l- 5 6 7 8 - 6 - gehäuses angepasst sind, ohne dass dabei der Mineralgusskörper aufgrund unters chiedlicher Wärmeausdehnung beschädigt wird (Rn . 5). Das soll nach Patentanspruch 1 durch folgendes Verfahren erreicht we r- den: 1. Verfahren zur Herstellung von zumindest teilweise mit Min e- ralguss ausgekleideten Maschinenteilen, 1.1 wobei der Mineralguss im flüssigen Zustand in wenig s- tens ein als Teil einer Gießform dienendes Gehäuse - e lement (1, 2) des Maschinenteils gegossen wird, 1.2 so dass der Mineralguss nach der Aushärtung ein an die Innenkontur des Gehäuseelementes angepasstes Auskleidungselement (5) bildet, 1.3 wobei die Innenflächen des Gehäuseelementes (1, 2) vor dem Ausgießen mit einem Trennmittel (3) behandelt werden . Nach Patentanspruch 11 ist zudem eine Kreiselpumpe mit folgenden Merkmalen geschützt: 11. Kreiselpumpe mit wenigstens einem Laufrad und wenigstens einer das Laufrad aufnehmenden Laufradkammer (6), 11.1 die Laufradkammer ist zumindest teilweise mit Auskle i- dungselementen ( 5) aus Mineralguss ausgekleidet, 9 10 - 7 - 11.2 wobei die Auskleidungselemente (5) von einem metall i- schen Mantelgehä use umschlossen sind, 11.3 das Mantelgehäuse besteht aus wenigstens zwei Ma n- telgehäuseteilen (1, 2), in welche die Auskleidungsel e- mente (5) vergossen sind, 11.4 wobei zwischen den Außenflächen der Auskleidung s- elemente (5) und den Innenflächen der Mantelg ehäus e- teile (1, 2) ein mit einem Trennmittel ausgefüllter Spalt (3) besteht. In weitgehender Übereinstimmung mit dem Patentgericht ist im Hinblick auf Patentanspruch 1 als Durchschnittsfachmann ein Ingenieur der Fachric h- tung Maschinenbau anzusehen, der über - bei entsprechenden Herstellern oder Zulieferern erwor bene - Erfahrungen auf dem Gebiet der Herstellung von mit Mineralguss ausgekleideten Maschinenteilen verfügt, und der hinsichtlich der Mineralgussauskleidung , wenn er nicht bereits selbst entsprec hende Kenntni s- se und Erfahrungen erlangt hat, einen Ingenieur der Fachrichtung Maschine n- bau zu Rate zieht, der bei einem Unternehmen der Entwicklung und Produktion von Reaktionsharzsystemen und deren Anwendungstechnologie mit der ku n- de n spezifischen Auftrag sentwicklung befasst ist. Der Durchschnittsfachmann im Hinblick auf Patentan spruch 11 hat das gleiche Anforderungsprofil, allerdings mit der Besonderheit, dass er auch über Erfahrungen speziell auf dem Gebiet der Herstellung von Kreiselpumpen verfügt. 11 - 8 - II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: 1. Unter Trennmitteln verstehe der Fachmann hier allgemein feste oder flüssige Stoffe, die die Adhäsionskräfte zwischen zwei aneinander grenzenden Obe rflächen verringerte n, d. h. ein Verkleben verhinderten, indem sie zwischen den beiden Oberflächen einen leicht trennbaren Film bildeten. Trennmittel wü r- den bekanntlich in Form von Dispersionen, Sprays, Pasten, Pulvern und pe r- manenten, meist eingebrannten Trennungsmittel - Film en angewendet. Durch die erfindungsgemäße Verwendung des Trennmittels bestehe keine feste Verbi n- dung zwischen Auskleidungs - und Gehäuseelement, so dass es nicht zu Ze r- störungen des Mineralgusskörpers infolge von Temperaturunterschieden zw i- schen den beiden Elementen kommen könne. 2. Das Verfahren nach Patentanspruch 1 beruhe auf einer erfinder i- schen Tätigkeit. Aus der NK 1 sei ein Verfahren bekannt, bei dem das Mante l- gehäuseteil einer Kreiselpumpe als Teil der Gießform benutzt und mit Minera l- guss vergos se n werde. Der Guss ver b leibe unlösbar in der Form, so dass das ausgegossene Mantelgehäuse direkt zur Bildung der Kreiselpumpe verwendet werden könne und ein Entformen entfalle . D ie Innenflächen des Gehäuseel e- ments vor dem Ausgießen mit einem Trennmittel zu be handeln, werde nicht offenbart. Dazu werde der Fachmann auch nicht durch die deutsche Offenlegung s- schrift 44 36 460 (NK 2) angeregt. Die Entgegenhaltung offenbare eine sichere Befestigung einer langgestreckten Metallzarge 12 auf einem aus Mineralguss hergestellten Rin nenkörper 11 mittels Eingießens. Die Oberfläche der Metall - zarge 12 werde vor dem Eingießen mit dem Mineralguss mit einem Trennmittel versehen. Dadurch könnten nach dem Aushärten und Schrumpfen des Minera l- 12 13 14 15 - 9 - gusses mit Ausnahme f ormschlüssige r Verbindungen im B ereich von Zu n- gen 19 schrumpfbedingte Hohlräume 18 und 20 definiert entstehen, wodurch Verformungen vermieden würden. Im Unterschied zu Verfahrensanspruch 1 des Streitpatents werde nach der NK 2 jedoch kein Maschinenteil hergestellt, sondern ein Teil einer Entwä s- serungsrinne. Die Metallzarge diene auch nicht als Teil einer Gießform. Vie l- mehr sei davon auszugehen, dass die Metallzarge während des Eingießens des Mineralgusses in einer Gussform stabilisiert und gehalten werden müsse, dami t sie beim Gießvorga ng in ihrer Position verbleibe, was durch Befestigung an einer Gießform geschehen könne. Der Rinnenkörper umfasse zudem einen erheblich größeren Bereich als die Metallzarge, so dass diese nicht - wie erfi n- dungsgemäß vorgesehen - mit Min eralguss ausgekleidet sein könne. Der Min e- ralguss bilde auch kein an die Innenkontur der Metallzarge angepasstes Au s- kleidungselement, sondern es würden an verschiedenen Stellen umfangreiche Hohl räume geschaffen. All dies habe den Fachmann davon ab gehalten , einze l- ne Merkmale der NK 2 auf die Herstellung einer Kreiselpumpe nach der NK 1 zu über t r a gen, bei der es im Unterschied zu Entwässerungsrinnen zu völlig a n- deren dynamischen und thermischen Belastungen komme. Alle anderen Entg e- genhaltungen lägen von der L ehre aus Patentanspruch 1 noch weiter weg. 3 . Die Kreiselpumpe nach Patentanspruch 11 beruhe ebenfalls auf e r- finderischer Tätigkeit. Aus der NK 1 sei eine Kreiselpumpe 100 mit einem Laufrad 18 und einer das Laufrad aufnehmenden Laufradkamme r 16 bekan nt. Die Laufradka m- mer 16 sei mit Auskleidungsteilen A1 und A2 aus Mineralguss versehen, die von einem metallischen Mantelgehäuse 6, 7 umschlossen würden. Das Mante l- gehäuse bestehe aus zwei Teilen 6, 7, in welche die beiden Auskleidungsteile 16 17 18 - 10 - A1 und A2 vergo ssen seien. Die Auskleidu ngsteile A1 und A2 seien mit den dazugehörigen Gehäuseteilen 6, 7 fest und dauerhaft verbunden, wobei diese feste Verbindung als wesentlicher Gedanke beschrieben sei. In der NK 2 sei zwar die Verwendung eines Trennmittels anges prochen. Diese s diene jedoch lediglich dazu, den Schrumpfprozess de s Mineralgusses über die Länge des Rinnenkörpers entlang der glatten Innenseite der Zarge n- oberfläche zu ermöglichen, so dass sich Hohlräume ausbilden könn t en. Diese Hohlräume seien jedoch n icht mit dem Trennmittel ausgefüllt . Hinzu kämen die bereits zu Patentanspruch 1 genannten Unterschiede. III. Die Ausführ ungen des Patentgerichts halten den Angriffen der Ber u- fung Stand . 1. Aus Sicht eines zuständigen Fachmanns ist bei Heranziehung auch der Beschreibung und der Zeichnungen des Streitpatents unter einem Tren n- mi t tel, mit dem die Innenflächen des Gehäuseelementes vor dem Ausgießen nach Verfahrensanspruch 1 behandelt werden sollen, ein Mittel zu verstehen, das geeignet ist, zwischen Geh äuseelement und Auskleidungselement einen Spalt zu erzeugen, welcher die durch die Temperaturunterschiede nach dem Ausgießen hervorgerufene unterschiedliche Wärmeausdehnung aufnehmen kann, so dass es nicht mehr zu Zerstörungen des Mineralgusskörpers kommen kann (Rn. 8). Dabei ist es unerheblich, ob die durch etwaige Temperaturunte r- schiede hervorgerufene unters chiedliche Wärmeausdehnung von ein em zw i- schen der Trennmittelschicht und dem Auskleidungselement entstandenen Spalt oder der Trennmittelschicht, die s ich in diesem Spalt befindet, aufgeno m- men wird (Rn. 24). 19 20 21 - 11 - Entsprechendes gilt für Patentanspruch 11, in dem ausdrücklich vorg e- sehen ist, dass zwischen den Außenflächen der Auskleidungselemente und den Innenflächen der Mantelgehäuseteile der Kreiselpumpe ein mit einem Trennmi t- tel ausgefüllter Spalt besteht (vgl. auch Rn. 22). Die Hinweise der Beklagten auf andere Passagen der Beschreibung g e- ben zu einem abweichenden Verständnis des Trennmittels keinen Anlass. S o- weit in Absatz 11 ausgeführt ist, dass se ine Verwendung eine vollflächige A n- passung des Mineralgusses an die Innenkontur des Gehäuseelements beim Gießvorgang sicherstellen soll, und dass ohne jede Nachbearbeitung des Gusskörpers oder der Innenkontur des Gehäuseelements eine großflächige Kraftüber tragung von dem Auskleidungselement auf das Außengehäuse g e- währleistet ist, entspricht dies der an anderer Stelle in der Beschreibung darg e- legten Problemstellung, der sich das Streitpaten t widmen will (vgl. oben I., 2. Absatz). Soweit Folge einer vorteilha ften Ausgestaltung einer Ausführung s- form des Verfahrens sein soll, dass die Auskleidungselemente von innen fest an die Mantelgehäuseteile gepresst werden, wodurch eine gute Kraftübertr a- gung von dem Fördermedium auf das Außengehäuse gewährleistet werde, ist nichts dafür ersichtlich, dass die Merkmale 1.3 und 11.4 dadurch einen abwe i- chenden Sinngehalt erhalten sollen. 2. In Übereinstimmung mit dem Patentgericht ist davon auszugehen, dass der Fachmann der NK 1 ein Verfahren zur Herstellung eines mit Metal l- guss ausgekleideten Mantelgehäuses einer Kreiselpumpe und damit eines mit Mineralguss ausgekleideten Maschinenteils entsprechend den Merkmalen 1 bis 1.2 des Patentan spruchs 1 entnehmen konnte (NK 1, S. 3 Z. 1 ff.; Schutza n- spruch 1; Figur 2). D ie Innenfläch en des Gehäuseelements vor dem Ausgießen mit einem Trennmittel zu behandeln , wu rd e ihm jedoch in der NK 1 weder o f- fen bart noch fand er dafür eine Anregung . Vielmehr soll nach dem Offenb a- 22 23 24 - 12 - rungsgehalt der Entgegenhaltung das Mantelgehäuse als Gießform benutzt und mit dem Mineralguss vergossen werden , so dass sich der noch nicht ausgehä r- tete Mineralguss ganzflächig an der inneren Oberfläche des Mantelgehäuses anle gen könne und dadurch Probleme mit lokaler Kraftübertragung vermieden würden, weshalb auch eine bes ondere Bearbeitung der Innenseite des Mante l- gehäuses nicht mehr erforderlich sei (vgl. NK 1, S. 3 Z. 1 ff.) . 3 . Entgege n dem Vorbringen der Berufung wu rd e der Fachmann zur Behandlung der Innenflächen des Gehäuseelements vor dem Ausgießen mit einem Tren nmittel auch nicht durch die NK 2 veranlasst. Die Entgegenhaltung, aus der die nach folgend wiedergegebenen Fig u- ren 1 bis 5 stammen, betrifft ein Bauteil mit ei nem Körper aus Mineralguss insbesondere für eine Entwässerungsrinne mit einem Rinnenkörpe r 11 , der im Wesentlichen einen U - förmigen Querschnitt aufweist und an dessen Oberseite ei ne Metallformteil - zar ge 12 angeordnet ist . Die NK 2 unterscheidet sich damit von der NK 1 b e- reits im Ausgangspunkt dadurch, dass kein Maschinenteil mit dynamischer B e- anspruchung wie ein mit Mineralguss ausgekleidetes Mantelgehäuse, sondern ein Bauteil für eine Entwässerungsrinne hergestellt werden soll. 25 26 - 13 - Konkret geht es der NK 2 darum, die Metallformteilzarge 12 möglichst s i- cher auf dem Mineralgusskörper 11 der Ent wässerungsrinne durch Eingießen zu befestigen , oh ne dass sich die Zarge beim Rücks chrumpfen des Minera l- gussmaterials verformt oder es zu Rissbildung beim Rinnenkörper kommt ( NK 2, Sp. 1 Z. 51 ff., 54 ff.). Insoweit wird eine formschlüssige Verbindung zw i- sc hen Rinnenkörper und Zarge lediglich im Bereich der Zungen 19 vorgeschl a- gen, während im übri gen Grenzbereich zwischen Rinnenkörper und Zarge ein Hohlraum 20 ein beschädigungs - und verformungsfreie s Rückschrumpfen des Rinnenkör permaterials ermöglichen sol l (NK 2, Sp. 1 Z. 66 ff.; Sp. 3 Z. 61 ff.; Sp. 4 Z. 21 ff.; Anspruch 1; Figur 5) , wobei die Oberfläche der Zarge 12 vor dem Eingießen mit einem Trennmittel verseh en werden kann (NK 2, Sp. 2 Z. 45 ff.; Sp. 4 Z. 35 ff.; Anspruch 3) . Demgegenüber ist es das erk lärte Ziel der NK 1, das Mantelgehäuse einer Kreiselpumpe mit einem Mineralguss ausz u- kleiden, um eine möglichst optimale Anpassung d es Auskleidungselement s an die innere Kontur des Mantelgehäu ses und demzufolge eine möglichst großfl ä- chige Kraftübertragung von dem Auskleidungselement auf das Mantelgehäuse zu erreichen (NK 1, S. 3 Z. 1 ff.) . Damit geht es, wie auch das Patentgericht be reits zutreffend hervorgehoben hat, um ganz andere dynamische und therm i- sche Belastungen, als dies bei der Befestigung einer M etallformzarge auf einem Rinnenkörper aus Mineral gussmaterial der Fall ist, wobei ein Steg der Zarge als Auflagefläche beispielsweise für ein en Abdeckros t dienen soll (vgl. NK 2, Sp. 3 Z. 9 ff.). Im Hinblick auf diese unterschiedlichen technischen Zusammen hänge hatte der Fachmann zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents keinen Anlass, die konkret für die Befestigung der Metallformzarge auf dem Rinnenkörper und die Vermeidung von Verformungen und Zerstörungen der Zarge aufgrund des Rückschrumpfens des Gussm aterials vorgeschlagenen Maßnahmen auf das in der NK 1 offenbarte Verfahren zur Herstellung eines mit Mineralguss ausgekle i- deten Mantelgehäuses einer Kreiselpumpe zu übertragen. 27 - 14 - Auch den weiteren von der Beklagten vorgelegten Entgegenhaltungen konnte d er Fachmann keine Anregung entnehmen, bei dem aus der NK 1 b e- kannten Herstellungsverfahren die Innenflächen des Gehäuseelements vor dem Ausgießen mit einem Trennmittel zu behandeln wie das Patentgericht bereits zutreffend im Einzelnen erläutert hat, worauf verwiesen wird. 4. Entsprechend den vorstehenden Ausführungen gab es für den Fachmann aus der NK 2 auch keine Anregung, zwischen den Außenflächen des Mineralgusses und den Innenflächen des Mantelgehäuses der aus der NK 1 bekannten Kreiselpumpe einen m it einem Trennmittel ausgefüllten Spalt vorzusehen, so wie dieser in Patentanspruch 11 des Streitpatents enthalten ist. 5. Das von der N . GmbH nach den Behauptungen der Klägerin vor dem Anmeldetag des Streitpatents aus geübte Verfahren zur Herstellun g von Maschinenteilen mit Mineralguss (vgl. Anlage NK 10) nimmt das Verfahren nach Patentanspruch 1 und die Kreiselpumpe nach Patentanspruch 11 auch nicht neuheitsschädlich vorweg . S elbst wenn entsprechend dem Vo rbringen der Klägerin vor dem Ausgießen eine Zwischenschicht bestehend aus einer Pol y- mergussmasse mit Siliciumkarbidfeinanteilen und anschließend eine Kleb e- schicht mit dem Pinsel aufgetragen worden sein sollte, ist damit nicht dargetan, dass es sich dabei um ein Trennmittel im Sinne von Merkmal 1.3 handelt, das geeignet ist, zwischen Gehäuse - und Auskleidungselement einen Spalt zu e r- zeugen, welcher geeignet ist, die durch Temperaturunterschiede nach dem Ausgießen hervorgerufene n unterschiedliche n Wärmeausdehnungen des Gussmaterials derart aufzunehmen , dass es nicht zu Zerstörungen des Min e- ralgusskörpers kommen kann. 28 29 30 - 15 - IV . Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in Ve r- bindung mit §§ 91, 97 ZPO. Gröning Grabinski Hoffmann Schuster Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entsch eidung vom 28.11.2012 - 5 Ni 56/10 (EP) - 31
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