ECLI:DE:BGH:2018:300118UXZR27.16.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 27/16 Verkündet am: 30. Januar 2018 Anderer Justiz angestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Wasserdichter Lederschuh EPÜ A rt. 69; PatG § 14 a) Ist nach dem unter Schutz gestellten Verfahren ein Halbzeug in bestimmter Weise zu bearbeiten (hier: eine Lederseite in bestimmter Weise auszurü s- ten), beschränkt der Zweck der Bearbeitung nur insoweit den Gegenstand des Verfahrens, als das bearbeitete Halbzeug geeignet sein muss, dem Zweck entsprechend weiterverarbeitet zu werden. b) Stellt ein Sachanspruch das unter Verwendung des Halbzeugs hergestellte Fertigprodukt unter Schutz, erfasst er regelmäßig nur einen Gegenstand, bei dem das Halbzeug dem Zweck entsprechend weiterverarbeitet worden ist. BGH, Urteil vom 30. Januar 2018 - X ZR 27/16 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 30. Januar 2018 durch den Vorsitzenden Richt er Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Dr. Bacher und Hoffmann und die Richterinnen Dr. Kober - Dehm und Dr. Marx für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten und unter Zurückweisung des we i- tergehenden Rechtsmittels wird das Urteil des 2. Senats (Nichti g- keitssenats) des Bundespatentgerichts vom 22. Oktober 2015 a b- geändert und wie folgt neu gefasst: Das europäische Patent 1 139 805 wird mit Wirkung für das H o- heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die Patentan sprüche folgende Fassung erha l- ten: 1. Shoe characterized in that it comprises an upper of wate r- proofed leather (1) or a sole of waterproofed leather (1), wher e- in the leather (1) is waterproofed by a process, which comprises pressing on the internal surface of the leather (1) at least one semipermeable membrane (2) whose surface contacting the leather (1) is provided with a glue pattern, characterized in that said semi - permeable membrane (2) is elastic with a grade of elongation higher than 50 % and that th e semi - permeable membrane (2) is not porous and carries out the water vapor passage by osmosis. 2. Shoe according to the preceding claim, characterized in that the glue pattern of the semi - permeable membrane (2) is thermoa d- hesive, and that the pressing of said membrane on the leather (1) is a hot - pressing. 3. Shoe according to any of the preceding claims, characterized in that said semipermeable membrane (2) is made of polyur e- thane. - 3 - 4. Shoe according to any of the preceding claims, characterized in that sa id semipermeable membrane (2) has a thickness i n- cluded between 5 m and 100 m. 5. Shoe according to any of the preceding claims, characterized in that said semipermeable membrane (2) is combined with a support sheet (3). 6. Shoe according to the precedi ng claim, characterized in that the support sheet (3) is made of fabric and is firmly fastened to the membrane (2). 7. Shoe according to any of the preceding claims, characterized in that the glue pattern is formed of a multiplicity of dots having a diamet er included between 0,1 mm and 0,8 mm. 8. Shoe according to any of the preceding claims, characterized in that the glue pattern is formed of a multiplicity of dots having a density included between 50 dots/cm 2 and 200 dots/cm 2 . 9. Shoe according to the pre ceding claims, characterized in that it comprises an upper of waterproofed leather that is made of two or more pieces sewed together. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits werden zu 2/3 der Klägerin und zu 1/3 der Beklagten auf erlegt. Von Rechts wegen - 4 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 20. Oktober 1999 unter Inanspruc h- nahme der Priorität einer italienischen Patentanmeldung vom 20. Oktober 1998 international angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutsc h- land erteilten europäischen Patents 1 139 805 (Streitpatents). Das Streitpatent umfasst nach der Fassung, die es im Einspruchsverfahren erhalten hat, 13 P a- tentansprüche; die nebengeordneten Ansprüche 1, 10, 12 und 13 lauten in der Verfahrenssprache: " 1. P rocess for waterproofing leather (1), which comprises pressing on the internal surface of the leather (1) at least one semi - permeable membrane (2) whose surface contacting the leather (1) is provided with a glue pattern, characterized in that said semi - per meable membrane is elastic with a grade of elongation higher than 50 %. 10. Leather (1) waterproofed by a process according to one of the pr e- ceding claims, which comprises pressing on its internal surface at least one semi - permeable membrane (2) whose surf ace contacting the leather (1) is provided with a glue pattern, characterized in that said semi - permeable membrane is elastic with a grade of elongation higher than 50 %. 12. Shoe characterized in that it comprises an upper of wate r- proofed leather accordin g to claim 10 or 11. 13. Shoe characterized in that it comprises a sole of wate r- proofed leather according to claim 10. " Die Klägerin hat geltend gemacht, das Streitpatent offenbare die Erfi n- dung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie au sführen kö n- ne, und sein Gegenstand sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitp a- tent in der geltenden Fassung und hilfsweise in beschränkten Fassungen ve r- teidigt. 1 2 - 5 - Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Mit ihrer Ber u- fung, de r die Klägerin entgegentritt, begehrt die Beklagte weiterhin die Abwe i- sung der Klage ; hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in mehreren b e- schränkten Fassungen. Nach ihrem Hilfsantrag I soll Patentanspruch 1, dem acht weitere Ansprüche nachgeordnet sin d, folgende Fassung erhalten: " Shoe characterized in that it comprises an upper of wate r- proofed leather (1) or a sole of waterproofed leather (1), wherein the leather (1) is waterproofed by a process, which comprises pressing on the internal surface of the leather (1) at le ast one semipermeable me m- brane (2) whose surface contacting the leather (1) is provided with a glue pattern, characterized in that said semi - permeable membrane (2) is ela s- tic with a grade of elongation higher than 50 % and that the semi - permeable membrane (2) is not porous and carries out the water vapor passage by osmosis. " Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung ist insoweit begründet, als die Beklagte das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags I verteidigt, und führt in die sem Umfang zur Klageabweisung. Im Übrigen bleibt die Berufung ohne Erfolg. I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum wasserdichten Imprägni e- ren von Leder ( process for waterproofing leather ), insbesondere von für die Herstellung von Schuhen bestimmte m Leder, und das durch die Erfindung g e- wonnene Ledererzeugnis selbst, insbesondere und nach den hilfsweise verte i- digten Anspruchssätzen ausschließlich einen entsprechenden Schuh. 1. Der Beschreibung der Streitpatentschrift zufolge war es bekannt, die Au ßenseite von Leder für die Herstellung von Schuhen, Bekleidung oder Accessoires chemisch durch Aufsprühen dünner Schichten wasserabstoßender Substanzen zu imprägnieren; diese Vorgehensweise sei auf Dauer aber nur 3 4 5 6 - 6 - von geringer Effizienz. Das stattdessen vor geschlagene Einnähen einer mit e i- nem semipermeablen Film kombinierten Gewebeauskleidung in die Innenseite des Leders, die einerseits das Eindringen weiteren Wassers in den Schuh oder Kleidungsgegenstand verhindern, andererseits Transpiration nach außen e r- m öglichen soll e , sei nachteilig, weil Wasser auf jeden Fall unter das Leder ei n- dringen könne. Insbesondere bei Schuhen bildeten sich unerwünschte Wasse r- kissen zwischen dem gegen Wasser abgedichteten Gewebe und der Lederi n- nenseite. Außerdem müsse ein Futter in Kombination mit einem semipermea b- len Film aufgebracht werden, was die Produktionskosten erhöhe und bei Art i- keln wie etwa Sommerschuhen oder bekleidung unzweckmäßig sei. Das in der US - Patentschrift 5 598 644 (D19) offenbarte Verfahren zum Imprägnieren e iner Lederlauffläche, bei dem eine semipermeable Membran in den Randbereichen der Lauffläche angeklebt werde, verhindere nicht die Bildung von Wasserki s- sen; außerdem müsse die Membran am Rand auch von oben eingefasst we r- den, was die Transpirationseigenscha ften beeinträchtige. 2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das Problem, ein Verfahren für Bereitstellung wasserdichten Leders anzugeben, das die geschi l- derten Nachteile vermeidet. Dazu schlägt Patentanspruch 1 ein Verfahren vor, dessen Mer kmale sich in Anlehnung an das angefochtene Urteil wie folgt gli e- dern lassen: a) Das Verfahren dient zum Wasserdichtmachen von Leder ( pr o- cess for waterproofing leather ). b) Auf die inwendige Oberfläche ( internal surface ) des Leders wird wenigstens eine sem ipermeable Membran aufgepresst, die b1) auf ihrer dem Leder zugewandten Oberfläche mit einem Klebermuster versehen und b2) mit einem Dehnungsgrad größer als 50 % elastisch ist. 7 - 7 - Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags I kann wie folgt geglie - der t werden: (1) Der Schuh umfasst ein wasserdicht gemachtes Lederoberteil ( upper of waterproofed leather ) oder eine solche Ledersohle. (2) Das Lederteil ist durch ein Verfahren wasserdicht gemacht worden, bei dem auf seine inwendige Oberfläche ( internal surf ace ) wenigstens eine semipermeable Membran aufg e- presst worden ist, die (a) auf ihrer dem Leder zugewandten Oberfläche mit einem Klebermuster versehen ist, (b) mit einem Dehnungsgrad größer als 50 % elastisch ist, (c) nicht porös ist und (d) einen Wasserda mpfdurchtritt durch Osmose gestattet. 3. Der englischsprachige Begriff waterproofing schließt in deutscher Übersetzung zwar das Imprägnieren begrifflich ein. Nach dem allgemeinen deutschen technischen Sprachgebrauch wird darunter aber verstanden, in e i- ne m Lösungsmittel gelöste oder dispergierte imprägnierende Wirkstoffe in das zu schützende Material (Textilien, Holz, Beton) einziehen zu lassen, damit di e- ses nach dem Verdunsten oder Trocknen des Lösungsmittels bzw. Dispers i- onsmediums den gewünschten Schutz aufweist. Das gemäß Merkmal 3 vorg e- sehene Aufpressen einer semipermeablen Membran wird deshalb nicht als I m- prägnieren verstanden, vielmehr ist darunter, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, die Aufbringung einer festen Schicht zu verstehen; be ide Pa r- teien treten dem im zweiten Rechtszug auch nicht entgegen. Der Klebstoff, der Leder und Membran verbinden soll, ist in einem Muster auf die Membran aufzubringen. Der Kleber soll nicht vollflächig deckend aufg e- tragen werden, sondern punktuell. Mi t dieser diskontinuierlichen Struktur ( di s- continuous structure ) soll einerseits im Interesse des Tragekomforts bewirkt 8 9 10 - 8 - werden, dass nur ein Teil der Poren des Leders durch den Klebstoff verstopft wird und Wasserdampf nach außen entweichen kann (Beschreibun g Abs. 6). Andererseits soll das Klebstoffmuster so gestaltet sein, dass die Membran d i- rekt auf das Leder aufgeklebt werden kann und die Verwendung des aus dem Stand der Technik als nachteilig bekannten Futters mit Membran und das Ei n- dringen von Wasser in den Bereich zwischen Leder und Futter (Wasserkissen) vermieden werden kann (Abs. 5). Erfindungsgemäß wird das Leder wasserdicht nicht dadurch, dass kein Wasser in das Leder eintreten kann, sondern dadurch, dass Wasser nicht (großflächig) durch das Leder hi ndurchtreten kann. P a- tentanspruch 1 überlässt es dabei dem Fachmann, Größe und Dichte der Kl e- berpunkte so zu wählen, dass die in den Absätzen 5 und 6 genannten Ziele e r- reicht werden, insbesondere sich keine Wasserkissen bilden können. Nähere Anhaltspunkte für die dem Streitpatent zugrundeliegenden Vorstellungen zu Größenordnung der Kleberpunkte, der Dichte ihrer Verteilung auf der Membran und damit korrespondierend der für die Wasserdampfdiffusion zur Verfügung stehenden freien Lederfläche werden dem Fachma nn in Absatz 11 der B e- schreibung und mit den Unteransprüchen 9 und 10 an die Hand gegeben. D a- nach kann der Durchmesser der Kleberpunkte zwischen 0,1 und 0,8 mm bei einer Verteilungsdichte von 50 bis 200 Punkten pro Quadratzentimeter betr a- gen. Patentansp ruch 1 verlangt nur einen zweischichtigen Aufbau aus einer Lederschicht und der semipermeablen Membran. Weitere Schichten sind j e- doch nicht ausgeschlossen. In der Beschreibung ist eine Trägerschicht b e- schrieben, die auf der dem Klebemuster abgewandten Seit e der Membran vo r- gesehen werden kann. Sie kann aus Papier bestehen und nach dem Ankleben der Membran an das Leder zu entfernen sein, kann aber auch aus einem G e- webe bestehen und fest mit der semipermeablen Membran verbunden sein (Beschreibung Abs. 13, Pate ntansprüche 6 und 7). 11 - 9 - Die in Merkmal 4 formulierte Anforderung, dass die Membran mit einem Dehnungsgrad größer als 50 % elastisch ist ( elastic with a grade of elongation higher than 50 % ), verlangt, dass das Membranmaterial unter Zugbelastung um mehr a ls 50 % bezogen auf seine ursprüngliche Länge gedehnt werden kann, ohne dass eine erhebliche plastische, d. h. bleibende, Verformung eintritt. 4. Besonderer Erörterung bedarf das Teilmerkmal der inwendigen Oberfläche ( internal surface ) des Leders. a) Das Patentgericht hat dafürgehalten, es lasse keine Aussage da r- über zu, welche Seite des Leders gemeint sei. Es werde nämlich weder die Herstellung eines Kleidungsstücks beansprucht, noch die Verwendung der membranbeschichtete n Seite des Leders als Innense ite eines solchen Kle i- dungsstücks. Für das Verfahren sei es daher unerheblich, zu welcher Lederfl ä- che hin orientiert die Membran auf das Leder gepresst werde, und auch die A n- sprüche, in denen ein Schuh beansprucht werde, seien vor diesem Hintergrund nicht anders auszulegen. b) Dem kann nicht uneingeschränkt beigetreten werden. Die Anbringung der semipermeablen Membran dient dazu, das Leder für die Herstellung eines Schuhs oder eines Kleidungsstücks vorzubereiten. Das Verfahrensergebnis ist ein Halbze ug, das aus dem Leder und der aufgepres s- ten semipermeablen Membran besteht. Die Membran soll dabei auf diejenige Seite des Leders aufgebracht werden, die dazu bestimmt ist oder bestimmt werden kann, auf dem Körper getragen zu werden, denn sie soll dort für von außen eindringendes Wasser abweisend und für im Schuh oder auf der Inne n- seite des Kleidungsstücks auftretende Feuchtigkeit durchlässig sein. Mit dem Bezug auf die inwendige Oberfläche bringt der Patentanspruch die Abgrenzung zu den in der Beschreibung erörterten Verfahren zur imprägnierenden Bearbe i- tung der äußeren Oberfläche des Leders zum Ausdruck. 12 13 14 15 16 - 10 - Da, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, die Herstellung e i- nes Schuhs oder Kleidungsstücks nicht beansprucht wird, und weder etwas dafür f estgestellt noch von der Beklagten vorgetragen worden ist, dass eine Lederseite - vor oder jedenfalls nach der Aufbringung der Membran - (stets) Eigenschaften aufweist, die sie vernünftigerweise nur als Innen - oder Außense i- te nutzbar erscheinen lassen, ent hält der Bezug auf die inwendige Oberfläche allerdings zunächst nur eine Zweckangabe. Für das Verständnis von Merkmal b des Patentanspruchs 1 ergibt sich aus dieser nur, dass das mit der Membran versehene Leder geeignet sein muss, zweckentsprechend, d.h. m it der so b e- arbeiteten Oberfläche auf der Innenseite des Schuhs oder Kleidungsstücks, verwendet zu werden. Anders verhält es sich indessen bei dem mit Hilfsantrag I beanspruchten Schuh. Stellt ein Sachanspruch das unter Verwendung eines Halbzeugs herg e- stellte Fertigprodukt unter Schutz, erfasst er regelmäßig nur einen Gegenstand, bei dem das Halbzeug dem Zweck entsprechend weiterverarbeitet worden ist und demgemäß die Wirkung erreicht, die erfindungsgemäß erreicht werden soll. Da der Schuh das nach dem erfindungsgemäßen Verfahren bearbeitete (und zweckentsprechend verwendete) Lederteil umfasst, ist die inwendige Oberfl ä- che in Merkmal 2 die inwendige Oberfläche des Lederoberteils oder der Lede r- sohle des Schuhs. Nicht anders, als es bei einem Verfahren zum Herstellen eines Schuhs der Fall wäre, geht die technische Lehre des auf einen Schuh gerichteten Sachanspruchs dahin, einen Schuh bereitzustellen, bei dem das Lederoberteil oder die Ledersohle so ausgerüstet worden sind, dass das Leder wasserdampfdurchläs sig bleibt, hingegen Wasser zwar in das Leder eindringen, aber nicht in das Schuhinnere durchtreten kann, weil die Membran insoweit e i- ne Barriere bildet. 17 18 - 11 - II. Das Patentgericht hat den Gegenstand des Patentanspruchs 1 als von der US - Patentschrift 5 244 7 16 (D15) neuheitsschädlich getroffen beurteilt ; der Gegenstand des Hilfsantrags I sei dem Fachmann - einem Hochschuling e- nieur der Fachrichtung Textiltechnik mit mehrjähriger Erfahrung im Bereich der Entwicklung wasserdichter, atmungsaktiver Materialien - d urch die japanische Offenlegungsschrift Sho 64 - 90300 (D1) nahegelegt worden. Die Entgegenhaltung D15 befasse sich mit der Herstellung wasserdichter atmungsaktiver Bekleidungsstücke und verwende hierfür einen Film aus einem Polymer, der ein Eindringen vo n Wasser verhindere, aber wasserdampfdurc h- lässig sei. Zwei dünne innere Schichten, von denen eine aus dem Polymerfilm bestehe, würden an einer dritten äußeren Schicht befestigt, die - wie für einen Handschuh erläutert - auch aus Leder bestehen könne. Die P olymerschicht sei semipermeabel und werde mittels eines Klebers, der netzartig oder punktförmig auf die Polymerschicht aufgetragen werde, unter Anwendung von Druck auf dem Leder befestigt. Der Polymerfilm weise auch die erfindungsgemäße Elast i- zität auf, de nn die D15 gebe an, dass der Film bis zu einer Dehnung von 200 % nicht breche und keine Streckgrenze und folglich keinen Übergang zu plast i- scher Verformung aufweise ( does not show a yield point ). Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag I w erde durch die Entgegenhaltung D1 nahegelegt. Die Schrift offenbare bis auf das Merkmal der Verklebung mittels eines Klebemusters, die allgemeinem Fachwissen en t- spreche, sämtliche räumlich - körperlichen Merkmale des Erfindungsgege n- stands. Es werde ein wasse rdichtes Leder bereitgestellt, das für Schuhe ve r- wendet werde. Das Wasserdichtmachen erfolge nach der D1 durch Laminieren oder direktes Beschichten mit einem nicht - porösen, wasserdampfdurchlässigen Polyurethan - Elastomer. Aus einer Lösungsmittellösung desse lben würden auf einem abziehbaren Papier ein 10 µm dicker Film hergestellt und auf diesem Film ein Kleber aufgebracht. Der Film samt Kleber werde sodann unter einer 19 20 21 - 12 - 24 - stündigen Druckbelastung mit dem Leder in einem Laminierungsprozess verbunden. Der Fachm ann erhalte den Hinweis, ein zur Lederhärte passendes Polymer zu verwenden, das nach einem Beispiel bei einer Zugspannung von mindestens 30 kg/cm 2 um 100 % dehnbar sein solle. Dass es sich hierbei um eine elastische Dehnung handele, liege für den Fachmann mangels Brauchba r- keit eines sich plastisch verformenden Materials auf der Hand. Unerheblich sei, dass nicht offenbart werde, den Film auf die Innenfläche des Leders aufzupre s- sen. III. Zu Recht hat das Patentgericht den Gegenstand des Patenta n- spruchs 1 in der erteilten Fassung des Streitpatents für nicht patentfähig erac h- tet. Er wird dem Fachmann durch die Entgegenhaltung D1 nahegelegt. 1. Die Schrift betrifft die Bereitstellung eines für Schuhe, Kleidung und dergleichen verwendbaren wasserdichten Led ers. Sie bezeichnet Verfahren als nicht ausreichend , bei denen wasserabweisende Materialien in Form einer Emulsion oder Lösung verwendet werden, die vom Leder aufgesaugt und durch Trocknen fixiert wer den . Es soll daher ein Überzug bereitgestellt werden, de r die dem Leder eigene Wasserdampfdurchlässigkeit zur Geltung kommen lässt, aber ein zähes Material bildet, das auch langfristig nicht zerstört wird und die Wa ss erbeständigkeit deutlich verbessert, ohne dass Griff und Optik des Leders verloren gehen. Hierz u soll aus Elastomeren von Polyurethanen ein Material von geeigneter Stabilität und Dehnung bereitgestellt werden, das unter Ve r- wendung einer Lösung eine Behandlung des Leders durch Laminierung oder Direktbeschichtung (Walzenauftrag, Bürstenanstrich, Sprüh en) ermöglicht. D a- zu wird ein Polyurethan - Elastomer aus Polyethylenglykol und Polyalkylether - polyol vorgeschlagen, das mit Polyisocyanat zur Reaktion gebracht wird und für das ein " Modul bei 100 % Dehnung 30 bis 150 kg/cm 2 , Bruchfestigkeit 250 bis 500 kg/c m 2 , Bruchdehnung 250 bis 600 % " angegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Leder im Allgemeinen sehr zäh und hervorragend flexibel sei 22 23 - 13 - und es sowohl relativ harte bis weiche Arten gebe. Dementsprechend sei ein Polymer auszuwählen, das einen zur Led erhärte passenden Modul bei 100 % Dehnung aus einem Bereich von mindestens 30 kg/cm 2 habe. In einem Filmlaminierungsverfahren wird eine Lösung eines entspr e- chenden Polyurethans bereitgestellt und auf Trennpapier ein Film von 10 µm Dicke hergestellt. Al s Klebstoff für die Laminierung wird ein Lösungsgemisch aus 100 Teilen dieses Polyurethans und 5 Teilen eines Zusatzes aus Trimethyl - propan und Toluendiisocyanat verwendet und auf den Film aufgetragen. Das Ganze wird sofort auf das Ledermaterial geschichte t und soll unter Druck einen Tag ruhen. Hierdurch soll eine hervorragende Beständigkeit gegen Wasse r- druck bei guter Wasserdampfdurchlässigkeit erreicht werden, wobei der Griff des Leders kaum beeinträchtigt werde. 2. Für den Fachmann lag es nahe, das be schriebene Filmlaminierung s- verfahren so auszuführen und in einem Punkt abzuwandeln, dass es den Merkmalen a bis b2 des Patentanspruchs 1 entsprach. Das Filmlaminierungsverfahren wird in der D1 als besonders geeignet beschrieben, da es eine deutlich bess ere Wasserdruckbeständigkeit aufweist , als sie mit einem Walzenauftrag, einem Bürstenanstrich oder einem Aufspritzen oder Aufsprühen erreicht werden kann (s. Vergleichstabelle D1, S. 838). Der Film wird zum Wasserdichtmachen eines Leders (Merkmal a), auf e ine Oberfl ä- che des Leders aufgepresst ( " unter Druck " ), die sich, auch wenn dies nicht die Intention der D1 ist, als inwendige Oberfläche eines Lederschuhs oder - Klei - dungsstücks verwenden lässt (Merkmal b). Der Senat teilt auch die Bewertung des fachkundig besetzten Patentgerichts, da s s es sich bei dem Film um eine feste Membran im Sinne des Streitpatents handelt. Denn das gelöste P o- lyurethan wird auf ein Trennpapier aufgetragen, und auf den Film wird - nur bei diesem Verfahren - gesondert ein Kleber aufget ragen. Da der Kleber im W e- sentlichen aus dem gleichen Polyurethan besteht, spricht schon dies gegen 24 25 26 - 14 - einen flüssigen Film. Ein solcher dränge zudem in das Leder ein, und es ergäbe das 24 - stündige Ruhenlassen unter Druck kaum Sinn. Auch die gegenüber den and eren Auftragsmethoden signifikant erhöhte Wasserdruckbeständigkeit spricht gegen die von der Berufung verfochtene Annahme, es werde ein Flü s- sigfilm auf das Leder aufgetragen. Der Senat vermag der D1 keine eindeutige Aussage zur elastischen Dehnbarkeit d er Membran zu entnehmen. Für den Fachmann lag es aber j e- denfalls nahe, sie so auszubilden, dass sie mit einem Dehnungsgrad von mehr als 50 % elastisch ist (Merkmal b2). Unter dem angesprochenen Modul bei 100 % Dehnung ist aus Sicht des Fachmann s de r Elasti zitätsmodul zu verst e- hen; ein anderes sinnvolles Verständnis zeigt auch die Beklagte nicht auf. Für den Fachmann ergibt sich daher , dass der Materialkennwert für eine elastische Dehnung um 100 % erörtert wird, zumal für die Bruchfestigkeit erheblich höhere Zugspannungen angegeben werden. Zudem wird ausdrücklich darauf hing e- wiesen, dass die Dehnbarkeit des Materials dem Leder entsprechend zu wä h- len sei. Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, kann dies sinnvoll nur auf eine elastische Dehnung bezoge n werden, wobei der Fachmann Anlass hat, vorsorglich eine gewisse Reserve bei der elastischen Dehnbarkeit vorzusehen und sicherzustellen, dass die Restverformung nicht so groß ist, dass die Au f- rechterhaltung des innigen Verbunds zwischen Leder und Membran gefährdet wird. Das Streitpatent macht keine Angabe dazu, warum es gerade eine elast i- sche Dehnung um mehr als 50 % verlangt. Dies rechtfertigt nach dem zuvor Ausgeführten die Annahme, dass es sich entweder um ein Maß handelt, das der Fachmann als für eine hinreichend elastische Membran notwendig erke n- nen kann oder aber dieses notwendige Maß in einem beliebig gewählten und daher einer konkreten Anregung nicht bedürftigen Umfang überschreitet. 27 - 15 - Auf die dem Leder zugewandte Oberfläche des semipermeablen Film s wird, wie ausgeführt, Kleber aufgetragen. Abweichend von Merkmal b1 lehrt die D1 jedoch nicht, den Film mit einem Klebermuster zu versehen. Indessen stand dem Fachmann ohne weiteres die Möglichkeit zu Gebote, ein solches Klebe r- muster einzusetzen. Wie das Patentgericht unangegriffen ausgeführt hat, entspricht die Ve r- wendung eines Klebermusters fachmännischem Handeln. In der Abhandlung von Gottwald, Water Vapor Permeable PUR Membranes for Weatherproof L a- minates, J. of Coated Fabrics 1996, 168 (D3) heißt es, verschiedene Klebstoffe würden verwendet, um ein Textil mit einer wasserdampfdurchlässigen Membran zu verbinden. Eine Möglichkeit sei der Auftrag einer durchgängigen Schicht e i- nes wasserdampfdurchlässigen Klebstoffs, eine andere der Auftrag eines punk t förmig aufgebrachten nicht - durchlässigen Klebstoffs (S. 169 unten). Da die D1 einen wasserdampfdurchlässigen Kleber verwendet, kann sie diesen ganzflächig auftragen, ohne die Wasserdampfdurchlässigkeit der Membran zu gefährden. Wollte der Fachmann hingegen einen anderen Kleber verwenden, war er gehalten, diesen punktförmig aufzutragen, um die Wasserdampfdurc h- lässigkeit der Membran wirksam werden zu lassen. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht daher nicht auf erfinder i- scher Tätigkeit. IV. Hingeg en ist Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags I rechtsbeständig. 1. Die Anspruchsfassung des Hilfsantrags I ist zulässig; sie enthält in s- besondere keine unzulässige Erweiterung der ursprungsoffenbarten Erfindung. Zu Unrecht sieht die Kläger in eine solche unzulässige Erweiterung darin, dass der Patentanspruch in dieser Fassung zulasse, dass sowohl das Oberteil als auch die Sohle des Schuh s aus erfindungsgemäß ausgerüstetem Leder b e- 28 29 30 31 32 33 - 16 - stehe, während diese Maßnahmen ursprünglich nur alternativ off enbart seien. Zwar umfasst - entgegen der Auffassung der Berufung - die Anspruchsfassung in der Tat sowohl die Ausrüstung entweder des Oberteils oder der Sohle als auch eine entsprechende Ausrüstung beider. Damit geht der Patentanspruch aber nicht über den Inhalt der Anmeldung hinaus, denn für den Fachmann ist offensichtlich, dass er von der in den Ansprüchen 13 und 14 der Anmeldung (veröffentlicht als WO 00/22948) vorgesehenen Ausrüstung eines Schuhobe r- teils oder einer Sohle sowohl alternativ als auch kumu lativ Gebrauch machen kann. 2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsa n- trags I ist auch ausführbar offenbart. Die Klägerin zieht dies deshalb in Zweifel, weil das Streitpatent nicht angebe, nach welchem Standard die Elastizität de r Membran zu messen sei. Dies ist jedoch keine Frage der Ausführbarkeit der erfindungsgemäßen Lehre, sondern ihrer Auslegung. Im Hinblick hierauf kann sich die Frage stellen, ob die Anspruchsfassung dem Klarheitserfordernis des Art. 84 Satz 2 EPÜ entsprich t. Sie steht im Streitfall jedoch nicht zur Entsche i- dung, da die Fassung nach Hilfsantrag I insoweit den Patentansprüchen 10, 12 und 13 des erteilten Patents entspricht (vgl. BGH, Urteil vom 27. Oktober 2015 X ZR 11/13, GRUR 2016, 361 = BlPMZ 2016, 272 - Fugenband). 3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsa n- trags I, dessen Neuheit nicht in Frage steht, war dem Fachmann nicht naheg e- legt und ist damit patentfähig. a) Die Entgegenhaltung D1 vermittelt dem Fachmann keine Anregung , das dort vorgeschlagene und bevorzugte Filmlaminierungsverfahren auf einer Lederseite anzuwenden, die dem Schuhinneren zugewandt ist. Sie geht von bekannten Imprägnierungsverfahren aus und verbessert diese mit der Zielric h- tung, die Wasserdruckbeständigke it zu erhöhen, ohne die optische und hapt i- sche Lederwirkung zu beeinträchtigen. Maßnahmen, die darauf zielen, das Ei n- 34 35 36 - 17 - dringen von Wasser in das Leder hinzunehmen und die Barriere auf der Inne n- seite aufzubringen, stehen dazu in direktem Widerspruch. Das Verf ahren nach der D1 mag zwar, wie die Klägerin geltend macht, für Ledersohlen wegen des zu erwartenden Abriebs wenig geeignet sein. Sohlen nimmt die D1 jedoch auch nicht in den Blick. b) Auch von der US - Patentschrift 5 598 644 (D19) führt kein naheli e- gend er Weg zum Gegenstand der Erfindung. Die Entgegenhaltung betrifft eine wasserdichte und atmungsaktive Schuhsohle. Sie schildert das Problem, dass Ledersohlen wegen ihrer Wasse r- dampfdurchlässigkeit Vorteile aufwiesen, jedoch nachteiligerweise auch Wasser aufnähmen. Im Stand der Technik sei versucht worden, diesen Nachteil durch Einsetzen eines Polyurethan - (PUR - ) oder Polyvinylchlorid - (PVC - )Elements zwischen Ledersohle und Fußauflagebereich zu beheben, jedoch beseitige dies die Atmungsaktivität des Leders . Vorgeschlagen wird demgegenüber eine Lau f- sohle aus Leder, die zumindest teilweise mit einer vorzugsweise mikroporösen Membran aus wasserdichtem, jedoch wasserdampfdurchlässigem Material wie Gore - Tex oder dergleichen bedeckt und zumindest entlang ihre s Um fang s mit mindestens einem oberen Teil aus Gummi, PUR, PVC oder einem gleichwert i- gen Material zusammengefügt ist, das zumindest in den von der Membran b e- deckten Bereichen eine oder mehrere Durchgangsbohrungen aufweist. Von der Membran wird ausgeführt, dass sie mit der Laufsohle einen monolithischen Körper bilde, da sie mit dieser durch geeignete Klebstoffe verbunden sei, die beispielsweise entlang ihres Umfangs in den peripheren Bereichen verteilt se i- en (Sp. 2 Z. 43 - 48). Nicht offenbart sind damit die Me rkmal e 2a bis 2d des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags I, und die D19 vermittelt zu einer entspreche n- den Ausbildung auch keine Anregung. Denn die Membran ist zumindest in dem Umfangsbereich, in dem der Kleber vorzugsweise aufgebracht werden soll, 37 38 39 - 18 - ohnedies von dem oberen Teil aus Gummi, PUR, PVC oder einem gleichwert i- gen Material bedeckt, das in der Ausführungsform nach Figur 5 sogar nur ei n- zelne Öffnungen für den Wasserdampfdurchtritt lässt. Die Schrift gibt dem Fachmann daher weder Anlass, sich Gedanken über die Wasserdampfdurc h- lässigkeit der Membran in den mit Kleber bedeckten Bereichen noch über einen innigen Verbund zwischen Membran und Leder insgesamt und den hierfür e r- forderlichen elastischen Dehnungsgrad der Membran zu machen. Eben so wenig hatte der Fachmann Anlass, eine Kombination der D19 mit der D1 in Betracht zu ziehen. Dem steht schon entgegen, dass sich die D19 nur mit der (inneren) Beschichtung einer Ledersohle befasst, während eine so l- che wiederum außerhalb des Blickwinkels der D1 liegt, die ein Lederoberteil von außen beschichtet. c) Die Entgegenhaltung D15 legte dem Fachmann den Gegenstand der Erfindung ebenfalls nicht nahe. Die Druckschrift betrifft Kleidungsstücke wie insbesondere Strümpfe und Handschuhe, die eine ( zweischichtige) Barriere komponente mit einer für Wa s- ser undurchlässigen, aber für Wasserdampf durchlässigen und damit semipe r- meablen Film - oder Membranschicht umfassen. Der Schichtenaufbau der in D15 gezeigte Erzeugnisse ist durchweg dreischichtig: Außens chicht (bei Strümpfen aus Wolle, bei Handschuhen auch aus Leder), Film 105 und Inne n- schicht. Die Schrift befasst sich dabei schwerpunktmäßig mit Strümpfen und hier insbesondere mit dem Problem, dass der Film 105 so dehnbar sein muss, dass der Strumpf beim Tragen eng am Körper anliegt, gleichwohl aber über den Knöchel und Fuß gezogen werden kann (Sp. 1 Z. 30 - 38 = D15 Übersetzung(Ü) S. 2 Z. 28 - S. 3 Z. 2). Es gebe zwar, so erläutert die Schrift, Polymermembranen, die erheblich gedehnt werden könnten, bevor si e rissen, aber wenn man Mem b- ranschicht und Innenschicht ungedehnt übereinanderlege und so verwenden wolle, lasse sich kein befriedigendes Ergebnis erzielen. Deshalb ist es durc h- 40 41 42 - 19 - gehendes Konstruktions - und Herstellungsprinzip der Entgegenhaltung, die Membra nschicht ungedehnt auszubreiten und die (in den Ausmaßen ungedehnt kleinere) Innenschicht so zu dehnen, bis sie mit der größeren Membran ko n- gruent ist und beide Schichten in diesem Zustand zu verkleben (Sp. 10 Z. 59 - 61 = D15 Ü S. 21 Z. 26 - 28). Wenn die Span nung von der Innenschicht genommen wird, zieht sich diese sodann etwa auf ihre ungedehnte Ursprungsgröße z u- sammen, während der Film 105 deutlicher schrumpft und Falten wirft bzw. eine wellige oder gekräuselte Oberfläche annimmt, wie dies in D15 vielfach b e- schrieben ist (vgl. etwa Sp. 15 Z. 20 ff. = D15 Ü S. 30 Z. 26 ff.). Die Herstellung eines Handschuhs wird nach Maßgabe zweier verei n- fachter Verfahren zur Herstellung von Strümpfen beschrieben (beginnend Sp. 20 Z. 68 = D15 Ü S. 41 Z. 30). Dabei soll - vom Prinzip her ähnlich wie bei Strümpfen - erreicht werden, dass der Handschuh einerseits eng an der Hand und den Fingern anliegt, dass andererseits trotzdem leicht eine Faust geballt werden kann (Sp. 4 Z. 40 f. = D15 Ü S. 8 Z. 33 f.). Dafür können auf beide Seiten des semipermeablen Films 105 Klebstoffpunkte (Muster) aufgedruckt werden; anschließend wird der Film zunächst mit der dritten Innenschicht verklebt. In einem näher beschriebenen Verfahren (beginnend Sp. 22 Z. 1 = D15 Ü S. 43 Z. 33) kann die der Auße nschicht zugewandte, mit Klebepunkten versehene Seite des Films unter Druck auf die Außenschicht des Handschuhs aufgepresst werden. Durch die Verbindung von semipermeabler Schicht und Außenschicht soll verhindert werden, dass die Barrierekomponente beim Au sziehen des Handschuhs mit herausgezogen wird (D15 Sp. 22 Z. 15 - 18 = D15 Ü S. 44 Z. 13 16). Damit sind jedenfalls die Merkmale 1, 2 und 2b nicht (vollständig) offe n- bart. Weder beschreibt die D15 einen Schuh, noch wird das Leder, das für den beschriebene n Handschuh verwendet werden kann, durch ein Verfahren wa s- serdicht gemacht, bei dem auf seine inwendige Oberfläche eine um mehr als 43 44 - 20 - 50 % elastisch dehnbare Membran aufgepresst wird. Da die Membran mit der gedehnten Innenschicht verbunden und auf der ungede hnten Innenschicht eine wellige oder gekräuselte Oberfläche annehmen soll, besteht keine Notwendi g- keit, eine elastische Dehnbarkeit um mehr als 50 % vorzusehen. Den Schluss auf eine solche Dehnbarkeit lässt auch die Angabe der D15 zu einem Ausfü h- rungsbeisp iel nicht zu, dass der Film keine Streckgrenze zeige und bis zu einer Dehnung von 200 % nicht breche (Sp. 18 Z. 21 - 23). Denn nach den insoweit unwidersprochenen Angaben in dem von der Beklagten vorgelegten Gutachten Prof. Dr. Dr. h.c. B. R . (B12 Rn. 16 ) ist dem Fachmann bekannt, dass Polyurethanfilme keine Streckgrenze, d.h. keinen definierten Übergang zw i- schen elastischer und plastischer Verformung aufweisen müssen, bevor sie reißen. Gesicherte Schlüsse lassen sich auch nicht aus dem Verweis (D15 Sp. 24 Z. 39 - 44) auf die US - Patentschrift 3 709 864 (D16) ziehen, zumal, w o- rauf die Berufung hinweist, die Angaben zu den im Rahmen der D15 bevorzu g- ten intrinsischen Viskositäten mit den entsprechenden Angaben in der D16 nicht übereinstimmen. Durc h die gekräus elte Oberfläche der Membran und die eher lockere Verbindung zwischen Außenschicht und Innenschichten durch Klebepunkte kann zudem und vor allem auch nicht erreicht werden, dass die Mem bran so dicht und fest an einem als Außenschicht verwendeten Leder a n- li egt, dass Wasserkissen vermieden werden und das Leder mithin im Sinne des Streitpatents wasserdicht gemacht wird. Die Klägerin zeigt nicht auf, was den Fachmann veranlassen könnte, in diesen Punkten von der Offenbarung der D15 abzuweichen. Die Schrift n immt Schuhe überhaupt nicht und selbst Leder eher am Rande in den Blick. Ihre Le h- re wird geprägt durch den Verbund aus Innenschicht und mit dieser verbund e- ner gekräuselter oder gewellter Membranschicht. Ein Grund, hiervon abzug e- hen, kann dem Fachmann durch die D15 nicht vermittelt werden, und er ist auch sonst nicht zu erkennen. 45 - 21 - d) Die übrigen Entgegenhaltungen liegen vom Gegenstand des P a- tentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags I noch weiter ab und können diesen Gegenstand des Streitpatents daher gleichfalls nicht nahelegen. 4. Die Unteransprüche werden von der Patentfähigkeit des Gege n- stands des Patentanspruchs 1 getragen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 12 1 Abs. 2 PatG, § 92 Abs. 1 Satz 1, § 97 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Bacher Hoffmann K ober - Dehm Marx Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 22.10.2015 - 2 Ni 32/13 (EP) - 46 47 48
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