BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZR 275/02 vom 15. August 2006 in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 15. August 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Prof. Dr. Meier-Beck und Dr. Kirchhoff beschlossen: Die Anh366rungsr374ge der Kl344gerin wird auf ihre Kosten als unbegr374n-det zur374ckgewiesen. Gr374nde: I. Mit Urteil vom 11. April 2006 hat der Senat die Berufung der Kl344gerin gegen das am 1. Oktober 2002 verk374ndete Urteil des Bundespatentgerichts zur374ckgewiesen. Mit ihrer am 22. Juni 2006 erhobenen Anh366rungsr374ge macht die Kl344gerin geltend, die Entscheidung des Senats verletze ihren Anspruch auf rechtliches Geh366r, weil der zum Termin verhinderte gerichtliche Sachverst344ndi-ge von ihr in der m374ndlichen Verhandlung nicht habe befragt werden k366nnen und das Urteil des Senats auf einem Fehlverst344ndnis der gutachtlichen Ausf374h-rungen des gerichtlichen Sachverst344ndigen zur Merkmalsgruppe 3.2 des Streit-patents beruhe; zudem legten Aussagen des Senats in seiner Entscheidung den Schluss nahe, dass von der Beklagten in der m374ndlichen Verhandlung vor-gelegte Fotografien bei der Entscheidungsfindung eine ma337gebliche Rolle ge-spielt h344tten, zu denen der gerichtliche Sachverst344ndige nicht habe Stellung 1 - 3 - nehmen k366nnen. Schlie337lich meint die Kl344gerin, bei dem Urteil des Senats han-dele es sich um eine 334berraschungsentscheidung, da f374r die Kl344gerin nicht er-kennbar gewesen sei, dass das Streitpatent mit der dem Urteil zugrunde lie-genden Auslegung der Merkmalsgruppe 3.2 aufrecht erhalten werden k366nnte; die Kl344gerin habe sich deshalb zu dieser Auslegung nicht 344u337ern k366nnen. Die Kl344gerin beantragt, das Berufungsverfahren fortzuf374hren. 2 Der Beklagten ist Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden. 3 II. Die statthafte (247 321 a Abs. 1 ZPO, 247 122 a PatG) und auch im 334bri-gen zul344ssige Anh366rungsr374ge erweist sich als unbegr374ndet. Sie k366nnte nur dann Erfolg haben, wenn der Anspruch der Kl344gerin auf rechtliches Geh366r in entscheidungserheblicher Weise verletzt worden w344re. Daran fehlt es. Eine Verletzung allein der gerichtlichen Aufkl344rungspflicht gem344337 247247 93 Abs. 1, 99 Abs. 1 PatG in Verbindung mit 247 411 Abs. 2 ZPO kann, auch wenn sie vorliegen sollte, mit der Geh366rsr374ge nicht geltend gemacht werden; auf den entsprechen-den Vortrag der Kl344gerin ist deshalb nicht einzugehen. 4 Das Urteil des Senats vom 11. April 2006 beruht auf seiner Auslegung des Patents. Nach dessen Merkmal 3.2 wird die Z374ndspitze bei der patentge-m344337en Z374ndkerze mittels einer ringf366rmigen Laserschwei337naht befestigt, die eine Vielzahl einander 374berlappender, benachbarter Schwei337punkte umfasst. Der Senat hat auf der Grundlage der m374ndlichen Verhandlung die 334berzeu-gung gewonnen, dass jedenfalls im Hinblick auf dieses Merkmal der Gegen-stand des Patents neu ist und auf erfinderischer T344tigkeit beruht. 5 - 4 - Die Geh366rsr374ge der Kl344gerin w344re deshalb nur begr374ndet, wenn der Se-nat sein Verst344ndnis der Beschaffenheit der patentgem344337en Schwei337naht unter Verletzung des rechtlichen Geh366rs der Kl344gerin gewonnen h344tte. Das ist jedoch nicht der Fall. Der Anspruch der Kl344gerin auf rechtliches Geh366r ist nicht dadurch verletzt worden, dass ihr der Senat keine M366glichkeit einger344umt hat, den Sachverst344ndigen m374ndlich zur Bedeutung der Merkmalsgruppe 3.2 zu befra-gen und auf diese Weise das nach Ansicht der Kl344gerin beim Senat aufgetrete-ne, entscheidungserhebliche Fehlverst344ndnis dieser Merkmalsgruppe zu ver-meiden. 6 Der gerichtliche Sachverst344ndige hat auf Seite 6 seines Gutachtens aus-gef374hrt: 7 "Die Schwei337naht besteht aus einer Vielzahl sich 374berlappender und benachbarter Schwei337punkte. Diese Aussage halte ich f374r eine 344u337erst ungew366hnliche Beschreibung einer ganz gew366hnli-chen Schwei337naht. 205 Oder sollte mit der Aussage '205 einer Vielzahl sich 374berlappender und benachbarter Schwei337punkte' folgender Arbeitsablauf festge-legt werden: Man setzt einen Schwei337punkt, d.h. die zu verschwei337enden Ma-terialien werden aufgeschmolzen. Dann bewegt man das Werk-zeug um einen definierten Weg. In der Zwischenzeit ist die Schmelze erstarrt. Mit der n344chsten Schwei337ung wird der schon erstarrte Schwei337punkt zum Teil, da 374berlappend, wieder aufge-schmolzen. - 5 - Dieser Ablauf w344re eine kostenintensive und unkonventionelle Schwei337technik." Der Sachverst344ndige hat hier klar und widerspruchsfrei ausgef374hrt, dass das Merkmal 3.2 zwei Bedeutungen haben k366nne. Welche dieser Bedeutungen die f374r das Patent ma337gebliche ist, ist eine Frage der Auslegung des Patents. Zu dieser ist allein der Senat berufen. Von einer m374ndlichen Erl344uterung durch den Sachverst344ndigen oder dessen Befragung war dazu kein weiterer Auf-schluss zu erwarten. Aus der dem Senat vorbehaltenen Auslegung des Patents ergibt sich insbesondere, dass bei der patentgem344337en Schwei337naht anders als bei einer herk366mmlichen Schwei337naht einzelne Schwei337punkte unterschieden werden k366nnen. Soweit die Kl344gerin dies f374r fehlerhaft h344lt, will sie nur ihre ei-gene Auslegung an die Stelle derjenigen des Senats setzen. Damit kann eine Geh366rsr374ge nicht begr374ndet werden. 8 Die Auslegung des Senats st374tzt sich, wie sich aus den Seiten 12 f. des Urteils ergibt, auf die Angaben zur Erzeugung der Schwei337naht in der Be-schreibung und in Figur 3 des Patents. Auf die in der m374ndlichen Verhandlung von der Beklagten vorgelegten Fotos hat sich der Senat in seinem Urteil nicht bezogen. Vielmehr hat er zur Auslegung ausweislich des Urteils nur Unterlagen herangezogen, zu denen sich die Parteien ausf374hrlich 344u337ern konnten. Diese Unterlagen sprachen daf374r, die vom Sachverst344ndigen als unkonventionell be-schriebene Schwei337technik als Element der Lehre des Patents anzusehen. Demgegen374ber gibt es keine Auslegungsregel, dass Patenten kein Sinn beige-legt werden darf, der eine vergleichsweise kostenintensive Herstellung erfor-dert. Wirtschaftlichkeit ist keine Voraussetzung der Patentf344higkeit, sondern nur oft entscheidend f374r den Erfolg eines Patents. Entgegen der Meinung der Kl344- 9 - 6 - gerin bestand daher f374r den Senat kein Grund, die Technik, die der gerichtliche Sachverst344ndige als unkonventionell bezeichnete, f374r die Auslegung des Pa-tents als abwegig zu verwerfen. Die Geh366rsr374ge erweist sich auch nicht unter dem Aspekt der 334berra-schungsentscheidung als begr374ndet. Die Kl344gerin tr344gt selbst vor, dass der Se-nat der Beklagten kritische Fragen zur Merkmalsgruppe 3.2, insbesondere zur Beschaffenheit der Schwei337naht, gestellt hat. Aus der Sicht der Kl344gerin war dann damit zu rechnen, dass der Senat diesem Punkt f374r sein Urteil entschei-dende Bedeutung beimessen konnte. Die Kl344gerin konnte sich dazu 344u337ern und hat dies auch getan. Das ergibt sich anschaulich bereits aus dem mit der 10 - 7 - Anh366rungsr374ge vorgetragenen Hinweis der Kl344gerin auf ihr Pl344doyer. Das schlie337t eine 334berraschungsentscheidung aus. Melullis Scharen Keukenschrijver Meier-Beck Kirchhoff Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.10.2002 - 2 Ni 25/01 (EU) -
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