BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 275/02 Verk374ndet am: 23. Oktober 2007 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 23. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Gr366ning f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 1. Oktober 2002 verk374ndete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Kl344gerin zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 16. Juni 1993 unter In-anspruchnahme der Priorit344t der japanischen Patentanmeldung 15 78 77/92 vom 17. Juni 1992 angemeldeten und mit Wirkung f374r das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 0 575 163 (Streit-patents). Es betrifft eine Z374ndkerze. Das Streitpatent umfasst zehn Anspr374che. Die Patentanspr374che 1, 4, 5, 6 und 10 haben in der Verfahrenssprache Eng-lisch folgenden Wortlaut: 1 - 3 - "1. A spark plug (100) comprising a ground electrode (1) and a centre electrode (4) having a front end (4A) with a firing tip (6) welded thereto, the firing tip forming a spark gap with said ground electrode (1), characterised by an annular, laser weld extending around the circumference of the external interface between said front end (4A) and said firing tip (6), and into said centre electrode at said external interface. 4. A spark plug according to any one of the preceding claims, wherein said front end (4A) is constricted as compared with the rest of said centre electrode (4). 5. A spark plug according to claim 4, where D is a diameter of said firing tip (6), T is a thickness of said firing tip (6), L is a length of said front end (4A) of said centre electrode (4), A is a depth of penetration of said weld (7), R is a radius of said firing tip (6), and B is a width of said weld (7) measured at an outer surface of both said front end (4A) and said firing tip (6), and wherein a dimensional relationship between D, T, L, A, R and B is as follows: 0,5 mm D 1,5 mm, 0,3 mm T 0,6 mm, 0,2 mm L 0,5 mm, R/3 A A R/3 sowie die Merkmale des erteilten Patentan-spruchs 6 in die Patentanspr374che 1 und 10 aufgenommen hat und diese An-spr374che folgende Fassung erhalten sollten (304nderungen gegen374ber der erteil-ten Fassung kursiv): "1. Z374ndkerze (100) umfassend eine Masseelektrode (1) und eine Mittelelektrode (4) mit einem vorderen Ende (4A), an dessen Stirnfl344che (43) eine Z374ndspitze (6) angeschwei337t ist, wobei die Z374ndspitze mit der Masseelektrode (1) eine Funkenstrecke bildet, dadurch gekennzeichnet, dass sich eine ringf366r-mige Laserschwei337naht um den Umfang der 344u337eren Grenz-fl344che zwischen dem vorderen Ende (4A) und der Z374ndspitze (6) und in die Mittelelektrode an der 344u337eren Grenzfl344che er-streckt, wobei die Schwei337naht eine Vielzahl von einander 374berlappenden, benachbarten Schwei337punkten (71) derart umfasst, dass sie sich 374ber den gesamten Umfang erstreckt und dass A die Eindringtiefe der Schwei337naht (7) sowie R der Radius der Z374ndspitze (6) ist, wobei folgender Zusammen-hang f374r A und R gilt: R > A R/3. 10. Verfahren zur Herstellung einer Z374ndkerze mit einer Masse-elektrode (1) und einer Mittelelektrode (4), die ein vorderes - 6 - Ende (4A) besitzt, an dessen Stirnfl344che (43) eine Z374ndspitze (6) angeschwei337t ist, und die mit der Masseelektrode (1) eine Funkenstrecke bildet, wobei das Verfahren den Schritt des Laserschwei337ens der Z374ndspitze (6) an das vordere Ende (4A) umfasst und dadurch gekennzeichnet ist, dass das Schwei337en dadurch erfolgt, dass ein Laserstrahl in-termittierend auf den Umfang der 344u337eren Grenzfl344che zwi-schen dem vorderen Ende (4A) und der Z374ndspitze (6) gerich-tet wird, um eine Vielzahl von einander 374berlappenden, be-nachbarten Schwei337punkten (71) derart zu bilden, dass sich die Schwei337naht um den gesamten Umfang erstreckt und dass sich die Schwei337naht teilweise in die Mittelelektrode (4) an der 344u337eren Grenzfl344che erstreckt, so dass eine ringf366rmi-ge Schwei337naht entsteht, wobei A die Eindringtiefe der Schwei337naht (7) sowie R der Radius der Z374ndspitze (6) ist und wobei folgender Zusammenhang f374r A und R besteht: R > A R/3." Im 334brigen hat die Beklagte Klageabweisung beantragt. 5 Die Kl344gerin hat die 304nderung f374r unzul344ssig erachtet, weil aus den funk-tional zusammenwirkenden Bemessungsregeln des (nicht angegriffenen) Un-teranspruchs 5 lediglich eine herausgegriffen worden sei und im 334brigen auch die neuen Anspr374che 1 und 10 nicht f374r patentf344hig angesehen. 6 Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent f374r nichtig erkl344rt, soweit es 374ber die verteidigte Fassung hinausgeht, und die weitergehende Nichtig- 7 - 7 - keitsklage abgewiesen. Mit der Berufung, deren Zur374ckweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Kl344gerin ihre erstinstanzlichen Antr344ge weiter. 8 Der Senat hat ein schriftliches Gutachten von Prof. Dr.-Ing. L. B. eingeholt und die Berufung der Kl344gerin durch Urteil vom 11. April 2006 zur374ckgewiesen. Auf die Verfassungsbeschwerde der Kl344gerin hat die 3. Kam-mer des 2. Senats des Bundesverfassungsgerichts dieses Urteil aufgehoben. In der erneuten m374ndlichen Verhandlung vor dem Senat hat der Sachverst344ndige sein Gutachten erl344utert und erg344nzt. Die Kl344gerin hat ein von ihr im parallelen Nichtigkeitsverfahren gegen den britischen Teil des Streitpatents eingeholtes Gutachten des Dr. P. T. zu den Akten gereicht. Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Berufung bleibt ohne Erfolg. 9 I. 1. Das Streitpatent betrifft eine Z374ndkerze f374r einen Verbrennungsmo-tor, bei der eine Z374ndspitze am vorderen Ende einer Mittelelektrode befestigt ist, und ein Verfahren f374r die Anbringung dieser Z374ndspitze durch Laserschwei-337en. 10 Die Streitpatentschrift geht eingangs auf verschiedene Methoden und Verfahren zur Anbringung der Z374ndspitze an der Mittelelektrode von Z374ndker-zen f374r Verbrennungsmotoren ein. Mit der in der japanischen Patentver366ffentli-chung 59-2152 beschriebenen Methode der Befestigung der Z374ndspitze am vorderen Ende des Mantelmetalls der Mittelelektrode der Z374ndkerze durch 11 - 8 - elektrisches Widerstandsschwei337en werde die Verbesserung ihres Widerstands gegen Funkenerosion erstrebt. Bei diesem Schwei337vorgang w374rden die schar-fen Kanten der Z374ndspitze jedoch abgerundet, was unerw374nscht sei, weil die Z374ndkerze dann f374r die Entladung zwischen den Elektroden eine h366here Span-nung ben366tige. Um die f374r eine einwandfreie Entladung erforderlichen scharfen Kanten wiederherzustellen, m374sse die Z374ndspitze gefr344st werden, wodurch wertvolles Edelmetall verloren gehe. Die japanische Patentver366ffentlichung 63-57 919 sehe eine Bohrung an der vorderen Stirnfl344che des Mantelmetalls vor, in welcher die Z374ndspitze an-geordnet sei, um eine Laserstrahlschwei337ung vom vorderen Ende des Mantel-metalls zu der Z374ndspitze anzuwenden. Da die Z374ndspitze hierbei tief genug in der Bohrung angeordnet werden m374sse, um gegen Abl366sung gesichert zu sein, werde wiederum eine erh366hte Menge des teuren Edelmetalls verbraucht. 12 Die Streitpatentschrift schildert sodann die von der US-Patentschrift 4 963 112 (Anl. KW 7) vorgeschlagene L366sung f374r die Befestigung der Z374nd-spitze. Dabei wird ein Laserstrahl auf die Stirnfl344che der an dem vorderen Ende der Mittelelektrode positionierten Z374ndspitze gerichtet und die dabei erzeugte Schwei337naht erstreckt sich 374ber die gesamte Grenzfl344che zwischen der Spitze und der Elektrode. 13 Auf diese US-Patentschrift st374tzt sich das Streitpatent f374r den Oberbegriff von Patentanspruch 1 (vgl. Sp. 1 Abs. 6) und auf dieser Grundlage schl344gt es, ohne ausdr374cklich eine Aufgabe zu formulieren, ein Verfahren f374r das An-schwei337en der Z374ndspitze durch Laserstrahl an das vordere Ende der Mittel-elektrode sowie eine Z374ndkerze mit einer im Einzelnen beschriebenen ringf366r-migen Laserschwei337naht vor. 14 - 9 - 15 2. Hierzu schl344gt Patentanspruch 1 des Streitpatents in der von der Be-klagten verteidigten Fassung vor (304nderungen gegen374ber der erteilten Fassung kursiv): 1. Z374ndkerze (100) mit einer Masseelektrode (1) und einer Mittel-elektrode (4). 2. Eine Z374ndspitze (6) 2.1 ist am vorderen Ende (4A) der Mittelelektrode (4) ange-schwei337t und 2.2 bildet mit der Masseelektrode (1) eine Funkenstrecke. 3. Eine ringf366rmige Laserschwei337naht 3.1 erstreckt sich 3.1.1 rings des Umfangs der 344u337eren Grenzfl344che zwi-schen dem vorderen Ende (4A) der Mittelelektrode (4) und der Z374ndspitze (6) und 3.1.2 an der 344u337eren Grenzfl344che in die Mittelelektrode, 3.2 umfasst eine Vielzahl benachbarter Schwei337punkte (71), 3.2.1 die einander 374berlappen und 3.2.2 sich 374ber den gesamten Umfang erstrecken und 3.3 hat eine Eindringtiefe A, f374r deren Beziehung zum Radi-us R der Z374ndspitze (6) R > A R/3 gilt. - 10 - 3. Streitig und auslegungsbed374rftig ist allein die Merkmalsgruppe 3.2. 16 17 Unter Heranziehung der Figur 3 des Streitpatents (Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EP334) ergibt die Auslegung, dass die Merkmalsgruppe 3.2 das Ergebnis eines Arbeitsablaufs festlegt, bei dem das Werkzeug nach Setzen eines Schwei337-punktes um einen definierten Weg bewegt und der inzwischen erstarrte Schwei337punkt zum Teil, 374berlappend, mit der n344chsten Punktschwei337ung wie-der aufgeschmolzen wird. a) Wie ein Patent auszulegen ist, ist eine Rechtsfrage (st. Rspr., vgl. BGHZ 142, 7, 15 - R344umschild mwN; 160, 204, 212 - Bodenseitige Vereinze-lungseinrichtung mwN; zum Ganzen auch Melullis, Festschrift f374r Ullmann, 2006, S. 503 ff.). Sofern Fragen der objektiven technischen Gegebenheiten, des Vorverst344ndnisses der auf dem betreffenden Gebiet t344tigen Sachkundigen oder die Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen sowie die methodische He-rangehensweise dieser Fachleute das Verst344ndnis des Patentanspruchs und der in ihm verwendeten Begriffe bestimmen oder jedenfalls beeinflussen k366n-nen, sind ggfs. Sachverst344ndige heranzuziehen. Denn der Patentauslegung zugrunde zu legen ist, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellte technische Lehre ergibt (BGHZ 164, 261, 268 - Seitenspiegel; Sen.Urt. v. 31.5.2007 - X ZR 172/04, WRP 2007, 1231 Tz 38 - Zerfallzeitmessger344t, zur Ver366ffentlichung in BGHZ vorgesehen). 18 b) Der ma337gebliche Fachmann, ein Ingenieur der Fachrichtung Maschi-nenbau oder Elektrotechnik, der sich 374ber die f374r die Herstellung von Z374ndker-zen relevante Laserschwei337technik durch R374ckfragen bei entsprechenden Fachleuten informiert, wird bestrebt sein, dem Patent einen sinnvollen Gehalt zu entnehmen. Er wird die Merkmalsgruppe 3.2 schon deshalb nicht als Be- 19 - 11 - schreibung einer gew366hnlichen Schwei337naht auffassen, weil ihm die Patentbe-schreibung anhand eines Ausf374hrungsbeispiels anschaulich schildert (Sp. 4 Z. 31-47 mit Fig. 3), wie die patentgem344337e Schwei337naht erzeugt wird. Danach wird die Ber374hrungsfl344che zwischen der Unterseite der Z374ndspitze und der Oberseite der Mittelelektrode gen374gend oft Laserstrahlen mit einer Schuss-energie von 2 J ausgesetzt, um die Schwei337naht zu erzeugen. Die Laserstrah-len werden in einzelnen Sch374ssen abgefeuert, w344hrend die zu bearbeitende Z374ndkerze axial gedreht wird (Bezugszeichen X in Fig. 3 des Streitpatents). Die aufeinander folgende Abgabe einzelner Lasersch374sse f374hrt dazu, dass die Le-gierungszone des vorhergehenden Schusses bereits erkaltet, wenn der n344chste Schuss auftrifft. Daraus ergibt sich, dass die Sch374sse mit einer Frequenz abge-feuert werden m374ssen, die diesen Erfolg, d.h. voneinander abgrenzbare Schwei337punkte infolge zwischenzeitlichen zumindest teilweisen Erkaltens des letzten Schwei337punktes vor Erzeugung des n344chsten, zulassen. Im Zusam-menhang mit der Erl344uterung der auch in Anspruch 5 enthaltenen Parameter spricht die Streitpatentschrift au337erdem von einem bevorzugt intermittierenden Laserschwei337en (Sp. 2 Z. 42 f.). Dabei entsteht die patentgem344337e Schwei337-naht, bei der einzeln erzeugte Schwei337punkte einander 374berlappen. Damit ent-spricht die der Patentbeschreibung f374r das Ausf374hrungsbeispiel zu entnehmen-de Schwei337technik der vom gerichtlichen Sachverst344ndigen als unkonventionell bezeichneten Schwei337methode, bei der in der Beschreibung erl344uterten Her-stellungsart allerdings mit dem Unterschied, dass nicht das Werkzeug, sondern die Z374ndkerze als Werkst374ck zwischen dem Setzen der Schwei337punkte um ei-nen definierten Weg bewegt wird und wobei die Relation R > A R/3 eingehal-ten wird, um die erforderliche Festigkeit zuverl344ssig zu erreichen, ohne dass es zu einer vollfl344chigen, unn366tigen Energieeinsatz erfordernden Verschwei337ung kommen muss (Merkmal 3.3). - 12 - c) Es gibt keine Anhaltspunkte daf374r, dass der Fachmann diese Ausle-gung - etwa aus Gr374nden der Kostenintensit344t - gar nicht in Erw344gung ziehen w374rde. Der Sachverst344ndige hat auf Befragen angegeben, dass der Schwei337-vorgang, wenn die einzelnen Punkte so gesetzt werden, dass der jeweils vorangegangene erkalten kann, vermutlich etwa doppelt so lang dauert, wie bei einer herk366mmlichen Technik, dass dabei aber etwas Energie gespart werde. Er hat auch darauf hingewiesen, dass bei der herk366mmlichen Verschwei337ung die Gefahr besteht, dass sich das Z374ndpl344ttchen verzieht. Dementsprechend wird der Fachmann im Streitpatent den Vorschlag eines Schwei337verfahrens erkennen, das von den ihm bekannten anderen Verfahren abweicht und das er entgegen der Ansicht der Kl344gerin nicht von vornherein verwirft, sondern f374r das er sich nach Abw344gung seiner Vorz374ge und Nachteile unter Wirtschaftlichkeits-gesichtspunkten entscheiden kann. 20 II. 1. Die Verteidigung von Patentanspruch 1 des Streitpatents durch die Aufnahme der Merkmale des Anspruchs 6 des erteilten Patents sowie der Be-messungsregel R > A R/3 aus Anspruch 5 ist zul344ssig. Soweit es die aus An-spruch 6 374bernommene Merkmalsgruppe 3.2 betrifft, erhebt die Berufung auch keine Bedenken. Sie meint jedoch, die isolierte Aufnahme nur einer von insge-samt f374nf zusammenh344ngend beanspruchten Bemessungsangaben aus dem erteilten Anspruch 5 erweitere den Gegenstand des erteilten Patents in unzu-l344ssiger Weise gegen374ber dem Inhalt der urspr374nglichen Patentanmeldung (Art. 123 Abs. 2, 138 Abs. 1 EP334). Das trifft nicht zu. 21 a) Nach st344ndiger Rechtsprechung hat es der Patentinhaber in der Hand, sein Patent durch Aufnahme einzelner oder s344mtlicher Merkmale eines Ausf374h-rungsbeispiels zu beschr344nken, wenn diese Merkmale in der urspr374nglichen Beschreibung als zu der beanspruchten Erfindung geh366rend zu erkennen wa- 22 - 13 - ren (vgl. Sen.Beschl. v. 11.9.2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 50 f. - Dreh-moment374bertragungseinrichtung). Die Kl344gerin hat mit der Bemessungsregel R > A R/3 ein einzelnes Merkmal eines Ausf374hrungsbeispiels (Anspruch 5) in den Hauptanspruch aufgenommen. Da Anspruch 1 in der erteilten Fassung kei-ne Bemessungsregel f374r die Eindringtiefe enth344lt, wird er durch Hinzuf374gung einer solchen Bemessungsregel beschr344nkt. Eine Erweiterung liegt auch nicht darin, dass die Bemessungsregel urspr374nglich, durch den R374ckbezug von An-spruch 5 auf Anspruch 4 f374r Z374ndkerzen galt, die - abweichend von An-spruch 1 - die von Anspruch 4 vorgegebene Ausformung der Mittelelektrode aufwiesen. Unerheblich ist des Weiteren, dass die 374brigen Bemessungsregeln des Anspruchs 5 nicht mit 374bernommen wurden. Dies 344ndert nichts daran, dass Patentanspruch 1 durch Hinzuf374gung der einen Bemessungsregel beschr344nkt wurde. Eine zul344ssige Beschr344nkung erfordert nicht die 334bernahme s344mtlicher Bemessungsregeln aus Anspruch 5. b) Die Bemessungsregel R > A R/3 ist bereits in Anspruch 5 in der Fassung der urspr374nglichen Anmeldung als zu der beanspruchten Erfindung geh366rend offenbart. Ohne Bedeutung ist, dass der R374ckbezug von Anspruch 5 auf alle vorhergehenden Anspr374che im Erteilungsverfahren durch einen aus-schlie337lichen R374ckbezug auf Anspruch 4 ersetzt wurde. Das konnte weder den Offenbarungsgehalt der urspr374nglichen Anmeldung einschr344nken noch die frag-liche Bemessungsregel, die weiter in Anspruch 5 enthalten war, aus dem Ge-genstand der Erfindung herausf374hren. 23 c) Die aus Anspruch 5 in die Anspr374che 1 und 10 aufgenommene Be-messungsregel setzt die Eindringtiefe A der Schwei337erstarrungslegierung, die beim Legen der ringf366rmigen Schwei337naht entsteht, in Beziehung zum Radi-us R der Z374ndspitze. Dabei erh366ht die Beachtung der Regel A R/3 die Festig- 24 - 14 - keit der Verbindung zwischen der Z374ndspitze und der Mittelelektrode und damit die Lebensdauer der Z374ndkerze. Die Obergrenze A A R/3 (Merkmal 3.3). Ebenso wenig geh366rt zum Stand der Technik im Priorit344tszeitpunkt die Befestigung der Z374ndspitze einer Z374ndkerze mittels einer Vielzahl einander 374berlappender, benachbarter Schwei337punkte, 26 - 15 - die sich 374ber den gesamten Umfang erstrecken (Merkmalsgruppe 3.2, vgl. oben I.3.). Die vom Streitpatent vorgeschlagene Schwei337methode entspricht, worauf zur374ckzukommen sein wird (unten II.3.d) insbesondere nicht dem in Foto 2 des Beitrags "Welding Technique" Bd. 30, August 1982, S. 21-27 und 94 dokumen-tierten Ergebnis einer Impulsschwei337ung. 27 Bei keiner anderen der in das Verfahren eingef374hrten Entgegenhaltun-gen wird die Z374ndspitze mittels einer patentgem344337en Laserschwei337naht aus einer Vielzahl sich 374berlappender, benachbarter Schwei337punkte auf der Mittel-elektrode befestigt. In der japanischen Offenlegungsschrift 1-289 084 (Anl. KW 8) wird das Laserschwei337en der Naht zwar durch aufeinander folgen-des Verschieben der Bestrahlungsposition durchgef374hrt (deutsche 334bers. S. 3, Z. 12, 13). Dieser Schrift ist jedoch nichts 374ber eine Laserbestrahlung mittels einzelner Sch374sse oder eine Schwei337naht zu entnehmen, die aus einer Vielzahl 374berlappender, benachbarter Schwei337punkte besteht. Ebenso wenig ist ein sol-ches Verfahren oder eine solche Oberfl344chenstruktur der Schwei337naht f374r die in den Fig. 2, 4 und 6 wiedergegebenen Ausf374hrungsformen der japanischen Of-fenlegungsschrift 57-151 183 (Anl. KW 3) mit ringf366rmiger Naht ersichtlich. Die US-Patentschrift 4 963 112 (Anl. KW 7) erw344hnt ebenfalls ein Ausf374hrungsbei-spiel, bei dem die Mittelelektrode w344hrend des Aufschwei337ens der Z374ndspitze axial gedreht wird (Sp. 4 Z. 16-24 m. Fig. 2). Auch dies geschieht jedoch w344h-rend einer kontinuierlichen Laserbestrahlung durch einen Impulslaser, bei der keine einzelnen Schwei337punkte erzeugt werden. 3. Der Senat vermag nach dem gesamten Inhalt der Verhandlungen ein-schlie337lich des Ergebnisses der Beweisaufnahme nicht anzunehmen, dass der Gegenstand des Streitpatents einem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt worden ist. 28 - 16 - a) Dem ma337geblichen Fachmann war im Priorit344tszeitpunkt zwar bereits seit langem bekannt, dass die Betriebseigenschaften einer Z374ndkerze vorteil-haft beeinflusst werden, wenn die Mittelelektrode mit einer Z374ndspitze aus Edelmetall versehen wird, aber auch, dass die daf374r erforderliche Verschwei-337ung unterschiedlicher Metalle zu Problemen f374hrte. Es geh366rt zum allgemei-nen Fachwissen, dass eine Schwei337naht br374chig werden kann, wenn an ihr Metalle unterschiedlicher W344rmeausdehnungskoeffizienten zusammentreffen und sie, wie im Verbrennungsraum eines Motors, sehr unterschiedlichen Tem-peraturen ausgesetzt wird. In der Folge kann dies dazu f374hren, dass die Z374nd-spitze abf344llt, was die Lebensdauer der Z374ndkerze beschr344nkt und wodurch das Innere des Motorraums besch344digt werden kann. Um dem zu begegnen, waren im Stand der Technik L366sungen bekannt, die durch Schaffung einer Legie-rungszone einen kontinuierlichen 334bergang der unterschiedlichen W344rmeaus-dehnungskoeffizienten zwischen Mittelelektrode und Z374ndspitze erm366glichten. In dieser Legierungszone nimmt die Konzentration des Edelmetalls von dem 344u337eren Ende der Z374ndspitze zur Mittelelektrode hin kontinuierlich ab und um-gekehrt die Konzentration des Mantelmaterials, in der Regel eine auf Nickel basierenden Legierung, kontinuierlich zu (vgl. etwa Beschr. der japanischen Auslegeschrift 59-47 436 (Anl. KW 6), deutsche 334bers. S. 2 und 3). 29 Durch die japanische Offenlegungsschrift 57-151 183 (Anl. KW 3) war ei-ne Z374ndkerze bekannt, die gem344337 der deutschen 334bersetzung (Anl. KW 3') ei-ne Masseelektrode (S. 5 Z. 36) sowie eine Mittelelektrode (S. 5 Z. 37) mit einem vorderen Ende (S. 5 Z. 13, Bezugszeichen 21 a, 31 a der Zeichnungen 4 und 5), einer daran angeschwei337ten Z374ndspitze (Edelmetallpl344ttchenelektrode, z.B. S. 4 Z. 14-15, Bezugszeichen 22, 32) und mit einer ringf366rmigen Laserschwei337-naht (S. 5 Z. 8) aufweist, die sich rings des Umfangs der 344u337eren Grenzfl344che zwischen dem vorderen Ende (21 a, 31 a) und der Z374ndspitze (22, 32) in die 30 - 17 - Mittelelektrode erstreckt (Anl. KW 3, Anspr374che 1 bis 3 i.V.m. den Ausf374hrun-gen zu den Fig. 2, 4 und 6). Als selbstverst344ndlich wird vom Fachmann bei die-ser Z374ndkerze mitgelesen, dass die Z374ndspitze mit der Masseelektrode eine Funkenstrecke bildet, da sie anderenfalls nicht funktionsf344hig w344re. Damit erf374llt die Anl. KW 3, wie auch das Bundespatentgericht festgestellt hat, die Merk-malsgruppen 1., 2. und 3.1 des verteidigten Patentanspruchs 1. b) Ohne dies ausdr374cklich zu erw344hnen, mag die japanische Offenle-gungsschrift 57-151 183 (Anl. KW 3) dar374ber hinaus auch, entgegen der An-sicht des Bundespatentgerichts, die Verwendung eines Impulslasers f374r die Herstellung der von ihr vorgeschlagenen Z374ndkerze zumindest nahelegen. Denn die Zweckm344337igkeit der Verwendung eines Impulslasers f374r die Befesti-gung der Z374ndspitze war dem Fachmann im Priorit344tszeitpunkt aus dem japani-schen Fachaufsatz (Anl. KW 5, vgl. dazu insbesondere deutsche 334bers., S. 2 Z. 6-10, 24-35, S. 6 Z. 2-4, 15 ff. u. 25-30) und der US-Patentschrift 4 963 112 (Anl. KW 7, Sp. 4 Z. 24) bekannt. Der Einsatz eines Impulslasers f374hrt jedoch nicht automatisch zur Erf374llung der Merkmalsgruppe 3.2 des Streitpatents. Denn eine mit einem Impulslaser hergestellte, umlaufende ringf366rmige Naht ergibt nicht eine Vielzahl einander 374berlappender, benachbarter Schwei337punk-te, sondern eine der Fahrspur eines Raupenfahrzeugs 344hnelnde Oberfl344chen-struktur, wie aus Foto 2 auf S. 24 des japanischen Fachaufsatzes (Anl. KW 5) ersichtlich. Hinweise zur Erzeugung von Schwei337punkten mit den speziellen Eigenschaften der Schwei337punkte nach dem Streitpatent, insbesondere der dabei einzuhaltenden Frequenz der Impulse oder der speziellen Struktur der Schwei337punkte, enth344lt dieser Aufsatz nicht. 31 c) Es kann nicht angenommen werden, dass es f374r den Fachmann, dem es um die Verl344ngerung der Lebensdauer von Z374ndkerzen bei geringstm366gli- 32 - 18 - chem Einsatz von Edelmetall f374r die Z374ndspitze ging, nahelag, die Z374ndspitze an der Mittelelektrode mit einander 374berlappenden Laserschwei337punkten zu befestigen. Eine Anregung, die Z374ndspitze einer Z374ndkerze mit einer aus ein-zelnen Lasersch374ssen erzeugten Mehrzahl von Schwei337punkten zu befestigen, war dem Stand der Technik nicht zu entnehmen. Dieser blieb in den L366sungsal-ternativen der vollfl344chigen Verschwei337ung (z.B. japanische Auslegeschrift 59-47 436 (Anl. KW 6) u. US-Patentschrift 4 963 112 (Anl. KW 7)) oder einer durch kontinuierliche Laserbestrahlung bei Drehung des Werkst374cks erzeugten, ringf366rmigen Schwei337naht (z.B. japanische Offenlegungsschriften 57-151 183 (Anl. KW 3), Ausf374hrungsbeispiele 2, 4 und 6 sowie 1-289 084 (Anl. KW 8)) ver-haftet. Auch der Beitrag in "Welding Technique" von August 1982 S. 21 ff. gab dem Fachmann keine Anregung f374r die patentgem344337e Schwei337anweisung. Der Sachverst344ndige hat in seinem schriftlichen Gutachten erl344utert, der Beitrag sei ihm seit 1985, durch seine T344tigkeit in der Abteilung f374r Entwicklungsplanung f374r Z374ndkerzen und Z374ndsysteme eines Automobilzulieferers bekannt. Die dort vorgestellte Schwei337technik werde aber anhand von Anwendungen in der Elektronikindustrie beschrieben. Da die thermischen und mechanischen Belas-tungen von Bauteilen in der Elektronik nicht mit den Bedingungen im Motorraum vergleichbar seien, sei man in seinem Team damals zu dem Ergebnis gelangt, dass ein Serieneinsatz dieser Technik erst in einigen Jahren erfolgen werde. In der m374ndlichen Verhandlung hat der Sachverst344ndige diese Ausf374hrungen da-hin erg344nzt, die Nutzbarmachung der Laserschwei337technik einschlie337lich eines eventuellen Verfahrens mit auseinandergezogenen Schwei337punkten h344tte die Durchf374hrung aufwendiger Versuchsreihen vorausgesetzt, ohne die nichts Sub-stanzielles zur Vorteilhaftigkeit des Laserschwei337ens in der Z374ndkerzenherstel-lung gesagt werden konnte. Unternehmensintern habe aber keine Bereitschaft bestanden, die daf374r erforderlichen Mittel zu bewilligen. - 19 - Danach kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Beitrag aus "Welding Technique" zu der patentgem344337en, durch einzelne Lasersch374sse er-zeugten und aus einander 374berlappenden Schwei337punkten bestehenden Schwei337naht angeregt h344tte, bei deren Herstellung zugleich die f374r die Lebens-dauer der Z374ndkerze und die Wirtschaftlichkeit ihrer Produktion vorteilhafte Bemessungsregel gem344337 Merkmal 3.3 eingehalten wird. Alle technischen, in der Entwicklungsabteilung besagten Zuliefererunternehmens angestellten 334ber-legungen standen unter dem Vorbehalt der versuchsweisen Erprobung. Hinzu kommt ohnehin, dass die in dem Zeitschriftenbeitrag in Foto 2 als Ergebnis von Impulsschwei337en gezeigte Oberfl344chenstruktur einer Schwei337naht keine 374ber-lappenden Schwei337punkte erkennen l344sst, sondern dass die Naht, wie schon ausgef374hrt, der Fahrspur eines Raupenketten-Fahrzeugs auf erdiger Unterlage 344hnelt. Dieses Ergebnis hat der Sachverst344ndige in der m374ndlichen Verhand-lung auf Befragen best344tigt. Er hat angegeben, das Foto zeige eine normale Schwei337raupe. Die Schwei337punkte l344gen aufgrund hoher Impulsfolge sehr na-he beieinander; eine patentgem344337 hergestellte Spur s344he anders aus, als die aus Foto 2 des Beitrags ersichtliche. Auch insoweit geht von dem Beitrag keine Anregung f374r das patentgem344337e Schwei337verfahren aus. 33 d) Der Kl344gerin kann auch nicht in ihrer Auffassung beigetreten werden, die Besonderheit der Anordnung der Schwei337punkte k366nne bei der Beurteilung der erfinderischen T344tigkeit nicht ber374cksichtigt werden, weil sich das Patent dazu ausschweige, wie die Schwei337punkte gesetzt werden sollen; dies k366nnte auch so geschehen, wie in Foto 2 des japanischen Zeitschriftenbeitrags. Dem Fachmann, der sich mit der Lehre des Streitpatents befasst, ist die beim her-k366mmlichen, in dem japanischen Beitrag beschriebenen Schwei337verfahren mit hoher Impulsfolge entstehende Gestalt der Schwei337naht gel344ufig. Er entnimmt der Figur 3 in Verbindung mit der Beschreibung, dass das Streitpatent die 34 - 20 - Schwei337punkte prinzipiell anders, auseinandergezogen, gesetzt wissen will. Der zweckm344337ige Abstand wird, wie dem Fachmann ebenfalls gel344ufig ist, da-durch nach oben begrenzt, dass bei allzu gro337en Abst344nden Lunkereinschl374sse zu bef374rchten sind, und ggfs. durch Versuche ermittelt. Zur Konkretisierung be-durfte es keiner weiteren Parameter in der Patentschrift mehr, insbesondere mussten keine Abst344nde f374r das Setzen der Schwei337punkte vorgegeben wer-den. 4. Mit dem Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung haben auch die unmittelbar und mittelbar auf ihn r374ckbezogenen, angegriffenen Unteranspr374-che 2 bis 4, 7 und 9 Bestand. F374r die Patentf344higkeit des Anspruchs 10 gelten die Ausf374hrungen zu Patentanspruch 1 sinngem344337. 35 - 21 - III. Die Kostenentscheidung folgt aus 247 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit 247 91 ZPO; f374r die kostenrechtliche Behandlung nach Zur374ckverweisung des Verfahrens durch das Bundesverfassungsgericht gilt 247 37 GKG. 36 Melullis Scharen Keukenschrijver Asendorf Gr366ning Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.10.2002 - 2 Ni 25/01 (EU) -
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