BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 28/04 Verk374ndet am: 29. Juli 2008 Wermes Justizhauptsekret344r als Urkundsbeamter der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die m374ndliche Ver-handlung vom 24. Juni 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Asendorf f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 18. November 2003 wird auf Kosten der Beklagten zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 24. September 1993 unter Inan-spruchnahme dreier US-amerikanischer Priorit344ten vom 18. Februar, 7. April und 12. Mai 1993 angemeldeten und mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 611 561 (Streitpatents). Patentan-spruch 1 lautet: 1 "A gastric banding device (10) for encircling a stomach (S) to form a restricted stoma opening in the stomach (S) so as to restrict food intake to a lower digestive portion thereof, said device (10) com-prising: - 3 - a band member (12) including a band portion (12a) for encircling the stomach (S) so as to form the restricted stoma opening, the band portion (12a) having a free end, wherein the band member (12) further includes an expandable section (24) secured to the band portion (12a) and comprising an elongate inflatable member (24) extending completely along the band portion (12a) such that the expandable section (24) fully encircles the stomach (S) when the device (10) is in place forming the restricted stoma opening; and being characterised by a first interlocking securing means (20) disposed at a first prede-termined fixed position on the band portion (12a) close to said free end, and a second interlocking securing means (22) disposed at a second predetermined fixed position located in an intermediate portion (12b) of the band member (12) for interlocking with the first interlocking securing means (20) to provide securing of the said free end of the band portion (12a) to the intermediate portion (12b) thereof at said second position so that the band portion (12a) forms a circle of predetermined fixed diameter which is predeter-mined by the locations of the first and second fixed positions on the band member (12)." Wegen der weiteren Patentanspr374che wird auf die Streitpatentschrift verwiesen. 2 Die Kl344gerin hat wegen fehlender Patentf344higkeit die Nichtigerkl344rung des Streitpatents mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentanspr374che 1 bis 3 begehrt. 3 Das Bundespatentgericht hat antragsgem344337 erkannt. 4 Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie den Antrag auf Abweisung der Klage weiterverfolgt und Patentanspruch 1 auch in der Fas-sung zweier Hilfsantr344ge verteidigt, die wie folgt lauten: 5 - 4 - Hilfsantrag 1: "Magenband-Vorrichtung (10) zum Umschlie337en eines Magens (S), um eine eingeschr344nkte Stoma366ffnung im Magen (S) zu bil-den, so dass die Nahrungsaufnahme auf einen unteren Verdau-ungsabschnitt davon beschr344nkt ist, wobei die Vorrichtung (10) umfasst: ein Bandelement (12), das einen Bandabschnitt (12a) zum Um-schlie337en des Magens (S) umfasst, um die eingeschr344nkte Sto-ma366ffnung zu bilden, wobei der Bandabschnitt (12a) ein freies En-de aufweist, worin das Bandelement (12) weiters einen ausdehn-baren Abschnitt (24) umfasst, der am Bandabschnitt (12a) befes-tigt ist und ein l344ngliches aufblasbares Element (24) umfasst, das sich vollst344ndig den Bandabschnitt (12a) entlang erstreckt, so dass der ausdehnbare Abschnitt (24) den Magen (S) vollst344ndig umschlie337t, wenn die Vorrichtung (10) sich in Position befindet, um die eingeschr344nkte Stoma366ffnung zu bilden; und gekennzeich-net durch ein erstes verriegelndes Befestigungsmittel (20), das auf dem Bandabschnitt (12a) nahe dem freien Ende an einer ersten vorbe-stimmten fixen Position angeordnet ist und von diesem nach au-337en ragt, sowie ein zweites verriegelndes Befestigungsmittel (22), das in einer zweiten vorbestimmten fixen Position angeordnet ist, die sich in einem Mittelabschnitt (12b) des Bandelements (12) be-findet und eine Ausnehmung umfasst, um mit dem ersten verrie-gelnden Befestigungsmittel (20) ineinanderzugreifen und um das erste verriegelnde Befestigungsmittel (20) in der Ausnehmung aufzunehmen, so dass f374r Befestigung des freien Endes des Bandabschnitts (12a) an seinem Mittelabschnitt (12b) in einer zweiten Position gesorgt wird, so dass der Bandabschnitt (12a) ei-nen Kreis mit einem vorbestimmten fixen Durchmesser bildet, der durch die Positionen der ersten und der zweiten fixen Position auf dem Bandelement (12) vorbestimmt ist." - 5 - Hilfsantrag 2: "Magenband-Vorrichtung (10) zum Umschlie337en eines Magens (S), um eine eingeschr344nkte Stoma366ffnung im Magen (S) zu bil-den, so dass die Nahrungsaufnahme auf einen unteren Verdau-ungsabschnitt davon beschr344nkt ist, wobei die Vorrichtung (10) umfasst: ein Bandelement (12), das einen Bandabschnitt (12a) zum Um-schlie337en des Magens (S) umfasst, um die eingeschr344nkte Sto-ma366ffnung zu bilden, wobei der Bandabschnitt (12a) ein freies En-de aufweist, worin das Bandelement (12) weiters einen ausdehn-baren Abschnitt (24) umfasst, der am Bandabschnitt (12a) befes-tigt ist und ein l344ngliches aufblasbares Element (24) umfasst, das sich vollst344ndig den Bandabschnitt (12a) entlang erstreckt, so dass der ausdehnbare Abschnitt (24) den Magen (S) vollst344ndig umschlie337t, wenn die Vorrichtung (10) sich in Position befindet, um die eingeschr344nkte Stoma366ffnung zu bilden; und gekennzeich-net durch ein erstes verriegelndes Befestigungsmittel (20), das auf dem Bandabschnitt (12a) nahe dem freien Ende an einer ersten vorbe-stimmten fixen Position angeordnet ist und von diesem nach au-337en ragt, sowie ein zweites verriegelndes Befestigungsmittel (22), das in einer zweiten vorbestimmten fixen Position angeordnet ist, die sich in einem Mittelabschnitt (12b) des Bandelements (12) be-findet, dessen Dicke gr366337er als die Dicke des 374brigen Bandele-ments ist, und eine Ausnehmung umfasst, um mit dem ersten ver-riegelnden Befestigungsmittel (20) ineinanderzugreifen und um das erste verriegelnde Befestigungsmittel (20) in der Ausnehmung aufzunehmen, so dass f374r Befestigung des freien Endes des Bandabschnitts (12a) an seinem Mittelabschnitt (12b) in einer zweiten Position gesorgt wird, so dass der Bandabschnitt (12a) ei-nen Kreis mit einem vorbestimmten fixen Durchmesser bildet, der durch die Positionen der ersten und der zweiten fixen Position auf dem Bandelement (12) vorbestimmt ist." Als gerichtlicher Sachverst344ndiger hat Professor Dr. med. G. , Vorstand und 304rztlicher Direktor der Kreiskliniken A. , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der m374ndli- chen Verhandlung erl344utert und erg344nzt hat. Die Beklagte hat ein Gutachten 6 - 6 - vorgelegt, das Ao. Prof. Dr. W. , , f374r sie er- stellt hat. Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Berufung bleibt ohne Erfolg. Das Bundespatentgericht hat den Gegenstand des Patentanspruchs 1 zu Recht f374r nicht patentf344hig erachtet (Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPat334G, Art. 52 Abs. 1, Art. 54, Art. 56 EP334). 7 I. Das Streitpatent betrifft ein laparoskopisch einstellbares Magen-band. 8 Derartige Magenb344nder werden bei der Behandlung adip366ser Patienten verwendet, um den Magen an einer geeigneten Stelle einzuschn374ren und in einen kleineren oberen Teil (Vormagen) und einen gr366337eren unteren Teil (Restmagen) aufzuteilen. Beide Magenabschnitte sind lediglich durch die nach der Einschn374rung verbleibende enge 326ffnung (Stoma) miteinander verbunden, was zur Folge hat, dass sich der Patient infolge der F374llung des Vormagens schneller satt f374hlt. Der Eingriff wird 374blicherweise mittels Bauchspiegelung (la-paroskopisch) durchgef374hrt. 9 Die Streitpatentschrift beschreibt, dass bei einem aus dem US-Patent 4 592 339 bekannten Silikon-Magenband ein aufblasbarer oder ausdehnbarer Abschnitt des Magenbandes einen Teilbereich des von dem (angelegten) Band beschriebenen Kreises bedeckt. Dieser Abschnitt erlaube es sowohl intra- als auch postoperativ, die Gr366337e des Stomas in gewissem Umfang einzustellen. 10 - 7 - In bestimmten Situationen, etwa bei einer Bandmigration, k366nne es aller-dings notwendig werden, das Band vollst344ndig zu entfernen. Hierzu lehre das US-Patent 5 074 868 (D 1), ein Magenband, bei dem ein Ende des Bandes durch eine am anderen Ende angeordnete Schnalle gezogen wird und einander 374berlappende Abschnitte des Bandes sodann miteinander vern344ht werden, durch Ziehen an einer entfernt angeordneten Schnur mittels einer am Band an-geordneten Klinge die N344hte aufzutrennen. 11 Die Nachteile dieser Magenb344nder sieht die Streitpatentschrift darin, dass es schwierig sein k366nne, das Band durch die Schnalle festzuziehen. Fer-ner entst374nden an den Enden des aufblasbaren Abschnitts Ausbeulungen, die dadurch verursacht w374rden, dass sich der aufblasbare Abschnitt nur 374ber einen Teil des Stomaumfangs erstrecke und so eine lokale Kompression der Magen-wand zur Folge habe. Schlie337lich k366nne es schwierig sein, die Enden des Ban-des in der gew374nschten Bandposition um den Magen zusammenzun344hen. 12 Als Aufgabe der Erfindung bezeichnet es die Streitpatentschrift, ein lapa-roskopisches Magenband bereitzustellen, mit dem eine gleichm344337ige Einstel-lung der Stomagr366337e wirksamer erzielt werden kann, das weniger invasiv ge-gen374ber der Magenwand ist und auch leicht entfernt werden kann. Ein "Ausbeu-len" und eine damit verbundene lokale Kompression der Magenwand soll eben-so vermieden werden wie die Notwendigkeit, die Bandenden zusammenzun344-hen. Dazu wird ein Magenband mit folgenden Merkmalen vorgeschlagen: 13 1. Die Vorrichtung umfasst ein Bandelement (12) mit 1.1 einem Bandabschnitt (12a) mit einem freien Ende zur Umschlie337ung des Magens und zur Bildung des Stomas (der eingeschr344nkten 326ffnung) und 1.2 einen ausdehnbaren Abschnitt (24) aus einem l344ngli-chen aufblasbaren Element. - 8 - 2. Der ausdehnbare Abschnitt (24) 2.1 ist am Bandabschnitt (12a) befestigt und 2.2 erstreckt sich entlang dem gesamten Bandabschnitt (12a), so dass er den Magen vollst344ndig umschlie337t, wenn das Stoma gebildet wird. 3. Es sind zwei verriegelnde Befestigungsmittel (interlocking securing means 20, 22) vorgesehen, von denen 3.1 ein erstes (20) in einer ersten vorbestimmten Fixposi-tion angeordnet ist, die sich auf dem Bandabschnitt (12a) nahe dem freien Ende befindet, und 3.2 ein zweites (22) in einer zweiten vorbestimmten Fix-position angeordnet ist, die sich auf einem Mittelab-schnitt (12b) des Bandelements (12) befindet. 4. Durch das Ineinandergreifen der Befestigungsmittel (20, 22) 4.1 wird das freie Ende des Bandabschnitts (12a) in der zweiten Fixposition am Mittelabschnitt (12b) befestigt und 4.2 bildet der Bandabschnitt (12a) so einen Kreis mit ei-nem durch die Fixpositionen vorbestimmten gleich-bleibenden Durchmesser. Im Patentanspruch ist der aufblasbare Abschnitt (24) als extending completely along the band portion (12a) beschrieben. Gemeint ist indessen, wie sich aus der nachfolgenden Wirkungsangabe ergibt, nicht, dass der aufblasbare Abschnitt vollst344ndig entlang dem Bandabschnitt 12a verlaufen soll, sondern dass er sich 374ber den gesamten Bandabschnitt 12a strecken soll; entsprechend ist Merkmal 2.2 formuliert. Dadurch wird erreicht, dass das Stoma insgesamt von dem aufblasbaren Abschnitt umgeben wird und so die am Stand der Tech-nik bem344ngelten "Ausbeulungen" vermieden werden. Die in festen Positionen angeordneten Befestigungsmittel erlauben ein sicheres Fixieren des angelegten Magenbandes und geben damit gleichzeitig den Durchmesser des Stomas vor. 14 - 9 - II. Der so definierte Gegenstand des Streitpatents war am Priorit344ts-tag nicht mehr neu. 15 Die schwedische Auslegeschrift 449 430 (Anl. WKS 3, D 8) beschreibt ein Magenband, das in verschiedenen Gr366337en mit einem Innenumfang von 7 bis 12 cm hergestellt wird. Je nach dem Grad des Zusammenziehens des Bands soll eine gewisse M366glichkeit des Verstellens bei der Fixierung erreicht werden (S. 3 4. Abs. = S. 4 letzter Abs. der 334bersetzung). Auf der Innenseite des Bandes ist ein mit Fl374ssigkeit bef374llbarer Kragen angeordnet. An einem Ende des Bandes ist eine Lasche mit einer aus vier Zahnpaaren bestehenden Rastverzahnung angeordnet, durch die das andere Ende des Bandes hindurch-gef374hrt wird, das eine korrespondierende Verzahnung aufweist. Hierzu hei337t es in der Beschreibung, dass in der Zeichnung vier Greifausnehmungen dargestellt seien, dass das Band jedoch mit weiteren Greifausnehmungen versehen sein k366nne, wenn beim Zusammenziehen des Bandes eine gr366337ere Variabilit344t ge-w374nscht sei (S. 5 1. Abs. = S. 6 drittletzter Abs. der 334bersetzung). 16 Die Vorrichtung umfasst somit ein Bandelement im Sinne des Merkmals 1, dessen ausdehnbarer Abschnitt am Bandabschnitt mit dem freien Ende be-festigt ist (Merkmal 2.1). Es sind ferner in Gestalt der Rastverzahnungen zwei verriegelnde Befestigungsmittel vorgesehen, von denen ein erstes nahe dem freien Ende in einer ersten vorbestimmten Fixposition und ein zweites auf ei-nem Mittelabschnitt des Bandelements in einer zweiten vorbestimmten Fixposi-tion angeordnet ist (Merkmale 3 bis 3.2). Der ausdehnbare Abschnitt erstreckt sich, wie aus der Darstellung des Schnitts A-A in Figur 3 der Auslegeschrift her-vorgeht, entlang des gesamten Bandabschnitts (12a im Sinne des Streitpa-tents), indem er bis zu derjenigen Stelle reicht, an der sich der Bandabschnitt zum "Schaft" der zweiten Rastverzahnung verj374ngt. Daraus folgt, dass er den Magen bei Bildung des Stomas praktisch vollst344ndig umschlie337t (Merkmal 2.2), sofern die zweite Rastverzahnung vollst344ndig in die erste eingef374hrt wird. Die- 17 - 10 - ser Sachverhalt ist, wie der gerichtliche Sachverst344ndige best344tigt hat, in der von der Kl344gerin als Anlage WKS 4 vorgelegten Zeichnung zutreffend darge-stellt. Durch das Ineinandergreifen der Rastverzahnungen wird das freie Ende des Bandabschnitts (12a) in der zweiten Fixposition am Mittelabschnitt (12b) befestigt und bildet der Bandabschnitt (12a) so einen Kreis mit einem durch die Fixpositionen vorbestimmten gleichbleibenden Durchmesser (Merkmale 4 bis 4.2). Dass je nach dem Grad des Zusammenziehens des Bands unterschied-liche Fixierungsm366glichkeiten bestehen (S. 3 4. Abs. der Beschreibung), steht dem nicht entgegen. Zwar h344ngen der Durchmesser des angelegten Magen-bandes und folglich auch die vollst344ndige Umschlie337ung des Stomas davon ab, ob die Befestigungsmittel vollst344ndig oder nur teilweise ineinandergeschoben werden. Dies 344ndert jedoch nichts daran, dass sich ein herstellbarer vorbe-stimmter erfindungsgem344337er Durchmesser aus den Fixpositionen der vollst344n-dig ineinandergeschobenen Rastverzahnungen ergibt. Da sich bei diesem Durchmesser der sicherste Halt der Rastverzahnung ergibt und zudem nur in dieser Position die im Ausf374hrungsbeispiel dargestellte Trennstelle am Bandab-schnitt 12b nach dem Hindurchziehen durch die Lasche zum Abschneiden des 374berfl374ssigen Bandendes zur Verf374gung steht, verk366rpert der erfindungsgem344-337e Durchmesser sogar 226 ohne dass es darauf ank344me 226 die bei praktischer Anwendung des Magenbandes n344chstliegende Variante. 18 - 11 - III. Auch in der Fassung der Hilfsantr344ge 1 und 2 war der Gegenstand des Patentanspruchs 1 durch das Magenband nach der schwedischen Ausle-geschrift dem Fachmann jedenfalls nahegelegt. 19 In der Fassung des Hilfsantrags 1 lauten die Merkmalsgruppen 3 und 4: 20 3. Es sind zwei verriegelnde Befestigungsmittel (interlocking securing means 20, 22) vorgesehen, von denen 3.1 ein erstes (20) 3.1.1 in einer ersten vorbestimmten Fixposition an-geordnet ist, die sich auf dem Bandabschnitt (12a) nahe dem freien Ende befindet, und 3.1.2 vom Bandabschnitt (12a) nach au337en ragt, 3.2 ein zweites (22) 3.2.1 in einer zweiten vorbestimmten Fixposition angeordnet ist, die sich auf einem Mittelab-schnitt (12b) des Bandelements (12) befindet, und 3.2.2 eine Ausnehmung umfasst. 4. Die Befestigungsmittel (20, 22) greifen dergestalt ineinan-der, dass das erste Befestigungsmittel in der Ausnehmung aufgenommen wird, so dass 4.1 das freie Ende des Bandabschnitts (12a) in der zwei-ten Fixposition am Mittelabschnitt (12b) befestigt wird und 4.2 der Bandabschnitt (12a) einen Kreis mit einem durch die Fixpositionen vorbestimmten gleichbleibenden Durchmesser bildet. Um von dem Magenband nach der schwedischen Auslegeschrift zu einer solchen Ausgestaltung zu gelangen, bedurfte es nur des Austausches der Rastverzahnungen gegen eine andere Form des formschl374ssigen Ineinander- 21 - 12 - greifens der Befestigungsmittel etwa nach Art einer Druckknopfverbindung. Zu einer derartigen blo337en handwerklichen Abwandlung bestand aus Sicht des Fachmanns, von dem nach den mit den Feststellungen des Bundespatentge-richts 374bereinstimmenden Ausf374hrungen des gerichtlichen Sachverst344ndigen die Kenntnisse und F344higkeiten eines mit der Entwicklung von Magenb344ndern vertrauten Medizintechnikers oder Ingenieurs zu erwarten sind, der mit einem in der laparoskopischen Chirurgie, namentlich der Adipositaschirurgie, klinisch erfahrenen Arzt zusammenarbeitet, schon deshalb Veranlassung, weil die Rastverzahnung ein nachtr344gliches L366sen der Verbindung der beiden Banden-den erschweren konnte. Bei einer solchen Umgestaltung bot es sich auch an, den Mittelabschnitt 12b zu verdicken, um Raum f374r die zur Aufnahme des ersten Befestigungsele-ments bestimmte Vertiefung im zweiten Befestigungselement zu schaffen; Hilfsantrag 2 ist daher nicht anders zu beurteilen als Hilfsantrag 1. 22 IV. Das Bundespatentgericht hat zutreffend und von der Berufung un-angefochten dargelegt, dass dem Fachmann die Ausbildung der Mittel zum Re-gulieren des ausdehnbaren Abschnitts nach Patentanspruch 3 aus der Druck-schrift 1 bekannt waren und dass diese Schrift es nahegelegt hat, den aus-dehnbaren Abschnitt gem344337 Patentanspruch 2 zu verst344rken. Die Patentan-spr374che 2 und 3 haben daher gleichfalls keinen Bestand. 23 - 13 - V. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. 247 97 Abs. 1 ZPO. 24 Melullis Keukenschrijver M374hlens Meier-Beck Asendorf Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 18.11.2003 - 4 Ni 14/01 (EU) -
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