BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 29/04 Verk374ndet am: 1. April 2008 Wermes Justizhauptsekret344r als Urkundsbeamter der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 1. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Prof. Dr. Meier-Beck und Gr366ning f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 25. November 2003 verk374ndete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 42 24 575 (Streitpatents), das auf einer Anmeldung vom 24. Juli 1992 beruht, mit der die Priorit344t einer deutschen Patentanmeldung vom 26. August 1991 in Anspruch genommen worden ist. 1 Patentanspruch 1 des Streitpatents lautet: 2 "Vorrichtung zum verspannenden Verbinden von mit Abstand zu-einander liegenden Bauteilen mittels Verbindungsschraube und mit-tels im Abstandsraum angeordneter, sich mit der 344u337eren Breitseite - 3 - an dem einen Bauteil abst374tzender Distanzscheibe, welche mit wendelgangf366rmig liegenden Steigungs-St374tzfl344chen ausgestattet ist, denen formpassende wendelf366rmige, dem anderen Bauteil zu-geordnete Gegensteigungs-St374tzfl344chen gegen374berliegen und wo-bei die Drehung der St374tzfl344chen zueinander das eingenommene Axialma337 bestimmt derart, dass die Distanzscheibe durch Verbin-dung zur Mantelfl344che der Verbindungsschraube in die Abst374tzstel-lung mitgeschleppt ist, dadurch gekennzeichnet, dass nach Erreichen der Abst374tzstellung der Distanzscheibe die Abst374tzh366he (A1, B1, C1, D1) zwischen den Bauteilen (18, 23) durch die Spannkraft der Ver-bindungsschraube (4 bzw. 31 bzw. 51) um ein vorbestimmtes Ma337 verkleinerbar ist." Wegen des Wortlauts der Patentanspr374che 2, 5, 6 und 7 wird auf die Streitpatentschrift bzw. das angefochtene Urteil verwiesen. 3 Die Kl344gerin hat Nichtigkeitsklage erhoben, mit der sie sich gegen die Patentanspr374che 1 und 2 und ferner gegen die Patentanspr374che 5 bis 7 wen-det, soweit letztere nicht auf die Patentanspr374che 3 oder 4 zur374ckbezogen sind. Die Kl344gerin h344lt diese Patentanspr374che vor allem deshalb f374r nicht patentf344hig, weil die Beklagte Vorrichtungen mit allen deren Merkmalen vor dem Priorit344ts-tag des Streitpatents an die B. AG in P. geliefert habe, die mit ihnen dort hergestellte Montagetr344ger f374r den PKW G. versehen und diese an die V. AG geliefert habe. 4 Das Bundespatentgericht hat nach Vernehmung von Zeugen der Nichtig-keitsklage stattgegeben und das Streitpatent wegen offenkundiger Vorbenut- 5 - 4 - zung im Umfang der Patentanspr374che 1, 2 und 5 bis 7, soweit diese nicht auf die Patentanspr374che 3 oder 4 zur374ckbezogen sind, f374r nichtig erkl344rt. Hiergegen wendet sich die Beklagte mit der Berufung. Keines der zu den Gerichtsakten gereichten Muster an die B. AG gelieferter Vorrichtungen verk366rpere den Freiraum, der die Verkleinerung der Abst374tzh366he erlaube, und keines der Muster zeige den L366sungsgedanken, dass diese Verkleinerung erst erfolgen solle und d374rfe, wenn die Distanzscheibe die Abst374tzstellung erreicht habe und sobald die Spannkraft der Verbindungsschraube zur Wirkung komme. 6 Die Beklagte beantragt, 7 die Patentnichtigkeitsklage in Ab344nderung des angefochtenen Ur-teils abzuweisen, hilfsweise, die Abweisung mit der Ma337gabe auszusprechen, dass Patentanspruch 1 wie folgt lautet (304nderungen kursiv), und zwar nach Hilfsantrag 1: "Vorrichtung zum verspannenden Verbinden von mit Abstand zueinander liegenden Bauteilen mittels Ver-bindungsschraube und mittels im Abstandsraum ange-ordneter, sich mit der 344u337eren Breitseite an dem einen Bauteil abst374tzender Distanzscheibe, welche mit wen-delgangf366rmig liegenden Steigungs-St374tzfl344chen aus-gestattet ist, denen formpassende wendelf366rmige, dem anderen Bauteil zugeordnete Gegensteigungs- - 5 - St374tzfl344chen gegen374berliegen und wobei die Drehung der St374tzfl344chen zueinander das eingenommene Axial-ma337 bestimmt derart, dass die Distanzscheibe durch Klemmringverbindung zur Mantelfl344che der Verbin-dungsschraube in die Abst374tzstellung mitgeschleppt ist, dadurch gekennzeichnet, dass nach Er-reichen der Abst374tzstellung der Distanzscheibe die Ab-satzh366he - richtig wohl Abst374tzh366he - (A1, B1, D1) zwischen den Bauteilen (18, 23) durch die Spannkraft des Verbin-dungsschraubenkopfes (4 bzw. 31 bzw. 51) um ein vor-bestimmtes Ma337 verkleinerbar ist", nach Hilfsantrag 2: "Vorrichtung zum verspannenden Verbinden von mit Abstand zueinander liegenden Bauteilen mittels Ver-bindungsschraube und mittels im Abstandsraum ange-ordneter, sich mit der 344u337eren Breitseite an dem einen Bauteil abst374tzender Distanzscheibe, welche mit wen-delgangf366rmig liegenden Steigungs-St374tzfl344chen aus-gestattet ist, denen formpassende wendelf366rmige, dem anderen Bauteil zugeordnete Gegensteigungs-St374tz-fl344chen gegen374berliegen und wobei die Drehung der St374tzfl344chen zueinander das eingenommene Axialma337 bestimmt derart, dass die Distanzscheibe (5 - richtig wohl 1) durch eine reibschl374ssige Verbindung eines eine Ein-steck366ffnung (3) der Distanzscheibe auskleidenden - 6 - Klemmrings (5) zur Mantelfl344che der Verbindungs-schraube in die Abst374tzstellung mitgeschleppt ist, dadurch gekennzeichnet, dass erst nach Erreichen der Abst374tzstellung der Distanzscheibe die Abst374tzh366he (A1) zwischen den Bauteilen (18, 23) durch die Spannkraft des Kopfes (4') der Verbindungs-schraube (4) um ein vorbestimmtes Ma337 verkleinerbar ist, wobei die Verkleinerung der Abst374tzh366he (A1) durch reibschl374ssige Axialverschiebung eines die Gegenstei-gungs-St374tzfl344chen (25) als Gewinde tragenden, im Presssitz in einer Fassung (10) sitzenden Ringteiles (7) gegen374ber der Fassung (10) erzielt ist", nach Hilfsantrag 3: "Vorrichtung zum verspannenden Verbinden von mit Abstand zueinander liegenden Bauteilen mittels Ver-bindungsschraube und mittels im Abstandsraum ange-ordneter, sich mit der 344u337eren Breitseite an dem einen Bauteil abst374tzender Distanzscheibe, welche mit wen-delgangf366rmig liegenden Steigungs-St374tzfl344chen aus-gestattet ist, denen formpassende wendelf366rmige, dem anderen Bauteil zugeordnete Gegensteigungs-St374tzfl344chen gegen374berliegen und wobei die Drehung der St374tzfl344chen zueinander das eingenommene Axial-ma337 bestimmt derart, dass die Distanzscheibe (5 - richtig wohl 1) durch eine reibschl374ssige Verbindung eines eine Einsteck366ffnung (3) der Distanzscheibe auskleidenden - 7 - Klemmrings (5) zur Mantelfl344che der Verbindungs-schraube in die Abst374tzstellung mitgeschleppt ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Distanzscheibe (1) in ein Ringteil (7) einschraubbar ist, welches drehgesichert und in einem derartigen Press-sitz in einem durchmesserangepassten Loch (9) einer ringf366rmigen Fassung (10) steckt, dass es bei einer gewissen Kraftbelastung in Axialrichtung um ein Ma337 (x) verschiebbar ist, welche Kraftbelastung gr366337er ist als die beim Einstecken der Verbindungsschraube (1) in den Klemmring (5) und beim Verlagern der Distanz-scheibe (1) bis in die Abst374tzstellung auftretenden Axi-alkr344fte, so dass erst nach Erreichen der Abst374tzstel-lung der Distanzscheibe die Abst374tzh366he (A1, B1, D1) zwischen den Bauteilen (18, 23) durch die Spannkraft des Kopfes (4') der Verbindungsschraube (4 bzw. 31 bzw. 51) um ein vorbestimmtes Ma337 (x) verkleinerbar ist", und nach Hilfsantrag 4: "Vorrichtung zum verspannenden Verbinden von mit Abstand zueinander liegenden Bauteilen mittels Ver-bindungsschraube und mittels im Abstandsraum ange-ordneter, sich mit der 344u337eren Breitseite an dem einen Bauteil abst374tzender Distanzscheibe, welche mit wen-delgangf366rmig liegenden Steigungs-St374tzfl344chen aus-gestattet ist, denen formpassende wendelf366rmige, dem - 8 - anderen Bauteil zugeordnete Gegensteigungs-St374tzfl344chen gegen374berliegen und wobei die Drehung der St374tzfl344chen zueinander das eingenommene Axial-ma337 bestimmt derart, dass die Distanzscheibe (5 - richtig wohl 1) durch eine reibschl374ssige Verbindung eines eine Einsteck366ffnung (3) der Distanzscheibe auskleidenden Klemmrings (5) zur Mantelfl344che der Verbindungs-schraube in die Abst374tzstellung mitgeschleppt ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Distanzscheibe (1) in ein Ringteil (7) einschraubbar ist, welches drehgesichert und in einem derartigen Press-sitz in einem durchmesserangepassten Loch (9) einer ringf366rmigen Fassung (10) steckt, dass es bei einer gewissen Kraftbelastung in Axialrichtung um ein bei der Vormontage einstellbares Ma337 (x) verschiebbar ist, welche Kraftbelastung gr366337er ist als die beim Einste-cken der Verbindungsschraube (1) in den Klemmring (5) und beim Verlagern der Distanzscheibe (1) bis in die Abst374tzstellung auftretenden Axialkr344fte, so dass erst nach Erreichen der Abst374tzstellung der Distanzscheibe die Abst374tzh366he (A1, B1, D1) zwischen den Bauteilen (18, 23) durch die Spannkraft des Kopfes (4') der Ver-bindungsschraube (4 bzw. 31 bzw. 51) um ein vorbe-stimmtes Ma337 (x) verkleinerbar ist." Die Kl344gerin, die ihre Klage auch auf vorver366ffentlichte Druckschriften st374tzt, beantragt, 8 - 9 - die Berufung zur374ckzuweisen. Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Gut-achtens des Prof. Dr.-Ing. H. B. . Der Sachverst344ndige hat sein Gutachten in der m374ndlichen Verhandlung erl344utert und erg344nzt. 9 Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg, weil sich erge-ben hat, dass sowohl die erteilten Patentanspr374che, soweit sie mit der Klage angegriffen sind, als auch die hilfsweise verteidigten Patentanspr374che nicht pa-tentf344hig sind (247247 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG). 10 1. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum verspannenden Verbin-den von zwei Bauteilen. Liegen die Bauteile im Abstand zueinander, bedarf es neben der Verbindungsschraube eines weiteren, gegebenenfalls mehrteiligen Elements, das in dem Raum angeordnet wird, der den Abstand zwischen den beiden Bauteilen bildet. Diese Vorrichtung hat den jeweiligen Abstand vollst344n-dig zu 374berbr374cken, sobald die Verbindungsschraube 374ber Kopf und Mutter als Ergebnis ihres Verdrehens zugleich an beiden zu verbindenden Bauteilen kraft-schl374ssig angreift. 11 Das Streitpatent benennt insoweit als vorbekannt die Vorrichtung des eu-rop344ischen Patents 0 176 663, das der Beklagten 1986 erteilt worden ist. An diesem Vorbild wird bem344ngelt, dass nach Erreichen der Abst374tzstellung die 12 - 10 - Abst374tzh366he unver344nderlich ist. Hieraus ergibt sich das technische Problem, eine derartige Vorrichtung in herstellungstechnisch einfacher Weise so auszu-gestalten, dass nach Erreichen der Abst374tzstellung eine vorbestimmte Erg344n-zungsverspannung m366glich ist (Sp. 1 Z. 20-23). 2. Nach Patentanspruch 1 des Streitpatents besteht die L366sung f374r die-ses Problem in einer 13 1. Vorrichtung a) zum verspannenden Verbinden von zwei Bauteilen, die im Abstand zueinander liegen, b) mittels einer Verbindungsschraube und c) einer im Abstandsraum angeordneten Distanzscheibe. 2. Die Distanzscheibe a) st374tzt sich mit der 344u337eren Breitseite an dem einen Bauteil ab, b) hat wendelgangf366rmig liegende Steigungs-St374tzfl344chen, c) denen formpassende wendelf366rmige Gegensteigungs-St374tz-fl344chen gegen374berliegen, die dem anderen Bauteil zugeordnet sind, - 11 - d) wobei die Drehung der St374tzfl344chen zueinander das von der Distanzscheibe eingenommene Axialma337 bestimmt. 3. Die Distanzscheibe ist durch Verbindung zur Mantelfl344che der Verbindungsschraube in ihre Abst374tzstellung mitgeschleppt. 4. Nach Erreichen der Abst374tzstellung (der Distanzscheibe) ist die Abst374tzh366he zwischen den Bauteilen durch die Spannkraft der Verbindungsschraube um ein vorbestimmtes Ma337 verkleinerbar. Durch das vorstehend unter Nummer 2 aufgef374hrte Merkmal wird deut-lich, dass auch die beanspruchte Vorrichtung zun344chst einmal auf zwei an-einander liegende Glieder setzt, die in der Beschreibung und dem in den Fi-guren 1 bis 6 gezeigten Ausf374hrungsbeispiel als - drehbare - "Distanzscheibe" und als - drehfestes - "Ringteil" bezeichnet sind. Durch Drehung ihrer wendel-f366rmigen St374tzfl344chen gegeneinander kann diese Einheit unterschiedliche Axi-alma337e einnehmen und so unterschiedliche Abst344nde zwischen zwei Bauteilen 374berbr374cken. Nach dem Ausf374hrungsbeispiel erfolgt das hierzu erforderliche Verdrehen der beiden Glieder gegeneinander mittels Drehens an der Verbin-dungsschraube, weil in der Einsteck366ffnung in der Distanzscheibe ein Klemm-ring vorhanden ist, der f374r einen - 374berwindbaren - Reibschluss zwischen Ver-bindungsschraube und Distanzscheibe sorgt. Das Ergebnis bringt Patentan-spruch 1 durch das Merkmal mit der Nummer 3 zum Ausdruck. Durch das vor-stehend unter der Nummer 4 aufgef374hrte Merkmal wird schlie337lich erreicht, dass durch weiteres Verdrehen der Verbindungsschraube die nunmehr gegen-einander abgest374tzten Bauteile um ein vorbestimmtes Ma337 zusammengezogen werden k366nnen. Da im Patentanspruch lediglich von einer "verkleinerbaren" 14 - 12 - Abst374tzh366he die Rede ist, muss insoweit nur die ger344teseitige M366glichkeit hier-zu vorhanden sein. Im Ausf374hrungsbeispiel ist diese M366glichkeit gegeben, weil zum verdrehfesten Halten des Ringteils eine ringf366rmige Fassung (Haltering) mit einer 344u337eren Stirnfl344che oder - um im Sprachgebrauch des Patentan-spruchs zu bleiben - 344u337eren Breitseite vorhanden ist, in der das Ringteil mit seiner 344u337eren Breitseite bzw. Stirnfl344che zun344chst in axialem Abstand festge-legt ist. Wenn die 344u337eren Stirnfl344chen der Fassung einerseits und der Distanzscheibe andererseits nach Durchstecken und Verdrehen der Verbin-dungsschraube zur Anlage an dem jeweiligen zu verbindenden Bauteil gelangt sind und die Verbindungsschraube sodann weitergedreht wird, kann sich so das Ringteil mit der Distanzscheibe um das Ma337 des Abstands zu dem fassungssei-tigen Bauteil hin verschieben (Sp. 3 Z. 54), so dass die dorthin weisende Stirn-fl344che des Ringteils als Bauteilanlagefl344che in Wirkung treten kann (Sp. 4 Z. 45 ff.) und eine bestimmte Verringerung der Abst374tzh366he m366glich ist. Nach dem Ausf374hrungsbeispiel besteht die patentgem344337e L366sung demgem344337 in ei-ner dreiteiligen Vorrichtung aus Fassung, Ringteil und Distanzscheibe, wobei vor der Nutzung der Vorrichtung im Bauteilabstand die Distanzscheibe vollst344n-dig in das Ringteil eingeschraubt ist, die Distanzscheibe zur Erzeugung eines Reibschlusses zur Verbindungsschraube einen Klemmring in sich tr344gt und die Einheit aus Ringteil und Distanzscheibe in einer Fassung mit einem bestimmten Abstand zu deren 344u337erer Stirnfl344che festgelegt ist, wobei die Beschreibung insoweit von Presssitz spricht (Sp. 3 Z. 52). 3. a) Der Senat ist 374berzeugt, dass die Beklagte vor dem Priorit344tsdatum mehr als 20.000 sog. Verstellelemente zum selbstt344tigen Toleranzausgleich an die B. AG geliefert hat. Das belegen das Schreiben der B. AG vom 1. Februar 1991 (Anl. NK 8), das Telefax der Beklagten vom 14. Februar 1991 (H374lle Bl. 142) und die Rechnung der Beklagten vom 13. Juni 1991 15 - 13 - (Anl. NK 3 b). Die Lieferungen werden von der Beklagten auch nicht in Abrede gestellt. b) Gegenstand der Lieferungen war eine Vorrichtung, die aus folgenden Teilen zusammengesetzt war: Aus einem mit einem Au337engewinde versehenen zylinderf366rmigen Ausgleichselement, wie es in dem Ausf374hrungsbeispiel des Streitpatents als Distanzscheibe bezeichnet ist, nebst mit Nase und seitlichen Abflachungen versehener Anschlagsscheibe aus Kunststoff und einem Feder-element in der Einsteck366ffnung f374r die Verbindungsschraube, das als Klemm-ring wirkte, ferner aus einem mit gegenl344ufigem Innengewinde ausgestatteten zylindrischen Grundelement, wie es im Ausf374hrungsbeispiel des Streitpatents als Ringteil bezeichnet ist, und schlie337lich aus einer ringf366rmigen Fassung aus Kunststoff mit je einem Anschlag f374r die Nase und eine der beiden Abflachun-gen der Anschlagsscheibe. Dies entnimmt der Senat den Konstruktionszeich-nungen der Beklagten gem344337 Anl. 2 und der Konstruktionszeichnung der V. AG gem344337 Anl. 3 a sowie den insoweit 374bereinstimmenden Angaben der Parteien und den Aussagen der vom Bundespatentgericht ver-nommenen Zeugen. 16 c) Nach den in 334bereinstimmung mit der V. AG zwischen der Beklagten und der B. AG vereinbarten Vorgaben sollten die Verstellele- mente zum selbstt344tigen Toleranzausgleich so geliefert werden, dass die Distanzscheibe (Ausgleichselement) mit ihrem innenliegenden Klemmring (Fe-derelement) vollst344ndig in das Ringteil (Grundelement) eingedreht und das Ringteil (Grundelement) so weit in die Fassung hineingedr374ckt war, dass seine 344u337ere Stirnfl344che b374ndig mit der 344u337eren Stirnfl344che der ringf366rmigen Fas-sung abschloss. Das ergibt sich ebenfalls auf Grund der bereits genannten Be-weismittel und ist zwischen den Parteien auch nicht streitig. In diesem Zustand 17 - 14 - handelte es sich bei den gelieferten Verstellelementen zum selbstt344tigen Tole-ranzausgleich jeweils um Vorrichtungen, welche jedenfalls die oben unter Nummer 2 und 3 genannten Merkmale aufwiesen und mit denen mittels einer Verbindungsschraube zwei im Abstand zueinander liegende Bauteile verspan-nend verbunden werden konnten (oben Nummer 1). Das hat auch die Beklagte einger344umt. 4. Die Kl344gerin hat behauptet, fallweise seien diese Verstellelemente zum selbstt344tigen Toleranzausgleich vor dem Priorit344tsdatum auch in einem hiervon abweichenden Zustand bei der B. AG angelangt; verschiedent- lich seien Ringteil (Grundelement) und Fassung nicht b374ndig ineinanderge-schoben gewesen; die 344u337ere Stirnfl344che der Fassung habe die 344u337ere Stirn-fl344che des Ringteils (Grundelements) axial 374berragt. Der hierzu als Zeuge ver-nommene Mitarbeiter der B. AG E. S. hat dies vor dem Bun- despatentgericht best344tigt, indem er berichtet hat, dass es unter den mit Schreiben vom 13. Juni 1991 nachberechneten Verstellelementen zum selbst-t344tigen Toleranzausgleich auch solche gegeben habe, die in unterschiedlicher Weise nicht der vertraglichen Vorgabe entsprochen h344tten. Ein (zweiter) Fehler habe darin bestanden, dass die B. AG Verstellelemente erhalten habe, bei denen das Ringteil (Grundelement) axial zur Fassung so versetzt gewesen sei, dass der Anschlag an der Fassung nicht mehr in Funktion gewesen sei. Dies hat zur Folge, dass bei der Anlieferung vor dem Priorit344tsdatum bei eini-gen Verstellelementen die 344u337eren Stirnfl344chen von Ringteil (Grundelement) und Fassung nicht b374ndig nebeneinander lagen, sondern die 344u337ere Stirnfl344che des Ringteils (Grundelements) sich axial versetzt hinter derjenigen der Fassung befand. Auch dies hat der Zeuge dadurch best344tigt, dass er weiter angegeben hat, in den von ihm als zweiten Fehler geschilderten F344llen habe man bei der B. AG das Verstellelement nachtr344glich so zusammengedr374ckt, 18 - 15 - dass Ringteil (Grundelement) und Fassung an ihren 344u337eren Stirnfl344chen b374n-dig gewesen seien. Diesen Aussagen des Zeugen S. hat das Bundespa- tentgericht geglaubt. F374r den Senat besteht kein Anlass, insoweit eine andere Bewertung vorzunehmen. Der Sachdarstellung des Zeugen S. stehen insbesondere die Bekundungen des gegenbeweislich benannten Zeugen H. K. vor dem Bundespatentgericht nicht entgegen. Dieser Zeuge hat 374ber die Produktion der Verstellelemente zum selbstt344tigen Toleranzausgleich bis Ende September 1991 bei der Beklagten angegeben, dass das Ringteil (Grundelement) mit eingeschraubter Distanzscheibe (Ausgleichselement) ei-nerseits und die Fassung andererseits mit einer Handhebelpresse zusammen-gedr374ckt worden seien, um die vorgegebene B374ndigkeit der 344u337eren Stirnfl344-chen von Ringteil (Grundelement) und Fassung zu erreichen. Diese B374ndigkeit trete freilich nicht ein, wenn der Hebel beim Einpressen nicht ganz durchgezo-gen werde; es gebe immer ein Restrisiko, solange nicht automatisiert produziert werde. Damit schlie337t die Aussage des Zeugen K. nicht aus, dass fallwei- se zu der B. AG Verstellelemente zum selbstt344tigen Toleranzausgleich gelangt sind, bei deren Produktion die Glieder nicht vollst344ndig ineinanderge-dr374ckt worden waren. Daran 344ndert nichts, dass nach der weiteren Angabe des Zeugen K. eine Ausgangskontrolle durch ihn selbst oder andere Mitarbei- ter der Beklagten durchgef374hrt worden ist. Denn auch f374r diese Kontrolle gilt das vom Zeugen K. Bekundete, n344mlich dass "die hundertprozentige Feh- lerlosigkeit immer von den Leuten abh344ngt". Was schlie337lich die von der Be-klagten in der m374ndlichen Verhandlung angesprochene M366glichkeit anbelangt, dass vollst344ndig ineinander gepresste Teile sich auf dem Transport gegenein-ander verschoben haben, fehlt es an jeglichen Anhaltspunkten f374r einen sol-chen Geschehensablauf. Die Aussage des Zeugen K. befasst sich nur mit der M366glichkeit, dass es zu einer aus Sicht der beteiligten Unternehmen fehler-haften Produktion im Betrieb der Beklagten gekommen ist. - 16 - 5. Mithin ist f374r die weitere Pr374fung davon auszugehen, dass zum Stand der Technik auch ein Verstellelement zum selbstt344tigen Toleranzausgleich mit den ansonsten unter 3. abgehandelten Merkmalen geh366rt, bei dem die 344u337eren Stirnfl344chen von Ringteil (Grundelement) und Fassung nicht b374ndig nebenein-ander, sondern im Abstand hintereinander liegen. Denn durch die Lieferung solcher Verstellelemente an die B. AG waren diese dort den Mitarbeitern oder anderen fachkundigen Personen bekannt geworden. Deren Beschaffenheit war sogar im wahrsten Sinne des Wortes aufgefallen, weil man ihretwegen die Notwendigkeit gesehen hatte, die angelieferten Verstellelemente zu ver344ndern, indem man nunmehr selbst f374r B374ndigkeit der 344u337eren Stirnfl344chen sorgte. In ihrer so korrigierten Gestaltung unterfielen diese Verstellelemente zum selbstt344-tigen Toleranzausgleich - wovon auch die Beklagte ausgeht - der damals be-reits seit langem ver366ffentlichten Lehre nach dem europ344ischen Patent 0 176 663. Das hindert, einfach anzunehmen, dass vor dem Priorit344tsdatum noch ein Geheimhaltungsbed374rfnis hinsichtlich der an die B. AG geliefer- ten Verstellelemente zum selbstt344tigen Toleranzausgleich bestanden haben k366nnte. Unter den gegebenen Umst344nden h344tte es vielmehr besonderer An-haltspunkte bedurft, dass und warum die B. AG und ihre Mitarbeiter hin- sichtlich der in abweichender Gestaltung angelieferten Verstellelemente Still-schweigen gegen374ber Dritten h344tten wahren m374ssen. Hieran fehlt es. Auch die Beklagte hat insoweit nichts Verwertbares vorgetragen. 19 6. Das aus der Sicht der beteiligten Unternehmen fehlerhafte, aber zum Stand der Technik geh366rende Verstellelement zum selbstt344tigen Toleranzaus-gleich wies auch das oben zu 2. unter Nummer 4 aufgef374hrte Merkmal auf, wenn bei ihm der Abstand zwischen den beiden 344u337eren Stirnfl344chen einstell-bar war, weil patentgem344337 eine Ver344nderbarkeit der Abst374tzh366he um ein vor- 20 - 17 - bestimmtes Ma337 verlangt wird, wenn ferner der eingestellte Abstand beim Durchstecken und Verdrehen der Verbindungsschraube bis zum Erreichen der Abst374tzstellung erhalten blieb, weil die Verkleinerung der Abst374tzh366he patent-gem344337 erst nach dem Erreichen der Abst374tzstellung m366glich sein soll, und wenn schlie337lich die Abst374tzh366he der Abst374tzstellung durch Weiterdrehen der Verbindungsschraube und Aufbringen weiterer Spannkraft um den eingestellten Abstand verringert werden konnte. Der Senat ist 374berzeugt, dass alle drei Voraussetzungen gegeben waren. 21 a) Die Einstellbarkeit des Abstands zwischen den Stirnfl344chen von Ring-teil (Grundelement) und Fassung folgt aus der vom Zeugen K. geschilder- ten Herstellungsweise. Da das Einpressen mittels eines Handhebels erfolgte und dabei der Weg bis zur B374ndigkeit der 344u337eren Stirnfl344chen 374berbr374ckt wer-den konnte, war es m366glich, eine Stellung von Ringteil (Grundelement) und Fassung mit vorbestimmtem Abstand ihrer 344u337eren Stirnfl344chen zueinander zu erreichen, indem man den Hebelweg entsprechend begrenzte. Das Leugnen dieser Voraussetzung durch die Beklagte bleibt ohne Erfolg, weil der Patentan-spruch insoweit keine weitere Festlegung (beispielsweise eine Ausrichtung des axialen Sitzes des Ringteils in der Fassung an die St344rke zu befestigender Tei-le, etwa der in Sp. 1 Z. 33 angesprochenen Gummidichtungen) trifft, so dass jedes Abstandsma337 ausreichend ist, das beim Zusammenbau (vor)bestimmt und tats344chlich eingestellt werden kann. 22 b) Hinsichtlich der zweiten Voraussetzung, deren Vorliegen die Beklagte vor allem in Abrede stellt, bestehen die insbesondere unter Hinweis auf die Aussage des Zeugen S. geltend gemachten Zweifel nicht, und zwar wie- derum, weil der Zeuge K. von einem Pressvorgang bzw. Einpressen ge- 23 - 18 - sprochen hat. Dies impliziert, dass ein relativ fester Sitz des Ringteils (Grund-elements) in der Fassung auch in axialer Richtung in Form eines Presssitzes erreicht wurde. Die von der V. AG geforderte Konstruktion, wie sie sich aus den vorgelegten Konstruktionszeichnungen ergibt, best344tigt das. Denn das Ringteil (Grundelement) weist auf seiner gesamten Au337enfl344che eine achs-parallele Umfangsverzahnung auf, w344hrend die Fassung keine entsprechende, sondern eine glatte Innenfl344che hat. Da verhindert werden muss, dass beim Verdrehen der Distanzscheibe (des Ausgleichselements) mittels der Verbin-dungsschraube das Ringteil (Grundelement) sich in der Fassung mitdreht, macht dies - wie auch der gerichtliche Sachverst344ndige auf Nachfrage best344tigt hat - nur Sinn, wenn das Ringteil (Grundelement) sich mit seiner Verzahnung in der Innenfl344che der Fassung eingegraben hat. Dieser Zustand bedeutet eine innige Anlage der beteiligten Fl344chen nicht nur in Verdrehrichtung. Im Falle nur teilweisen Einpressens des Ringteils in die Fassung muss 374berdies noch weite-res Material verdr344ngt werden, wenn der aus Sicht der beteiligten Unternehmen fehlerhaft verbliebene Abstand der Stirnfl344chen von Fassung und Ringteil (Grundelement) beseitigt werden soll. Das bedingt einen Sitz in axialer Rich-tung, der trotz des dabei zu 374berwindenden Reibschlusses zu dem Klemmring (Federelement) allein mittels der Kr344fte nicht aufgehoben werden kann, die beim Durchstecken der Verbindungsschraube aufgewendet werden, und der erst recht nicht durch die Drehung der Verbindungsschraube bis zum Erreichen der Abst374tzstellung beeintr344chtigt werden kann. Die Er366rterung mit dem gericht-lichen Sachverst344ndigen hat nichts ergeben, was zu Zweifeln hieran Anlass b366-te. Auch Prof. Dr. B. hat vielmehr in Anbetracht der durch die Konstrukti- onszeichnungen belegten Beschaffenheit der streitigen Verstellelemente zum selbstt344tigen Toleranzausgleich angenommen, dass der durch das Einpressen von Ringteil (Grundelement) und eingeschraubter Distanzscheibe (Ausgleichs-element) in die Fassung geschaffene Presssitz in axialer Richtung weder durch - 19 - das Eindr374cken der Verbindungsschraube gegen den Widerstand des Klemm-rings (Federelements) noch durch das Mitschleppen der Distanzscheibe (des Ausgleichselements) w344hrend der ersten Phase des Verdrehens der Verbin-dungsschraube habe beeintr344chtigt werden k366nnen, weil die Haltekraft die da-bei aufzubringenden Kr344fte deutlich 374bersteige. Die Angabe des Zeugen S. , dass das Ringteil (Grundelement) von Hand gegen374ber der Fassung verschieblich gewesen sei, kann unter diesen Umst344nden nur dahin verstanden werden, dass hierzu von Hand ein erhebliches Moment aufgebracht werden musste, welches insbesondere auch das beim Einstecken der Verbindungs-schraube 374ber diese vermittelbare Moment 374bersteigt. Auch diese Zeugenaus-sage hindert deshalb nicht die 334berzeugung, dass bei den vor dem Priorit344tsda-tum an die B. AG gelieferten Verstellelementen zum selbstt344tigen To- leranzausgleich nicht vollst344ndig eingepresste Ringteile (Grundelemente) ihre relative Lage zur Fassung beibehalten konnten, bis durch Verdrehen der Ver-bindungsschraube die Abst374tzstellung erreicht war. c) Die dritte Voraussetzung war schlie337lich ohne Weiteres gegeben, weil durch anschlie337endes Weiterdrehen der Verbindungsschraube ein Moment aufgebracht werden kann, das die Haltekraft zwischen Fassung und Ringteil (Grundelement) 374bersteigt, mit der Folge, dass die gesamte Vorrichtung sich weiter zusammenzieht bis zur Anlage des Ringteils (Grundelements) an dem fassungsseitigen zu verbindenden Bauteil, so dass die Abst374tzh366he um das beim Einpressen vorbestimmte Ma337 verkleinert werden kann. Auch dies deckt sich mit den Angaben des gerichtlichen Sachverst344ndigen. Schon im schriftli-chen Gutachten hat er ausgef374hrt, den vorgelegten Konstruktionszeichnungen k366nne die M366glichkeit entnommen werden, dass nach Erreichen der Abst374tz-stellung die Abst374tzh366he zwischen den Bauteilen durch die Spannkraft der Ver-bindungsschraube um ein vorbestimmtes Ma337 h344tte verkleinert werden k366nnen. 24 - 20 - In der m374ndlichen Verhandlung hat er es als selbstverst344ndlich bezeichnet, dass, sobald Distanzscheibe (Ausgleichselement) und Schraubenkopf am zu befestigenden Bauteil anliegen, durch Weiterdrehen der Verbindungsschraube 374ber deren Kopf eine Kraft aufgebracht werden kann, die bei beabstandeten Stirnfl344chen trotz des geschaffenen Presssitzes zur axialen Verlagerung des Ringteils (Grundelements) in der Fassung f374hrt. 7. Es kann daher dahinstehen, ob diejenigen Verstellelemente zum selbstt344tigen Toleranzausgleich die Lehre des Streitpatents vollst344ndig vorweg-nahmen, die nach der vertraglichen Vorgabe hergestellt wurden und aus der Sicht der beteiligten Unternehmen in fehlerfreier Form bei der B. AG an- gelangten. 25 8. Auch die Lehren zum technischen Handeln, f374r die nach den angegrif-fenen Unteranspr374chen unter unmittelbarer oder mittelbarer R374ckbeziehung auf Patentanspruch 1 zu Gunsten der Beklagten Patentschutz erteilt ist, sind durch die abgehandelte Vorbenutzung vorweggenommen, so dass diese Patentan-spr374che ebenfalls nicht patentf344hig sind. 26 a) Nach Unteranspruch 2 soll sich das vorbestimmte Ma337 der Verkleine-rung der Abst374tzh366he nach dem Ma337 richten, um das die Distanzscheibe sich verlagern kann. Der Vorschlag, ein kleineres Ma337 zu w344hlen, bedeutet einen vergleichsweise kleinen Abstand zwischen den Stirnfl344chen von Fassung und Ringteil. Deshalb ist ohne Weiteres davon auszugehen, dass dies bei den Ver-stellelementen zum selbstt344tigen Toleranzausgleich gegeben war, die im oben zu 3., 4. und 6. beschriebenen aus Sicht der beteiligten Unternehmen fehlerhaf-ten Zustand zur B. AG gelangten, weil bei ihrer Herstellung die Presse nicht ganz bis zum Anschlag bet344tigt wurde. 27 - 21 - b) Unteranspruch 5 beansprucht, dass die Axialverschiebung des Ring-teils in der Fassung gegen den Reibschluss zwischen diesen beiden Vorrich-tungsteilen erfolgt. Aus dem oben zu 6. Ausgef374hrten ergibt sich, dass dies auch bei den zum Stand der Technik geh366renden Verstellelementen zum selbstt344tigen Toleranzausgleich nicht anders war. 28 c) Auch die Verschiebung in die b374ndige Stellung des Ringteils zur Fas-sung, auf die Unteranspruch 6 abstellt, war nach den dort getroffenen Feststel-lungen vorbekannt. 29 d) Dasselbe gilt ausweislich der vorgelegten Konstruktionszeichnungen f374r Unteranspruch 7, da sie Halteelemente in Form von Haken bei den an die B. AG gelieferten Verstellelementen zum selbstt344tigen Toleranzausgleich zeigen. 30 9. Das Streitpatent kann schlie337lich auch nicht nach Ma337gabe der Hilfs-antr344ge Bestand haben. 31 a) Der Vorschlag, der in Erg344nzung des erteilten Patentanspruchs 1 den Hilfsantrag 1 kennzeichnet, n344mlich dass zwischen Distanzscheibe und Verbin-dungsschraube eine Klemmringverbindung besteht und dass die Spannkraft vom Kopf der Verbindungsschraube ausgeht, bringt keine Abgrenzung zu dem oben zu 3., 4. und 6. abgehandelten Stand der Technik. Denn - wie dort ausge-f374hrt - war dieser Vorschlag bei den gegen374ber dem Patentanspruch 1 in seiner erteilten Fassung neuheitssch344dlichen Verstellelementen zum selbstt344tigen To-leranzausgleich ebenfalls schon verwirklicht. 32 - 22 - b) Dasselbe trifft auf den Hilfsantrag 2 zu. Er konkretisiert zum einen die reibschl374ssige Verbindung zwischen der Distanzscheibe und der Verbindungs-schraube in einer Weise, wie sie auch schon bei den an die B. AG ge- langten Verstellelementen zum selbstt344tigen Toleranzausgleich vorgesehen war. Ferner greift er die Lehre des Unteranspruchs 5 auf und erg344nzt diese durch die Anweisung, f374r einen Presssitz des Ringteils in der Fassung zu sor-gen. Nach den oben zu 6. gemachten Ausf374hrungen gen374gten die zum Stand der Technik geh366renden Verstellelemente zum selbstt344tigen Toleranzausgleich aber auch dieser Forderung. Die 374berdies dem Kennzeichen hinzugef374gte An-gabe "erst" bringt schlie337lich ebenfalls nichts Neues zum Ausdruck. Denn bei Verstellelementen zum selbstt344tigen Toleranzausgleich, die sich in dem aus Sicht der beteiligten Unternehmen fehlerhaften Zustand befinden, vermittelt der Kopf der Verbindungsschraube die zur Verringerung der Abst374tzh366he f374hrende Spannkraft ebenfalls erst, nachdem die Distanzscheibe in die Abst374tzstellung gelangt ist. 33 c) Hilfsantrag 3 erg344nzt die Lehre zum einen um die Anweisung, eine Drehsicherung des Ringteils in einem dessen Durchmesser angepassten Loch der Fassung vorzusehen, zum anderen durch die Angabe, dass es auf unter-schiedliche Kraftbelastungen ankommt. Auch das bringt keine Abgrenzung zum abgehandelten Stand der Technik. Die beanspruchte Drehsicherung und der beanspruchte Unterschied der Kraftmomente kennzeichnen ausweislich der vorgelegten Konstruktionszeichnungen und angesichts des bereits Ausgef374hr-ten auch die zum Stand der Technik geh366renden Verstellelemente zum selbst-t344tigen Toleranzausgleich. 34 d) Hilfsantrag 4 schlie337lich stellt als weitere Konkretisierung darauf ab, dass das Verringerungsma337 bei der Vormontage einstellbar ist. Die Formulie- 35 - 23 - rung "einstellbar" 344ndert nichts daran, dass nur eine ger344teseitige M366glichkeit vorhanden sein muss. Dass diese auch bei den vorbenutzen Verstellelementen zum selbstt344tigen Toleranzausgleich gegeben war, ist - wie oben zu 6. ausge-f374hrt - der Aussage des Zeugen K. zu entnehmen. Der Begriff "Vormonta- ge" l344sst auch bei Heranziehung der Beschreibung nicht erkennen, dass er nicht bereits durch jede Herrichtung ausgef374llt werden k366nnte, die einen Zu-stand schafft, der beim verspannenden Verbinden von mit Abstand zueinander liegenden Bauteilen ver344ndert wird bzw. werden kann. Die aus Sicht der betei-ligten Unternehmen fehlerhafte Herstellung bei der Beklagten war damit eben-falls eine Vormontage, so dass zum Stand der Technik auch die Einstellbarkeit des Verkleinerungsma337es bei der Vormontage geh366rte. - 24 - 10. Die Kostenentscheidung folgt aus 247 97 Abs. 1 ZPO i.V.m. 247 121 Abs. 2 PatG. 36 Melullis Scharen Keukenschrijver Meier-Beck Gr366ning Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 25.11.2003 - 3 Ni 56/01 -
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