BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZR 29/07 vom 20. Juli 2010 in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 20. Juli 2010 durch den Vorsitzenden Richter Scharen, den Richter Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und die Richter Gr366ning und Dr. Grabinski beschlossen: Die Anh366rungsr374ge der Beklagten wird auf ihre Kosten zur374ckge-wiesen. Gr374nde: I. Mit Urteil vom 13. April 2010 hat der Senat auf die Berufung der Kl344ge-rin das am 30. November 2006 verk374ndete Urteil des Bundespatentgerichts abge344ndert und das deutsche Patent 42 03 820 im Umfang seiner Patentan-spr374che 1 und 2 f374r nichtig erkl344rt. Das Urteil wurde den Beklagten am 17. Mai 2010 zugestellt. 1 2 Mit ihrer am 27. Mai 2010 erhobenen Anh366rungsr374ge machen die Be-klagten geltend, die Entscheidung des Senats verletze ihren Anspruch auf rechtliches Geh366r, weil Elemente der Erw344gungen, mit denen der Senat die von den Beklagten hilfsweise verteidigte Fassung des Streitpatents zur374ckgewiesen habe, 374berraschend gewesen seien. Sie seien in der m374ndlichen Verhandlung zu er366rtern gewesen und zu ihnen sei den Beklagten Gelegenheit zur Stellung-nahme zu gew344hren gewesen. Der Senat habe die von den Beklagten hilfswei- - 3 - se verteidigte Fassung des Streitpatents, wonach in Patentanspruch 1 das zu-s344tzliche Merkmal aufgenommen worden sei, dass die Schwenklager aller St374tzbeine in Fahrtrichtung hinter dem Mastbock angeordnet seien, mit folgen-den Erw344gungen zur374ckgewiesen: a) dem erteilten Patentanspruch 1 sei nur ein konstruktives Detail hinzugef374gt worden, dem kein eigenst344ndiger erfinderi-scher Gehalt zukomme; b) dies entspreche dem eigenem Vorbringen der Be-klagten; c) es sei bereits zum Anmeldezeitpunkt bei fahrbaren Betonpumpen 374blich gewesen, den Mastbock hinter dem Fahrerhaus anzuordnen und d) als Beispiele f374r den Stand der Technik zeigten eine solche Anordnung etwa die deutsche Offenlegungsschrift 38 30 315 (Anlage 4) in Figur 2 sowie der Prospekt der Fa. Reich "Autobetonpumpen" (Anlage 13, S. 7). Es treffe zwar zu, dass bei fahrbaren Betonpumpen der Mastbock regel-m344337ig hinter dem Fahrerhaus angeordnet sei. Darin ersch366pfe sich jedoch nicht die technische Bedeutung des durch den Hilfsantrag zus344tzlich aufgenomme-nen Merkmals. Dass der Mastbock hinter dem Fahrerhaus angeordnet sei, hei-337e nicht, dass alle Schwenklager hinter dem Mastbock l344gen. Dass der Senat zu dem Ergebnis gelange, dieses Merkmal sei immer dann erf374llt, wenn bei ei-ner fahrbaren Betonpumpe der Mastbock hinter dem Fahrerhaus angeordnet sei, werde seinem Wortsinn nicht gerecht und sei 374berraschend. Der wiederge-gebene Stand der Technik zeige das im Hilfsantrag zus344tzlich hinzugekomme-ne Merkmal nicht. Dies sei auch nicht er366rtert worden. 3 Auch der Beurteilungsgegenstand und -ma337stab h344tte er366rtert werden m374ssen. Statt die Pr374fung der Rechtsfrage, ob der Gegenstand einer Erfindung am Priorit344tstag durch den Stand der Technik nahegelegt gewesen sei, anhand der Gesamtheit der L366sungsmerkmale der Erfindung in ihrem technischen Zu-sammenhang vorzunehmen, habe der Senat die Frage aufgeworfen, ob dem im Hilfsantrag zus344tzlich aufgenommenen Merkmal ein eigenst344ndiger erfinderi- 4 - 4 - scher Gehalt zukomme. Dies sei als mit der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unvereinbar anzusehen. Die Beklagten beantragen, das Berufungsverfahren fortzuf374hren und 374ber die von den Beklagten hilfsweise verteidigte Fassung des Streitpatents zu verhandeln. 5 Der Kl344gerin ist Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden. Sie widerspricht dem Vortrag der Beklagten, das rechtliche Geh366r sei hinsichtlich des mit den Parteien er366rterten Hilfsantrags nicht gewahrt worden, und bean-tragt, die Anh366rungsr374ge kostenpflichtig zur374ckzuweisen. 6 II. Die statthafte ( 247 122 a PatG , 247 321 a Abs. 2-5 ZPO ) und auch im 334bri-gen zul344ssige Anh366rungsr374ge ist unbegr374ndet. Sie k366nnte nur dann Erfolg ha-ben, wenn der Anspruch der Kl344gerin auf rechtliches Geh366r in entscheidungs-erheblicher Weise verletzt worden w344re. Daran fehlt es. 7 1. Nach st344ndiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind die Gerichte verpflichtet, die Ausf374hrungen der Prozessbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erw344gung zu ziehen. Das Gebot des rechtlichen Geh366rs soll sicherstellen, dass die von den Gerichten zu treffenden Entscheidungen frei von Verfahrensfehlern ergehen, welche ihren Grund in unterlassener Kenntnisnah-me und Nichtber374cksichtigung des Sachvortrags der Parteien haben ( BVerfGE 60, 250 , 252; 69, 141, 142 f.; BVerfG NJW-RR 2004, 1150 , 1151). 8 2. Entgegen dem Vorbringen der Beklagten ist der Hilfsantrag in der m374ndlichen Verhandlung gegen Ende der Anh366rung des gerichtlichen Sachver-st344ndigen mit den Parteien er366rtert worden. Erkennbarer Sinn dieser Er366rterung war - wie bei der haupts344chlichen Verteidigung des Streitpatents - die Kl344rung des erfinderischen Gehalts der insoweit verteidigten Merkmalskombination und 9 - 5 - damit auch, ob dieser durch das hinzugef374gte Merkmal ein solcher Gehalt zu-kommt. Einen solchen hat die Beklagte gleichwohl auch im Rahmen dieser Er-366rterung nicht reklamiert. Dar374ber hinaus ist das mit dem Hilfsantrag aus dem erteilten Unteran-spruch 3 in den Patentanspruch 1 374bernommene Merkmal, dass die Schwenk-lager aller St374tzbeine in Fahrtrichtung hinter dem Mastbock angeordnet sind, zuvor schon Thema der Verhandlung gewesen, wie auch den Entscheidungs-gr374nden des Urteils vom 13. April 2010 zu entnehmen ist. Bereits in seinen Ein-gangsausf374hrungen hat der Prozessbevollm344chtigte der Beklagten dieses durch den Hilfsantrag aufgegriffene zus344tzliche Merkmal schon im Hinblick auf die Auslegung des Merkmals e des Patentanspruchs 1 angesprochen, wonach die Schwenklager der vorderen St374tzbeine in unmittelbarer N344he der Schwenk-lager f374r die hinteren St374tzbeine angeordnet sind. Der Senat hat sich in den Entscheidungsgr374nden mit diesen Ausf374hrungen wie folgt auseinandergesetzt (Urteil S. 9 Tz. 16): 10 "Soweit die Beklagten ausgef374hrt haben, dass mit dem Merkmal der 'un-mittelbaren N344he' auch jene Positionierung des Mastbocks hinter dem Fahrerhaus in einem Zusammenhang stehe, wie sie von Patenanspruch 3 in der erteilten Fassung des Streitpatents erfasst ist und mit dem Hilfsan-trag aufgegriffen wird, ist weder aus der Streitpatentschrift ersichtlich noch von den Beklagten nachvollziehbar dargelegt worden, weshalb die vorge-nannte bei Betonpumpen dem Stand der Technik entsprechende Platzie-rung des Mastbocks erst durch die vorgeschlagene Anordnung der Schwenklager erm366glicht wird. Wie gerade die Offenlegungsschrift 31 24 029 (Anlage 3) in Figur 2 zeigt, findet sich f374r einen hinter dem Fah-rerhaus angeordneten Mastbock auch bei einer dort ebenfalls erfolgenden Anlenkung der vorderen St374tzbeine hinreichend Platz. (205)." Des Weiteren hat in der Berufungsverhandlung die Anordnung der Schwenklager hinter dem Mastbock entsprechend der hilfsweisen Fassung des Patentanspruchs 1 auch im Zusammenhang mit den Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik bei den Mobilkranen eine Rolle gespielt, was ebenfalls 11 - 6 - in den Entscheidungsgr374nden des Urteils vom 13. April 2010 Niederschlag ge-funden hat. Dort hei337t es u.a. (Urteil S.18 Tz. 35): "Die Beklagten machen gegen374ber einer Ber374cksichtigung der St374tzvor-richtungen bei Mobilkrane geltend, dass bei den im Streitfall entgegenge-haltenen Konstruktionen der Mastbock f374r den Kranausleger jeweils zent-ral in dem durch die vier Schwenklager gebildeten Abst374tzviereck liegt und sich die Schwenklager f374r die vorderen St374tzbeine daher nicht in un-mittelbarer N344he der Schwenklager f374r die hinteren St374tzbeine befinden. (205)." 3. Soweit die Beklagten meinen, dass sich aus den Entscheidungsgr374n-den zur hilfsweise verteidigten Fassung des Patentanspruchs 1 ergebe, dass der Senat die technische Bedeutung des aus Unteranspruch 3 374bernommenen Merkmals darauf reduziere, dass der Mastbock hinter dem Fahrerhaus ange-ordnet sei, unterliegen die Beklagten offensichtlich einem Fehlverst344ndnis: Ausweislich der Entscheidungsgr374nde in Tz. 28 des Senatsurteils folgt aus den Merkmalen c und e des Patentanspruchs 1, dass die Schwenklager nah zuein-ander etwa in Fahrgestellmitte angelenkt sind. Diese schon durch Patentan-spruch 1 vorgegebene Positionierung der Schwenklager wird durch das zus344tz-liche Merkmal aus Unteranspruch 3 nur um die Zuordnung des Mastbocks er-g344nzt, der so zu platzieren ist, dass die Schwenklager in Fahrtrichtung hinter diesem angeordnet sein sollen. Dies f374hrt zu der mit den Parteien in der m374nd-lichen Verhandlung er366rterten Anordnung des Mastbocks hinter dem Fahrer-haus. Eine solche Anordnung des Mastbocks ist allerdings durch das in den Entscheidungsgr374nden angef374hrte Material aus dem Stand der Technik be-kannt gewesen, wie auch die Beklagten nicht in Abrede stellen. 12 4. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist der Senat bei der Entschei-dung 374ber den Hilfsantrag auch nicht von seiner bisherigen Rechtsprechung abgewichen, wonach die Pr374fung einer erfinderischen T344tigkeit anhand der Ge-samtheit der L366sungsmerkmale der Erfindung in ihrem technischen Zusam-menhang vorzunehmen ist. Mit der durch die Anh366rungsr374ge angegriffenen 13 - 7 - Formulierung, dass das im Hilfsantrag zus344tzlich aufgenommene Merkmal dem erteilten Patentanspruch 1 ein konstruktives Detail hinzuf374gt, wird auch auf die Merkmale des Patentanspruchs 1 Bezug genommen. Dass es im Streitfall An-lass gegeben h344tte, neben der negativen Einsch344tzung des erfinderischen Ge-halts des zus344tzlichen Merkmals unter Hinweis auf die Darlegungen zur haupt-s344chlich verteidigten Fassung noch ausdr374cklich anzugeben, dass daher auch die hilfsweise Kombination nicht auf erfinderischer T344tigkeit beruhend angese-hen werde, tragen die Beklagten selbst nicht vor. In derartigen Konstellationen hat der Senat auch schon bisher in den Entscheidungsgr374nden seiner Urteile die vorgenommene Pr374fung eines erfinderischen Gehalts von hilfsweise vertei-digten Patentanspr374chen oder von Unteranspr374chen als solchen durch Ausf374h-rungen zusammengefasst, die sich nur auf das zus344tzlich zu der zuvor bereits bewerteten technischen Lehre hinzutretende Merkmal beschr344nkt haben (vgl. zuletzt etwa Urt. v. 17.11.2009 - X ZR 49/08; Urt. v. 12.01.2010 - X ZR 139/05; Urt. v. 9.2.2010 - X ZR 55/06; Urt. v. 23.03.2010 - X ZR 3/09). - 8 - III. Die Kostenentscheidung beruht auf einer entsprechenden Anwen-dung von 247 91 Abs. 1 ZPO i.V.m. Kostenverzeichnis Nr. 1700 zum GKG. 14 Scharen Keukenschrijver M374hlens Gr366ning Grabinski Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 30.11.2006 - 3 Ni 42/05 -
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