BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 29/11 Verkündet am: 18. Dezember 2014 Wermes Justiz amtsinspektor als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle in dem Patentnichtigkeitsverfahren - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 18. Dezember 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. MeierBeck, die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann, Dr. Deichfuß und die Ric h- terin Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Auf die Berufung der Klägerin wird das am 3. November 2010 ve r- künd ete Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundesp a- tentgerichts teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neu g e- fasst: Das europäische Patent 612 150 wird mit Wirkung für die Bunde s- republik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 7 und de s Patentanspruchs 9, soweit dieser auf die Patentansprüche 1 bis 7 rückbezogen ist, für nichtig erklärt. Die Berufung der Beklagten wird zurückgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte i st Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und während des Berufungsverfahrens infolge Zeitablaufs erloschenen europäischen Patents 612 150 (Streitpatents), das unter Ina n- spruchnahme einer Priorität vom 13. Februar 1993 am 12 . Februar 1994 ang e- meldet wurde. Es umfasst neun Patentansprüche, von denen die Ansprüche 1 und 5 nebengeordnet sind und folgenden Wortlaut haben: " 1. Gerät der Unterhaltungselektronik mit einem Tuner, welcher auf die den einzelnen Programmplatznummern zug eordneten Empfangsfrequenzen abstimmbar ist, und einer Bedieneinheit zur Anwahl der Programmplatznummern mittels zweier Ta s- ten, von denen eine zur Anwahl von Programmplätzen mit kleinerer Programmplatznummer und die andere zur Anwahl von Programmplätzen mi t größerer Programmplatznummer vorgesehen ist, wobei die Bedieneinheit in einer Betriebsart betreibbar ist, in der ein schnelles Durchlaufen in Richtung kleinerer oder größerer Programmplatznummern erfolgt und das schnelle Durchlaufen während einer Dauerbe tätigung e i- ner der beiden Tasten erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass auf einem Display (16) eine rollierende, alphanumerische A n- zeige der Programmplatznummer erfolgt, und dass die A b- stimmung des Tuners (10) auf eine neue Empfangsfrequenz erst nach Beendi gung der genannten Dauerbetätigung einer der beiden Tasten (5, 6) erfolgt. 5. Fernsehempfänger mit einem Tuner, welcher auf die den ei n- zelnen Programmplatznummern zugeordneten Empfangsfr e- quenzen abstimmbar ist, und einer Bedieneinheit zur Anwahl der Progr ammplatznummern mittels zweier Tasten, von denen eine zur Anwahl von Programmplätzen mit kleinerer Pr o- grammplatznummer und die andere zur Anwahl von Pr o- grammplätzen mit größerer Programmplatznummer vorges e- hen ist, wobei die Bedieneinheit in einer Betriebsa rt betreibbar ist, in der ein schnelles Durchlaufen in Richtung kleinerer oder größerer Programmplatznummern erfolgt und das schnelle Durchlaufen während einer Dauerbetätigung einer der beiden Tasten erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass während des schnel len Durchlaufens in Richtung kleinerer oder größerer 1 - 4 - Programmplatznummern auf dem Bildschirm (16) des Fer n- sehempfängers den Programmplatznummern zugeordnete Senderkurzbezeichnungen in Tabellenform dargestellt we r- den, wobei das schnelle Durchlaufen in der T abelle optisch signalisiert wird, und dass die Abstimmung des Tuners (10) auf eine neue Empfangsfrequenz erst nach Beendigung der genannten Dauerbetätigung einer der beiden Tasten (5, 6) e r- folgt. " Die Klägerin, die wegen Verletzung des Streitpatents in A nspruch g e- nommen wird, hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 7 sowie 9 (soweit rückbezogen auf die Ansprüche 1 bis 7) nicht patentfähig. Das Patentgericht hat das Streitpatent im Umfang der Paten tanspr ü- che 5, 6 und 9, soweit auf Anspruch 5 oder Anspruch 6 in seiner Rückbezi e- hung auf Patentanspruch 5 rückbezogen, für nichtig erklärt und die Klage im Übrigen abgewiesen. Hiergegen richten sich die Berufung der Beklagten, die weiterhin die vol l- ständ ige Klageabweisung erreichen will und hilfsweise das Streitpatent mit b e- schränkten Fassungen des Patentanspruchs 5 verteidigt, sowie die Berufung der Klägerin und ihrer (zweitinstanzlichen) Streithelferin, mit der diese die we i- tergehende Nichtigerklärung d es Streitpatents im Umfang der Patentanspr ü- che 1 bis 4, des Patentanspruchs 6, soweit hierauf rückbezogen, des Patenta n- spr u ch s 7 in seiner Rückbeziehun g auf die Patentansprüche 1 bis 6 sowie des Patentanspruchs 9 in seiner Rückbeziehung auf die Ansprüche 1 bis 4, 6 und 7 erstreben. Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr. K . ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Ver - handlung erläutert und ergänzt hat. 2 3 4 5 - 5 - Entscheidungsgründe : I. Das Streitpatent b etrifft ein Gerät der Unterhaltungselektronik, insb e- sondere ein Fernsehgerät, mit einer Bedieneinheit zur Anwahl von Program m- platznummern. 1. Im Stand der Technik war für solche Geräte, wie die Patentschrift e r- läutert, eine Programmumschaltung mittels Aufwä rts - und Abwärts - Tasten b e- kannt. Zur Umschaltung von Programmplatz 1 auf Platz 10 war es danach n ö- tig, neunmal die Aufwärts - Taste zu betätigen, wobei jeweils eine Neuabsti m- mung des Empfängers mit einem Zeitaufwand von etwa einer halben Sekunde erfolgte. Di ese Art und Weise der Programmplatzumschaltung sieht das Strei t- patent als umständlich und zeitaufwändig an. Soweit im Stand der Technik eine sequentielle Programmfortschaltung mittels einer Dauerbetätigung von Tasten bekannt war, mit der alle 150 ms zum nä chsten Programm weitergeschaltet wird, kritisiert das Streitpatent daran, dass dabei ein störendes Flimmern auf dem Bildschirm des Fernsehempfängers auftritt. 2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das Problem, einen schnellen und komfortablen Programmwechsel zu ermöglichen. 3. Zur Lösung dieses Problems schlägt Patentanspruch 1 ein Gerät der Unterhaltungselektronik mit folgenden (wie im angefochtenen Urteil gegliede r- ten) Merkmalen vor: 1 eine n Tuner, welcher auf die den einzelnen Programmplat z- nu mmern zugeordneten Empfangsfrequenzen abstimmbar ist ; 2 eine Bedieneinheit zur Anwahl der Programmplatznummern mittels zweier Tasten, von denen 2.1 eine zur Anwahl von Programmplätzen mit kleinerer Pr o- grammplatznummer vorgesehen ist und 6 7 8 9 - 6 - 2.2 die andere zur Anwahl von Programmplätzen mit größ e- rer Programmplatznummer, 2.3 wobei die Bedieneinheit in einer Betriebsart betreibbar ist, 2.3.1 in der ein schnelles Durchlaufen in Richtung kleinerer oder größerer Programmplatznummern erfolgt 2.3.2 und zwar während ein er Dauerbetätigung einer der beiden Tasten ; 3 eine rollierende, alphanumerische Anzeige der Program m- platznummer auf einem Display (16); 4 die Abstimmung des Tuners (10) auf eine neue Empfangsfr e- quenz erfolgt erst nach Beendigung der Dauerbetätigung einer d er beiden Tasten (5, 6). Beim Gegenstand von Patentanspruch 5, der anders als Anspruch 1 nicht allgemein auf ein Gerät der Unterhaltungselektronik, sondern auf einen Fernsehempfänger gerichtet ist, tritt an die Stelle des Merkmals 3 das folgende Merkmal 3': 3' während des schnellen Durchlaufens in Richtung kleinerer oder größerer Programmplatznummern 3.1' werden auf dem Bildschirm (16) des Fernsehempfängers den Programmplatznummern zugeordnete Senderkur z- bezeichnungen in Tabellenform dargestellt und 3.2' wird das schnelle Durchlaufen in der Tabelle optisch si g- nalisiert. 10 - 7 - 4. Zwei Merkmale bedürfen einer kurzen Erläuterung: a) Soweit in der Merkmalsgruppe 2.3 ein "schnelles Durchlaufen" g e- fordert wird, ist dies entsprechend den Ausführungen des Patentgericht s dahin aus zulegen , dass erfindungsgemäß für einen Wechsel von einem Program m- platz zum nächsten weniger Zeit benötigt wird , als für eine Neuabstimmung des Empfängers erforderlich wäre. Der beschleunigte Lauf durch die Program m- platznummern soll dadurch errei cht werden, dass dies statt einer Mehrfachbet ä- tigung durch eine Dauerbetätigung der Tasten erfolgen kann sowie die Absti m- mung des Tuners erst zum Schluss erfolgt und damit d ie zeitaufwändige Ne u- abstimmung bei jedem Voranschreiten zur nächsten Programmplatz nummer entfällt ( Sp. 1 Z. 32 bis 43). Da im Gegensatz zu dem individuell sehr unte r- schiedlich en Zeitaufwand für eine Mehrfachbetätigung der Tasten nur letzteres im Sinne einer beschleunigten Durchführung der Programmumschaltung (Sp. 2 Z. 18 bis 23) messbar ist, setzt ein im Sinne der Merkmalsgruppe 2.3 schnelle s Durchlauf en für das Voranschreiten zur jeweils nächsten Programmplatznu m- mer einen geringeren Zeitaufwand voraus , als für eine Neuabstimmung des Tuners erforderlich wäre. b) Merkmal 4 verlangt nicht, wie es das Patentgericht im Zusamme n- hang mit der Prüfung der Patentfähigkeit des Gegenstands des Patenta n- spruchs 5 zutreffend ausgeführt hat, dass die Abstimmung des Empfängers automatisch und unmittelbar nach Beendigung der Dauerbetätigung einer der beid en Tasten erfolgt, sondern gibt nur vor, dass diese nicht vorher vorgeno m- men wird. Für die Auslegung des Merkmals 4 ist nicht allein auf eines der be i- den Ausführungsbeispiele der Beschreibung des Streitpatents abzustellen. U m- fasst ist daher auch eine Ausge staltung, bei der die Programmauswahl anhand einer Tabelle gemäß der Merkmalsgruppe 3' zusätzlich auch mittels eines wi e- derholten Drücken s der Steuertasten durchgeführt werden kann und gleichwohl von einer Neuabstimmung des Tuners abgesehen wird. Dies erfo rdert , das E n- 11 12 13 - 8 - de der Programmauswahl auf andere Weise zu signalisieren , wie etwa durch die Betätigung einer weiteren Taste. II. Das Patent gericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei patentfä hig. Es könne nicht festgestellt werden, dass der in der mündlichen Verhandlung von der Klägerin vorgeführte Videokassettenrekorder V . des Herstellers S . zum Stand der Technik gehöre. Die Inaugenscheinnahme des Geräts habe zwar ergeben, da ss bei dem Videorecorder sämtliche Merkmale des Patenta n- spruchs 1 realisiert seien. Auch wenn unterstellt werde, dass das vorgeführte Gerät oder jedenfalls Geräte des gleichen Typs vor dem Prioritätstag auf dem Markt angeboten und vertrieben worden seien, habe die Klägerin aber die Mö g- lichkeit einer nachträglichen Veränderung von Hard - und Software nicht entkrä f- ten können. Diese Möglichkeit sei auch nicht fernliegend, weil solche Veränd e- rungen insbesondere durch planmäßige oder außerplanmäßige Software - Upda tes, Reparaturen oder dergleichen vorgenommen worden sein könnten. Die aus dem Stand der Technik entgegengehaltenen Schriften nähmen den Gegenstand des Patentanspruchs 1 weder vorweg noch legten sie ihn nahe. Der Gegenstand des Patentanspruchs 5 beruhe hingegen nicht auf erfi n- derischer Tätigkeit. Der deutschen Offenlegungsschrift 39 21 847 (D3) sei eine für den Fernsehempfang verwendbare Einrichtung zur Programmwahl mittels Teletext - Tabellen zu entnehmen. Sie finde Anwendung in einem Fernsehgerät, das au ch einen Tuner aufweise und über eine Bedieneinheit mit Tasten zur Anwahl von kleineren und größeren Programmnummern verfüge. Diese Bedien - einheit bewege einen Cursor durch eine auf dem Bildschirm wiedergegebene tabellarische Programmübersicht mit Programm platznummern sowie Sendere r- kennungen. Bei einem Programmwechsel werde zunächst die Programmübe r- sicht aufgerufen. Danach werde der Cursor auf die Zeile mit dem gewünschten 14 15 16 - 9 - Programmplatz bewegt und die Wahl mit einer Bestätigungstaste ausgeführt. Der Cursor signalisiere mithin das Durchlaufen in der Tabelle auf optische We i- se (Merkmal 3.2'). Da die Tabelle nach aufsteigenden Programmnummern g e- ordnet sei, erfolge das Durchlaufen der Tabelle entweder in Richtung kleinerer oder größerer Programmnummern. Erst nac h Bedienung der Bestätigungstaste würden die erforderlichen Abstimmdaten für den zuvor ausgewählten Pr o- grammplatz ermittelt und der Tuner auf die neue Empfangsfrequenz umg e- stimmt (Merkmal 4). Da die Abstimmung des Tuners gemäß der D3 erst nach Betätigung d er Steuertasten erfolge, so dass beim Durchlaufen der einzelnen Programmnummern die für ein Abstimmen des Tuners erforderliche Zeit entfa l- le, entnehme der Fachmann dieser Lehre, dass die Programmplatznummern schnell durchlaufen werden könnten (Merkmale 2.3 .1 und 3'). Der Gegenstand des Patentanspruchs 5 unterscheide sich damit von der D3 nur dadurch, dass diese nicht offenbare, ob die Steuertasten zum Durchla u- fen der Programmplatznummern dauerhaft gedrückt werden könnten und auf diese Weise eine schnelle Bewegung des Cursors durch die Tabelle bewirkt werden könne. Eine solche Ausgestaltung zur Betätigung der Steuertasten liege jedoch für den Fachmann als den das Patentgericht einen Diplomingenieur mit universitärer Ausbildung in der Elektro - , Informatio ns - oder Nachrichtentechnik mit Erfahrungen in der Entwicklung von Komfortfunktionen für Rundfunk - und Fernsehempfänger angesehen hat zur weiteren Erhöhung der Benutze r- freun d lichkeit nahe, weil ihm zum maßgeblichen Zeitpunkt aus dem Alltagsg e- brauch Curso rsteuerungen mit einer Dauerbetätigung von Steuertasten bekannt gewesen seien und zudem in Aufsätzen der Zeitschrift Funk - Technik (1984, S. 238 bis 240 (Anl. D5) sowie S. 296 bis 297) eine Autorepeat - Funktion durch Dauerdruck auf Tasten zur Programmplatzfo rtschaltung, mit der alle 150 ms zum nächsten Programmplatz weitergeschaltet werde, beschrieben gewesen sei. 17 - 10 - III. Dies hält der Berufung der Beklagten, nicht aber der Berufung der Klägerin und ihrer Streithelferin stand. 1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist gegenüber der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung nicht neu. a) Nach den nicht angegriffe nen Feststellungen des Patent gerichts weist der von der Klägerin präsentierte Videorekorder des Typs S . V . sämtliche Merkmale des Gegenstands v on Patentanspruch 1 auf. b) Aufgrund de s Ergebnis ses der Beweisaufnahme ist der Senat davon überzeugt , dass Videorekorder mit den im vorliegenden Zusammenhang inter - essierenden technischen Merkmalen dieses Geräts vor dem Prioritätstag in den Verkehr gebrac ht wurden und damit der Öffentlichkeit zugänglich waren. Der erstinstanzlich vorgelegte Videorekorder weist auf einem in ihm ve r- bauten Elektromotor die Datumsangabe "28 Oct 90" auf, was auf ein Herste l- lungsdatum für diesen Elektromotor vom 28. Oktober 1 990 hinweist. Weiterhin sind auf einer Trägerplatte dieses Videorekorders die Zahlen "90 - 12 - 19" eing e- stanzt, was mit einem Herstellungsdatum vom 19. Dezember 1990 korrespo n- dieren könnte. Ein weiterer, zweitinstanzlich vorgelegter Videorekorder des Typs S . V . , der unbestritten ebenfalls sämtliche Merkmale des Ge - genstands von Patentanspruch 1 aufweist, enthält eine Trägerplatte mit den eingestanzten Zahlen " 91 - 02 - 27 " , was mit einem Herstellungsdatum vom 27. Februar 1991 korrespondieren könnte. Der Sa chverständige hat hierzu ausgeführt, dass auch Anfang der 1990er Jahre Zulieferteile wie der Elektrom o- tor in der Regel nicht lang e im Lager gehalten wurden. Beide Videorekorder tragen ein fernmeldetechnisches Zulassungsze i- chen gemäß § 15 und Anlage 1 de r Fernmeldezulassungsverordnung vom 15. April 1988 mit einem Posthorn als Postsignum und einer Zulassungsnu m- mer, die gemäß der von der Klägerin vorgelegten Auskunft der Bundesnetz - 18 19 20 21 22 23 - 11 - agentur (Anl. K6) auf eine fernmeldetechnische Zulassung vom 6. April 1990 h inweist. Gemäß § 16 und Anlage 1 der Telekommunikationszulassungsve r- ordnung vom 22. März 1991, welche an die Stelle der Fernmeldezulassung s- verordnung trat, musste das Zulassungszeichen für Funkanlagen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 Fernmeldeanlagengesetzes (in der Fassung vom 3. Juli 1989) wie die von der Klägerin präsentierten Videorekorder ab dem 1. April 1991 e i- nen Bundesadler tragen. Lediglich für eine Übergangszeit bis zum 31. Dezem - ber 1991 durfte das Zulassungszeichen noch mit einem Postsignum und oh ne Bundesadler entsprechend § 15 der Fernmeldezulassungsverordnung versehen sein. Der Senat folgert aus diesen Indizien mit dem erforderlichen, aber auch ausreichenden , für das praktische Leben brauchbaren Grad von Gewissheit (vgl. BGH , Urteil vom 17. F ebruar 1970 III ZR 139/67, BGHZ 53, 245 , 255 f. unter II 2 a) ein Inverkehrbringen der beiden präsentierten Videorekorder vom Typ S . V . vor dem 1. Januar 1992. Es ist zwar jeweils für sich ge - nommen denkbar, dass einzelne der vorgenannten Indizi en bei einem nach diesem Datum in den Verkehr gebrachten Videorekorder dieses Typs aufgetr e- ten sind. Die Möglichkeit , diese Indizien könnten sämtlich in Koinzidenz bei be i- den der präsentierten Videorekorder aufgetreten sein, ist indessen so fernli e- gend , da ss Zweifeln Schweigen geboten ist, auch wenn solche nicht völlig au s- zuschließen sein mögen (vgl. dazu BGH , Urteil vom 17. Februar 1970 , aaO.). c) Ebenso ist der Senat davon überzeugt, dass die technische Funkti o- nalität der präsentierten Videorekorder in sbesondere hinsichtlich der Merkmale, die dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 entsprechen, seit der Herstellung der Rekorder nicht verändert wurde. Die Videorekorder sind gemäß den Au s- führungen des Sachverständigen mit einem Mikrocontroller bestückt, der im Chip ein en Nur - Lese - Speicher (Read - Only - M emory, ROM) mit dem die Funkt i- onsweise bestimmenden Programm enthält. Der Speicher wird mit Hilfe von 24 25 - 12 - Masken bei der Herstellung programmiert. Eine nachträgliche Veränderung di e- ses Programms insbesondere im Sinne von Software - oder Firmwareupdates ist danach nicht mehr möglich. Ein Austausch des Mikrocontroller chips nebst seinem Speicher als Ganzes hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit an den Lötste l- len Spuren hinterlassen , welche der Sachverständige jedenfalls an de m ersten von der Klägerin präsentierten Videorekorder nicht fest stellen konnte . Zweifel an der Integrität der Geräte erg eben sich auch nicht aus der Mö g lichkeit, dass der Mikroprozessorchip in den Videorekordern zusammen mit einem Platinenaustausch ausg ewechselt wurde . Dies bedeute te , dass ein so l- cher Austausch der Platine auf beiden, unabhängig voneinander von der Kläg e- rin über das Internet gebraucht erworbenen Videorekordern vorgenommen und dabei bei beiden jeweils ein neuer Mikroprozessorchip eingebau t worden sein müsste , dessen Programmierung hinsichtlich eine s der Merkmale des Gege n- stands des Streitpatents nach dem Prioritätstag verändert worden wäre. Die Möglichkeit einer solche n Koinzidenz ist ebenfalls fernliegend und steht daher der Überzeugung d es Senats von der Vorbenutzung der Rekorder in ihrer he u- tigen technischen Beschaffenheit nicht entgegen . 2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 5 ist vom Patentgericht zu Recht als nicht patentfähig angesehen worden, weil er nicht auf einer erfinder i- schen T ätigkeit beruht. a) Die Annahme des Patentgerichts, die D3 offenbare bis auf das Merkmal des Schnelldurchlaufs durch Dauerbetätigung einer Auf - oder A b- wärts - Taste (Merkmal 2.3.2) sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 5, wird von der Berufung der Beklagten nur hinsichtlich der Merkmale 2.3.1 und 4 a n- gegriffen. Hinsichtlich der übrigen Merkmale wird deshalb auf die Ausführungen des Patentgerichts verwiesen. 26 27 28 - 13 - aa) Die D3 beschreibt, dass die Programmwahl nach dem Drücken einer Bestätigungstaste ausgeführt wi rd, nachdem im Fernsehempfangsgerät die Programmübersicht aufgerufen und der Cursor auf den gewünschten Pr o- grammplatz bewegt wurde. Für die Programmwahl wird vom Mikroprozessor die Programmplatznummer ermittelt, auf welcher der Cursor steht, und anschli e- ße nd die Adresse ermittelt, unter welcher die Abstimmdaten abgespeichert sind (D3, Sp. 2 Z. 14 bis 25). Somit werden bei dieser Programmwahl die Abstim m- daten zur Einstellung des Tuners für den Fernsehempfang erst ermittelt, nac h- dem der Cursor zu dem gewünsch ten Programmplatz vorgerückt und die Best ä- tigungstaste betätigt wurde. Dies entspricht abgesehen von einer in der D3 nicht offenbarten Dauerbetätigung der Cursortasten dem Merkmal 4, auch wenn die Abstimmung des Tuners nicht unmittelbar nach dem Drücke n der Cursortasten , sondern erst nach dem Drücken einer Bestätigungstaste erfolgt. bb) Weiterhin lehrt die D3 ein schnelles Durchlaufen der Programmplat z- nummern in dem Sinne, dass für den Wechsel von einer Programmplatznu m- mer zur nächsten weniger Zeit v erstreicht, als es für eine Abstimmung des T u- ners nötig wäre. Wie das Patentgericht zutreffend erkannt hat, entnimmt der Fachmann, den das Patentgericht zutreffend definiert hat, dem Wegfall eines Abstimmvorgangs am Tuner nach jedem Vorrücken zur nächsten Program m- platznummer, dass damit die das Vorrücken in Anspruch nehmende Zeit w e- sentlich verkürzt wird. Es kommt nur noch auf die Zeit an, die der Nutzer für das mehrmalige Drücken der Cursortasten benötigt. Diese ist deutlich kürzer als die jedenfalls zum P rioritätszeitpunkt erforderliche Zeit für ein jeweils erneutes A b- stimmen des Tuners. Der Fachmann entnimmt dem Fehlen eines Abstimmvo r- gangs beim Vorrücken zwischen den Programmplatznummern deshalb, dass dieses Vorrücken schnell im Sinne des in der Merkmals gruppe 2.3 verwendeten Begriffpaars "schnelles Durchlaufen" vollzogen wird, womit die D3 ih n auch das Merkmal 2.3.1 lehrt. 29 30 - 14 - b) Ausgehend von dieser Lehre der D3 lag es für den Fachmann nahe, eine Dauerbetätigung der Auf - und Abwärts - Tasten vorzusehen. De r Aufsatz D5 beschreibt ein Abstimmsystem für Fernseh - und Run d- funkgeräte, bei dem die Programme mit Hilfe von Plus - und Minus - Tasten au s- gewählt werden können. Wenn eine dieser Tasten länger als 0,6 Sekunden g e- drückt wird, wird eine automatische Wiederholu ngsfunktion wirksam, mit der alle 150 ms zum nächsten Programm weitergeschaltet wird. Dies entspricht dem Merkmal 2.3.2. Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt und der Sac h- verständige bestätigt hat, zeigt die D5 insoweit exemplarisch eine dem Fac h- mann bereits zum Priori tätszeitpunkt allgemein bekannte, zum Stand der Tec h- nik gehörende Wiederholungsfunktion für die Nutzung von Cursortasten . Ausgehend von der D3 hatte der Fachmann Anlass, den Komfort der dort gezeigten Programmauswahl mit der allgemein bekannten und in der D5 exemplarisch für die Programmauswahl in einem Fernsehempfänger gezeigten Wiederholungsfunktion zu verbessern, um den Nutzern der Fernsehempfänger die mit dieser Funktion verbundene Erleichterung nicht vorzuenthalten. Es war deshalb vom Fachmann allgemein zu erwarten, diese unter anderem aus der D5 für Fernsehgeräte bekannte Funktion gemäß Merkmal 2.3.2 auch in einem Gerät zu implementieren, das entsprechend der D3 alle weiteren Merkmale des Gegenstands von Patentanspruch 5 aufwies. 3. Patentanspruch 5 ist auch nicht in der Fassung einer der gestellten Hilfsanträge rechtsbeständig . Keine r der Gegenstände der mit den Hilfsantr ä- gen verteidigten Fassungen des Streitpatents erweist sich als patentfähig. Die Frage der Zulässigkeit der Hilf santräge kann daher offen bleiben . a) Gemäß Hilfsantrag IV welcher sämtliche Merkmale der Hilfsantr ä- ge I bis III enthält wird Patentanspruch 5 hinsichtlich seines Merkmals 3.1' d a- hin modifiziert , dass 31 32 33 34 35 - 15 - "auf dem Bildschirm (16) des Fernsehempfängers ein Bildinhalt und den Programmplatznummern zugeordnete Senderkurzb e- zeichnungen in Tabellenform dargestellt werden" (Unterstreichung zum Vergleich mit Merkmal 3.1' in der erteilten Fassung) und am Ende mit folgenden Merkmalen ergänzt : "wobei einem Mikrocomput er des Fernsehempfängers eine Info r- mation über die Beendigung der genannten Dauerbetätigung einer der beiden Tasten übermittelt wird, der Mikrocomputer als Reaktion auf die Übermittlung der Inform a- tion über die Dauerbetätigung einer der beiden Tasten steu ert, dass die den Programmplatznummern zugeordneten Senderkur z- bezeichnungen in Tabellenform auf de m Bildschirm dargestellt werden und der Mikrocomputer als Reaktion auf die Übermittlung der I n- formation über die Beendigung der Dauerbetätigung einer der be i- den Tasten die Abstimmung des Tuners auf die neue Empfang s- frequenz einleitet." aa) Die Darstellung der in der D3 gezeigten Programmplatznummern stützt sich technisch auf die damals bekannte Realisierung von Teletextseiten auf Fernsehbildschirmen. Für di ese Technik war es entsprechend den Ausfü h- rungen des Sachverständigen bekannt, die Teletextseiten mit dem laufenden Fernsehprogramm zu hinterlegen. Bei einer tabellierten Darstellung der Pr o- grammplätze im Teletextformat lag es daher nahe, hierfür auch die Option einer Hinterlegung mit dem laufenden Fernsehprogramm vorzusehen. bb) Es kann offen bleiben, ob der Gegenstand eines gemäß Hilfsa n- trag IV am Ende ergänzten Patentanspruchs 5 anders als Merkmal 4 der ertei l- ten Fassung fordert , dass auf die Beendigu ng der Dauerbetätigung einer der 36 37 - 16 - beiden Tasten zur Programmauswahl unmittelbar, also ohne die Betätigung einer Bestätigungstaste , die Abstimmung des Tuners eingeleitet wird. Auch bei einer solchen Auslegung wäre der Gegenstand gemäß Hilfsantrag IV nicht p a- tentfähig. Für eine Programmwahl gemäß der D3 sowie für die Wiederholungsfun k- tion gemäß der D5 war es entsprechend den Ausführungen des Sachverständ i- gen erforderlich und deshalb naheliegend , einen Mikrocomputer einzusetzen, dem die für seinen Programmab lauf erforderlichen Informationen zugeleitet werden mussten. Zu diesem von ihm gesteuerten Programmablauf gehört auch die Darstellung der Tabelle auf dem Bildschirm gemäß der Merkmalsgruppe 3' sowie das Einleiten der Abstimmung des Tuners gemäß Merkmal 4. D abei kann der Fachmann vorsehen, dass der Tuner unmittelbar nach der Beendigung eines Dauerdrückens der Cursortasten neu abgestimmt oder vor diesem Schritt noch das Drücken einer Bestätigungstaste oder ein ähnl i- ches Signal abgewartet wird . Entsprechend den Ausführungen des Sachve r- ständigen waren dem Fachmann für die Auswahl eines Elements aus einer T a- belle beide Varianten bekannt, so dass von ihm zu erwarten war, je nach Zweckmäßigkeit eine der beiden Varianten vorzusehen. Hinsichtlich der Zweckmäßigkei t kam es dabei auf weitere , zum Stand der Technik gehörende Faktoren an, wie etwa die Schnelligkeit des Durchlaufens der Tabelle und der Häufigkeit , mittels der Dauerbetätigung über das Ziel hinaus zu gelangen , sowie den allgemeinen Erwartungen der Nutzer an die Men ü führung. Technische Schwierigkeiten waren hierfür nicht zu überwinden. Es hat daher für den Fac h- mann auch eine Ausgestaltung nahegelegen, bei der der Tuner unmittelbar auf die Beendigung der Dauerbetätigung einer der beiden Cursortasten neu abg e- stimmt und dies mit den weiteren Merkmalen des Gegenstands gemäß Hilfsa n- trag IV kombinier t wird . 38 39 - 17 - b) Danach fehlt auch die Patentfähigkeit der Gegenstände gemäß den Hilfsanträgen I bis III, denen jeweils Teilmerkmale von Hilfsantrag IV fehlen und die damit einen Gegenstand gemäß Patentanspruch 4 umfassen. Dasselbe gilt für Hilfsantrag VIII ; er umfasst unter Streichung von Teilmerkmalen gemäß Hilfsantrag IV den Gegenstand dieses Hilfsantrags. Die Abweichung in der Formulierung , nach der anstelle der Worte "al der Dauerbetätigung " das Wort "daraufhin" verwende t wird , führt nicht zu einem Pa tentgegenstand, der den Gegenstand gemäß Hilfsantrag IV nicht u m- fass t e. c) Gemäß den Hilfsanträgen V bis VII soll das Streitpatent lediglich die beiden erteil ten Patentansprü ch e 1 und 5 oder nur einen dieser beiden P a- tentansprüche aufweisen. Da sowohl der Patentanspruch 1 als auch der erteilte Patentanspruch 5 nicht rechtsbeständig sind, sind auch die Gegenstände g e- mäß den Hilfsanträgen V bis VII nicht patentfähig. 4. Anhaltspunkte dafür, dass eine Einbeziehung von Merkmalen der Unteransprüche einen patentfähigen Gegenstand des Patentanspruchs 1 oder 5 ergeben könnte, sind weder geltend gemacht noch ersichtlich. 40 41 42 - 18 - IV. Die Kostenfolge beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 , § 97 Abs. 1, § 101 Abs. 2 ZPO (BGH, Urteil vom 16. Oktober 2007 X ZR 226/02, GRUR 2008, 60 - Sammelhefter II). Meier - Beck Grabinski Hoffmann Deichfuß Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 03.11.2010 - 5 Ni 55/09 (EU) - 43
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