BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 3/09 Verk374ndet am: 23. M344rz 2010 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 23. M344rz 2010 durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Rich-ter Gr366ning, Dr. Berger, Dr. Grabinski und Hoffmann f374r Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 8. Oktober 2008 verk374ndete Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten des Beklagten zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Der Beklagte ist Inhaber des auch mit Wirkung f374r das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 1 049 518 (Streit-patents), das am 20. Januar 1999 unter Inanspruchnahme der Priorit344t einer schwedischen Patentanmeldung vom 23. Januar 1998 angemeldet worden ist. Es betrifft einen "Dispenser" (Spender) von kugelf366rmigen Gegenst344nden und umfasst neun Patentanspr374che. 1 Patentanspruch 1 lautet in der englischen Verfahrenssprache wie folgt: 2 " An apparatus for storing and dispensing a desired number of spherical objects (1) said apparatus comprising: a vibrator (9); a conveyor belt (11) for conveying the spherical objects (1) from an infeed position to a discharge position; a magazine having a sloping floor surface (2, 3, 4, 7), in-cluding a lower region (7) in the proximity of the conveyor belt infeed position, characterised in that the lower region (7) is coupled to the vibrator (9), permitting - 3 - actuation of the vibrator (9) to vibrate the lower region (7) to cause spherical objects (1) on the sloping floor surface (2, 3, 4, 7) to be discharged one by one to the conveyor belt (11); and in that the apparatus further comprises an object counter (16) for counting the spherical objects (1) on the conveyor belt (11) as the spherical objects (1) approach the discharge position." In der ver366ffentlichten deutschen 334bersetzung hat Anspruch 1 folgenden Wortlaut: 3 " Ger344t zum Lagern und Spenden einer gew374nschten Anzahl von kugelf366rmigen Gegenst344nden (1), das Folgendes umfasst: einen R374ttler (9); ein F366rderband (11) zum Bef366rdern der kugelf366rmigen Gegenst344nde (1) von einer Einf374hrposition zu einer Ab-f374hrposition; ein Magazin mit einer geneigten Bodenfl344che (2, 3, 4, 7), das einen unteren Bereich (7) in der N344he der F366rder-bandeinf374hrposition aufweist, dadurch gekenn-zeichnet, dass der untere Bereich (7) an den R374tt-ler (9) gekoppelt ist, wodurch die Bet344tigung des R374ttlers (9) zum R374tteln des unteren Bereichs (7) gestattet wird, so dass kugelf366rmige Gegenst344nde (1) auf der geneigten Bodenfl344che (2, 3, 4, 7) nacheinander zum F366rderband (11) abgef374hrt werden, und dass das Ger344t weiter einen Gegenstandsz344hler (16) zum Z344hlen der kugelf366rmigen Gegenst344nde (1) auf dem F366rderband (11), w344hrend sich die kugelf366rmigen Gegenst344nde (1) der Abf374hrposition n344hern, umfasst." Wegen der unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 r374ckbezogenen Unteranspr374che 2 bis 9 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen. 4 Mit der Nichtigkeitsklage hat die Kl344gerin, die wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch genommen wird, geltend gemacht, dass der Gegenstand des Streitpatents gegen374ber dem Stand der Technik nicht pa-tentf344hig sei, da er nicht auf erfinderischer T344tigkeit beruhe. Zur Begr374ndung hat sich die Kl344gerin insbesondere auf eine Golfballausgabemaschine aus dem 5 - 4 - Jahre 1988 als offenkundige Vorbenutzung berufen. Die Kl344gerin hat beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang f374r nichtig zu erkl344ren. Der Beklagte ist der Klage entgegen getreten und hat Patentanspruch 1 hilfsweise mit mehreren ge344nderten Fassungen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung f374r das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang f374r nichtig erkl344rt. 6 Hiergegen richtet sich die Berufung des Beklagten, mit der er Patentan-spruch 1 des Streitpatents in deutscher Sprache haupts344chlich dahingehend verteidigt, dass den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 die kennzeich-nenden Merkmale der erteilten Unteranspr374che 2 bis 5 hinzugef374gt werden. Nach dem Hauptantrag soll Patentanspruch 1 danach folgende Fassung erhal-ten (304nderungen gegen374ber der erteilten Fassung kursiv): 7 " Ger344t zum Lagern und Spenden einer gew374nschten Anzahl von kugelf366rmigen Gegenst344nden (1), das Folgendes umfasst: einen R374ttler (9); ein F366rderband (11) zum Bef366rdern der kugelf366rmigen Gegenst344nde (1) von einer Einf374hrposition zu einer Ab-f374hrposition; ein Magazin mit einer geneigten Bodenfl344che (2, 3, 4, 7), die einen unteren Bereich (7) in der N344he der F366rder-bandeinf374hrposition aufweist, dadurch gekenn-zeichnet, dass der untere Bereich (7) an den R374tt-ler (9) gekoppelt ist, wodurch die Bet344tigung des R374ttlers (9) zum R374tteln des unteren Bereichs (7) gestattet wird, so dass kugelf366rmige Gegenst344nde (1) auf der geneigten Bodenfl344che (2, 3, 4, 7) einer nach dem anderen zum F366rderband (11) abgef374hrt werden, und dass das Ger344t weiter einen Gegenstandsz344hler (16) zum Z344hlen der ku-gelf366rmigen Gegenst344nde (1) auf dem F366rderband (11), w344hrend sich die kugelf366rmigen Gegenst344nde (1) der Ab-f374hrposition n344hern, umfasst, - 5 - wobei ein Zuf374hrmagazin (10) zwischen dem unteren Be-reich der Bodenfl344che (2, 3, 4, 7) und der Einf374hrposition des F366rderbands (11) angeordnet ist, das einen Boden aufweist, der von einer hohen Ebene neben dem unteren Bereich der Bodenfl344che (7) zu einer niedrigen Ebene ne-ben der Einf374hrposition des F366rderbands (11) geneigt ist, wobei das F366rderband (11) von einer niedrigen Ebene an der Einf374hrposition zu einer hohen Ebene an der Abf374hr-position geneigt ist, wobei das Magazin weiterhin mehrere Gegenstandsschienen (5) aufweist, die nebeneinander so auf der Bodenfl344che (2, 3, 4, 7) angeordnet sind, dass die kugelf366rmigen Gegenst344nde (1) zum F366rderband (11) ge-leitet werden." Gem344337 Hilfsantrag 1 soll Patentanspruch 1 wie folgt lauten (304nderungen gegen374ber dem Hauptantrag unterstrichen): 8 " Ger344t zum Lagern und Spenden einer gew374nschten Anzahl von kugelf366rmigen Gegenst344nden (1), das Folgendes umfasst: einen R374ttler (9); ein F366rderband (11) zum Bef366rdern der kugelf366rmigen Gegenst344nde (1) von einer Einf374hrposition zu einer Ab-f374hrposition; ein Magazin mit einer geneigten Bodenfl344che (2, 3, 4, 7), die einen unteren Bereich (7) in der N344he der F366rder-bandeinf374hrposition aufweist, dadurch gekenn-zeichnet, dass der untere Bereich (7) an den R374tt-ler (9) gekoppelt ist, wodurch die Bet344tigung des R374ttlers (9) zum R374tteln des unteren Bereichs (7) gestattet wird, so dass kugelf366rmige Gegenst344nde (1) auf der geneigten Bodenfl344che (2, 3, 4, 7) einer nach dem anderen zum F366rderband (11) abgef374hrt werden, und dass das Ger344t weiter einen Gegenstandsz344hler (16) zum Z344hlen der ku-gelf366rmigen Gegenst344nde (1) auf dem F366rderband (11), w344hrend sich die kugelf366rmigen Gegenst344nde (1) der Ab-f374hrposition n344hern, umfasst, wobei ein Zuf374hrmagazin (10) zwischen dem unteren Be-reich der Bodenfl344che (2, 3, 4, 7) und der Einf374hrposition des F366rderbands (11) angeordnet ist, das einen Boden aufweist, der von einer hohen Ebene neben dem unteren Bereich der Bodenfl344che (7) zu einer niedrigen Ebene ne-ben der Einf374hrposition des F366rderbands (11) geneigt ist, - 6 - wobei das F366rderband (11) von einer niedrigen Ebene an der Einf374hrposition zu einer hohen Ebene an der Abf374hr-position geneigt ist, wobei das Zuf374hrmagazin (10) im We- sentlichen genauso breit wie das F366rderband (11) ist und der Boden des Magazins (10) die Form einer Zuf374hrrampe aufweist, wobei das Magazin weiterhin mehrere Gegen-standsschienen (5) aufweist, die nebeneinander so auf der Bodenfl344che (2, 3, 4, 7) angeordnet sind, dass die kugel-f366rmigen Gegenst344nde (1) zum F366rderband (11) geleitet werden." Nach Hilfsantrag 2 verteidigt der Beklagte den Patentanspruch 1 mit fol-gender Ab344nderung gegen374ber dem Hauptantrag (304nderung kursiv und unter-strichen): 9 " Ger344t zum Lagern und Spenden einer gew374nschten Anzahl von kugelf366rmigen Gegenst344nden (1), das Folgendes umfasst: einen R374ttler (9); ein F366rderband (11) zum Bef366rdern der kugelf366rmigen Gegenst344nde (1) von einer Einf374hrposition zu einer Ab-f374hrposition; ein Magazin mit einer geneigten Bodenfl344che (2, 3, 4, 7), die einen unteren Bereich (7) in der N344he der F366rder-bandeinf374hrposition aufweist, dadurch gekenn-zeichnet, dass der untere Bereich (7) an den R374tt-ler (9) gekoppelt ist, wodurch die Bet344tigung des R374ttlers (9) zum R374tteln des unteren Bereichs (7) gestattet wird, so dass kugelf366rmige Gegenst344nde (1) auf der geneigten Bodenfl344che (2, 3, 4, 7) einer nach dem anderen zum F366rderband (11) abgef374hrt werden, und dass das Ger344t weiter einen Gegenstandsz344hler (16) zum Z344hlen der ku-gelf366rmigen Gegenst344nde (1) auf dem F366rderband (11), w344hrend sich die kugelf366rmigen Gegenst344nde (1) der Ab-f374hrposition n344hern, umfasst, wobei ein Zuf374hrmagazin (10) zwischen dem unteren Be-reich der Bodenfl344che (2, 3, 4, 7) und der Einf374hrposition des F366rderbands (11) angeordnet ist, das einen Boden aufweist, der von einer hohen Ebene neben dem unteren Bereich der Bodenfl344che (7) zu einer niedrigen Ebene ne-ben der Einf374hrposition des F366rderbands (11) geneigt ist, wobei das F366rderband (11) von einer niedrigen Ebene an - 7 - der Einf374hrposition zu einer hohen Ebene an der Abf374hr-position geneigt ist, wobei das im Wesentlichen trichter- f366rmige Zuf374hrmagazin (10) 374ber dem F366rderband (11) m374ndet und im Wesentlichen genauso breit ist wie das F366rderband (11), das mittels Querw344nde (12) in Abteile eingeteilt ist, die jeweils f374r ihren kugelf366rmigen Gegen- stand (1) gedacht sind, wobei der Boden des Zuf374hrma- gazins (10) die Form einer Zuf374hrrampe aufweist und das Magazin weiterhin mehrere Gegenstandsschienen (5) auf-weist, die nebeneinander so auf der Bodenfl344che (2, 3, 4, 7) angeordnet sind, dass die kugelf366rmigen Gegenst344nde (1) zum F366rderband (11) geleitet werden." Der Beklagte beantragt, unter Ab344nderung des angefochtenen Urteils das Streitpatent in der mit dem Hauptantrag, hilfsweise in der mit den Hilfsan-tr344gen verteidigten Fassung, aufrechtzuerhalten und insoweit die Klage abzu-weisen. 10 Die Kl344gerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. 11 Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. Nachdem der Beklagte das Streitpatent zul344ssigerweise nur noch in der Fassung des in der m374ndlichen Verhandlung gestellten Berufungsantrags verteidigt, ist es, soweit es nicht mehr verteidigt wird, ohne weitere Sachpr374fung f374r nichtig zu erkl344ren (st. Rspr., vgl. etwa BGHZ 170, 215 - Carvedilol II). Im noch verteidigten Um-fang fehlt dem Gegenstand des Streitpatents die Patentf344higkeit, da er auf nicht erfinderischer T344tigkeit beruht (Art. 56, 138 Abs. 1 Buchst. a, EP334, Art. II 247 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPat334bkG). 12 I. 1. Das Streitpatent betrifft ein Ger344t zum Lagern, Bef366rdern und Spen-den von kugelf366rmigen Gegenst344nden, z.B. von Golfb344llen, die an Benutzer ausgegeben werden sollen. In der Beschreibung des Streitpatents wird ausge-f374hrt, dass bei solchen Ger344ten, wie sie etwa in der FR-A 2 173 425 (Anla-ge K4) beschrieben seien, Golfspieler und Inhaber von 334bungspl344tzen hohe 13 - 8 - Anforderungen an die betriebliche Zuverl344ssigkeit und an ihre F344higkeit stellten, Golfb344lle schnell und genau in der Anzahl auszugeben, die von dem Benutzer gew374nscht werde. 2. Das Streitpatent will diese Anforderungen erf374llen und die Betriebszu-verl344ssigkeit der bekannten Maschinen verbessern. Zudem soll die patentge-m344337e Vorrichtung im Vergleich zu bekannten Ger344ten aufgrund der vereinfach-ten mechanischen Konstruktion eine l344ngere Lebensdauer haben (vgl. Streitpa-tentschrift Tz. 0003 u. 0005). 14 Dazu schl344gt Patentanspruch 1 des Streitpatents in der mit dem Haupt-antrag verteidigten Fassung ein Ger344t zum Lagern und Spenden einer ge-w374nschten Anzahl von kugelf366rmigen Gegenst344nden mit folgenden Merkmalen vor: 15 Das Ger344t umfasst a) einen R374ttler, b) ein F366rderband zum Bef366rdern der kugelf366rmigen Gegen-st344nde von einer Einf374hrposition zu einer Abf374hrposition und c) ein Magazin mit einer geneigten Bodenfl344che, die c1) einen unteren Bereich in der N344he der F366rderbandeinf374hrpo-sition aufweist. d) Der untere Bereich der Bodenfl344che ist an den R374ttler ge-koppelt, d1) wodurch dessen Bet344tigung zum R374tteln des unteren Be-reichs gestattet wird, d2) so dass kugelf366rmige Gegenst344nde auf der geneigten Bo-denfl344che einer nach dem anderen zum F366rderband abge-f374hrt werden. - 9 - e) Das Ger344t umfasst weiter einen Gegenstandsz344hler, der die kugelf366rmigen Gegenst344nde auf dem F366rderband z344hlt, e1) w344hrend sie sich der Abf374hrposition n344hern. f) Zwischen dem unteren Bereich der Bodenfl344che und der Ein-f374hrposition des F366rderbands ist ein Zuf374hrmagazin ange-ordnet, f1) das einen Boden aufweist, der von einer hohen Ebene neben der Einf374hrposition der Bodenfl344che zu einer niedrigen Ebe-ne neben der Einf374hrposition des F366rderbands geneigt ist. g) Das F366rderband ist von einer niedrigen Ebene an der Ein-f374hrposition zu einer hohen Ebene an der Abf374hrposition ge-neigt. h) Das Magazin weist mehrere Gegenstandsschienen auf, die nebeneinander so auf der Bodenfl344che angeordnet sind, dass die kugelf366rmigen Gegenst344nde zum F366rderband gelei-tet werden. 3. a) Merkmal d2 enth344lt eine Zweckangabe zur Funktion des R374ttlers, wonach das R374tteln des unteren Bereichs (7) der geneigten Bodenfl344che, den die Streitpatentschrift ausdr374cklich auch als "R374ttelplatte 7" bezeichnet (Tz. 0009), bewirken soll, dass die kugelf366rmigen Gegenst344nde von dort m366g-lichst vereinzelt zum F366rderband gelangen. Wie der Beklagte insoweit zutref-fend dargelegt hat, soll die Anordnung des R374ttlers im Zusammenwirken mit den beiden weiteren Vorschl344gen des Streitpatents, die Einf374hrposition des F366rderbands in dem durch die Merkmalsgruppe f definierten Zuf374hrmagazin anzuordnen und die kugelf366rmigen Gegenst344nde durch Schienen auf der ge-neigten Bodenfl344che zum F366rderband zu leiten (Merkmal h), zur L366sung der Problematik bei den gattungsgem344337en Ger344ten beitragen, dass die kugelf366rmi-gen Gegenst344nde infolge eines ungeordneten Transports zum F366rderband ver-klemmen und es zu einer Betriebsst366rung kommt. 16 - 10 - b) Patentanspruch 1 setzt, wie auch der Beklagte nicht in Abrede stellt, nicht zwingend voraus, dass es sich bei dem R374ttler, an den der untere Bereich der Bodenfl344che gekoppelt ist, um ein selbstst344ndiges Ger344teteil handelt. So sieht auch die Patentbeschreibung einen R374ttler als selbst344ndiges Element in Gestalt eines Elektromotors mit exzentrischer Scheibe nur als eine m366gliche Ausf374hrungsform vor mit dem ausdr374cklichen Hinweis, dass andere Arten von R374ttlern selbstverst344ndlich auch einsetzbar seien (vgl. Streitpatentschrift Tz. 0007 a.E.). 17 c) Ein Ausf374hrungsbeispiel der patentgem344337en Vorrichtung zeigen die nachstehend verkleinert wiedergegebenen Figuren 1 bis 3. Figur 1 bildet die Vorderansicht eines Ger344ts (ohne Abdeckplatten) ab, Figur 2 gibt eine Seiten-ansicht in Pfeilrichtung A-A wieder und Figur 3 bietet eine Draufsicht von oben in Pfeilrichtung B-B. 18 - 11 - II. Das Patentgericht hat das Streitpatent f374r nichtig erkl344rt, weil dessen Gegenstand nicht auf erfinderischer T344tigkeit beruhe. Zur Begr374ndung hat es im Wesentlichen ausgef374hrt, dass nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme der Gegenstand des Streitpatents durch den Aufbau der beiden in Augenschein genommenen offenkundig vorbenutzten Golfballausgabemaschinen, die in den wesentlichen technischen Elementen gleich ausgebildet seien, nahegelegt ge-wesen sei. Bei diesen Golfballausgabemaschinen seien weitgehend die Merk-male a sowie c bis e1 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents (in der erteilten Fassung) und auch eine im Vergleich mit Merkmal b gleich wirkende Ausgestal-tungsvariante realisiert worden. Im Unterschied zum Anspruch 1 des Streitpa-tents sei bei den vorbenutzten Ger344ten der F366rderer als Wendel und nicht als F366rderband ausgestaltet, wie es Merkmal b vorsehe. Die in den vorbenutzten Golfballausgabemaschinen verwendeten Wendel gegen ein F366rderband auszu-tauschen, beinhalte eine einfache handwerkliche Ma337nahme. Dem zust344ndigen Fachmann seien unterschiedliche F366rderer - insbesondere auch F366rderb344nder - bekannt, die geeignet sind, kugelf366rmige Gegenst344nde von einer Einf374hr- zu 19 - 12 - einer Abf374hrposition zu f366rdern, sowie deren Vor- und Nachteile. Zu seinem Fachwissen geh366re auch, was die FR 2 173 425 (Anlage K4) insoweit lehre, die bereits die Verwendung eines F366rderbandes in einem Golfballdispenser be-schreibe. Auch die (im Verfahren vor dem Patentgericht durch Hilfsantrag 1) in den Patentanspruch 1 aufgenommenen zus344tzlichen Merkmale f, f1 und g erg344ben sich vollst344ndig aus den vorbenutzten Golfballausgabemaschinen. Das (im Ver-fahren vor dem Patentgericht durch Hilfsantrag 2) in den Patentanspruch 1 auf-genommene zus344tzliche Merkmal (nunmehr Merkmal h der vorstehenden Merkmalsgliederung), das besage, dass im Bereich des Magazins mehrere Ge-genstandsschienen vorgesehen seien, die nebeneinander auf der Bodenfl344che angeordnet seien, wodurch die kugelf366rmigen Gegenst344nde zum F366rderband geleitet w374rden, sei aus der amerikanischen Patentschrift 3 946 847 (Anla-ge K36) bekannt gewesen. Diese Druckschrift habe den Fachmann darauf hin-gewiesen, dass in einem Magazin, das eine gro337e Anzahl von Golfb344llen ent-halte, die Anordnung von Schienen sinnvoll sei, um die Golfb344lle geordnet in eine bestimmte Richtung zu lenken. Daneben sei auch aus den Druckschriften DE 38 89 445 T2 (Anlage K37) und EP 0 281 540 (Anlage K38) bekannt gewe-sen, Schienen vorzusehen, um Golfb344lle aufgereiht weiter zu leiten. Der 334ber-tragung dieser Lehre auf eine vorbenutzte Golfballausgabemaschine habe da-her nichts entgegengestanden. 20 III. Entgegen der Auffassung des Beklagten hat das Patentgericht zu Recht erkannt, dass sich die Lehre des Patentanspruchs 1, wie er nunmehr in Form des Hauptantrages in zul344ssiger Weise eingeschr344nkt noch verteidigt wird, f374r den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab. Insoweit greift der Beklagte mit der Begr374ndung seiner Berufung nur noch die Beurteilung des Patentgerichts zum Merkmal h an, das der Beklagte im Verfahren vor dem Patentgericht mit seinem dortigen Hilfsantrag 2 als zu-s344tzliches Kennzeichen aus dem erteilten Patentanspruch 2 in den neu gefass-ten Patentanspruch 1 374bernommen hatte. 21 - 13 - 1. Als ma337geblicher Fachmann, der sich zum Priorit344tszeitpunkt mit dem technischen Gebiet des Streitpatents besch344ftigte, ist mit dem Patentgericht und dem insoweit 374bereinstimmenden Vorbringen der Parteien ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau anzusehen, der 374ber Erfahrung in der Konstruktion der gattungsgem344337en Ger344te verf374gte. Ein solcher Fachmann fand im Stand der Technik bei Ger344ten zum Lagern und Spenden einer ge-w374nschten Anzahl von kugelf366rmigen Gegenst344nden die beiden technisch gleich ausgebildeten Ballausgabe-Automaten f374r Golfb344lle des niederl344ndischen Herstellers B. vor, die auf den Fotos gem344337 Anlagen K11 bis K16 und K20 bis K31 abgebildet sind. Bei ihnen handelt es sich um ein gattungsgem344337es Ger344t, in dem eine gr366337ere Menge von Golfb344llen gespeichert werden kann, von de-nen gegen Zahlung eines Geldbetrages eine bestimmte Anzahl von Golfb344llen abgegeben wird. 22 2. Diese - wie zwischen den Parteien nicht mehr streitig ist - vorbenutz-ten Maschinen weisen einen R374ttler im Sinne des Patentanspruchs 1 auf (Merkmal a). Der R374ttler wird, wie anhand der Abbildungen gem344337 Anla-gen K15 und K16 zu erkennen ist, gebildet durch das Zusammenwirken des unteren Spiralarms der Wendel mit dem Vorsprung, der angebracht ist an der untersten geneigten Bodenfl344che in deren abgeknickten unteren Bereich; dieser abgeknickte untere Bereich der untersten geneigten Bodenfl344che stellt die zu r374ttelnde Platte dar. Bei einer Drehung der Wendel gelangt der untere Spiralarm vor374bergehend unter den Vorsprung der zu r374ttelnden Platte und hebt diese kurz an, bevor durch das Weiterdrehen der Wendel der Kontakt wieder unter-brochen wird und die Platte herunter f344llt und dadurch in Schwingungen ver-setzt wird. Bei einem Betrieb der Wendel l344sst deren Drehung somit durch das st344ndige Anheben und Herunterfallen der Platte eine R374ttelbewegung entste-hen. Die Maschinen des Herstellers B. stellen, wie aus den Anlagen K11, K13 bis K15 und K25 ersichtlich ist, mit der Wendel zudem einen F366rderer zur Ver-f374gung, mit dem die Golfb344lle von einer Einf374hrposition zu einer Abf374hrposition bef366rdert werden (Teil des Merkmals b). Die Abbildungen gem344337 Anlagen K12 23 - 14 - und K14 sowie K21 und K26 bis K30 zeigen weiter, dass das Geh344use der Ma-schine zusammen mit einer mehrteiligen geneigten Bodenfl344che ein Magazin bildet, wobei die unterste geneigte Bodenfl344che in der N344he der Einf374hrposition der als F366rderer dienenden Wendel endet (Merkmalsgruppe c). Durch die un-mittelbare N344he des unteren Bereichs der untersten geneigten Bodenfl344che (d.h. der zu r374ttelnden Platte) zu der Wendel, deren Zusammenspiel bei Bet344ti-gung der Wendel zu einem R374tteln des unteren Bereichs f374hrt, werden zugleich die Merkmale der Merkmalsgruppe d verwirklicht. Nach den Anlagen K13 sowie K22, K25 und K31 weisen die vorbenutzten Maschinen unterhalb einer Aus-nehmung in dem die Wendel abdeckenden Seitenblech, durch welche die ge-f366rderten B344lle in einen Aufnahmebeh344lter abgegeben werden, auch einen Z344h-ler der Golfb344lle in H366he der Abf374hrposition auf (Merkmalsgruppe e). Die Maschinen des Herstellers B. verf374gen ebenfalls 374ber ein Zuf374hr-magazin, das die Merkmale der Merkmalsgruppe f erf374llt: Wie in den Abbildun-gen der Anlagen K14 bis K16 sowie K25 und K26 zu sehen ist, befindet sich zwischen dem abgeknickten unteren Bereich der untersten geneigten Bodenfl344-che des Magazins (d.h. der zu r374ttelnden Platte) und der Einf374hrposition der f366rdernden Wendel ein Blech, das unter der Wendel die Bodenfl344che bildet und sich parallel zu dem unteren Bereich der untersten geneigten Bodenfl344che (d.h. zu der zu r374ttelnden Platte) erstreckt. Das Bodenblech steht schr344g zu dieser Platte, die wiederum zum Bodenblech hin geneigt ist. Hierdurch rollen die Golf-b344lle auf das Bodenblech, das damit von einer hohen Ebene neben der Ein-f374hrposition der untersten geneigten Bodenfl344che zu einer niedrigen Ebene ne-ben der Einf374hrposition des F366rderers geneigt ist. Das Bodenblech, das im We-sentlichen genauso breit ist wie die Wendel, bildet mit dem hinteren der Seiten-bleche, welche die Wendel U-f366rmig abdecken, eine Wanne, deren Gr366337e die Aufnahme mehrerer Golfb344lle zul344sst. Die schr344ge Ausbildung des Boden-blechs f374hrt die B344lle in die zur Wanne hin freiliegende Wendel. 24 - 15 - Schlie337lich ist, wie etwa aus den Abbildungen gem344337 Anlagen K11, K14 und K25 ersichtlich, die Wendel von einer niedrigen Ebene an der Einf374hrpositi-on zu einer hohen Ebene an der Abf374hrposition geneigt (Merkmal g). 25 3. Der Gegenstand des Streitpatents unterscheidet sich zun344chst da-durch von den vorbenutzten Ger344ten, dass der Ballf366rderer bei der patentge-m344337en Vorrichtung als F366rderband und nicht als Wendel ausgestaltet ist. Es geh366rte allerdings schon zum Grundwissen des hier ma337geblichen Fachmanns, dass auf dem Gebiet der F366rdertechnik zu den Standardf366rdereinrichtungen auch F366rderb344nder geh366ren; die Auswahl des F366rderers f374r den Einsatz in einer gattungsgem344337en Vorrichtung stellt f374r ihn eine Routinema337nahme dar. Der Fachmann hatte auch Anlass zu der 334berlegung, bei dem aus der offenkundi-gen Vorbenutzung bekannten Ger344t eine Alternative eines Transports der Golf-b344lle zur oberen Ausgabeposition zu w344hlen und einen Austausch der Wendel durch eine andere F366rdereinrichtung vorzunehmen. Wie auch der Beklagte in der m374ndlichen Verhandlung zugestanden hat, bestand Verbesserungsbedarf hinsichtlich der bekannten F366rderung mittels einer Wendel. Denn Golfb344lle sind bei dieser Transportweise einem h366heren Verschlei337 durch Abrieb ausgesetzt, da sie w344hrend des Transportvorgangs an dem die Wendel ummantelnden Blech anliegen. Diese Lage der B344lle bei ihrer Bef366rderung wird illustriert durch die Beschreibung und zeichnerische Darstellung des Ballspenders, der durch das deutsche Gebrauchsmuster 87 04 375 (H374lle Bl. 131 d.A.) gesch374tzt ist, das f374r den niederl344ndischen Hersteller B. eingetragen und mit Bekanntma-chung am 30. Juli 1987 vor dem Priorit344tszeitpunkt des Streitpatents ver366ffent-licht worden ist. Der Ballspender nach dem deutschen Gebrauchsmuster ist hinsichtlich einer Reihe seiner technischen Elemente und insbesondere hin-sichtlich des Mechanismus der F366rdereinrichtung 344hnlich aufgebaut wie die vorbenutzten Ger344te des Herstellers B. . Zur Bef366rderung der B344lle aus der Wanne am unteren Ende der Wendel zur oberen Auslass366ffnung erl344utert die Beschreibung des Gebrauchsmusters (S. 5 Z. 9-19), dass die B344lle durch eine Drehbewegung der Wendel innerhalb von deren Ummantelung dadurch nach oben bef366rdert werden, dass einerseits der Abstand zwischen der (die Dreh- 26 - 16 - achse der Wendel bildenden) inneren Strebe und der Ummantelung der Wendel sowie der Abstand zweier benachbarter G344nge der Wendel gr366337er ist als der Durchmesser der Golfb344lle, w344hrend andererseits der Abstand zwischen Wen-del und Strebe sowie zwischen Wendel und Ummantelung wesentlich kleiner als der Durchmesser der Golfb344lle ist. Auf diese Weise wird, wie die auch einzi-ge Figur der Gebrauchsmusterschrift zeigt, ein zu bef366rdernder Golfball entlang des die Wendel U-f366rmig umgebenden Blechs nach oben bewegt. Hinsichtlich der hierdurch verursachten Reibung der Golfb344lle bot sich f374r den Fachmann als Verbesserungsma337nahme nicht nur eine Reduzierung der Reibung durch die vom Kl344ger in Betracht gezogene Beschichtung des betreffenden Blechs und der metallischen - und damit 374berdies rostanf344lligen - Wendel an; vielmehr lag f374r ihn in erster Linie deren Vermeidung durch einen Austausch des F366r-dermittels nahe. Sah sich der Fachmann veranlasst, nach einer Alternative zu der in der vorbenutzten Maschine des Herstellers B. und in der deutschen Gebrauchs-musterschrift 87 04 375 gezeigten F366rdereinrichtung zu suchen, so fand er im Stand der Technik als n344chstliegendes Vorbild, das eine Anregung zur Auffin-dung gerade der patentgem344337en L366sung bot, die franz366sische Patentschrift 2 173 425 (Anlage K4) vor, die einleitend in der Streitpatentbeschreibung als einziges Beispiel f374r den druckschriftlichen Stand der Technik erw344hnt wird. In der franz366sischen Patentschrift wird eine gattungsgem344337e Vorrichtung zur Auf-bewahrung und Verteilung von B344llen ("R351serve distributrice de balles") be-schrieben, deren erste Ausf374hrungsform die Verwendung eines mit Schaufel-elementen versehenen F366rderbandes zur H366herbef366rderung von B344llen - insbe-sondere Tennisb344llen - vorsieht (vgl. K4 S. 1, Z. 30-38 mit Fig. 2a u. 2b). Durch 27 - 17 - ein solches F366rderband ist auch die bei dem vorbenutzten Ger344t vorhandene Neigung der Wendel vom unteren Zuf374hrbereich zur oberen Abf374hrposition (vgl. Abbildung K11) ohne weiteres darstellbar. Damit war vom Fachmann nur noch gefordert, die bekannte Maschine des Herstellers B. nach der als geeignet erkannten prinzipiellen Idee der Verwendung eines F366rderbands herzurichten. Derartiges verlangte jedoch nichts, was die handwerklichen F344higkeiten des Fachmanns 374berstieg. Dies gilt auch unter Ber374cksichtigung des Umstands, dass der Einsatz eines F366rderbands zugleich eine ver344nderte Konstruktion des R374ttlers erforderte. Die Art des R374ttlers 374berl344sst das Streitpatent dem Fach-mann; der Patentanspruch verh344lt sich hierzu nicht. Die zur Auffindung der pa-tentgem344337en Lehre danach er366ffneten vielf344ltigen M366glichkeiten, ein Blech vib-rieren zu lassen, geh366ren zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns. 4. Dem weiteren Vorschlag des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags, auf der geneigten Bodenfl344che im Magazin noch mehrere Ge-genstandsschienen nebeneinander anzuordnen, ist erfinderischer Gehalt eben-falls nicht beizumessen. Denn eine solche Ma337nahme, die das fehlende Merk-mal h des Streitpatents verwirklichte, lag bei dem vorbenutzten und in Bezug auf die F366rdereinrichtung abge344nderten Ballausgabeautomaten f374r den Fach-mann, der vor der von der Streitpatentschrift allgemein beschriebenen Aufgabe stand, einen Ballspender der gattungsgem344337en Art zu verbessern, ohne weite-res nahe. Ihm war die allgemeine Problematik bekannt, dass es bei gattungs-gem344337en Ger344ten zu einer Funktionsst366rung durch ein Verklemmen der kugel-f366rmigen Gegenst344nde kommen kann, wenn diese ungeordnet vom Magazin zur Ausgabestelle transportiert werden. F374r die 334berlegung, dass ein Einsatz von F374hrungsschienen deshalb hilfreich sein kann, um B344lle geordnet in eine bestimmte Richtung zu lenken, fand der Fachmann, wie bereits das Patentge-richt zutreffend dargelegt hat, Anregung im Stand der Technik beispielsweise aus der US-Patentschrift 3 946 847 (Anlage K36) und aus der Druckschrift DE 38 89 445 T2 (Anlage K37), bei der es sich um die ver366ffentlichte deutsche 334bersetzung der europ344ischen Patentschrift 0 328 855 handelt. Beide Patent-schriften haben ebenfalls Automaten zur Ausgabe von kugelf366rmigen Objekten, 28 - 18 - insbesondere von Golfb344llen, zum Gegenstand. Anders als bei der vorbenutz-ten und bei der streitpatentgem344337en Maschine sehen die aus K36 und K37 vorbekannten Ger344te allerdings keine F366rdereinrichtung vor, welche die Golf-b344lle von einer unteren zu einer oberen Ebene transportiert. Die Golfb344lle wer-den vielmehr aus einem h366her gelegenen Magazinbereich u.a. 374ber schr344g ab-fallende B366den unmittelbar zu einer tiefer liegend angeordneten Ausgabestelle gef374hrt. Diesen Unterschied, dass bei den vorbekannten Vorrichtungen gem344337 den Patentschriften K36 und K37 die auf den Bodenfl344chen angebrachten Trennschienen die B344lle nicht einer gesonderten F366rdereinrichtung zugef374hrt werden, wendet der Beklagte ohne Erfolg gegen eine Ber374cksichtigung dieser Entgegenhaltungen ein. Denn die damit geltend gemachte Unterschiedlichkeit der Ausgestaltung der Transportwege, auf denen die Golfb344lle vom Magazin der Automaten zu deren Ausgabestelle gelangen, l344sst die nach dem Stand der Technik bekannte Funktion derartiger Schienen auf den jeweils als Rampe die-nenden Bodenfl344chen unber374hrt, die Golfb344lle hintereinander aufgereiht und damit geordnet zu einem definierten Zielbereich zu leiten. Der Fachmann zieht deshalb diese Entgegenhaltungen f374r die n344here Ausgestaltung der geneigten Bodenfl344chen heran. Auch der weitere Einwand des Beklagten, dass der Fachmann, der mit der Weiterbildung des offenkundig vorbenutzten Ger344ts betraut sei, eine Ma337-nahme entsprechend dem Merkmal h nicht in Betracht ziehen w374rde, da sie bei Verwendung einer F366rderwendel statt eines F366rderbands nicht notwendig sei, greift nicht durch. Mit seinem Vorbringen 374bersieht der Beklagte bereits, dass Ausgangspunkt einer Beurteilung der erfinderischen T344tigkeit bez374glich einer Verbesserungsma337nahme, die das Merkmal h des Streitpatents verwirklicht, das Verst344ndnis jenes Fachmanns ist, f374r den es bereits nahelag, bei dem vor-benutzten Ger344t die F366rdereinrichtung auszutauschen. Hiervon abgesehen trifft die Auffassung des Beklagten aber auch nicht zu, dass das vorbenutzte Ger344t im Gegensatz zu der durch das Streitpatent gesch374tzten Vorrichtung keine sta-bile Einf374hrposition des F366rderers habe, zu der die Golfb344lle geordnet zugef374hrt werden k366nnten. Wie bereits vorstehend (unter III 2) dargelegt wurde, weist die 29 - 19 - vorbenutzte Maschine des Herstellers B. mit der Wanne, in der sich das un-tere Ende der Wendel befindet, ein Zuf374hrmagazin entsprechend der Merk-malsgruppe f des Streitpatents und damit auch einen definierten Einf374hrbereich auf. Demgem344337 geht auch der Beklagte - in gewissem Widerspruch zu seinem sonstigen Vorbringen - davon aus, dass bei dem vorbenutzten Ger344t in der Pra-xis die Golfb344lle der untersten Windung der Wendel zustr366men und von dieser dann zum Abtransport erfasst werden. Patentanspruch 1 hat daher in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung keinen Bestand. 30 IV. Die beiden hilfsweise verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 f374hren zu keiner abweichenden Beurteilung. 31 1. Mit der Aufnahme des aus der Beschreibung des Streitpatents (Tz. 0009) entnommenen Merkmals, dass das Zuf374hrmagazin im Wesentlichen genauso breit wie das F366rderband ist und der Boden des Magazins die Form einer Zuf374hrrampe aufweist, wird Patentanspruch 1 durch Hilfsantrag 1 nichts hinzugef374gt, was eine erfinderische T344tigkeit begr374nden k366nnte. Die 334berle-gung, das Zuf374hrmagazin in im Wesentlichen gleicher Breite auszugestalten wie die F366rdereinrichtung, um durch diese Festlegung die Zuf374hrung der B344lle zum F366rderer zu verbessern, ist insbesondere nach der F366rdertechnik, die mit der Entscheidung f374r ein F366rderband gew344hlt ist, zweckm344337ig und dem Fachmann nahegelegt. Zudem war dem Fachmann eine solche Ma337nahme bereits durch die offenkundig vorbenutzte Golfballausgabe-Maschine des Herstellers B. f374r die dortige F366rdertechnik bekannt; bei diesem Ger344t l344sst sich die Breite des Bodenblechs, mit dem das Zuf374hrmagazin - wie bereits (unter III 2) dargelegt - gebildet wird, in der vom Streitpatent vorgeschlagenen Festlegung insbesonde-re aus den fotographischen Abbildungen der Anlagen K15, K16 und K26 erse-hen. 32 - 20 - Die weitere Kennzeichnung, dass der Boden des Zuf374hrmagazins die Form einer Zuf374hrrampe aufweist, ergibt sich, wie bereits das Patentgericht zu-treffend dargelegt hat, schon aus dem Merkmal f1, wonach der Boden des Zu-f374hrmagazins zur Ebene der Einf374hrposition des F366rderbands geneigt ist, und wiederholt dieses mit der vorgenannten Umschreibung. Der verwendete Begriff der "Zuf374hrrampe" soll dabei auch nach eigenem in der m374ndlichen Verhand-lung wiederholten Vorbringen des Beklagten dem Fachmann lediglich verdeutli-chen, dass durch den Boden des Zuf374hrmagazins die Golfb344lle in unmittelbarer Weise dem F366rderband zugef374hrt werden. Zur Frage der erfinderischen T344tig-keit gelten daher die vorstehenden Ausf374hrungen zur Merkmalsgruppe f (unter III 2) entsprechend. 33 2. Auch mit den weiteren aus der Beschreibung des Streitpatents (Tz. 0009) entnommenen Erg344nzungen in der Fassung des zweiten Hilfsan-trags werden dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 keine zus344tzlichen Merkmale hinzugef374gt, denen eigenst344ndiger erfinderischer Gehalt zukommt. Auch nach eigenem Vorbringen des Beklagten soll durch sie die F374hrung bzw. Vereinzelung der kugelf366rmigen Gegenst344nde aus dem Magazin zur Abf374hrpo-sition nur detaillierter beschrieben werden. Dementsprechend konkretisiert das Merkmal, dass das im Wesentlichen trichterf366rmige Zuf374hrmagazin 374ber dem F366rderband m374ndet, auch nur die aus der offenkundigen Vorbenutzung bekann-te Merkmalsgruppe f. Mit dem Merkmal, dass das F366rderband mittels Querw344n-den in Abteile eingeteilt ist, die jeweils f374r ihren kugelf366rmigen Gegenstand ge-dacht sind, soll lediglich eine sinnvolle Ausgestaltung des F366rderbands bean-sprucht werden, wie sie etwa aus der Entgegenhaltung K4 mit den dort be-schriebenen (S. 1 Z. 30-35) und in Figur 2a gezeigten Schaufelelementen des F366rderbands vorbekannt war. 34 Schlie337lich f374hrt auch die Kombination der mit den Hilfsantr344gen bean-spruchten Merkmale zu keinem zus344tzlichen, eine erfinderische T344tigkeit be-gr374ndenden Effekt. 35 - 21 - V. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. 247 97 ZPO. 36 Scharen Gr366ning Berger Grabinski Hoffmann Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.10.2008 - 1 Ni 5/08 (EU) -
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