BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 3/10 Verkündet am: 14. August 2012 Wermes Justizamtsi n spektor als Urkundsb e amter der Geschäft s stelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja UV - unempfindliche Druckpl atte EPÜ Art. 87 Abs. 1, 4, Art. 88 Abs. 4, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c; IntPatÜbkG Art. II § 6 Nr. 3; PatG § 21 Abs. 1 Nr. 4, § 22 Abs. 1 a) Die Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Anmeldung setzt voraus, dass die Prioritätsunterlagen die Gesamthe it der Merkmale der durch den Patentanspruch umschriebenen technischen Lehre deutlich offenbaren. Wird die erfindungsgemäße Lehre durch eine im Prioritätsdokument nicht (deutlich) o f fenbarte Eigenschaft eines ihrer Bestandteile charakterisiert, die dem Fac hmann eine zielgerichtete Auswahl geeigneter Ausführungsformen erlaubt (hier: fehlende Fotoempfindlichkeit gege n- über ultraviole t tem Licht), fehlt es an einer Offenbarung im Prioritätsdokument, wenn die Eigenschaft objektiv auch einem dort offenbarten Ausfü hrungsbeispiel zukommt, sie für den Fac h mann aber jedenfalls nicht ohne Weiteres zu erkennen ist. b) Entsprechendes gilt für den Nichtigkeitsgrund des Hinausgehens über den Inhalt der Anmeldung (unzulässige Erweiterung: vgl. Senat, Urteil vom 17. Juli 20 12 X ZR 117/11 - Polymerschaum, zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen). BGH, Urteil vom 14. August 2012 - X ZR 3/10 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. August 2012 durch den Vorsi tzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens, den Richter Dr. Grabinski und die Richterin Schuster für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das am 10. Dezember 2009 an Verkündungs statt zugestellte Urteil des 3. Senats (Nichtigkeits - senats) des Bundespatentgerichts abgeändert: Die Klage wird insgesamt abgewiesen. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte, die auf Grund einverständlichen Parteiwechse ls nach erfol g- ter Umschreibung des Patents in das Verfahren eingetreten ist, ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen P a- tents 823 327 (Streitpatents), das am 5. August 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität dreier Voranmeldungen in Japan vom 6. August 1996, 14. Nove m- ber 1996 und 22. Januar 1997 angemeldet worden ist, ein Verfahren zur He r- stellung einer positiv arbeitenden lithographischen Druckplatte betrifft und zehn Patentansprüche umfasst. Patentanspruch 1 , auf den die übrigen Patenta n- sprüche unmittelbar oder mittelbar zurückbezogen sind, lautet in der erteilten Fassung in der Verfahrenssprache Englisch: "A method for making a lithographic printing plate, which comprises a step of scanning and exposing a po sitive photosensitive lithographic printing plate having a positive photosensitive composition having no photosensitivity to ultraviolet light and showing a difference in solubility in an alkali developer as between an exposed portion and a non - exposed por tion, which comprises, as components inducing the diffe r- ence in solubility, a) a light - absorbing dye having an absorption band covering a part or whole of a wavelength region of from 650 to 1300 nm as a photo - t h ermal conversion material, and b) a high mole cular compound, of which the solubility in an alkali d e- veloper is c h angeable mainly by a change other than a chemical change, formed on a support, by means of a light ray belonging to a wavelength region of from 650 to 1300 nm and having a light intensity of at least 2 x 10 6 mJ/s cm² which is sufficient to let the high molecular compound form an image." Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig und das Streitpatent offenbare die Erfindung nicht so deutlich u nd vollständig, dass der Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und mit zwei Hilfsanträgen in geänderten Fassungen verteidigt. 1 2 - 4 - Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit es über die Fassung nach Hilfsantrag II hinausgeht. Nach diesem hat Patentanspruch 1 folgende Fassung in deutscher Sprache erhalten: "Verfahren zur Herstellung einer lithographischen Druckplatte, we l- ches einen Schritt des Scannens und Belichtens einer positiven fot o- empfindlichen lithographischen Druckplatte mit einer positiven fot o- empfindlichen Zusammensetzung mit keiner Fotoempfindlichkeit g e- genüber ultraviolettem Licht, welche einen Löslichkeitsunterschied in einem alkalischen Entwickler zwischen einem belichteten und einem unbelichteten Teil aufweist, umfasst, welche als Komponenten zum Hervorrufen des Löslichkeitsunterschieds umfasst (a) einen lichtabsorbierenden Farbstoff mit einem Absorptionsfr e- quenzbereich, welcher einen Teil oder die Gesamtheit des Wellenlä n- g enbereichs von 650 bis 1.300 nm abdeckt, als fotothermisches U m- wandlungsmaterial, und (b) eine hochmolekulare Verbindung, deren Löslichkeit in einem alkal i- schen Entwickler hauptsächlich durch eine Änderung, die sich von e i- ner chemischen Änderung unterschei det, veränderbar ist, welche auf einem Träger ausgebildet ist, mittels einer Lichtstrahlung, welche zu einem Wellenlängenbereich von 650 bis 1.300 nm gehört und welche eine Lichtintensität von mindestens 2 x 10 6 mJ/s cm² aufweist, die zur Ausbildung eines Bildes durch die hochmolekulare Verbindung au s- reicht, worin die fotoempfindliche Zusammensetzung weiterhin enthält (c) ein löslichkeitsunterdrückendes Mittel, welches zum Senken der Auflösungsrate der Mischung, umfassend einen lichtabsorbierenden Farbstoff der Komponente (a) und eine hochmolekulare Verbindung der Komponente (b), in dem alkalischen Entwickler in der Lage ist, w o- rin das löslichkeitsunterdrückende Mittel (c) mindestens einen B e- standteil, ausgewählt aus Sulfonsäureestern, Phosphorsäureestern, a romatischen Carbonsäureestern, Carbonsäureanhydriden, aromat i- schen Ketonen, aromatischen Aldehyden, aromatischen Aminen und aromatischen Ethern, darstellt." Dagegen wendet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent in seiner erteilten Fassung verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Als gerichtlicher Sachverständiger hat Professor Dipl. - Phys. A . W . , , Hochschule , S . , ein 3 4 5 6 - 5 - schriftliches Guta chten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und e r gänzt hat. Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung hat Erfolg. I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer lithogr a- phischen Druckplatte, die Träger der Druck informationen für das Druckverfa h- ren des lithographischen Offsetdrucks (eines indirekten Flachdruckverfahrens) ist. Die druckenden Partien der Druckplatte zeigen dabei ein wasserabstoße n- des (hydrophobes) und fettfreundliches (oleophiles) Verhalten. Beim Dr uck wird die Druckplatte mit einer dünnen Farbschicht beaufschlagt, die nur die oleoph i- len Bereiche benetzt und sich dort in einem dünnen Film anlagert. Sie wird von dort auf einem Gummizylinder abgenommen, auf dem ein spiegelverkehrtes Bild entsteht, das mit Druck auf das Papier übertragen wird. Nach dem Streitpatent wird eine positive lichtempfindliche Zusammense t- zung als oleophile Beschichtung für die (normalerweise aus Aluminiumblech bestehende, infolge elektrochemischer Aufrauung stark hydrophile) D ruckplatte verwendet, die gegenüber Lichtstrahlen in einem Wellenlängenbereich von 650 bis 1.300 nm empfindlich ist. Durch den Belichtungs - und anschließenden En t- wicklungsprozess wird der Bereich entfernt, der mit Licht beaufschlagt wurde; es bleiben mithi n die nicht belichteten Stellen der Beschichtung erhalten. Zusammen mit dem Fortschritt in der Bildbearbeitungstechnologie durch Computer wurde die Aufmerksamkeit auf ein fotoempfindliches oder wärm e- empfindliches direktes Plattenherstellungssystem geri chtet, bei dem ein (Foto - ) Resist - Bild direkt aus digitaler Bildinformation durch einen Laserstrahl (mit dem 7 8 9 10 - 6 - ein Negativbild geschrieben wird) oder einen Thermoschreibkopf ohne Verwe n- dung einer Silbersalzmaskierungsschicht gebildet wird ("Computer - to - Pl ate - Technologie"; CtP - Technologie). Das Bild wird dabei auf der mit dem fotoem p- findlichen Material beschichteten Druckplatte im Wesentlichen durch einen Lö s- lichkeitsunterschied in einem Entwickler zwischen einem belichteten und einem nicht belichteten Teil der Druckplatte erzeugt (Beschr. Abs. 9). Je nachdem, in welchem Bereich des Spektrums die Absorptionsfrequenz des Farbstoffs liegt, muss zusätzlich eine Wärmebehandlung der belichteten Platte erfolgen und/oder es muss unter Gelblicht gearbeitet werde n, um UV - empfindliches Beschichtungsmaterial vor unerwünschter Belichtung mit dem UV - Anteil zu schützen (Beschr. Abs. 6). Durch das Streitpatent soll ein Verfahren zur Herstellung einer positiven fotoempfindlichen lithografischen Druckplatte zur Verfügu ng gestellt werden, das eine einfache Konstruktion der benötigten Vorrichtung ermöglicht, die mit hoher Empfindlichkeit arbeitet und bei der die Druckplatte eine hervorragende Aufbewahrungsstabilität besitzt; eine Nachbelichtungswärmebehandlung soll nicht erforderlich, die Belichtung bei gewöhnlichem weißen Licht möglich sein und die Druckplatte soll ausgezeichnete Brenneigenschaften aufweisen und bei hoher Empfindlichkeit belichtet werden (Beschr. Abs. 19 bis 23). Zur Lösung dieses Problems schlägt Pate ntanspruch 1 des Streitpatents in seiner erteilten Fassung ein Verfahren zur Herstellung einer Druckplatte vor, das 1. einen Schritt des Scannens und Belichtens einer fotoempfindlichen l i- thographischen Druckplatte umfasst (BPatG: M1) 1.1 mit einer positiven fotoe mpfindlichen Zusammensetzung (BPatG: M2), 1.2 die keine Fotoempfindlichkeit gegenüber ultraviolettem Licht (BPatG: M3) aufweist und 11 12 13 - 7 - 1.3 einen Löslichkeitsunterschied in einem alkalischen Entwickler zwischen einem belichteten und einem unbelichteten Teil au f- weist ( BPatG: M4). 2. Der Löslichkeitsunterschied wird durch folgende Komponenten he r- vorgerufen (BPatG: M5): 2.1 einen lichtabsorbierenden Farbstoff als Material zur fototherm i- schen Umwandlung mit einem Absorptionsfrequenzbereich, der den Wellenlängenbereich von 650 bis 1.300 nm ganz oder zum Teil abdeckt, und 2.2 eine hochmolekulare Verbindung (BPatG: M6), 2.2.1 deren Löslichkeit in einem alkalischen Entwickler haup t- sächlich durch eine sich von einer chemischen Änderung unterscheidende Änderung veränderbar ist und 2.2.2 die auf einem Träger ausgebildet ist (BPatG: M8, M9a, M9b). 3. Die Belichtung erfolgt mittels einer Lichtstrahlung (3.1) in einem Wellenlängenbereich von 650 bis 1.300 nm und (3.2) mit einer Lichtintensität von mindestens 2 x 10 6 mJ/s cm² (die zur Ausbildung des Bilds durch die hoc hmolekulare Verbindung ausreicht). Einige Merkmale bedürfen besonderer Erläuterung. Da der Anteil von UV - Strahlung im Tageslicht und bei vielen Leuchtstof f- lampen zu ungewollter Anbelichtung der Druckplatten führen und dies bei Posi tivplatten zu Far bannahmeschwierigkeiten und/oder zur Verringerung der Au f- lagenstabilität führen kann (Lehrbuch der Druckindustrie, 1990, S. 95; B13), verwendet das Streitpatent eine gegenüber ultraviolettem Licht unempfindliche Zusammensetzung (Merkmal 1.2). Die UV - Unempf indlichkeit der Zusamme n- setzung muss dabei dergestalt sein, dass sie eine Bearbeitung ohne Einhaltung besonderer Schutztechniken ermöglicht (vgl. Beschr. Abs. 21: "A further object of the present invention is to provide a method for making a positive photo sens i- tive lithographic printing plate, which does not require an operation under yellow 14 15 - 8 - light and whereby the operation can be carried out under usual white light co n- taining ultraviolet light" , sowie Abs. 6, in dem als Nachteil des Stands der Tec h- nik darge stellt wird, dass das fotoempfindliche Material gegenüber ultraviole t- tem Licht empfindlich und es daher notwendig sei, das Verfahren unter Gel b- licht auszuführen, das kein ultraviolettes Licht enthalte, was unter dem G e- sichtspunkt der Betriebseffizienz prob lematisch sei). Der Löslichkeitsunterschied zwischen einem belichteten Teil und einem unbelichteten Teil (Merkmal 1.3), der darauf beruht, dass durch die Belichtung, insbesondere deren thermische Wirkung, die fotoempfindliche Schicht so ve r- ändert wird, dass ihre Löslichkeit in einem alkalischen Entwickler deutlich gr ö- ßer ist als ohne diese Einwirkung (Merkmal 2.2.1), muss folglich so beschaffen sein, dass er durch eine Lichtstrahlung außerhalb des UV - Bereichs aktiviert wird (Merkmal 3.1). Dazu besteht die lichtabsorbierende Schicht nach Merkmal 2.1 aus einem organischen Stoff, der in der Lage ist, elektromagnetische Strahlung im Bereich des tiefen Rots und des nahen Infrarots (650 1.300 nm) oder mindestens in einem Teilbereich davon zu absorbieren, s owie einer hochmolekularen Verbi n- dung (Merkmal 2.2), d.h. einem Stoff mit einem hohen Molekulargewicht, der in seiner Löslichkeit in einer alkalischen Lösung durch eine reversible physikal i- sche Reaktion "geschaltet" wird; er geht bei Einwirkung der alkalis chen Lösung im einen Zustand schnell und im anderen Zustand erheblich langsamer in L ö- sung (Merkmal 2.2.1). Die hochmolekulare Verbindung bildet auf der Druckpla t- te die oleophile Schicht, die entsprechend dem zu druckenden Bild bestehen bleibt, an den nicht druckenden Stellen aber aufgelöst wird. Die Lichtintensität von mindestens 2 x 10 6 mJ/s cm² (Merkmal 3.2) besagt, dass die Beleuchtungsquelle so leistungsfähig sein muss, dass sie umgerec h- net auf einen Quadratzentimeter 2.000 Watt abgibt. Die Anwendung der Lich t- quelle erfolgt scannend, d.h. ein kleiner Lichtpun kt (Spot) von typischerweise 10 µm 20 µm wird in x - und y - Richtung über die Fläche geführt. 16 17 18 - 9 - II. Das Patentgericht hat angenommen, dass die Erfindung für den Fachmann ausführbar offenbart sei. Es ist jedoch der Ansicht, dass Patenta n- spruch 1 des Streitpatents in seiner erteilten Fassung durch die erst nach dem Anmeldetag des Streitpatents erfolgte Veröffentlichung der internationalen A n- meldung WO 97 - 39894 (D1) als Anmeldung mit älterem Zeitrang neu heit s- schädlich getroffen werde. Es hat, soweit es das Patent teilweise für nichtig e r- klärt hat, seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Die D1 nehme wirksam die Priorität der britischen Patentanmeldungen 9608394.4 (D1.1) und 9614693. 1 (D1.2) in Anspruch und stelle deshalb das prioritätsältere Recht dar. Dass die D1 alle Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in seiner erteilten Fassung mit Ausnahme der Angaben zur Lichtintensität vorwegnehme, stehe außer Streit. Aber auch di e Lichtintensität sei entgegen der Auffassung der Beklagten vorweggenommen. Sie sei zwar nicht ausdrücklich vorbeschrieben, die nach der D1 verwendeten Halblaserdi o- den hätten jedoch eine Leistung von 200 mW, emittierten Licht einer Wellenlä n- ge zwischen 600 und 1.100 nm und seien auf einen Strahlendurchmesser von 10 µm fokussiert. Daraus errechne sich im Idealfall eine Lichtintensität von 2,55 x 10 8 mJ/s cm². Der Gegenstand der D1 sei den Prioritätsanmeldungen unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Nach den anzuwendenden Grundsätzen der Ne u- heitsprüfung sei über das explizit Beschriebene hinaus auch das als offenbart anzusehen, was zwar nicht ausdrücklich erwähnt, aus der Sicht des Fac h- manns jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selb stve r- ständlich sei und vom Fachmann mitgelesen werde und daher keiner besond e- auch bei der Ermittlung des Inhalts einer für die wirksame Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts maßg eblichen ursprünglichen Anmeldung einzubeziehen mit der einschränkenden Maßgabe, dass es auch darauf ankomme, ob der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des 19 20 21 - 10 - betreffenden Gebiets eine solche selbstverständliche Ergänzun g der Anme l- dung als zur Erfindung gehörend entnehmen könne. Nach diesen Grundsätzen sei von der Identität der Verfahren gemäß den prioritätsbegründenden Anmeldungen D1.1 und D1.2 mit den in den Patenta n- sprüchen der D1 beschriebenen Gegenständen auszugeh en. Das insoweit a l- lein strittige Merkmal, nach dem die Löslichkeit der Beschichtungszusamme n- setzung in einem wässrigen alkalischen Entwickler durch einfallende UV - Strahlung nicht erhöht werde ( the aqueous developer solubility of the compos i- tion is not inc reased by incident UV radiation ), sei zwar in D1.1 und D1.2 nicht ausdrücklich erwähnt. Der Fachmann, ein Diplomchemiker oder Diplomphys i- ker, der mit der Herstellung von Materialien für die Fotografie vertraut sei und über Kenntnisse und Erfahrungen verfüg e, wie sich diese Materialien auf die Herstellung von Vervielfältigungsformen oder Druckplatten übertragen ließen, lese dieses Merkmal beim Studium der D1.1 und D1.2 jedoch mit. Er stelle nä m lich sofort fest, dass die Durchführung der in D1.1 und D1.2 besc hriebenen Verfahren kein Schutzlicht erfordere. Denn es sei D1.1 und D1.2 kein Hinweis auf die zwingende Einhaltung einer solchen Maßnahme zu entnehmen. Vie l- mehr werde das Verfahren als sehr einfach durchführbar beschrieben. Das sei dem Fachmann im Umgang mit fotothermisch direkt bebilderbaren Druckplatten ohnehin geläufig. Das Fehlen einer solchen Angabe sei für den Fachmann d a- her ein klarer Hinweis, dass einfallende UV - Strahlung, die sowohl Bestandteil des Sonnenlichts als auch künstlicher Lichtquellen se in könne und mithin im Weißlicht vorkomme, die Löslichkeit der Beschichtungszusammensetzung nicht beeinflusse. Führte einfallendes UV - Licht nämlich zu einer Veränderung der Löslichkeit der Beschichtungszusammensetzung, wäre eine zufriedenstellende Bebilder ung nicht möglich, da kein klares Bild entstehe. Der Fachmann en t- nehme dem Offenbarungsgehalt dieser Anmeldungen auch ohne ausdrückliche Erwähnung als selbstverständlich, dass bei der durch einen Wärmeeintrag e r- folgenden Belichtung der Druckplatten die Lös lichkeit der Beschichtungsz u- sammensetzung durch einfallendes UV - Licht nicht beeinflusst werde. Nichts anderes folge aus der Veröffentlichung der japanischen Patentanmeldung 22 - 11 - Sho 56 - 69192 (D4); der Umgang mit fotothermisch direkt bebilderbaren Druc k- platten s ei dem Fachmann ohnehin geläufig gewesen. III. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Berufung nicht in vollem Umfang stand. 1. Die am 22. April 199 7 angemeldete, aber erst am 30. Oktober 1997 und damit nach dem Anmeldedatum des Streitpatents veröf fentlichte D1 ist als ältere, nachveröffentlichte Patentanmeldung nur bei der Neuheitsprüfung he r- anzuziehen (Art. 54 Abs. 3 EPÜ). Da ihr Anmeldedatum nach den Prioritätsd a- ten des Streitpatents liegt, ist sie aber nur insoweit zu berücksichtigen, als sie di e Priorität der in ihr beanspruchten Prioritätsanmeldungen D1.1 und/oder D1.2 wirksam in Anspruch nimmt (Art. 87, 88 Abs. 3, 4, Art. 89 EPÜ). Dabei ist nur das zu berücksichtigen, was den Prioritätsunterlagen unmittelbar und eindeutig zu e ntnehmen ist (BGH , Urt. vom 11. September 2001 X ZR 168/98, B GHZ 148, 383 = GRUR 2002, 146 Luftverteiler). 2. Davon kann bei dem Merkmal 1.2 des Streitpatents entspreche n den Merkmal der in der D1 gegebenen technischen Lehre, die Bestandteile der f o- toempfindlichen Zusammensetzung so zu wählen, dass die Löslichkeit in e i nem wässrigen Entwickler durch einfallende UV - Strahlung nicht erhöht wird, entg e- gen der Auffassung des Patentgerichts keine Rede sein. Dies hat auch die Technische Beschwerdekammer 3.2.5 des Europäisc hen Patentamts in i h rer Entsch eidung vom 12. August 2004 (T 888/02; B2) so gesehen. Die Beschwe r- dekammer hat sich dabei darauf gestützt, dass die D1.2 keine unmitte l bare und eindeutige Offenbarung der Unempfindlichkeit der Zusammensetzung für UV - Licht enth alte. Dass die Zusammensetzung hitzeempfindlich sei und eine Druckplatte durch Hitzebeaufschlagung geschaffen werde, setze nicht notwe n- dig voraus, dass die Zusammensetzung unempfindlich für UV - Licht sei. Zwar sei es möglich, dass die in der D1.2 beschriebe nen Zusammensetzungen u n - 23 24 25 - 12 - empfindlich für UV - Licht seien, jedoch führe dies nicht zu einer impliziten Offe n- barung dieses Merkmals. Zudem beziehe sich die D1 auf sechs Tests für die Bestimmung, ob eine Zusammensetzung für die Erfindung geeignet sei. Nur Test 6 betreffe die UV - Empfindlichkeit; er sei aber in der D1.2 nicht offenbart. Die Priorität werde damit zu Unrecht beansprucht. Der Senat tritt im Ergebnis der Auffassung der Technischen Beschwerd e- kammer bei. Wie die Beklagte zutreffend ausführt, dif ferenzieren die D1.1 und die D1.2 anders als die D1 nicht zwischen UV - empfindlichen und UV - unempfindlichen Beschichtungen. Dies stellt auch die Klägerin nicht in Abrede. Die Annahme des Patentgerichts, dass das Merkmal gleichwohl aus fachmännischer Sich t mitzulesen sei, ist nicht gerechtfertigt. Sie beruht im W e- sentlichen auf der Erwägung, dass den Veröffentlichungen kein Hinweis auf die Notwendigkeit zu entnehmen sei, unter Schutzlicht zu arbeiten. Das Fehlen e i- nes solchen Hinweises ist jedoch in seiner Bedeutung für den Fachmann am Anmeldetag der D1.1 und D1.2 zumindest ambivalent. Denn wie die Beklagte unwiderlegt vorgetragen und der gerichtliche Sachverständige in der mündl i- chen Verhandlung nachdrücklich bestätigt hat, war zu diesem Zeitpunkt das Arbe iten unter Schutzlicht durchwegs üblich und wurde, wie sich aus der als Anlage B14 überreichten Kodak - Veröffentlichung ergibt, von Eastman Kodak auch für die als DITP (Direct Image Thermal Plates) bezeichneten Platten em p- fohlen, von denen die Klägerin gelt end gemacht hat, dass sie (im Wesentlichen) tageslichtunempfindlich gewesen seien. Es lässt sich daher aus fachmänn i- scher Sicht mit mindestens gleicher Berechtigung annehmen, dass in der D1.1 und der D1.2 ein entsprechender Hinweis zu erwarten gewesen wäre , wenn ein Verfahren beschrieben werden sollte, das wegen der UV - Unempfindlichkeit der beschriebenen fotoempfindlichen Zusammensetzungen kein Schutzlicht erfo r- derte. Auch der gerichtliche Sachverständige hat in der mündlichen Ve r han d- lung angegeben, dass di e Fachwelt zum Prioritätszeitpunkt einen solchen Hi n- weis erwartet hätte und dass aus seinem Fehlen der Schluss gezogen werden 26 27 - 13 - mus s te, es seien Schutzmaßnahmen erforderlich. Die UV - Unempfindlichkeit hätte sich demnach erst im Weg eines Austestens ergeben. V on einer unmitte l- baren und eindeutigen Offenbarung des Merkmals 2.1 kann mithin nicht g e- sprochen werden. Auch von einer impliziten Offenbarung kann entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht ausgegangen werden, ungeachtet dessen, dass wie auch die Bek lagte nicht in Abrede stellt, in den Beispielen der D1.1 und der D1.2 Z u- sammensetzungen beschrieben werden, die objektiv gegenüber ultraviolettem Licht unempfindlich sind. Wie der Senat erst kürzlich in Fortführung seiner älteren Re chtsprechung (Beschlu ss vom 17. Januar 1980 X ZB 4/79, BGHZ 76, 97 Terephthalsäure) bestätigt hat, genügt die Vorbekanntheit einer Verfahrensanweisung, deren B e- folgung zwangsläufig eine Sache oder einen Zustand zur Folge hat, die objektiv die von der Erfindung gelehrte Bes chaffenheit aufweist, für die Vorwegnahme der erfindungsgemäßen Lehre im Sinn der Neuheitsprüfung (Urteil vom 24. Juli 2012 X ZR 126/09 Leflunomid, zur Veröffentlichung vorgesehen). Darauf, ob der Fachmann Anlass hatte, die Sache auf das Vorhandensein der erfi n- dungsgemäßen Eigenschaften zu analysieren, kommt es dabei nicht an. Wäre daher die D1.1 oder die D1.2 gegenüber dem Streitpatent als für die Neuheit s- prüfung relevanter Stand der Technik zu berücksichtigen, spräche mithin ein i- ges dafür, dass ein (a uch im Übrigen erfindungsgemäßes) Verfahren als b e- kannt anzus e hen wäre, bei dem eine Zusammensetzung verwendet wird, die objektiv keine Fotoempfindlichkeit gegenüber ultraviolettem Licht au f weist. Indessen kommen die D1.1 und D1.2 nicht selbst als ältere Anmeldungen in Betracht, sondern sind nur für die Frage relevant, ob die D1 ihre Priorität wirksam in Anspruch nehmen kann. Dafür muss das Merkmal, nach dem die Löslichkeit der Beschichtungszusammensetzung in einem wässrigen alkal i- schen Entwickler d urch einfallende UV - Strahlung nicht erhöht wird, nicht nur im Sinn des Art. 88 Abs. 4 EPÜ (entsprechend Art. 4 H PVÜ) in der Gesamtheit 28 29 30 - 14 - der Anmeldeunterlagen deutlich offenbart, sondern auch der D1.1 oder der D1.2 als zur Erfindung gehörend zu entnehmen se in (vgl. BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 126 Spleißkammer; Urteil vom 11. September 2001 X ZR 168/98, BGHZ 148, 383, 388 Luftverteiler). Dies ist jedoch nicht der Fall. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats is t hierfür erforderlich, dass der Fachmann die im Patentanspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen "unmittelbar und eindeutig" (BGHZ 148, 383, 389 Luftverteiler; Urteil vom 16. Dezember 2008 X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 25 Olanz apin; Urteil vom 8. Juli 2010 Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910, Rn. 62 fälschungssicheres Dokument) als mögliche Ausführungsform der Erfi n dung entnehmen kann (Urteil vom 21. September 1993 X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204, 206 Spie lfahrbahn 03; Beschluss vom 11. September 2001 X ZB 18 /00, GRUR 2002, 49 Drehmomentübertrag ungseinrichtung; Urteil vom 18. Februar 2010 Xa ZR 52/08, GRUR 2010, 599, Rn. 22, 24 Formteil). Wird ein Bestandteil der Lehre einer Entgegenhaltung (hier: der D1) durch eine im Pr ioritätsdokument (hier: D1.1, D1.2) nicht deutlich offenbarte Eigenschaft charakterisiert, die dem Fachmann eine zielgerichtete Auswahl geeigneter Au s- führungsformen erlaubt (hier: fehlende Fotoempfindlichkeit gegenüber ultravi o- lettem Licht), fehlt es an ei ner Offenbarung in der Nachanmeldung, wenn die Eigenschaft objektiv auch einem offenbarten Ausführungsbeispiel des Prior i- tätsdokuments zukommt, sie für den Fachmann aber jedenfalls nicht ohne We i- teres zu erkennen ist. Der Senat hat allerdings zur Vermei dung einer unbilligen Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts auch Verallg e- meinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zugelassen. Er hat einen "breit" formulierten Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung jedenfalls dann für unbedenklich erachtet, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fac h- mann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren techn i- 31 32 - 15 - schen Lehre darstellt und diese Lehr e in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulie r- ten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist (BGH, GRUR 2 002, 49, 51 Drehmomentübertragungseinrichtung). Solche Verallgemeinerungen sind vornehmlich dann zugelassen worden, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich b e- trachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg f örderlich sind, nur eines oder nur ei n- zelne in den Patentanspruch aufgenommen werden (ständige Rechtsprechung seit BGHZ 110, 123, 126 Spleißkammer; zuletzt Urteil vom 30. August 2011 X ZR 12/10, juris, Rn. 30). Als zulässig ist jedoch jedenfalls in der älteren Rechtsprechung auch die Verallgemeinerung einer chemischen Verbindung a ngesehen worden (Urteil vom 18. Dezember 1975 X ZR 51/72, BGHZ 66, 17, 30 Alkylendiamine I). Die Grenze des Zulässigen ist jedoch überschritten, wenn mit der Abstrakti on auf eine als solche nicht genannte oder für den Fac h- mann ohne Weiteres erkennbare Eigenschaft abgehoben wird. Für die Prior i- tätsbeanspruchung gilt jedenfalls kein weiterer Maßstab. Hierfür reicht daher nicht schon der Umstand aus, dass sich beim Nacharb eiten der Offenbarung eines Ausführungsbeispiels dieses Merkmal ergibt. So liegt der Fall hier. Die UV - Unempfindlichkeit ist in der D1.1 und in der D1.2 nicht genannt, und sie war auch nicht ohne Weiteres zu erkennen. Damit kann die D1 nicht in prioritä tsbegründender Weise auf diese Eigenschaft und damit auf ein Unterscheidungskriterium für die Auswahl zur Erzielung des erfi n- dungsgemäßen Erfolgs geeigneter Zusammensetzungen abstellen, das die Pr i- oritätsunterlagen nicht offenbaren, geschweige denn als zur Erfindung geh ö- rend benennen. Somit ist die Priorität der D1.1 und der D1.2 nicht wirksam in Anspruch genommen und der D1 kommt nur der Zeitrang ihres Anmeldetags zu, der nach dem für das Streitpatent wirksam in Anspruch genommenen Prioritätstag liegt. Die D1 ist damit nicht als ältere, nachveröffentlichte Anmeldung bei der Ne u- 33 34 - 16 - heitsprüfung zu berücksichtigen und rechnet nicht nach Art. 54 Abs. 3 EPÜ zum Stand der Technik. 3. Schließlich wird Patentanspruch 1 des Streitpatents auch nicht durch die Koda k - Veröffentlichung "DITP Gold Thermal Plates" vorwegg e nommen oder nahegelegt. Diese beschreibt zwar Druckplatten, deren UV - Empfindlichkeit in gewissem Umfang herabgesetzt sein mag, wie auch der gerichtliche Sac h- verständige bestätigt hat. Jedoch erreichte die Unempfindlichkeit nicht ein de r- artiges Ausmaß, dass ein Einsatz zum Beispiel unter Tageslich t einwirkung und ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen möglich gewesen wäre. Das kommt auch in der Spezifikation zum Ausdruck, in der es heißt: "For m a nual handling and platesetter loading, operate in yellow safelight." 4. Der weitere Stand der Technik kommt dem Gegenstand des P a- tentanspruchs 1 nicht näher. Die D4 betrifft nicht die Beschichtung von Druc k- platten, sondern Filme für die Druckplattenkopie. Der Einsatz des dort b e- schriebenen Systems unterscheidet sich grundlegend vom Einsatz als lithogr a- phische Druckplatte. Es ist nicht ersichtlich, was die Übertragung der Lehre der D4 auf lithographische Druckplatten nahegelegt haben sollte. Im Übrigen trifft die Begrü ndung, die das Patentgericht für die Rechtsbeständigkeit des P a- tentanspruchs 1 nach Hilfsantrag II gegeben hat, auch für den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in seiner erteilten Fassung zu. IV. Wenn der Kläger mit einem der geltend gemachten Nichtigkeit sgrü n- de Erfolg hatte, sind auf die Berufung des Beklagten auch die weiteren, in erster Instanz vom Kläger geltend gemachten, vom Patentgericht aber nicht für durc h- greifend erachteten Angriffsmittel Verfahrensgegenstand, ohne dass es deren ausdrücklicher er neuter Geltendmachung, etwa im Weg der Anschlussber u- fung, bedarf (vgl. zum Berufungsverfahren früheren Rechts nach der Zivilpr o- zessordnung BGH, Urteil vom 25. November 2003 X ZR 159/00, GRUR 2004, 532 Nassreinigung). Dies gilt auch für weitere Nichtigk eitsgründe, hier den Nichtigkeitsgrund der mangelhaften Offenbarung. Insoweit haben sich j e doch 35 36 37 - 17 - im Berufungsverfahren keine Gesichtspunkte ergeben, die das vom Patentg e- richt hierzu gefundene Ergebnis in Frage stellen könnten. V. Die Kostenentscheidung b eruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Keukenschrijver Mü h lens Grabinski Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.12.2009 - 3 Ni 24/08 (EU) - 38
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