BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 31/13 Verkündet am: 24. Februar 2015 Hartmann Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in de r Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Coenzym Q 10 PatG § 117; ZPO § 529 Abs. 1 Nr. 1 Feststellungen des Patentgerichts, die die Schlussfolgerung tragen, dass die Nacharbeitung eines in einer Entgegenhaltung beschriebenen Ausführungsbe i- spiels zur Verwirklichung eines Merkmals des Gegenstands des Streitpatents führt, sind f ür das Berufungsverfahren bindend, wenn nicht konkrete Anhalt s- punkte Zweifel an ihrer Richtigkeit begründen. BGH, Urteil vom 24. Februar 2015 - X ZR 31/13 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 24. Februar 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher und Hoffmann und die Richterin Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 7. November 2012 verkündete Urteil des 3. Senats (Nichtigke itssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 466 983 (Streitpatents), das am 27. Dezember 2002 unter Inanspruchnahme einer japanischen Priorität vom 27. Dezember 2001 angemeldet wurde und Verfahren zur Herstellung von r e- duziertem und oxidiertem Coenzym Q 10 betrifft. Das Streitpatent umfasst 55 Patentansprüche, von denen die Ansprüc he 1 und 31 nebengeordnet sind und in der Verfahrenssprache wie folgt lauten: " 1. A process for producing the reduced coenzyme Q 10 represen - ted by the following formula (I): 1 - 3 - which comprises (a) culturing reduced coenzyme Q 10 - produ cing microorga n- isms in a culture medium containing a carbon source, a n i- trogen source, a phosphorus source and a micronutrient to obtain microbial cells containing reduced coenzyme Q 10 at a ratio of not less than 70 mole % among the entire coe n- zymes Q 10 , (b) optionally disruptin g the microbial cells and (c) extracting thus - produced reduced coenzyme Q 10 by an o r- ganic solvent under the condition that the reduced coe n- zyme Q 10 is protected from an oxidation reaction, to ther e- by obtain an extract containing not less than 70 mole % of reduced coenzyme Q 10 among the entire coenzyme Q 10 . 31. A process for producing the oxidized coenzyme Q 10 represen - ted by the following formula (Il): which comprises culturing reduced coenzyme Q 10 - producing microorganisms in a culture medium containing a carbon source, a nitrogen source, a phosphorus source and a micronutrient to obtain m i- crobial cells containing reduced coenzyme Q 10 at a ratio of not less than 70 mole % among the entire coenzymes Q 10 , optionally disrupting the microbial cells; and - 4 - either oxidizing thus - produced reduced coenzyme Q 10 to oxi - dized coenzyme Q 10 using an oxidizing agent and then e x- trac t ing the resultant by an organic solvent, or extracting thus - produced reduced coenzyme Q 10 by an o r- ganic solvent, purifying optionally and oxidi zing the resultant to oxidized coenzyme Q 10 using an oxidizing agent. " Die Klägerinnen haben das Streitpaten t im Umfang des Patenta n- spruchs 31 sowie der darauf rückbezogenen Patentansprüche 32 bis 55 ang e- griffen. Sie haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei ins o- weit weder patentfähig noch so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen könne. Die Beklagte hat das Streitpatent in der ertei l- ten Fassung und hilfsweise in zwei geänderten Fassungen verteidigt. Das Pa tentgericht hat das Streitpatent im angegriffenen Umfang mit Wi r- kung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die weiterhin die Klageabweisung erstrebt und das Streitpatent hilfsweise mit ihre n bereits in erster Instanz gestellten Anträgen sowie mit drei neuen Hilfsanträgen verteidigt. Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung ist unbegründet. I. Das Streitpatent betrifft Verfahren zur Her stellung des Coenzyms Q 10 in der reduzierten und in der oxidierten Form. 1. Nach den Erläuterungen in der Streitpatentschrift fungieren reduzie r- tes und oxidiertes Coenzym Q 10 in den Zellen des menschlichen Körpers als 2 3 4 5 6 - 5 - Elektronentransportsystem und sind a n der Produktion von Adenosintriphosphat (ATP) beteiligt. Es sei bekannt, dass sich oxidiertes und reduziertes Coenzym Q 10 im menschlichen Körper im Gleichgewicht befänden und absorbiertes ox i- diertes Coenzym Q 10 und absorbiertes reduziertes Coenzym Q 10 sic h gegense i- tig reduzierten bzw. oxidierten. Die Streitpatentschrift führt weiter aus, dass oxidiertes Coenzym Q 10 als eine für eine Vielzahl von Krankheiten pharmazeutisch und physiologisch effe k- tive Substanz in pharmazeutischen Produkten, in Nahrungsergä nzungsmitteln und in kosmetischen Produkten breite Verwendung finde. Demgegenüber habe reduziertes Coenzym Q 10 bisher kaum Beachtung gefunden, wenngleich in den vergangenen Jahren berichtet worden sei, dass reduziertes Coenzym Q 10 in mancherlei Anwendungen effektiver sei als das oxidierte Coenzym Q 10. . Zu möglichen Herstellungsverfahren führt die Streitpatentschrift aus, dass reduziertes Coenzym Q 10 auf ähnliche Weise wie oxidiertes Coenzym Q 10 durch eine chemische Synthese hergestellt werden könne. Diese Methode sei jedoch kompliziert, riskant und kostenaufwendig. Sie habe überdies den Nac h- teil, dass es dabei zu einer Verunreinigung durch die Bildung von (Z) - Isomeren kommen könne, die aus arzneimittelrechtlichen Gründen minimiert werde mü s- se (Beschr. Abs. 10). Eine andere Methode bestehe darin, Mikroorganismen einzusetzen, d e- ren mikrobielle Zellen reduziertes Coenzym Q 10 produzierten. Nachteilig hieran sei, dass das durch die mikrobiellen Zellen produzierte reduzierte Coenzym Q 10 eine große Menge an oxid iertem Coenzym Q 10 enthalte und die Trennung und Gewinnung des reduzierten Coenzyms Q 10 durch ein konventionelles Verfahren mit hohen Kosten verbunden sei (Beschr. Abs. 11). 7 8 9 10 - 6 - Die Anwesenheit von reduziertem Coenzym Q 10 in mikrobiellen Zellen sei zwar in den japanischen Offenlegungsschriften Sho - 57 - 70834 (NK1) und Sho - 60 - 75294 (NK3) beschrieben. Allerdings betreffe die Offenlegungsschrift Sho - 57 - 70834 die Verwendung von Photosynthesebakterien, deren Kultivierung kompliziert sei. Außerdem könne nicht festge stellt werden, ob das Verhältnis von reduziertem Coenzym Q 10 zum gesamten Coenzym in den mikrobiellen Zellen der Mikroorganismen ausreichend sei, wenn auf die Herstellung von r e- duziertem Coenzym Q 10 abgezielt werde. Die Offenlegungsschrift Sho - 60 - 75294 bet reffe die Gewinnung von reduziertem Coenzym Q 10 aus Bakterien der Gattung Pseudomonas und beschreibe ein Verfahren zum Überführen von in einer Hexan phase enthaltenem oxidiertem Coenzym Q 10 in reduziertes Coenzym mit dem Reduktionsmittel Natriumhydrosulfit . Dabei sei jedoch das Verhältnis von reduziertem Coenzym Q 10 zum gesamten Coenzym in den mi k- robiellen Zellen unklar (Beschr. Abs. 12, 14 und 15). Im Übrigen zielten beide Veröffentlichungen darauf ab, letztlich oxidiertes Coenzym Q 10 zu erhalten, und besc hrieben damit das reduzierte Coenzym lediglich als ein Zwischenprodukt in der Herstellung von oxidiertem Coenzym Q 10 . Schließlich werde in keiner der beiden Schriften die Herstellungsmenge von Coenzym Q 10 in der Kultur b e- schrieben (Beschr. Abs. 13 und 16). Das Patentgericht hat die Aufgabe des Streitpatents in Übereinstimmung mit den Angaben in der Streitpatentschrift darin gesehen, ein sicheres, einf a- ches und im industriellen Maßstab effizientes Verfahren zur Herstellung von oxidiertem Coenzym Q 10 durch Kultivierung von Mikroorganismen bereitzuste l- len. Mit dem Hinweis auf die Kultivierung von Mikroorganismen nimmt das P a- tentgericht allerdings die erfindungsgemäße Lösung teilweise vorweg. Das dem Streitpatent zugrundeliegende Problem ist allgemeiner darin zu sehen, ein s i- cheres und in industriellem Maßstab effizientes Verfahren zur Herstellung von reduziertem Coenzym Q 10 sowie ein einfaches und zuverlässiges Verfahren zur 11 - 7 - Herstellung von oxidiertem Coenzym Q 10 bereitzustellen (Beschr. Abs. 19 und 20). 2 . Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in seinem nicht angegriffenen Patentanspruch 1 ein Verfahren zur Herstellung von r e- duziertem Coenzym Q 10 vor, das folgende Schritte umfasst: die Kultivierung von Mikroorganismen, die reduziertes Coe nzym Q 10 herstellen, in einem Kulturmedium, das eine Ko h lenstoffquelle, eine Stickstoffquelle, eine Phosphorquelle und einen Mikronährstoff enthält, um mikrobielle Zellen zu e r- halten, die das reduzierte Coenzym Q 10 in einem Verhältnis von nicht weniger als 70 mol% unter den gesamten Coenz y- men Q 10 enthalten; gegebenenfalls das Zerstören der mikrobiellen Zellen und das Extrahieren des so hergestellten reduzierten Coenzyms Q 10 mit einem organischen Lösungsmittel unter der Bedingung, dass das reduzierte Coenzym Q 10 vor einer Oxidationsreaktion geschützt wird, um so einen Extrakt zu erhalten, der nicht w e- niger als 70 mol% reduziertes Coenzym Q 10 unter dem gesa m- ten Coenzym Q 10 enthält. 3. Der nebengeordnete und mit der Nichtigkeitsklage angegriffene P a- tentanspr uch 31 betrifft hingegen ein Verfahren zur Herstellung von oxidiertem Coenzym Q 10 . Danach wird zunächst wie in Patentanspruch 1 angegeben red u- ziertes Coenzym Q 10 hergestellt, das in einem weiteren Verfahrensschritt ox i- diert wird, wobei hinsichtlich der Rei henfolge von Extraktion und Oxidation zwei Alternativen vorgesehen werden. Das Verfahren zur Herstellung von oxidiertem 12 13 - 8 - Coenzym Q 10 besteht danach aus folgenden Schritten (abweichende Glied e- rung des Patentgerichts in eckigen Klammern): 1. Mikroorganismen, die reduziertes Coenzym Q 10 herstellen, werden kultiviert 1.1 in einem Kulturmedium, das eine Kohlenstoffquelle, eine Stickstoffquelle, eine Phosphorquelle und einen Mikr o- nährstoff enthält [b], 1.2 zum Erhalt mikrobieller Zellen ( to obtain microbial cells ) , die reduziertes Coenzym Q 10 zu einem Anteil von w e- nigsten 70 Mol prozent des gesamten Coenzyms Q 10 en t- halten [c]. 2. Die mikrobiellen Zellen werden gegebenenfalls zerstört [d]. 3. Das so hergestellte reduzierte Coenzym Q 10 wird 3.1 entweder unter Verwend ung eines Oxidationsmittels ox i- diert und anschließend mit einem organischen Lösung s- mittel extrahiert [e1] oder 3.2 mit einem organischen Lösungsmittel extrahiert, geg e- benenfalls gereinigt und unter Verwendung eines Oxid a- tionsmittels oxidiert [e2]. 4. Di e Formulierung des Patentanspruchs 31 schließt zwar nicht von vornherein aus, dass bestimmte Anforderungen an die Kultivierungsbedingu n- gen gestellt werden, damit der gewünschte Anteil von wenigstens 70 Mol prozent des gesamten Coenzyms Q 10 erhalten wird. Au s der Beschre i- bung des Streitpatents ergeben sie sich indessen nicht. Dort heißt es lediglich, dass die Kul tivierung im Allgemeinen ( generally ) aerob durchgeführt werde (Abs. 47). Damit ist schon eine anaerobe Kultivierung nicht grundsätzlich au s- 14 - 9 - geschlosse n, was auch dadurch bestätigt wird, dass erst Patentanspruch 37 vorschreibt, dass die Kultivierung aerob erfolgt. Soweit die Berufung darüber hinaus geltend macht, dass es dem Streitpatent mit der Forderung einer aer o- ben Kultivierung nicht bloß auf eine üb liche, irgendwie geartete Zuführung von Sauerstoff ankomme, sondern dass damit eine Sauerstoffzufuhr verlangt werde, bei der während der gesamten Dauer der Kultivierung keine Sauerstofflimiti e- rung in Form eines Sauerstoffmangels auftreten dürfe , und dass h ierfür eine beschränkte Belüftung nicht ausreiche, kann sie damit erst recht keinen Erfolg haben. Abgesehen davon, dass der Begriff " aerob " schon nach allgemeinem Verständnis lediglich bedeutet, dass Sauerstoff in einem für den jeweils in Rede stehenden Or ganismus ausreichendem Maß vorhanden sein muss, definiert auch die Streitpatentschrift den Begriff " aerob " in diesem Sinne, wenn es dort heißt, dass dieser Ausdruck Bedingungen beschreibe, bei denen Sauerstoff zugeführt werde, so dass keine Sauerstofflimit ierung (Sauerstoffmangel) wä h- rend der Kultivierung verursacht werde. Weitergehend bezeichnet es das Streitpatent sogar als bevorzugt, dass " ausreichend " Sauerstoff zugeführt wird, so dass keine " wesentliche " Sauerstofflimitierung ( substantial oxygen limita tio n ) auftritt (Abs. 47). Zwar heißt es in der Beschreibung auch, dass der Anteil red u- zierten Coenzyms Q 10 durch ein Verfahren ermittelt werden könne, für das eine Reihe von Parametern angegeben wird, zu denen auch die Kultivierung unter Schütteln (Amplitu de 2 cm, 310 Pendelbewegungen/min) gehört ( Abs. 26). Dies soll jedoch nur der Standardisierung der Verhältnisangabe bei verschiedenen Mikroorganismen dienen ( Abs. 27). Soweit sich die Beschreibung im Übrigen mit geeigneten Fermentationsbedingungen ( Abs . 40 ) befasst, geht es um eine möglichst hohe Produktivität, etwa was die kontrollierte Konzentration der Ko h- lenstoffquelle anbelangt ( Abs. 44 f.). Damit ist der Streitpatentschrift nichts dafür zu entnehmen, dass das erfindungsgemäße Verfahren wie die Bekla gte meint eine besonders starke Belüftung voraussetzt. - 10 - II. Das Patentgericht ist zu dem Ergebnis gelangt, dass der Gegenstand des Streitpatents im angegriffenen Umfang nicht neu sei, und hat dies im W e- sentlichen wie folgt begründet: Die japanische Offenlegungsschrift Sho - 53 - 133687 (NK5) beschreibe ein industriell anwendbares Verfahren zur Herstellung von Coenzym Q 10 . Aus den dort geschilderten Beispielen 1, 3 und 4 ergebe sich, dass das vorgeschlagene Verfahren insbesondere zur Herstellung von oxidi ertem Coenzym Q 10 geeignet sei. Dabei zeige Beispiel 3 einen Weg zur Gewinnung von reduziertem Coenzym Q 10 aus Mikroorganismen auf. Aus dem Umstand, dass die NK5 die für die Kultivierung der Mikroorganismen erforderlichen Bedingungen nicht n ä- her beschreibe , entnehme der Fachmann, ein Team aus einem organischen Chemiker und einem mit Fermentationsverfahren vertrauten Biologen mit sp e- ziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der Mikrobiologie, dass die Kultivierung unter den ihm bekannten Standardbedingungen möglich sei. Wie durch die US - amerikanische Patentschrift 3 769 170 (NK2) gutachtlich belegt werde, handle es sich bei den in Patentanspruch 31 für das Kulturmedium genannten Komponenten um die üblichen Bestandteile eines Standardmediums. Nachdem das Streitpatent weder die Kultivierungsbedingungen noch die Zusammense t- zung des Kulturmediums im Einzelnen beschreibe, umfasse Merkmal 2 daher auch diejenigen Standardbedingungen und - medien, die der Fachmann in der NK5 als solche mitlese. Die NK5 offenbare ferner die na ch Merkmal 2 des Streitpatents optional vorgesehene Zerstörung der mikrobiellen Zellen. In den in Beispiel 3 der NK5 genannten Maßnahmen Sammeln der Zellen durch Zentr i- fugation und Extraktion des gewonnenen Zellpellets mit einer Lösung aus H e- xan und Meth anol, die in Gegenwart von Natriumhydroxid und Pyrogallol erhitzt werde erkenne der Fachmann eine konventionelle Methode zur Zerstörung mikrobieller Zellen; auch dies werde durch die NK2 bestätigt. Schließlich offe n- bare die NK5 den abschließenden Verfahr ensschritt in der in Merkmal 3.2 des 15 16 - 11 - Streitpatents genannten Alternative. Beispiel 3 der NK5 sehe zur Isolierung der das reduzierte Coenzym Q 10 enthaltenden Zwischenstufe eine Extraktion vor, bei der zunächst eine Mischung aus Hexan und Methanol und anschl ießend Aceton verwendet werde. Das nach Abzug des Acetons erhaltene, mit reduzie r- tem Coenzym Q 10 angereicherte Öl werde nach den Angaben in Beispiel 1 der NK5 chromatographisch aufgereinigt und schließlich mit Hilfe von Luftsauerstoff in oxidiertes Coenzym Q 10 überführt. Zwar fehle in der NK5 eine Angabe zum Anteil reduzierten Coenzym s Q 10 i n der Zellkultur. In Beispiel 3 der NK5 werde aber mit Pseudomonas d e- nitr i ficans ein Mikroorganismus verwendet, der auch im Streitpatent als ein für das Verfahren nac h Patentanspruch 31 geeigneter Mikroorganismus anges e- hen werde, da dieser nach den Angaben in Tabelle 2 des Streitpatents 85 Molprozent an reduziertem Coenzym Q 10 enthalte. Da nach dem Streitpatent allgemein übliche Kultivierungsbedingungen ausreichend sei en, um einen so l- chen Gehalt an reduziertem Coenzym Q 10 zu erhalten, werde nach dem Grun d- satz, dass gleiche Arbeitsweisen bei Verwendung identischer Edukte regelm ä- ßig zu identischen Produkten führten, auch mit den in Beispiel 3 der NK5 ve r- wendeten Bakterien der Gattung Pseudomonas denitrificans der in Merkmal 1.2 genannte Prozentsatz an reduziertem Coenzym Q 10 erhalten. Diese Annahme stehe auch im Einklang mit dem Vortrag der Beklagten im Verletzungsverfahren vor dem Landgericht Düsseldorf, wo sie (als Kläge rin) geltend gemacht habe, dass ein Gehalt an reduziertem Coenzym Q 10 nach Merkmal 3 keine speziellen Kultivierungsbedingungen erfordere, sondern ein Fachmann, der einen im Streitpatent genannten Mikroorganismus auswähle und diesen entsprechend den Vorgabe n im Stand der Technik kultiviere, regelmäßig einen Anteil von nicht weniger als 70 Molprozent an reduziertem Coenzym Q 10 erhal te. 17 - 12 - Es möge zwar sein, dass es der Beklagten bei Nacharbeitung des Be i- spiels 3 nicht möglich gewesen sei, reduziertes Coenzym Q 10 zu isolieren. A n- gesichts des mehrfachen Hinweises in der NK5 auf dieses Zwischenprodukt gebe dies aber keinen Anlass, an der Realisierung des Beispiels 3 zu zweifeln. Auch für die von der Beklagten behauptete Kultivierung unter teilweise anaer o- ben Bedi ngungen gebe es keinen Anhalt. Dem Fachmann sei bekannt, dass es sich bei Pseudomonas denitrificans um einen Mikroorganismus handle, der zum Überleben Sauerstoff benötige, so dass er die Kultivierung nach Beispiel 3 der NK5 ohne weiteres mit einer rein aer oben Kultivierung verbinde. Das nach Hilfsantrag I gegenüber der erteilten Fassung zusätzlich vo r- gesehene Merkmal, dass die Kultivierung der Mikroorganismen aerob durchz u- führen sei, sei hiernach ebenfalls nicht geeignet, die Neuheit des Gegenstands des Streitpatents zu begründen. Ebenso wenig sei die nach Hilfsantrag II vorgesehene Beschränkung auf die in Merkmal 3.2 genannte Verfahrensalternative neu gegenüber der NK5, da dort für die Gewinnung des oxidierten Coenzyms Q 10 aus der mit reduziertem Coen zym Q 10 angereicherten Zwischenstufe dieselbe Reihenfolge wie in Mer k- mal 3.2 vorgesehen sei. III. Diese Beurteilung hält de r Überprüfung im Berufung sverfahren stand. 1. Das Patentgericht ist zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Gegenstand von P atentanspruch 31 nicht ne u ist . Er wird durch d ie japanische Offenlegungsschrift Sho - 53 - 133687 (NK5) vorweggenommen, die ein Verfahren zur Aufreinigung von Coenzym Q beschreibt , bei dem reduziertes Coenzym Q mit porösem Kunstharz aufbereitet und anschließe nd oxidi ert wird. 18 19 20 21 22 - 13 - a) Die Merkmalsgruppe 1 ist in NK5 offenbart. Nach den Feststellungen des Patentgerichts führt die Nacharbeitung des Ausführungsb eispiels 3, bei dem Bakterien der Gattung Pseudomonas (Pseudomonas denitrificans) kult i- viert werden, zu ei ner Zellkul tur , die reduziertes Coenzym Q 10 zu einem Anteil von wenigsten s 70 Molprozent des gesamten produzierten Coenzyms Q 10 en t- hält. Die se Feststellung des Patentgericht s ist für da s Berufungsverfahren bindend (§ 117 PatG i . V . m . § 529 Abs. 1 Nr. 1 Z PO) und hält den Angriffen der Berufung stand. Nach § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO hat das Beruf ungsgericht seiner Verhan d- lung und Entscheidung die vom Gericht des ersten Rechtszug s festgestellten Tatsachen zu Grunde zu legen, soweit nicht konkrete Anhaltspunkt e Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen begründen und deshalb eine erneute Feststellung gebieten. Letzteres ist hier nicht der Fall. aa) Gegen die Annahme des Patentgerichts, dass die in Merkmal 1.1 g enannten Bestandteile des Kulturmediums die üblichen und für ein optimales Wachstum von Mik roorganismen essentiellen seien und dass dies durch die entsprechenden Erläu terungen in der NK2 (Sp. 2 Z. 2 bis 17) belegt sei, ist ebenso wenig zu erinnern wie gege n seine Annahme, dass auch für das Au s- führungs beispiel 3 mangels näherer Ausführungen zur Zusammensetzung von der Verwendung eines derartigen Standardmediums auszugehen sei. Die Rüge der Berufung, NK2 offenbare nicht, dass das Kulturmedium e i- ne Phosphor quelle enthalte, ist unbegründet. Die Beklagte selbst hat worauf die Berufungserwiderung verweist im zwischen den Parteien anhängigen Ve r- letzungsverfahren vor dem Landgericht Düsseldorf ein wissenschaftliches Gu t- 23 24 25 26 27 - 14 - achten von Prof. T . vorg e legt, i n dem die in Merkmal 1.1 genannten B e- standteile als notwendige Elemente jedes Kulturmediums be zeichnet werden (NK23 Rn. 17, 19). Die NK2 führt im Übrigen als möglichen Bestandteil u. a. Ammoniumphosphat auf (Sp. 2 Z. 14), das auch in der Streitpatentschrif t als mögliche Phosphorquelle genannt wird. Im Übrigen weist die Streitpatentschrift darauf hin, dass in den natürlichen Komponenten eines Kulturmediums, wie beispielsweise Hefeextrakt, Phosphorquellen enthalten sein können. Hefee x- trakt wird aber auch von der NK2 als Bestandteil vorgeschlagen (Sp. 2 Z. 16). bb) Keinen Bedenken begegnet auch die weitere Annahme des Paten t- gericht s , dass Pseudomonas denitrificans ein dem Fachmann bekannter Mikr o- organismus ist, der während seiner Kultivierung Sauerstoff zum Überleben b e- nötigt und deshalb eine aerobe Kultivierung erfordert. Die Beklagte kann insoweit mit ihrem Einwand , der vermeintliche Saue r- stoffbedarf der in der NK5 verwendeten Mikroorganismen sei kein Beleg dafür, dass diese unter den in Abs. 47 der Besc hreibung des Streitpatents genannten Bedingungen aerob kultiviert w o rden seien, nicht durchdringen. Soweit sie ge l- tend macht, dass die Verwendung von Pseudomonas denitrificans als Mikroo r- ganismus nichts über die Menge an zugeführtem Sauerstoff aussage und dass nach dem Stand der Technik zur Kultivierung einer Vielzahl von Mikroorgani s- men eine beschränkte Sauerstoffzufuhr als ausreichend oder sogar als erfo r- de r lich erachtet werde, ist darauf hinzuweisen, dass das Verständnis des Streitpatents von einer aerob en Kultivierung wie oben dargelegt dem en t- spricht, was der Fachmann üblicherweise unter einer aeroben Kultivierung ve r- steht. Insbesondere ist der Streitpatentschrift nichts dafür zu entnehmen, dass das erfin dungsgemäße Verfahren eine besonders starke B elüftung voraussetzt. Die Schlussfolgerung des Patentgerichts, die Verwendung de r dem Fachmann als aerobe Mikroorganism en bekannte Bakterien der Gattung Pseudomonas 28 29 - 15 - denitrificans spreche dafür , dass sich die Kulturbedingungen der NK5 nicht von denjenigen d es Streitpatents untersch i eden , ist daher nicht zu beanstanden . Auch der Einwan d der Beklagten, dass nach der NK5 signifikante Mengen von reduziertem Coenzym Q 10 erst durch die Zugabe eines Reduktionsmittels nach der Kultivierung gebildet würden, führt zu keiner anderen Beurteilung . Wie b e- reits das Patentgericht ausgeführt hat, werden die Reduktionsmittel im Be i- spiel 3 der NK5 erst beim Aufschluss der Zellen zugegeben, nachdem die Kult i- vierung der Mikroorganismen abgeschlossen ist, so dass aus der Verwendun g der Reduktionsmittel in der NK5 keine Rückschlüsse auf die Bedingungen g e- zogen werden können, unter denen die Kultivierung erfolgt ist. Insbesondere kann hieraus nicht auf eine anaerobe Kultivierung ge schlossen werden. cc) Ebenso wenig ist auch die Fe ststellung des Patentgerichts zu bea n- standen, dass die Kultivierung von Pseudomonas denitrificans unter üblichen aeroben - Kulturbedingungen einen Anteil reduzierten Coenzyms Q 10 von mi n- destens 70 Molprozent des Coenzyms zum Ergebnis hat und deswegen dav on ausgegangen werden kann, dass auch bei der Nacharbeitung von Beispiel 3 der NK5 ein Anteil reduzierten Coenzyms Q 10 in dieser Höhe erhalten wird . Wie das Patentgericht überzeugend ausgeführt hat, ergibt sich e in Indiz da für , dass diese Feststellung z utrifft, schon aus der Beschreibung des Strei t- p a tent s selbst. In der dort wiedergegebene n Tabelle 2 wird an gegeben , dass mit Pseudomonas denitrificans ein Anteil von reduziertem Coenzym Q 10 von 85 Molprozent erreicht werden könne . Soweit die Beklagte dies unter Berufung darauf entkräften will, das Patentgericht habe unzutreffend angenommen, dass bei der NK5 und d em Streitpatent die Kulturen unter übereinstimmenden übli - chen Bedingungen angelegt worden seien, kann sie damit keinen Erfolg h a- ben. Denn wie bereits ausgeführt unterscheiden sich die Kulturbedingungen des Streitpatents nicht von den für die Kultivierung von Mikroorganismen übl i- 30 31 - 16 - chen, dem Fachmann aufgrund seines Fachwissens bekannten Bedingungen. Ferner wird die Richtigkeit der Feststellung, das s die Kultivierung von Pse u- domonas denitrificans unter üblichen Kulturbedingungen zum Erhalt mikrobieller Zellen mit einem Anteil reduzierten Coenzyms Q 10 gemäß Merkmal 1.2 führt, durch den Vortrag der Beklagten selbst indiziert . So führt sie im Verletzung sve r- fahren zwischen den Parteien in ihrem Schriftsatz vom 25. Oktober 2011 aus, dass die Verletzungsbeklagte fehl gehe, wenn sie annehme, dass im Streitp a- tent ganz spezielle, auf den jeweiligen Mikroorganismus abgestimmte Kultivi e- rungsbedingungen eine Vora ussetzung für einen Anteil von 70 Molprozent r e- duzierten Coenzyms Q 10 seien. Der Verweis auf die Kultivierungsbedingungen sei lediglich als Hinweis auf allgemein vernünftige Bedingungen zu verstehen (NK20, S. 2 Abs. 1 aE). Im Streitpatent werde beschrieben , dass bestimmte Mikroorganismen grundsätzlich einen Anteil von reduziertem Coenzym Q 10 von mehr als 70 Molprozent produzierten. Die in der Streitpatentschrift aufgeführten Ergebnisse (Tabellen 1 bis 3, Abs. 115) seien auch nicht das Resultat ausgieb i- ger T estreihen der Klägerin, mit denen sie spezielle Kultivierungs - und Ferme n- tationsbedingungen ermittelt hätte. Vielmehr werde eine allgemeine Versuch s- anordnung beschrieben, wie sie der Fachmann durchweg wählen wü rde. De m- entsprechend zeigten die dort genannte n Mikroorganismen selbst dann ein Verhältnis von 70 Molprozent reduzierten Coenzyms Q 10 , wenn die Kultivi e- rungsbedingungen nicht für den einzelnen Mikroorganismus optimiert oder sp e- ziell festgelegt seien. Wenn daher ein Fachmann entsprechende Mikroorgani s- m en nach dem Stand der Technik kultiviere, werde er regelmäßig einen Anteil von reduziertem Coenzym Q 10 von 70 Molprozent erhalten. Die im Streitpatent genannten Bedingungen seien nicht zwingend einzuhalten. Die Beweiskraft dieser Indizien vermag die Bek lagte weder durch den beim Patentgericht vorgelegten Versuchsbericht noch durch den im Berufung s- verfahren vorgelegten " Experimentalbericht " (Anlage HE1 ) und die Ergänzung 32 - 17 - hierzu (Anlage HE3) zu erschüttern . Die Rüge der Beklagten, das Patentgericht habe si ch nicht mit dem von ihr vorgelegten Versuchsbericht auseinanderg e- setzt, ist unbegründet. Das Patentgericht hat den Bericht gewürdigt und ist i n- soweit zu dem Ergebnis gelangt, der Umstand, dass es der Beklagte n bei der Nacharbeitung des Beispiels 3 der NK5 nicht gelungen war, reduziertes Coenzym Q 10 zu isolieren, gebe keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass mit dem in diesem Beispiel geschilderten Verfahren reduziertes Coenzym Q 10 isoliert gewonnen werden könne. Das Patentgericht hat diese Annahme darauf g e- s tützt, dass der Erhalt von reduziertem Coenzym Q 10 im Beispiel 3 der NK5 nicht nur beiläufig erwähnt, sondern vielmehr unter Verwendung der chemisch eindeutigen Bezeichnung 2,3 - Dimethoxy - 5 - methyl - 6 - decaprenylhydroquinon und der Angabe der erhaltenen Menge und de s Reinheit sgrads gezielt herau s- gestellt werde, dass mit dem Verfahren reduziertes Coenzym Q 10 isoliert als Zwischenprodukt erhalten werde. Der im Berufungsverfahren vorgelegte " Exp e- rimentalbericht " (Anlage HE1) bestätigt, dass der patentgemäße Mindes tanteil von reduziertem Coenzym Q 10 gemäß Merkmal 1.2 jedenfalls bei hinreichender Belüftung übertroffen wird. Schließlich kann auch aus dem von der Beklagten im Verletzungsverfahren vorgelegte n Gutachten von Prof. T . geschlossen werden, dass mit de r Kultivierung von Coenzym Q 10 produzierenden Mikroo r- ganismen die in Tabelle 2 des Streitpatents genannten Werte, die sogar über dem nach Merkmal 1.2 patentgemäßen Wert liegen, erreicht werden, ohne dass hierfür besondere Kulturbedingungen erforderlich wär en. So geht das Gutac h- ten in Bezug auf den von der Klägerin zu 1 in der angegriffenen Ausführung s- form verwendete n Mikroorganismus Rhodopseudomo nas palustris ohne weit e- res, d.h. insbesondere ohne auf hierfür etwa erforderliche besondere Kulturb e- dingungen hi nzuweisen, davon aus, dass dieser, wie in Tabelle 2 des Streitp a- tents angegeben, die reduzierte Form des Coenzyms Q 10 zu einem Anteil von 90 % des gesamten Coenzyms produ ziert (NK 23 Rn. 22 bis 26). - 18 - b) Die nach Merkmal 2 optional vorgesehene Zerstörung de r durch die Kultivierung erhaltenen mikrobiellen Zellen wird durch die NK5 ebenfalls offe n- bart. So ist in Beispiel 3 der NK5 vorgesehen, dass die aus der Kultur nach der Zentrifugation gewonnene feuchte Zellpaste in Gegenwart von Natriumhydroxid und Pyroga llol erhitzt und mit einer Lösung aus Hexan und Methanol extrahiert wird (S. 8 Z. 23 bis 28) . D ie Feststellung des Patentgerichts, dass es sich d abei um ein dem Fachmann bekanntes konventionelles Zellzerstörungsverfahren handle, das sich beispielsweise auc h der US - amerikanischen Patentanmeldung 3 769 170 (NK2) entnehmen lasse, greift die Berufung nicht an , und sie lässt auch keine Rechtsfehler erkennen. Im Übrigen weist auch das Streitpatent , das für den ohnehin nur optional vorgesehenen Verfahrensschritt d er Zerstörung der mikrobiellen Zellen kein bestimmtes Verfahren vorsieht, diese Methode als eine von mehreren in Betracht kommenden Möglichkeit en aus (Beschr. Abs. 63) . c) Schließlich hat das Patentgericht ebenfalls zutreffend angenommen, dass Merkmal 3 durch die NK5 in der Variante von Merkmal 3.2 offenbart wird. Die Rüge der Berufung, das Patentgericht habe zu Unrecht in Beispiel 3 der NK5 den Oxidationsschritt des Beispiels 1 hineininterpretiert, ist unbegründet . In Beispiel 3 der NK5 wird nach de r Zerstörung der mikrobiellen Zellen die das reduzierte Coenzym Q 10 enthaltende Zwischenstufe zunächst mit einer Mischung aus Hexan und Methanol und anschließend mit Aceton extrahiert. Nach Abzug des Acetons w e rd e so führt die NK5 weiter aus - eine ölart ige, reduziertes Coenzym Q 10 enthaltende Substanz erhalten, die im Folgenden in gleicher Weise behandelt werden soll wie in Beispiel 1. In Beispiel 1 wird das reduziertes Coenzym Q 10 enthaltende Fett zunächst chromatographisch aufg e- reinigt, anschließend we rden Lösungsmittel herausdestilliert und danach wird das so behandelte Produkt oxidiert, indem ihm 30 Minuten lang bei Raumte m- 33 34 35 - 19 - peratur unter Rühren Luft zugeführt wird. Da das nach Beispiel 3 erhaltene Pr o- dukt dem Ausgangsprodukt in Beispiel 1 entspricht, u nd nach den Angaben in Beispiel 3 wie dieses behandelt werden soll, ist der in Beispiel 1 beschriebene Oxidationsschritt auch in Beispiel 3 durchzuführen und wird damit auch dort offenbart . Von eine m nicht gerechtfert igten Hineininterpretieren dieses Verfa h- rensschritts in den in Beispiel 3 gezeigten Verfahrensablauf kann daher keine Rede sein. 2. Das Patentgericht hat den Gegenstand von Patentanspruch 31 in der Fassung der Hilfsanträge I und II zu Recht mangels Neuheit als nicht patentf ä- hig erachtet. Das in beiden Hilfsanträgen zusätzlich aufgenommene Kriterium der aeroben Kultivierung ergibt sich für den Fachmann aus der NK5, da ihm bekannt ist, dass die dort verwendeten Mikroorganismen nur unter aeroben B e- dingungen gedeihen. Die in Hilfsantrag II aufgen ommene Beschränkung des abschließenden Verfahrensschritts auf die in Merkmal 3.2 genannte Variante ist wie oben dargelegt ebenfalls bereits durch die NK5 offenbart. 3. Ob sich der Prüfungsumfang des Berufungsgerichts nach § 117 PatG in Verbindung mi t den entsprechend anzuwendenden Vorschriften der § 529 Abs. 1 Nr. 2, § 531 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 ZPO auf die mit der Ber u- fungsbegründung eingereichten Hilfsanträge III, IV und V erstreckt, kann dahin gestellt bleiben. Auch w enn der Gegenstand von Pat entanspruch 31 in der Fa s- sung dieser Hilfsanträge möglicherweise neu ist, ist seine Patentfähigkeit jede n- falls deshalb zu verneinen, weil er dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war. Die Beklagte hat in soweit in der Berufung auch nichts darg e- tan, was auf eine erfinderische Tätigkeit schließen lassen könnte. a) Hilfsantrag III beschränkt das erfindungsgemäße Verfahren ausg e- hend von Hilfsantrag I auf bestimmte Mikroorganismen, die neben anderen im 36 37 38 - 20 - erteilten Patentanspruch 54 genannt sind, de r in der mit Hilfsantrag III verteidi g- ten Fassung entfallen soll. Dies vermag die Patentfähigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 31 nicht zu begründen. Denn zumindest ein Teil der g e- nannten Mikroorganismen war im Stand der Technik bereits als Coenzym - Q 10 - Produzenten bekannt. So offenbart die NK1 die Kultivierung von Bakterien der Gattung Rhodopseudomonas. Die NK2 beschreibt die Kultivierung von Bakt e- rien der Gattungen Sporobolmyces und Trichosporon. In der als NK4 vorgele g- ten Veröf fentlichung ( Yoshida e t al. , Production of ubiquinone - 10 using bacte ria, J. Gen. Appl. Microbiol. 1998, Bd. 44, S. 19 - 26) w ird der Bakterienstamm Rh o- dobacter sphaeroides als ausgezeichneter Coenzym - Q 10 - Produzent genannt (vgl. Einl. der NK4). b) Hilfsantrag IV entspricht Hilf santrag III mit dem Unterschied, dass bei Merkmal 3 nur die Variante 3.2 beansprucht werden soll. Diese Fassung ist aus den gleichen Gründen wie die Fassung nach den Hilfsanträgen III und II nicht als patentfähig anzusehen. c) Hilfsantrag V setzt auf Hi lfsantrag IV auf, beschränkt die Mikroorg a- nismen jedoch auf Hefen. Die Möglichkeit, Hefen zur Gewinnung von Coenzym Q 10 zu kultivieren, wird bereits in der NK2 offenbart (Sp. 1 Z. 31; Sp. 5 Z. 55 bis Sp. 6 Z. 1 - 19). 39 40 - 21 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Gröning Bacher Hoffmann Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 07.11.2012 - 3 Ni 21/11 (EP) verbu n- den mit 3 Ni 39/11 (EP) - 41
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