BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 3/12 Verkündet am: 18. Dezember 2012 Anderer Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Routenplanung PatG § 112 Abs. 2, § 117 Satz 1; ZPO § 529 Abs. 2 Satz 2 Hat der Berufungskläger in zulässiger Weise die Verletzung des materiellen Rechts gerügt, so hat das Berufungsgericht innerhalb des mit der Berufung zur Überprüfung gestellten Streitgegenstands die materiellrec htliche Beurteilung durch die Vorinstanz in vollem Umfang auf Rechtsfehler zu überprüfen. Hierbei ist es - anders als bei Verfahrensrügen - an die geltend gemachten Berufung s- gründe nicht gebunden. EPÜ Art. 52 Abs. 2 Buchst. c und d, Art. 56 a) Anweisungen zur Auswahl von Daten, deren technischer Aspekt sich auf die Anweisung beschränkt, hierzu Mittel der elektronischen Datenverarbeitung einzusetzen, können jedenfalls bei der Beurteilung der erfinderischen Täti g- keit nicht berücksichtigt werden (Bestätigung v on BGH, Urteil vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 Rn. 36 Wiedergabe top o- grafischer Informationen). b) Dies gilt auch dann, wenn solche Anweisungen zu einer Verringerung der erforderlichen Rechenschritte führen. BGH, Urteil vom 18. Dezembe r 2012 - X ZR 3/12 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Dezember 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die R ichterin Schuster für Recht erkannt: Auf die Berufung der Klägerin wird das am 4. Oktober 2011 verkü n- dete Urteil des 4. Senats (Nicht igkeitssenats) des Bundespatent g e- richts abgeändert. Das europäische Patent 1 147 375 wird mit Wirkung für die Bunde s- repub lik Deutschland insgesamt für nichtig erklärt. Die Anschlussberufung der Beklagten wird zurückgewiesen. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutsc hland erteilten europäischen Patents 1 147 375 (Streitpatents), das am 6. Oktober 1999 unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Anme l- dung vom 21. Dezember 1998 angemeldet worden ist und ein Verfahren zur Leitung eines Führers eines Fahrzeugs von mindestens einem Start - zu mi n- destens einem Zielpunkt betrifft. Patentanspruch 1, auf den sechs weitere P a- tentansprüche zurückbezogen sind, lautet in der erteilten Fassung in der Ve r- fahrenssprache: "Verfahren zur Leitung eines Führers eines Fahrzeugs, ins besondere eines Kraf t- fahrzeugs, Flugzeugs oder Schiffs, von mindestens einem Start - zu mindestens 1 - 3 - einem Zielpunkt, wobei eine Fahrtroute von dem mindestens einen Start - zu dem mindestens einen Zielpunkt bestimmt wird, dadurch gekennzeichnet, dass nach Vorg abe einer bestimmten Eigenschaft dem Fahrzeugführer im Rahmen der Routenplanung solche Streckenabschnitte der Fahrtroute, die über die vorgegeb e- ne Eigenschaft verfügen, zur individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten werden, und dass abgelehnte Strecken abschnitte von der Routenplanung aus - genommen werden." Die Klägerin hat das Streitpatent wegen fehlender Patentfähigkeit ang e- griffen. Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der weiter - gehenden Klage dadurch für nichtig erklärt, dass Paten t anspruch 1 die nachfo l- gend (unter Hervorhebung der Änderungen gegenüber der erteilten Fassung) wiedergegebene Fassung erhält und die weiteren Patentansprüche sich auf diese Fassung zurückbeziehen: "Verfahren zur Leitung eines Führers eines Fahrzeugs, in sbesondere eines Kraf t- fahrzeugs, Flugzeugs oder Schiffs, von mindestens einem Start - zu mindestens einem Zielpunkt, wobei eine Streckenabschnitte aufweisende Fahrtroute von dem mindestens einen Start - zu dem mindestens einen Zielpunkt bestimmt wird, dadurc h gekennzeichnet, dass nach Vorgabe einer bestimmten der Fahrzeug - führer im Rahmen der Routenplanung eine vorgegebene Eigenschaft für einen p o- tentiell zu meidenden Streckenabschnitt auswählen kann, wobei eine auswählbare Eigenschaft eine Straßenbenutzungsg ebühr ist, wobei dem Fahrzeugführer die Streckenabschnitte zur Kenntnis gebracht werden, die über die zuvor ausgewählte Eigenschaft verfügen, dass dem Fahrzeugführer im Rahmen der Routenplanung solche einzelnen Streckenabschnitte der Fahrtroute, die über d ie vorgegebene z u- vor ausgewählte Eigenschaft verfügen, zur jeweiligen individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten werden, und dass abgelehnte Streckenabschnitte von der Routenplanung aus genommen werden." Mit ihrer Berufung begehrt die Klägerin weiter hin die vollständige Nichtig - erklärung des Streitpatents. Die Beklagte beantragt in erster Linie, die Berufung zurückzuweisen. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent im Wege der A n- schlussberufung in sechs abermals geänderten Fassungen. 2 3 - 4 - Entscheidungsgrü nde: Die zulässige Berufung ist begründet. Der Gegenstand des Streitpatents ist in keiner der verteidigten Fassungen patentfähig, weil die Merkmale, durch die er sich vom Stand der Technik unterscheidet, die Lösung des technischen Problems mit technische n Mitteln nicht bestimmen oder zumindest beeinflussen und deshalb bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit außer Betracht zu ble i- ben haben. I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Fahrzeugnavigation. 1. In der Streitpatentschrift wird ausgef ührt, bei im Stand der Technik bekannten Navigationsgeräten sei es möglich, bestimmte Streckenabschnitte, zum Beispiel Abschnitte, die gebührenpflichtig sind, nach Vorgabe des Benu t- zers bei der Routenberechnung auszuschließen. Die Auswahlmöglichkeit b e- steh e jedoch nur für die Route insgesamt. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, ein Navigationssystem zur Verfügung zu stellen, bei dem der Benutzer weite r- gehende Auswahlmöglichkeiten hat. 2. Zur Lösung wird in Patentansp ruch 1 in der Fassung des ang e- fochtenen Urteils ein Verfahren zur Fahrzeugnavigation vorgeschlagen, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen: 1. Das Verfahren dient zur Leitung des Fahrers eines Fahrzeugs von mindestens einem Start - zu mindestens ein em Zielpunkt. 2. Es wird eine Fahrtroute von dem mindestens einen Start - zu dem mindestens einen Zielpunkt bestimmt, die mindestens zwei Strecken abschnitte aufweist. 4 5 6 7 8 - 5 - 3. Im Rahmen der Routenplanung bestehen folgende Auswah l- möglichkeiten: a) Der Fahrer kann eine vorgegebene Eigenschaft für einen potentiell zu meidenden Streckenabschnitt auswählen. b) Eine auswählbare Eigenschaft ist eine Straßenbenu t- zungsgebühr. c) Dem Fahrer werden die Streckenabschnitte zur Kenntnis gebracht, die über die zuvor ausgewählte Eigenschaft ve r- fügen. d) Dem Fahrer wird angeboten, die einzelnen Streckena b- schnitte, die über die zuvor ausgewählte Eigenschaft ve r- fügen, jeweils individuell auszuwählen oder abzulehnen. 4. Abgelehnte Streckenabschnitte werden von der Routenplanung ausg enommen. 3. Das geschützte Verfahren hat gegenüber den in der Streitpaten t- schrift als Stand der Technik beschriebenen Verfahren den Vorteil, dass die Entscheidung, ob Streckenabschnitte, die gebührenpflichtig sind oder sonstige Besonderheiten aufweisen, berücksichtigt oder gemieden werden sollen, nicht für die Route insgesamt getroffen werden muss, sondern für jeden einzelnen Streckenabschnitt individuell getroffen werden kann. a) Um dem Fahrer diese Entscheidung zu ermöglichen, ist in den Merkmalen 3 c und 3 d vorgesehen, dass ihm die Streckenabschnitte, die die ausgewählte Eigenschaft aufweisen, zur Kenntnis gebracht und so angeboten werden, dass er sie individuell auswählen oder ablehnen kann. Hierbei ist, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, nicht ausgeschlossen, dass z u- sät z lich auch andere Streckenabschnitte zur Kenntnis gebracht und in der g e- nannten Weise angeboten werden. Wenn dies geschieht, muss aber sicherg e- stellt sein, dass der Fahrer erkennen kann, welche Streckenabschnitte die au s- 9 10 - 6 - gewählte Eigenschaft aufweisen. In welcher Weise dies geschieht, ist im Strei t- patent nicht näher festgelegt. b) Hinsichtlich der Kriterien, nach denen die zur individuellen Bea r- beitung vorgeschlagene Route erstellt wird, trifft das Streitpatent keine n äheren Festlegungen. Daraus ist zu folgern, dass der Gegenstand des Streitpatents auch Verfa h- ren umfasst, bei denen bestimmte Präferenzen des Fahrers schon bei der Era r- beitung dieses Vorschlags berücksichtigt werden und dem Fahrer nur solche Vorschläge unterbreitet werden, die seinen Präferenzen so weit wie möglich entsprechen. Nach dem vom Streitpatent geschützten Verfahren wird dem Fa h- rer aber zusätzlich die Möglichkeit geboten, einen Routenvorschlag, der nach allgemeinen, für die gesamte Route gelten den Vor gaben erstellt worden ist, individuell abzuändern. Hierzu werden ihm gemäß den Merkmalen 3 c und 3 d diejenigen Streckenabschnitte der vorgeschlagenen Route zur Kenntnis geg e- ben und zur individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten, die bestimmte vorgegebene Eigenschaften aufweisen. II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit für das Ber u- fungsverfahren von Bedeutung, im Wesentlichen wie folgt begründet: Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils sei neu und beruhe auf erfinderischer Tätigkeit. Der Fachmann, ein Diplom ingenieur mit Fachhochschulabschluss der Fachrichtung Elektronik und mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung, habe aus den vorgelegten Ent - gegenhaltungen keinen Hinweis zur Schaffung eines Verfahrens mit den Mer k- malen 3 a bis 3 d erhalten. In der US - Patentschrift 5 220 507 (NK9) und der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 838 797 (NK5) seien Ve r- fahren offenbart, bei denen bestimmte Eigenschaften wie Streckenlänge oder 11 12 13 14 - 7 - Fa hrzeit vor der Routenberechnung für die gesamte Strecke vorgegeben wü r- den. Die in den Merkmalen 3 a, 3 c und 3 d beschriebenen Auswahl - und A n- zeigemöglichkeiten stünden dem Fahrer deshalb nicht für einzelne Strecken - abschnitte zur Verfügung. Auch bei dem i n der Bedienungsanleitung zu der Software "Auto Route plus" (NK12) offenbarten Verfahren würden vorgegebene Eigenschaften für die gesamte Strecke ausgewählt. Außerdem würden dort alle Streckenabschnitte angeboten, nicht nur diejenigen, die die ausgewählte Eigen - schaft aufwiesen. Bei dem in der prioritätsälteren Anmeldung WO 99/14701 (NK8) offenbarten Verfahren seien bestimmte Eigenschaften vorgegeben und der Fahrer könne diese nicht im Rahmen der Routenplanung für einen potentiell zu vermeidenden Streckenab schnitt auswählen. III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren in einem entscheidenden Punkt nicht stand. 1. Zu Recht ist das Patentgericht allerdings zu dem Ergebnis g e- langt, dass die Merkmale von Patentanspruch 1 in der Fassu ng des angefoc h- tenen Urteils in keiner der vorliegenden Entgegenhaltungen in ihrer Gesamtheit offenbart sind. a) Entgegen der Auffassung der Klägerin weist das in dem Handbuch zu der Software "AutoRoute Plus for Windows" (NK12) offenbarte Verfahren zur Berechnung von Routen nicht alle Merkmale von Patentanspruch 1 des Strei t- patents auf. (1) Offenbart sind die Merkmale 1, 2 und 4. In der Eingabemaske des Programms können ein Start - und ein Zielpunkt eingetragen werden (S. 25), wie dies in Merkmal 1 vorgesehen ist. Die berec h- nete Route wird in einer listenartigen Darstellung angezeigt (S. 33), die in Übe r- einstimmung mit Merkmal 2 mehrere Streckenabschnitte aufweist. Auch Mer k- 15 16 17 18 19 - 8 - mal 4 ist verwirklicht, denn der Benutzer kann die vorgeschlagene Route indi v i- duell bearbeiten und jeden einzelnen Streckenabschnitt von der Routenplanung ausnehmen (S. 39). (2) Zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass das in NK12 offenbarte Verfahren dem Fahrer nicht die in den Merkmalen 3 a, 3 c und 3 d vorgesehenen Auswahlmöglichkeiten bietet. Der Benutzer kann allerdings in einer Maske abgestufte Präferenz werte für bestimmte Straßentypen (Motorways, A Roads, B Roads, S. 30 f.) eingeben. Damit kann er beeinflussen, ob und mit welcher Intensität die betroffenen Str a- ßentypen bei der Berechnung der Route berücksichtigt werden. Wenn allen Straßentypen der Standardwert zugewiesen ist, wird ohne Rücksicht auf den Straßentyp die schnellste Route ermittelt. Wenn einem oder mehreren Straße n- typen abweichende Präferenzwerte zugewiesen werden, werden diese Typen bei der Berechnung der Route entsprechend bevorzugt oder nachrangig b e- rücksichtigt (S. 31 Abs. 1 und 2). Unabhängig von der Auswahl wird dem B e- nutzer in der listenartigen Darstellung des anhand dieser Vo rgaben erstellten Routenvorschlags der Straßentyp des jeweiligen Streckenabschnitts angezeigt (S. 33). Er hat damit die Möglichkeit, Streckenabschnitte eines von ihm nicht präferierten Typs individuell abzulehnen. Diese Auswahlmöglichkeit genügt jedoch nicht den Anforderungen, die sich aus den Merkmalen 3 a, 3 c und 3 d ergeben. Mit der Vergabe der Präf e- renzwerte für einzelne Straßentypen wird die Art und Weise beeinflusst, in der das Programm den Routenvorschlag erarbeitet, der dem Benutzer zur Auswahl und individuellen Überarbeitung angeboten wird. Diese Präferenzwerte gelten mithin für die gesamte Route. Der Benutzer hat keine Möglichkeit, zusätzlich zu diesen Vorgaben Eigenschaften auszuwählen, anhand derer ihm bestimmte Streckenabschnitte des Routen vorschlags zur individuellen Auswahl oder A b- lehnung angeboten werden. Er kann die Liste der ihm zur individuellen Auswahl 20 21 22 - 9 - oder Ablehnung angebotenen Teilstrecken zwar durch Änderung der Präf e- renzwerte beeinflussen. Damit ändert er jedoch zugleich die Vorga ben, die für die Berechnung des Routenvorschlags insgesamt gelten. Er hat nicht die Mö g- lichkeit, es für die Berechnung der gesamten Route bei allgemeinen Vorgaben - etwa einer möglichst kurzen Fahrtdauer - zu belassen und zusätzlich Kriterien auszuwählen, anhand derer ihm bestimmte Teil strecken dieser Route zur ind i- viduellen Auswahl oder Ablehnung angeboten werden. Er kann dieses Ziel a l- lenfalls dadurch erreichen, dass er allen Straßentypen den mittleren Präferen z- wert zuweist und die von ihm nicht präferie rten Streckenabschnitte anhand der ohnehin angezeigten Informationen zum Straßentyp individuell markiert und abwählt. Dann ist die ihm angebotene Auswahlmöglichkeit indes nicht das E r- gebnis einer vorherigen Auswahl bestimmter Straßentypen, sondern ein N e- be neffekt davon, dass der Straßentyp ohnehin stets und für alle Streckena b- schnitte angezeigt wird. Diese Vorgehensweise - die in NK12 ohnehin nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist, sondern sich dem Fachmann allenfalls unter Rückgriff auf weitergehend e Kenntnisse erschließt - entspricht nicht den bereits oben dargelegten Anforderungen aus den Merkmalen 3 a, 3 c und 3 d. b) Das in der US - Patentschrift 5 220 507 (NK9) offenbarte Navigat i- onssystem weist ebenfalls nicht alle Merkmale von Patentanspruch 1 des Streit - patents auf. (1) Das in NK9 offenbarte System unterbreitet dem Benutzer nach Eingabe eines Start - und eines Zielorts sowie optional weiterer Kriterien bis zu drei unterschiedliche Routenvorschläge. Als einer der Vorteile dieser Vorg e- hensw eise wird angeführt, der Benutzer erhalte einen alternativen Routenvo r- schlag, ohne erneut Daten eingeben zu müssen (Sp. 4 Z. 63 bis Sp. 5 Z. 28). Zur Berechnung der alternativen Vorschläge wird ein im Voraus festgelegtes Kriterium herangezogen (Sp. 2 Z. 23 - 29, Sp. 10 Z. 9 - 15). Als Beispiel wird a n- gegeben, dass das System aus dem jeweils vorherigen Vorschlag das längste Hauptstraßensegme nt ermittelt, das mindestens 40 % der gesamten Wegstr e- 23 24 - 10 - cke umfasst, und dieses Segment bei der Berechnung des nächsten Vo r- sch lags unberücksichtigt lässt (Sp. 7 Z. 25 - 45). Ergänzend wird ausgeführt, die zusätzlichen Routenvorschläge, deren Anzahl auch größer oder kleiner als zwei sein könne (Sp. 9 Z. 11 - 13), könnten auch nach einem anderen Kriterium b e- rechnet werden (Sp. 9 Z. 14 - 18). (2) Damit sind die Merkmale 1, 2 und 4 offenbart, nicht aber die Merkmalsgruppe 3. Entgegen der Auffassung der Klägerin kann den Ausführungen in NK9, wonach das Kriterium zur Auswahl der Streckenabschnitte, die bei der Berec h- nung einer Alterna tivroute unberücksichtigt bleiben sollen, schon vor der B e- rechnung des ersten Routenvorschlags festgelegt wird, nicht unmittelbar und eindeutig entnommen werden, dass dieses Kriterium vom Benutzer ausgewählt werden kann, wie dies in Merkmal 3 a vorgesehen ist. Unabhängig davon fehlt es jedenfalls an der in den Merkmalen 3 c und 3 d vorgesehenen Kenntnisgabe und individuellen Auswahlmöglichkeit für Str e- ckenabschnitte, die die zuvor ausgewählte Eigen schaft aufweisen. Dass bei den als Alternative angebote nen Routen im Vergleich zum ersten Routenvo r- schlag Teilstrecken unberücksichtigt bleiben, die ein bestimmtes Kriterium erfü l- len, reicht zur Verwirklichung dieser Merkmale nicht aus, weil der Benutzer nicht die Möglichkeit hat, solche Teilstrecken individue ll auszuwählen oder abz u- lehnen. Eine solche Möglichkeit besteht auch dann nicht, wenn dem Benutzer mehr als drei Routenvorschläge unterbreitet werden. Zwar ist denkbar, dass bei kurzen oder aus wenigen Abschnitten bestehenden Strecken so viele unte r- schiedl iche Routenvorschläge erstellt werden, dass alle theoretisch denkbaren Kombinationen der einzelnen Teilstrecken zur Auswahl stehen. Zur Verwirkl i- chung von Merkmal 3 d muss ein Verfahren jedoch geeignet sein, dem Fahrer die individuelle Auswahl oder Ablehnu ng einzelner Streckenabschnitte auch bei einer größeren Anzahl von Abschnitten zu ermöglichen. 25 26 27 - 11 - c) Auch das in der nach dem Prioritätstag veröffentlichten, aber pri o- ritätsälteren internationalen Patentanmeldung WO 99/14701 (NK8) offenbarte Navigationssys tem weist nicht alle Merkmale von Patentanspruch 1 des Strei t- patents auf. (1) Bei dem in NK8 offenbarten Verfahren wird jedem Straßena b- schnitt ein "Kostenwert" zugeordnet. Die Höhe dieses Werts kann nicht allein durch finanzielle Faktoren wie zum Beispi el eine Gebührenpflicht beeinflusst werden, sondern auch durch andere Faktoren wie etwa den Straßentyp, die voraussichtliche Fahrzeit und die Wahrscheinlichkeit von Verkehrsbehinderu n- gen (S. 4 Z. 23 - 28). Der Benutzer kann diese Werte durch individuelle Ein gaben beeinflussen. Hierzu wird ihm eine Liste der Abschnitte mit Verkehrsbehind e- rungen angezeigt, in der er vorhandene Einträge entfernen, neue Einträge hi n- zufügen und bei jedem Eintrag den Wert für die Wahrscheinlichkeit einer Ve r- kehrsbehinderung verände rn kann (S. 5 Z. 22 - 24). Um Einträge in der Liste zu be arbeiten, kann der Benutzer bestimmte Streckenabschnitte anhand von g e- bietsbezogenen Kriterien wie dem Namen eines Bundesstaats, einer Stadt, eines Bezirks (local area) oder einer Straße auswählen. In einem weiteren Menü kann der Benutzer durch Eingabe abgestufter Werte beeinflussen, ob eher eine kurze Fahrzeit oder eher eine kurze Strecke angestrebt wird und ob Schnellstraßen (highways) sowie gebührenpflichtige Straßen eher bevorzugt oder eher ver mieden werden sollen. Diese Werte fli e- ßen in die Berechnung des Kostenwerts von betroffenen Streckenabschnitten ein (S. 7 Z. 4 bis S. 8 Z. 18). Wenn Start - und Zielort festgelegt sind, schlägt das System diejenige Ro u- te vor, die den geringsten Kostenwer t aufweist (S. 9 Z. 5 - 11). Der Benutzer kann auch während der Fahrt die Liste der Abschnitte mit Verkehrsbehinderu n- gen in der oben geschilderten Weise bearbeiten und hierzu die im Routenvo r- schlag enthaltenen Streckenabschnitte auswählen. Nach einer Änderun g ermi t- 28 29 3 0 31 - 12 - telt das System erneut die Route mit dem ger ingsten Kostenwert (S. 9 Z. 23 - 30). (2) Damit sind die Merkmale 1, 2 und 4 offenbart, nicht aber die Merkmalsgruppe 3. Ähnlich wie bei dem in NK9 offenbarten Verfahren kann der Benutzer zwar auch bei dem Verfahren nach NK8 vorgeben, inwieweit bestimmte Straßen - typen bei der Berechnung der Route bevorzugt oder nachrangig berücksichtigt werden sollen. Diese Auswahl hat jedoch auch hier Einfluss auf die Berechnung der Route insgesamt. Der Benutzer hat ni cht die Möglichkeit, zusätzlich Krit e- rien festzulegen, anhand derer ihm Streckenabschnitte der vorgeschlagenen Route zur individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten werden. Er kann zwar jeden vorgeschlagenen Streckenabschnitt durch Zuweisung einer beso n- ders niedrigen oder besonders hohen Stauwahrscheinlichkeit individuell au s- wählen oder ablehnen. Er kann die Auswahl derjenigen Teilstrecken, die ihm zu diesem Zweck zur Kenntnis gebracht werden, aber nicht durch Auswahl einer vorgegebenen Eigenschaft beein flussen. d) Die erstmals in der Berufungsinstanz vorgelegten Unterlagen zu der Software "Microsoft AutoRoute Express 98" (BK3 und BK4) führen nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Der Offenbarungsgehalt dieser Entgegenha l- tungen geht, soweit dies hier relevant ist, nicht über denjenigen von NK12 hi n- aus. Die Auswahlmöglichkeiten für den Benutzer sind im Vergleich zu NK12 zwar nochmals erweitert, weil er bei der Einstellung der Präferenzen für b e- stimmte Straßentypen auch einen Wert für gebührenpflicht ige Straßen festlegen kann und in der listenartigen Darstellung der vorgeschlagenen Route die g e- bührenpflichtigen Streckenabschnitte durch den Eintrag "toll road" geken n- zeichnet sind. Wie bei NK12 hat die Vergabe von Präferenzwerten für einzelne 32 33 34 35 - 13 - Straßentyp en jedoch Einfluss auf die Festlegung der Route insgesamt und der Benutzer hat nicht die Möglichkeit, zusätzlich zu diesen Vorgaben Eigenscha f- ten auszuwählen, anhand derer ihm bestimmte Streckenabschnitte des erstel l- ten Routenvorschlags zur individuellen A uswahl oder Ablehnung angeboten werden. Damit sind auch bei diesem Verfahren die Merkmale 3 a, 3 c und 3 d nicht offenbart. 2. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts beruht der Gege n- stand von Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der Fachmann Anlass hatte, eines der in NK12 oder NK9 offenbarten Verfahren um die Mer k- malsgruppe 3 zu ergänzen. Die zu dieser Gruppe gehörenden Merkmale haben bei der Prüfung auf er finderische Tätigkeit unberücksichtigt zu bleiben, weil sie die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln nicht bestimmen oder zumindest beeinflussen. Die für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit d a- nach allenfalls in Betracht kommenden Mer kmale 1, 2 und 4 sind dem Fac h- mann d urch den Stand der Technik nahe gelegt. a) Die rechtliche Würdigung des Berufungsgerichts unterliegt der Überprüfung im Berufungs verfahren, ohne dass es hierzu einer gesonderten Berufungsrüge bedarf. Gemäß § 112 Ab s. 3 Nr. 2 PatG in der hier maßgeblichen, seit dem 1. Oktober 2009 geltenden Fassung muss der Berufungskläger in der Ber u- fungsbegründung die Berufungsgründe angeben. Diese Anforderungen sind, wie auch die Beklagte nicht in Zweifel gezogen hat, im Streitfal l erfüllt. Die Kl ä- gerin hat konkret dargelegt, weshalb sie die Einschätzung des Patentgerichts, der Gegenstand des Streitpatents sei neu, für rechtlich unzutreffend hält. Damit hat sie in zulässiger Weise die Rüge der Verletzung des materiellen Rechts (§ 1 12 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a PatG) erhoben. 36 37 38 - 14 - Der Senat hat auf diese Rüge hin innerhalb des mit der Berufung zur Überprüfung gestellten Streitgegenstands die materiellrechtliche Beurteilung durch die Vorinstanz in vollem Umfang auf Rechtsfehler zu überprüfe n. Gemäß § 117 Satz 1 PatG und § 529 Abs. 2 Satz 2 ZPO ist er hierbei - anders als bei Verfahrensrügen im Sinne von § 112 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. b PatG - an die geltend gemachten Berufungsgründe nicht gebunden. Im Streitfall hat die Klägerin mit ihrer zu lässigen Berufung weiterhin den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit geltend gemacht. Der Senat hat deshalb zu prüfen, ob das Patentgericht die Patentfähigkeit - die unter anderem Neuheit und erfinderische Tätigkeit voraussetzt - rechtlich zutre ffend beurteilt hat. Hierbei ist er weder an die von der Klägerin geltend gemachten Berufung s- gründe noch an deren Rechtsauffassung gebunden. b) Nach der Rechtsprechung des Senats ist ein Verfahren, das sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolgs ein es Programms bedient, mit de s- sen Hilfe eine Datenverarbeitungsanlage so gesteuert wird, dass der g e- wünsc h te Erfolg erzielt wird, zwar dem Patentschutz zugänglich, wenn die b e- anspruchte Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten techn i- schen P roblems mit technischen Mitteln dienen. Jedenfalls bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit dürfen aber nur diejenigen Anweisungen berücksichtigt werden, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln b e- stimmen oder zumindest beeinfluss en (BGH , Urteil vom 26. Oktober 2010 X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 Rn. 31 - Wiedergabe topografischer Informati o- nen). Dies steht in Einklang mit der ständigen Entscheidungspraxis der B e- schwerdekammern des Europäischen Patentamts (dazu EPA, Beschluss vom 12. Mai 2010 - G 3/08, ABl. 2011, 10 = GRUR Int 2010, 608 Rn. 10.13 ff. - Pr o- grams for computers). Die Merkmale 3 a und 3 b betreffen die Auswahl bestimmter Daten una b- hängig von technischen Zusammenhängen. Als vorgegebene Eigenschaft 39 40 41 42 - 15 - kommt grundsätzlich je de Eigenschaft in Betracht, die Anlass geben kann, einen Streckenabschnitt zu meiden, insbesondere auch der in Merkmal 3 b he r- vorgehobene Aspekt der Gebührenpflicht. Darin liegt keine Anweisung, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitte ln bestimmt oder z u- mindest beeinflusst. Nichts anderes gilt für die Merkmale 3 c und 3 d. Diese betreffen die Wi e- dergabe von Informationen, die anhand der in den Merkmalen 3 a und 3 b g e- nannten Kriterien ausgewählt worden sind. Auch insoweit enthält die geschützte Lehre keine technischen Vorgaben. Sie beschränkt sich auf die Anweisung, dem Fahrer bestimmte Daten zur Anzeige zu bringen und ihm deren Bearbe i- tung zu ermöglichen. Der Vortrag der Beklagten, die Merkmale ermöglichten die Berechnung e i- ner de n Wünschen des Benutzers angepassten Route mit einer geringeren Zahl von Rechenvorgängen, weil nach der Festlegung von Start - und Zielpunkt z u- nächst nur ein einziger Routenvorschlag erstellt werden müsse, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Dabe i kann dahingestellt bleiben, ob eine A n- weisung, die zur Verringerung von Rechenschritten führt, im Einzelfall als für die Lösung des technischen Problems mit technischen Mittel bestimmend oder zumindest von Einfluss anzusehen sein kann. Im Streitfall gehö rt die Erstellung einer Route mit einer geringeren Zahl von Rechenvorgängen jedenfalls nicht zum Gegenstand des Streitpatents. Das Streitpatent betrifft die individuelle A n- passung eines in einem ersten Rechenvorgang aufgrund allgemeiner Kriterien erstellte n Routenvorschlags. Auf welche Weise dieser Vorschlag erstellt wird und ob er nur eine einzige Route oder zusätzliche Alternativen umfasst, ist in den Patentansprüchen nicht festgelegt. Auch in der Beschreibung finden sich hierzu keine Festlegungen. c) Die für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit danach allenfalls in Betracht kommenden Merkmale 1, 2 und 4 sind dem Fachmann, den das P a- 43 44 45 - 16 - tentgericht zutreffend definiert hat, jedenfalls dur ch die Entgegenhaltung NK9 nahe gelegt. Bei dem dort offenbarte n Verfahren hat der Benutzer ebenfalls die Mö g- lichkeit, einzelne Streckenabschnitte individuell von der Routenplanung ausz u- nehmen. Das vom Streitpatent beanspruchte Verfahren unterscheidet sich dadurch nur durch die Art und Weise, in der die zur Bearbeitun g angebotenen Streckenabschnitte ausgewählt und angezeigt werden. Diese allein die Vera r- beitung von Daten und die Wiedergabe von Informationen betreffenden Aspekte können aus den oben aufgeführten Gründen nicht zur Annahme erfinderischer Tätigkeit führen. 3. Hinsichtlich der Fassungen von Patentanspruch 1, die die Bekla g- te mit den in der Berufungsinstanz gestellten Hilfsanträgen verteidigt, ergibt sich keine abweichende Beurteilung. a) Die nach den Hilfsanträgen 2 bis 5 zusätzlich vorgesehenen Merkma le betreffen Details der Art und Weise und des Zeitpunkts, zu dem die in Merkmalsgruppe 3 aufgeführten Daten ausgewählt und verarbeitet werden. Auch dies sind keine Anweisungen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen. b) Für das nach den Hilfsanträgen 6 und 7 zusätzlich vorgesehene, ursprünglich in Patentanspruch 2 aufgeführte Merkmal, wonach nach Ausgabe eines Streckenabschnitts mit der vorgegebenen Eigenschaft und Verwerfen des ausgegebenen Streckenabschnitts ein alternativer Streckenabschnitt bestimmt wird, gilt nichts anderes. (1) Auch dieses Merkmal führt nicht zu einer Verringerung der erfo r- derlichen Rechenschritte. 46 47 48 49 50 - 17 - Dieses Ziel kann zwar möglicherweise erreicht werden, wenn die na ch dem Verwerfen eines oder mehrerer Streckenabschnitte erforderliche Neub e- rechnung der Route auf diese Abschnitte beschränkt wird und die übrigen A b- schnitte aus dem Ergebnis der ersten Berechnung übernommen werden. W e- der aus dem Wortsinn von Patentanspruc h 1 in der mit den Hilfsanträgen 6 und 7 verteidigten Fassung noch aus der Beschreibung des Streitpatents lässt sich jedoch entnehmen, dass der Gegenstand des Streitpatents auf solche Ausg e- staltungen beschränkt ist. Nach der Beschreibung des Streitpate nts dient die Berechnung von alte r- nativen St reckenabschnitten dem Zweck, dem Benutzer zusätzliche Informati o- nen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel darüber, welche Auswirkungen die Alternative auf die Gesamtfahrzeit hat (Abs. 34). Zur Erreichung dieses Zwecks ist unerheblich, ob zusätzlich zu einem alternativen Streckenabschnitt auch der Rest der Gesamtroute neu berechnet wird oder nicht. Vor diesem Hintergrund kann der Streitpatentschrift nicht entnommen werden, dass der Gegenstand des Streitpatents auf eine bestimmte Art der Routenneuberech n ung beschränkt sein soll. (2) Unabhängig davon würde auch eine Anweisung, die Neuberec h- nung der Route so vorzunehmen, dass möglichst wenig Rechenschritte anfa l- len, die Lösung des technischen Problems mit technisch en Mitteln weder b e- stimmen noch beeinflussen. Auch eine solche Anweisung wäre auf die Auswahl von Daten unabhängig von technischen Aspekten beschränkt. Sie erschöpfte sich in einem gedankl i- chen Prozess, dessen technischer Aspekt sich auf die Anweisung b eschränkt, die Neuberechnung der verworfenen Streckenabschnitte - und nur dieser Str e- ckenabschnitte - mit Mittel n der elektronischen Datenverarbeitung vorzune h- men. Anweisungen dieses Inhalts können nach der bereits zitierten Rechtspr e- chung des Senats jeden falls bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit 51 52 53 54 - 18 - nicht berücksichtigt werden (BGH, Urteil vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 Rn. 36 - Wiedergabe topografischer Informationen). Dies gilt auch dann, wenn sie zu einer Verringerung der erf orderlichen Rechenschritte führen. 4. Dass der Gegenstand eines der Patentansprüche 2 bis 7 anders zu beurteilen wäre, ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich. IV. Der Senat hat in der Sache zu entscheiden, weil diese entsche i- dungsreif ist ( § 119 Abs. 5 Satz 2 PatG). Die fehlerhafte Beurteilung durch das Patentgericht beruht nicht auf einer unzutreffenden oder unvollständigen Aufklärung des für die Entscheidung rel e- vanten Sachverhalts, sondern ausschließlich auf einer unzutreffenden recht - lichen Bewertung. Der Senat kann und muss auf der Grundlage der fehlerfreien Tatsachenfeststellungen des Patentgerichts die rechtlich zutreffende Entsche i- dung treffen. 55 56 57 - 19 - V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Grabinski Bacher Hoffmann Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.10.2011 - 4 Ni 64/09 (EU) - 58
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