ECLI:DE:BGH:2019:120319UXZR32.17.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 32/17 Verkündet am: 12. März 2019 Anderer Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Cer - Zirkonium - Mischoxid I In tPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a) Ein nur in einer Richtung begrenzter Wertebereich kann ausführbar offenbart sein, wenn sich die Erfindung nicht in der Eröffnung eines bestimmten Bereichs erschöpft, sondern eine dar- über hinausgehende, verallgeme inerbare Lehre aufzeigt, die es dem Fachmann erstmals ermöglicht, nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und den im Patent konk- ret aufgezeigten Höchstwert zu übertreffen. b) Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn das Patent lediglich ein n eues Verfahren zur Verfügung stellt, mit dem ein im Stand der Technik bekannter Stoff mit verbesserten Eigen- schaften hergestellt werden kann. EPÜ Art. 54 Abs. 2; ZPO § 286 E a) Dem Ergebnis eines nach dem Prioritätstag durchgeführten Versuchs kann für die Beurtei- lung der Frage, welchen Stoff der Fachmann vor dem Prioritätstag durch identische oder na- heliegende Nacharbeitung eines im Stand der Technik offenbarten Verfahrens erhalten hät- te, nur Indizwirkung zukommen. b) Entsprechend den allgemeinen Grundsätze n des Zivilprozessrechts kann ein solcher Indi- zienbeweis auch im Patentnichtigkeitsverfahren nur dann als geführt angesehen werden, wenn das Gericht zu der Überzeugung gelangt, dass die vorgetragenen Indiztatsachen zu- treffen und dass diese mit der nach § 2 86 ZPO erforderlichen Gewissheit darauf schließen lassen, dass die unter Beweis gestellte Haupttatsache zutrifft. BGH, Urteil vom 12. März 2019 - X ZR 32/17 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung v om 12. März 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 27. September 2016 unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels abgeändert. Das europäische Patent 605 274 wird insoweit für nichtig erklärt, als sein Anspruch 1 die folgende Fassung erhält und sich die Rückbezüge auf Anspr uch 1 in den Ansprüchen 2 bis 9 auf diese Fassung beziehen: Composition à base d'un oxyde mixte de cérium et de zirco- nium, caractérisée en ce qu'elle se présente sous la forme d'une phase cristalline cubique unique d'oxyde cérique, le zir- conium étant en so lution solide dans l'oxyde de cérium, et en ce qu'elle présente une surface spécifique après calcination à 800°C pendant 6 heures entre 30 m²/g et 57 m²/g. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin drei Vier tel und die Beklagte ein Viertel. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 605 274 (Streitpatents), das am 15. Dezember 1993 unter Inanspruchnahme der Priori tät einer französischen Anmeldung vom 21. Dezember 1992 angemeldet worden ist, eine Zusammen- setzung auf der Basis eines Cer - Zirkonium - Mischoxids betrifft und insgesamt 24 Patentansprüche umfasst. Patentanspruch 1, auf den acht weitere Patentansprüche zur ückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache: Composition à base d'un oxyde mixte de cérium et de zirconium, caractérisée en ce qu'elle se présente sous la forme d'une phase cristalline cubique unique d'oxyde cérique, le zirconium étant en solution sol ide dans l'oxyde de cérium, et en ce qu'elle présente une surface spécifique après calcin ation à 800°C pen- dant 6 heures d'au moins 30 m²/g. Die Klägerin, die von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch genommen wird, hat das Schutzrecht im Umfang der Patentansprüche 1 bis 9 mit der Begründung angegriffen, insoweit sei die Erfin- dung nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne, und der Ge- genstand des Patents gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten U n- terlagen hinaus und sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in einer geänderten Fassung verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent im angegriffenen Umfang für nich- tig erklärt. Dagegen wend et sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpa- tent mit ihren erstinstanzlichen Anträgen und drei weiteren Hilfsanträgen vertei- digt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. 1 2 3 4 - 4 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung ist hinsichtlich des Haupt antrags unbegründet, hinsichtlich des ersten Hilfsantrags hingegen begründet. I. Das Streitpatent betrifft eine Zusammensetzung auf der Basis eines Cer - Zirkonium - Mischoxids. 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift waren Cer - und Zirkoniumox id im Stand der Technik als geeignete Bestandteile von Katalysato- ren bekannt, insbesondere auch von Drei - Wege - Katalysatoren zum Abbau von Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden im Abgas von Verbren- nungsmotoren. Vieles habe darauf hingedeutet, d ass der kombinierte Einsatz beider Stoffe besonders vorteilhaft sei. Verschiedentlich sei versucht worden, Mischoxide einzusetzen. Dafür sei ein Material mit einer möglichst große n Oberfläche und einer hohen Te mperaturbeständigkeit erforderlich. Um solche Mischoxide zu erhalten, müsse eine Kalzin ierung oder ein Tempern bei mehr als 1000°C erfolgen. Aufgrund dieser hohen Temperatur liege die spezifische Oberfläche nicht über 10 m²/g, im Allgemeinen sogar unterhalb von 5 m²/g. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, ein Mischoxid aus Cer und Zirkonium mit hoher Temperaturbeständigkeit und großer Oberfläche zur Verfügung zu stellen. 2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Patentan- spruch 1 eine Zusammensetzu ng vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen: 5 6 7 8 9 - 5 - 1. Die Zusammensetzung basiert auf einem Cer - Zirkonium - Mischoxid. 2. Die Zusammensetzung liegt in Form einer rein kubisch - kristallinen Phase aus Ceroxid vor, mit Zirkonium in fester Lö- sung. 3. Nach se chs Stunden Kalzin ieren bei 800°C beträgt die spezifi- sche Oberfläche mindestens 30 m²/g. 3. Die Merkmale 2 und 3 bedürfen näherer Betrachtung. a) Eine kubisch - kristalline Phase ist ein Kristallgitter mit einer würfel- förmigen Grundstruktur. Krista llines Ceroxid (CeO 2 ) weist diese Struktur auf, und zwar in einer Anordnung, die auch bei Fluorit (Flussspat, CaF 2 ) auftritt und deshalb auch als Fluoritgitter bezeichnet wird. b) Eine feste Lösung im Sinne von Merkmal 2 ist eine Mischung zweier Feststo ffe in homogener Form. Bei Kristallen müssen die Atome der beiden Stoffe hierfür ein einheitli- ches Kristallgitter bilden. Eine heterogene Mischung liegt hingegen vor, wenn die beiden Stoffe separate Partikel bilden, die miteinander vermengt sind. c) Merkmal 3 enthält, wie das Patentgericht zutreffend und von der Be- rufung unbeanstandet ausgeführt hat, keine Vorgabe für den Herstellungspro- zess, sondern lediglich eine Anforderung an die Materialeigenschaften. Den Hintergrund dafür bildet der auch in der Beschreibung des Streitpa- tents angesprochene Umstand, dass das Kalzin ieren im Allgemeinen zu einer 10 11 12 13 14 15 16 - 6 - Verringerung der spezifischen Oberfläche führt. Merkmal 3 gibt auf dieser Grundlage vor, dass die spezifische Oberfläche der Zusammensetzung auch dann no ch mindestens 30 m²/g beträgt, wenn sie über sechs Stunden hinweg bei 800°C kalzin iert worden ist. Diese Eigenschaft bildet ein Indiz dafür, dass die Zusammensetzung für den vorgesehenen Zweck geeignet ist, weil die Be- triebstemperatur eines Katalysators ei nen vergleichbaren Wert erreichen kann. Ob die Zusammensetzung im Rahmen des Herstellungsprozesses oder während des Betriebs tatsächlich den genannten Temperatur bedingungen unterworfen wird, ist demgegenüber nicht von unmittelbarer Bedeutung. A us Merkm al 3 ergibt sich in der Regel allerdings die Konsequenz, dass die spezifi- sche Oberfläche vor einem Kalzin iervorgang der genannten Art deutlich größer als 30 m²/g sein muss, weil das Kalzin ieren typischerweise zu einer Verringe- rung der Oberfläche führt. Ein e solche Zusammensetzung ist für den Einsatz in einem Katalysator aber auch und erst recht geeignet, wenn sie bei Herstellung und im Betrieb weniger strengen Bedingungen ausgesetzt wird. d) Entgegen der Auffassung der Berufungserwiderung kann Patentan- sp ruch 1 nicht entnommen werden, dass auch die in Merkmal 2 definierte Struk- tur erst nach sechsstündigem Kalzin ieren bei 800°C vorliegen muss. Nach dem Wortlaut von Patentanspruch 1 bezieht sich die Anforderung "après calcination à 800°C pendant 6 heures " lediglich auf die in Merkmal 3, nicht aber auf die in Merkmal 2 definierten Eigenschaften. Diese Unterscheidung steht in Einklang mit dem vom Patentgericht an- gesprochene n Umstand, dass die in Merkmal 2 definierten Eigenschaften - an- ders als die spezi fische Oberfläche - durch langes Kalzin ieren bei hohen Tem- peraturen nicht verloren gehen , sondern eher begünstigt werden . 17 18 19 20 - 7 - II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Es könne dahingestellt bleiben, ob die allgem eine Lehre einer Kalzin ie- rung für sechs Stunden bei 800°C in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart sei und ob die technische Lehre von Pa- tentanspruch 1 so offenbart sei, dass der Fachmann, ein promovierter Chemi- ker mit Erfahrung in der Entwicklung von Abgaskatalysatoren, sie ausführen könne. Der angegriffene Gegenstand sei jedenfalls nicht patentfähig. Hierbei könne offenbleiben, ob der angegriffene Gegenstand in der US - Patentschrift 4 940 685 (K4) oder der Veröff entlichung von Fu - k'ang et al. (Zir- conates of the rare earth elements and their physicochemical properties, Russi- an Chemical Bulletin, 1964, 1070 bis 1075, K16) vollständig offenbart sei oder ob dort geschilderte Beispiele mit den in K5, K18 und K12 dokume ntierten Ver- suchen identisch nachgearbeitet seien. Der genannte Gegenstand sei jedenfalls durch die Veröffentlichung von Matsumoto et al. (The Effect of Complex Oxides in Ce - La and Ce - Zr Systems on Thermal Resistent Automotive Three - Way Catalyst, Catalyti c Science and Technology, 1991, 335 bis 338, K10), K4 und das allgemeine Fachwissen nahegelegt. Aus K10 seien dem Fachmann Drei - Wege - Katalysatoren bekannt, die aus komplexen Oxiden des Ce/Zr - Systems aufgebaut seien. Von diesem Sys- tem wisse der Fachmann , dass der Einbau von Zirkonium in das Kristallgitter des Ceroxids die thermische Stabilität erhöhe und solche Mischoxide in Form einer festen Lösung mit einer rein kubisch - kristallinen Struktur vorlägen. Der Fach- mann erachte die in K10 zur Herstellung ve rwendeten Temperaturen von 1200°C als nachteilig, weil diese zum Verschmelzen von Poren und damit zu einer kleinen spezifischen Oberfläche führten. Auf der Suche nach Verbesse- rungsmöglichkeiten werde der Fachmann die Entgegenhaltung K4 und dort vor- 21 22 23 24 - 8 - rangig d as Ausführungsbeispiel 2 heranziehen. Daraus ergebe sich, dass Tem- peraturen von maximal 400°C ausreichten, um Mischoxide zu erhalten, die nach einer sechsstündigen Kalzin ierung bei 700°C bzw . 900°C noch spezifi- sche Oberflächen von 50 m²/g bzw. 10 m²/g aufw eisen. Auch wenn der Fach- mann aus K4 keine Informationen über die kristallographischen Eigenschaften erhalte und in Kenntnis von K10 davon ausgehen müsse, dass aufgrund der niedrigen Temperaturen nicht die gewünschte feste Lösung mit rein kubischer Kristal lstruktur vorliege, werde er die Ähnlichkeiten der in den beiden Entge- genhaltungen offenbarten Mischoxide nicht übersehen. Dies werde ihn veran- lassen, den Grundsatz, dass für den Erhalt eines echten Mischoxids mit den in Merkmal 2 definierten Eigenschaften Temperaturen von mindestens 1000°C erforderlich seien, nochmals zu überdenken. Bei einem eingehenderen Studium des Phasendiagramms gelange er zu der Erkenntnis, dass diese Eigenschaften auch bei Temperaturen von 400°C vorliegen könnten, sofern ein geeigne tes Mengenverhältnis vorliege. Hinsichtlich des Gegenstands der Patentansprüche 2 bis 9 und des mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag verteidigten Gegenstands gelte nichts Abwei- chendes. III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahr en nicht stand . Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der Gegenstand der er- teilten Fassung von Patentanspruch 1 dem Fachmann durch K10, K4 und das allgemeine Fachwissen nicht nahe gelegt . 1. In K10 werden Versuche mit Mischoxiden auf der Basi s von Cer und Lanthan bzw. Cer und Zirkonium geschildert. Als Ziel der als Grundlagenfor- schung bezeichneten Untersuchung wird eine Verbesserung des thermischen Widerstands von Katalysatoren für Automobile im Vergleich zu Ceroxid (CeO 2 ) 25 26 27 28 - 9 - angegeben. Die unter suchten Oxide wurden unter Verwendung wässriger Lö- sungen von Cernitrat, Lanthannitrat und Zirconylnitrat hergestellt. Die Proben wurden zunächst auf 600°C und sodann auf Temperaturen bis zu 1200°C er- hitzt. Anhand der Beugung von Röntgens trahlen wurden die Phasen und die stöchiometrischen Verhältnisse analysiert. Für Mischungen aus Cer - und Zirko- nium oxid (CeO 2 - ZrO 2 ) werden in Tabelle 1 folgende Phasen beschrieben: (Ce 1 - x , Zr x )O 2 x Phase 0 CeO 2 0,1 CeO 2 s.s. 0,2 CeO 2 s.s. 0,3 CeO 2 s.s. + C 2 0,4 CeO 2 s.s . + ZrO 2 s.s. + C 2 * s.s.: solid solution, C 2 : cubic fluorite - type oxide Aus diesen Daten wird abgeleitet, dass sich in CeO 2 - ZrO 2 - Systemen eine feste Lösung der Formel (Ce 1 - x , Zr x )O 2 (x
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