BUNDESGERICHTSHOF UR T E IL X ZR 35/09 Verkündet am: 22. November 2011 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Ramipril II ArbNErfG § 9 Ein Anspruch auf Erfinderverg ütung kommt auch dann in Betracht, wenn bei der Verwertung eines auf eine gemeldete Diensterfindung zurückg e- henden Patents ein Element wirtschaftliche Bedeutung erlangt, das au f- grund des Beitrags einer weiteren Person der Patentanmeldung hinzug e- fügt worden ist und nicht bereits Gegenstand der Erfindungsmeldung war. BGH, Urteil vom 22. November 2011 - X ZR 35/09 - OLG Frankfurt/Main LG Frankfurt/Main - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. November 2011 durch d en Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher für Recht erkannt: Auf die Revision des Klägers wird das am 19. März 2009 ve r- kündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revisionen, an das Berufungsg e- richt zurückverwiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Der Kläger, der bis zu seinem Eintritt in d en Ruhestand im Jahre 2003 bei der Beklagten und deren Rechtsvorgängerinnen H . Marion R . Deutschland GmbH (HMR) und H . AG (im Folgenden nur: die Beklagte) beschäftigt war, verlangt von der Beklagten als Miterfinder die Zahlung einer anteil igen Vergütung für zwei Diensterfindungen. Die erste Erfindung betrifft einen Nagellack zur Förderung des N a- gelwachstums sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung und Verwe n- dung zur Behandlung von Wachstumsstörungen des Nagels (Diensterfi n- 1 2 - 3 - dung I). Die zw eite Erfindung betrifft Zubereitungen zur topischen Applik a- tion von antiandrogen wirksamen Substanzen. Die erfindungsgemäße Z u- bereitung dieser Erfindung enthält mindestens einen physiologisch ve r- trä g lichen Filmbildner, mindestens ein physiologisch verträgl iches Lös e- mittel, mindestens einen Weichmacher und eine Verbindung der in der deutschen Offenlegungsschrift 198 48 856 aufgeführten Formel I (insb e- sondere Minoxidil). Sie kann mit einer durchblutungsfördernden Verbi n- dung kombiniert werden. Dafür kann neben anderen Substanzen Ramipril eingesetzt werden (Diensterfindung II). Die Beklagte nahm die Erfindungen mit Schreiben vom 30. Januar 1997 bzw. vom 25. Januar 1999 unbeschränkt in Anspruch; auf ihrer die Diensterfindung I betreffenden deutschen Patentanmel dung 196 04 190 basierte das später erteilte US - Patent 6 007 798; auf die Diensterfindung II geht die deutsche Patentanmeldung 198 48 856 zurück, auf der wiederum die US - Patent anmeldung 09/425742 beruht. Im Dezember 1998 schlossen HMR und das US - Unterne hmen K . (im Folgenden: K . ) einen Lizenzvertrag über meh - rere Patente der Beklagten zum Gesamtpreis von 362,5 Mio. US $. In der dem Vertragswerk beigefügten Liste der Patente/Patentanmeldungen w a- ren auch die beiden vorgenannten US - Schutzrechte aufgeführt. Nachdem der Kläger davon Anfang Februar 2000 erfahren hatte, trat er an die B e- klagte wegen der Zahlung einer Erfindervergütung heran. Durch Vereinbarung vom 16./23. Mai 2000 gab K . beide Erfin - dungen zugunsten der Beklagten w ieder frei, hinsichtlich der zweiten E r- findung jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Beklagte sich ve r- pflichtete, 3 4 5 - 4 - 1. bei jeder künftigen Lizenz über das Patent oder die Paten t- anmeldung das Recht zum Verkauf von Produkten ausz u- schließen, die dieselbe Z usammensetzung von Ramipril enthalten wie die von K . verkauften Produkte, 2. niemandem in den USA Pflaster zu verkaufen, die Ramipril enthalten, oder sonstige topische Zubereitungen, deren Hauptbestandteil aus Ramipril besteht. Der Kläger verlangt von der Beklagten eine angemessene Arbei t- nehmererfindervergütung in Höhe von mindestens 150.000 Euro, wobei 43% der Vergütung auf die Diensterfindung I und 57% auf die Diensterfi n- dung II entfallen sollen und für den Fall, dass der Anspruch wegen einer Diensterfin dung für unbegründet erachtet wird, der Mindestbetrag wegen der anderen geltend gemacht werden soll. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des Kl ä- gers ist erfolglos geblieben. Auf seine Revision hat der Senat das Ber u- fungsurteil aufgehob en und die Sache zur neuen Verhandlung und En t- scheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen (Urteil vom 4. Dezember 2007 X ZR 102/06, GRUR 2008, 606 Ramipril). Das Ber u- fungsgericht hat die Berufung des Klägers erneut zurückgewiesen. Mit der vom Sen at zugelassenen Revision verfolgt der Kläger sein Klagebegehren weiter. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur erneuten Zurückverweisung der Sa che an das Berufung s- gericht. 6 7 8 - 5 - I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Dem Kläger stehe der geltend gemachte Anspruch auf Zahlung e i- ner Erfindervergütung unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu. Gegenstan d des wieder eröffneten Berufungsrechtszugs sei allein die Diensterfindung II. Soweit im ersten Berufungsurteil die Erfinderverg ü- tung für die Diensterfindung I verneint worden sei, habe die Revision des Klägers keinen Erfolg gehabt. Aufgrund des zwische n der Beklagten und K . geschlossenen Li - zenzvertrages könne eine Vergütungspflicht der Beklagten für die D ienst - erfindung II nur entstanden sein, weil der Stoff Ramipril optionaler B e- standteil der erfindungsgemäßen Zubereitung sei. Dem Kläger könne d a- her ein Vergütungsanspruch nur dann zustehen, wenn seine Erfindung gerade auch die Verwendung von Ramipril als optionalen Zusatzstoff u m- fasste, wenn er also diesen Gedanken beigetragen hätte. Dies stehe im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesgerich tshofs, wonach Grun d lage des Vergütungsanspruchs des Arbeitnehmererfinders die dem Arbeitgeber gemeldete Diensterfindung sei, sich also der Anspruch auf Erfindervergütung nach demjenigen bemesse, was der Arbeitnehmererfi n- der dem Arbeitgeber gemeldet habe. Der von K . bei der Freigabe der Diensterfindung ausgesprochene Vorbehalt beziehe sich nicht auf die Verwendung einer durchblutungsfördernden Verbindung im Allgemeinen, sondern allein auf die Verwendung von Ramipril. Wenn daher die in dem Vorbehalt zum A usdruck kommende teilweise wirtschaftliche Verwertung der Erfindung sich auf die Verwendung dieser Verbindung beschränke, wäre eine Beteiligung des Klägers an der der Beklagten hierdurch zug e- flossenen Gegenleistung durch Gewährung eines Anspruchs auf Arbei t- 9 10 11 12 - 6 - nehmervergütung nur gerechtfertigt, wenn der Kläger auch gerade den Gedanken beigetragen hätte, Ramipril als weiteren Zusatzstoff zu ve r- wenden. Die Erfindungsmeldung vom 6. Juli 1998 erwähne Ramipril nicht. Auch könne dem Vortrag des Klägers nicht entnomm en werden, dass er die Idee gehabt habe, Ramipril als möglichen Zusatzstoff vorzusehen, so dass eine Vergütungspflicht der Beklagten nicht bestehe. II. Dies hält der rechtlichen Überprüfung nicht stand. 1. Die Rüge der Revision aus § 547 Nr. 6 ZPO gr eift allerdings nicht durch. D ie Annahme de s Berufungsgericht s , dass der vom Kläger für die Diensterfindung I geltend gemachte Vergütungsanspruch nicht mehr G e- genstand des wiedereröffneten Berufungsrechtszuges sei , ist zwar unz u- treffend . Denn der Senat hat das Berufungsurteil u ngeachtet des Umsta n- des, dass er im ersten Revisionsurteil die gegen die Abweisung des Ve r- gütungsanspruchs für die Diensterfindung I geführten Revisionsangriffe für unbegründet erachtet hat, insgesamt aufgehoben mit der Folge, das s das Berufungsgericht auch den Vergütungsanspruch für diese Diensterfindung erneut hätte prüfen müssen. Die Aufhebung des gesamten ersten Ber u- fungsurteils hat ihren Grund darin, dass der Kläger nach der Fassung des Klageantrags das auf die Diensterfindung I gestützte Klagebegehren hilfsweise auch auf die Diensterfindung II stützt und umgekehrt. Solange nicht über die Diensterfindung II rechtskräftig entschieden ist, steht daher nicht fest, in welchem Umfang der auf die Diensterfindung I gestützte A n- spruch zur Entscheidung steht. Diese Unrichtigkeit der Gründe des angefochtene n Urteil s erfüllt j e- doch nicht die Voraussetzungen des § 547 Nr. 6 ZPO. Erforderlich ist i n- soweit vielmehr , das s eine Begründung schlechthin fehlt (vgl. BGH, Ur teil 13 14 15 16 - 7 - vom 3. Oktober 1 980 V ZR 125/79, NJW 1981, 1045, 1046 zu § 551 Nr. 7 ZPO a F) , oder die Gründe ganz unverständlich und verworren sind (vgl. BGH, Beschluss vom 21. Dezember 1962 I ZB 27/ 62, BGHZ 37, 333, 337 = GRUR 1963, 645 Warmpressen). Beides ist hier nicht der Fal l. 2. D ie Revision wendet sich jedoch mit Erfolg dagegen, dass das Berufungsgericht das Bestehen eines Anspruchs auf Erfindervergütung für die von der Beklagten in Anspruch genommene Diensterfindung II mit der Begründung verneint hat, der Gedanke, im Ra hmen der Erfindung Rami - p ril als (optionalen) Zusatzstoff zu verwenden, stamme nicht vom Kläger. a) Auf das Streitverhältnis ist das Gesetz über Arbeitnehmererfi n- dungen in der bis zum 30. September 2009 gültigen Fassung anzuwenden (§ 43 Abs. 3 Satz 1 Ar bNErfG). b) Die Annahme des Berufungsgerichts, dass der Kläger keinen Anspruch auf Erfindervergütung habe, weil die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung sich auf die Verwendung von Ramipril beschränke, hat ke i- ne Grundlage im Gesetz über Arbeitnehmer erfindungen und steht im W i- derspruch zu dem vom Berufungsgericht her angezogenen Rechtsgeda n- ken, dass jede Verwertung einer Diensterfindung dem Miterfinder gemäß seinem Anteil an der Erfindung zu vergüten ist. Das Berufungsgericht geht zwar zutreffend da von aus, dass Grun d- lage für den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders die dem A r- beitgeber gemäß § 5 Abs. 1 und 2 ArbNErfG aF gemeldete Diensterfi n- dung ist. Dementsprechend verringert sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der Umfang der dem Arbeitnehmererfinder zustehe n- den Erfindervergütung nicht, wenn die vom Arbeitgeber im Zuge der Ina n- spruchnahme der Diensterfindung erwirkten Schutzansprüche den erfind e- 17 18 19 20 - 8 - rischen Gehalt der gemeldeten Erfindung nicht ausschöpfen und die Diensterfindung ü ber den Schutzbereich der Patentansprüche hinausgeht (BGH, Urteil vom 29. November 1988 - X ZR 63/87, BGHZ 106, 84, 89 = GRUR 1989, 205 Schwermetalloxidationskatalysator). Daraus lässt sich aber nicht der Umkehrschluss ziehen, dass kein Anspruch auf E rfindervergütung besteht, wenn bei der Verwertung eines auf eine gemeldete Diensterfindung zurückgehenden Patents ein Element wirtschaftliche Bedeutung erlangt, das aufgrund des Beitrags einer weit e- ren Person der Patentanmeldung hinzugefügt worden ist und damit nicht Gegenstand der Erfindungsmeldung war. Dies mag sich so verhalten, wenn die Hinzufügung Gegenstand e i- nes vom Gegenstand der Diensterfindung unabhängigen Patentanspruchs geworden ist. Darum geht es im Streitfall jedoch nicht. Mit der Benutzung einer Zubereitung nach Patentanspruch 8 der deutschen Patentanme l- dung 198 48 856, die als weiteren, zu den Bestandteilen der Zubereitung nach Patentanspruch 1 hinzutretenden Zusatzstoff eine durchblutungsfö r- dernde Verbindung in Gestalt des Wirkstoffs Rami pril enthält, wird no t- wendigerweise die gemeldete Erfindung benutzt, die in allgemeinerer Form in Pa tentanspruch 1 der Anmeldung beansprucht wird. Es kann mi t- hin in diesem Fall keine Rede davon sein, dass die Diensterfindung, deren Miterfinder der Kläger i st, nicht benutzt würde. III. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben und die Sache erneut zur Prüfung der Höhe des Vergütungsanspruchs des Klägers an das Ber u- fungsgericht zurückzuverweisen. Für diese Prüfung weist der Senat auf Folgendes hin: 21 22 23 24 - 9 - 1. D er Vergütungsanspruch eines Miterfinders hängt nicht davon ab, dass die wirtschaftliche Verwertung gerade wegen eines Bestandteils der erfindungsgemäßen Lehre erfolgt, der auf den Miterfinder zurück geht. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ric htet sich die Berec h- tigung eines Miterfinders dem Grunde und der Höhe nach vielmehr nach dem Beitrag, den dieser zu der Gesamterfindung beigesteuert hat, wobei das Gewicht der Einzelbeiträge im Verhältnis zueinander und zur erfind e- rischen Gesamtleistung ab zuwägen ist (BGH, Urteil vom 17. Oktober 2000 X ZR 223/98, GRUR 2001, 226, 228 Rollenantriebseinheit; Urteil vom 20. Februar 1979 X ZR 63/77, BGHZ 73, 337, 343 f. = GRUR 1979, 5 40 Biedermeiermanschetten). Nichts anderes gilt für den Vergütungsan spruch eines Arbeitne h- mermiterfinders. Auch dieser hat seinen Grund in der Beteiligung des A r- beitnehmermiterfinders an der (im Patent unter Schutz gestellten) erfind e- rischen Gesamtleistung. Deshalb ist es für das Bestehen des Vergütung s- anspruchs nicht ents cheidend, ob es sich bei den Merkmalen, die die wir t- schaftliche Verwertbarkeit der Erfindung begründen, gerade um solche handelt, die auf den Arbeitnehmermiterfinder zurückgehen. Vielmehr ric h- tet sich auch der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmermiterfinder s g e- genüber dem Arbeitgeber dem Grunde und der Höhe nach nach dem Be i- trag, den dieser zu der im Patent unter Schutz gestellten Gesamterfindung beigesteuert hat, wobei das Gewicht der Einzelbeiträge zueinander und zur erfinderischen Gesamtleistung abzuwägen ist. Die Bewertung der Einzelbeiträge erfolgt dabei nicht unter wir t- schaftlichen, sondern unter technischen Gesichtspunkten im Hinblick d a- rauf, welches Gewicht dem Beitrag im Lichte des Standes der Technik für das Zustandekommen der erfindungsgemäßen Lehre beizumessen ist. In diesem Zusammenhang kann der Umstand, dass ein wirtschaftlicher E r- 25 26 27 - 10 - folg der Erfindung insbesondere mit einem bestimmten Merkmal in Ve r- bindung gebracht werden kann, allenfalls eine gewisse indizielle Bede u- tung dafür haben, dass dies er Beitrag auch mit Blick auf die Entwicklung der technischen Lehre Gewicht hat. Allerdings wird sich in der Regel schon ein Kausalzusammenhang zwischen wirtschaftlicher Verwertung der Erfindung und bestimmten Merkmalen nicht belegen lassen, da die pate ntierte Erfindung notwend i- gerweise jedenfalls mit allen denjenigen Merkmalen benutzt wird, die Ei n- gang in den Hauptanspruch des Patents gefunden haben. 2. Unabhängig hiervon wird das Berufungsgericht im wieder eröf f- neten Berufungsrechtszug wie bereits im Senatsurteil vom 4. Dezember 2007 X ZR 102/06 aufgegeben unter Beachtung der dortigen Erwägu n- gen zu prüfen haben, ob beide Parteien des Lizenzvertrages oder zumi n- dest K . der Diensterfindung II im Lizenzvertrag oder in der Vereinbarung 16./23. Ma i 2000 eine wirtschaftliche Bedeutung zugemessen haben , und den Anteil an der Gesamtleistung notfalls im Wege der Schätzung (§ 287 ZPO) zu bewerten haben . In diesem Fall stünde dem Kläger ein Verg ü- tungsanspruch zu, dessen Höhe nach den oben dargelegten Grundsätzen 28 29 - 11 - zu der Berechtigung eines Arbeitnehmermiterfinders an der E rfindung und unter Beachtung der Erwägungen im Senatsurteil vom 4. Dezember 2007 X ZR 102/06 unter II. 1. b) der Entscheidungsgründe zu bemesse n wäre. Richterin am Bundes - ge richtshof Mühlens kann wegen Urlaubs nicht unterschreiben. Meier - Beck Keukenschrijver Meier - Beck Grabinski Bacher Vorinstanzen: LG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 16.03.2005 - 2/6 O 99/04 - OLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 19.03.2009 - 6 U 58 /05 -
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