BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZR 36/13 vom 6 . Mai 2014 in dem Rechtsstreit - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 6 . Mai 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, den Richter Gröning, die Richterin Schuster, den Richter Dr. De ich fuß und die Richterin Dr. Kober - Dehm beschlossen : Auf die Nichtzulassungsbeschwerde der Klägerin wird das am 13. März 2013 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberla n- desgerichts Karlsruhe aufgehoben. Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und E ntscheidung, auch über die Kosten de s B eschwerde verfahrens , an das Ber u- fungsgericht zurückverwiesen. Der Streitwert für das B eschwerdeverfahren wird auf 375.000 festgesetzt. Gründe: I. Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des mit Wirkung f ür die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 927 292 auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Entschädigungs - und Schadensersatzpflicht in Anspruch. Das Klagepatent betr ifft in seiner erteilten Fassung einen stufenlos k lemmend einstellbaren Begrenzungsanschlag einer C - förmigen Führungspr o- 1 2 - 3 - filschiene. Im Verlaufe des Berufungsverfahrens hat d er Senat das Klagepatent mit Urteil vom 13. Dezember 2011 (X ZR 125/08, juris) teilweise für nichtig e r- klärt . Patentan spruch 1 hat hi erdurch folgenden Wortlaut erhalten : " Verwendung eines stufenlos klemmend einstellbaren Begre n- zungsanschlags (1) einer C - förmigen Führungsprofilschiene (5) für die verschiebbare Aufnahme eines innerhalb einer durch Begre n- zungsanschläge bestimmbaren Wegstre cke hin - und hergehend motorisch angetriebenen Schlittens als Anschlag für den Schlitten, an den ein lageveränderlich geführter Gegenstand, insbesondere ein ein - oder mehrteiliges Torblatt, angekuppelt ist, wobei der B e- grenzungsanschlag mit einem Anschlagt eil (2) und einer Klem m- platte (3) versehen ist, die die aufeinander zu gerichteten einen Profilspalt (51) zwischen sich freilassenden Endabschnitte (52) des Profils der Führungsprofilschiene (5) zwischen sich aufne h- mend mittels Klemmschrauben (4) aufeinand er zu unter Kle m- mung der Endabschnitte (52) gegenüber den Anschlagkräften des Schlittens festsetzend verspannbar sind und die Klemmplatte (3) mit in den Profilspalt (51) eingreifenden Distanznasen (31) vers e- hen ist, die aus der Klemmebene ausgebogen sind u nd an den jeweiligen, durch die Endabschnitte (52) definierten Kanten des Profilspaltes (51) anliegen, und wobei der Begrenzungsanschlag (1) an der C - förmigen Führungsprofilschiene (5) eingesetzt wird, bei welcher von deren Steg und deren Endabschnitten (5 2) para l- lel zum Steg über die Schenkel hinaus vorspringende Verste i- fungsrippen in Form von Bördelungen vorgesehen sind, die aus dem das Führungsprofil bildenden Blech ausgeformt sind." Die Beklagte zu 1 vertreibt im Inland von ihr hergestellte Vorrichtun gen zum motorischen Antreiben eines Torblattes. Die angegriffenen Torantriebe werden bestimmungsgemäß mit C - förmigen Profilschienen an der Decke einer Garage befestigt. Sie umfassen jeweils einen Begrenzungsanschlag zur B e- grenzung der Schlittenbewegung, de r aus einem nicht nachgiebigen Material besteht. 3 - 4 - Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben. Das Berufungsgericht hat die Revision nicht zugelassen. H iergegen wendet sich die Beschwerde der Klägerin. I I. Die Nichtzulassungsbeschwerde ist begründet und führt gemäß § 544 Abs. 7 ZPO zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverwe i- sung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht . 1. Das Berufungsgericht, das das Verfahren zunächst ausgesetzt und nach Abschluss des Patentnichtigkeitsverfahrens fortgeführt hat, hat eine wor t- sinngemäße Benutzung des Klagepatents verneint. Ob die angegriffene Au s- führungsform unter dem Gesichtspunkt der Benutzung äquivalenter Mittel in den Schutzbereich des Klagepatents fä llt, hat es nicht geprüft, da die Klägerin eine Benutzung der geschützten Lehre mit abgewandelten, aber äquivalenten Mitteln nach der Wiederaufnahme des Verfahrens ausweislich der gestellten Anträge und des dazu gehaltenen Sachvortrags nicht mehr geltend m ache. 2. Dies rügt die Beschwerde mit Erfolg . Die angefochtene Entscheidung verletzt in entscheidungserheblicher Weise den Anspruch der Klägerin auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG). a) Der Anspruch auf rechtliches Gehör verpflichtet das Gericht unter anderem , das tatsächliche und rechtliche Vorbringen der Beteiligten zur Kenn t- nis zu nehmen und auf seine sachlich - rechtliche und verfahrensrechtliche En t- scheidungserheb lichkeit zu prüfen (st. Rspr. , BVerfG, Beschluss vom 19. Mai 1992 1 BvR 986/91, BVerfGE 86, 133; BGH, Beschluss vom 15. April 2010 Xa ZB 10/09, GRUR 2010, 950 Walzenform gebungs maschine; Beschluss vom 12. April 2011 X ZB 1/10, GRUR 2011, 656 Modularer Fernseher; B e- sch luss vom 16. Juni 2011 X ZB 3/10, GRUR 2011, 851 Werkstü ck ; B e- 4 5 6 7 8 - 5 - schluss vom 28. November 2012 X ZB 6/11, GRUR 2013, 318 Rn. 9 - So r- bitol ). b) Mit der Annahme , die Klägerin habe in de r letzten mündlichen Ve r- handlung eine Benutzung der geschützten Lehre des Klagepatents mit abg e- wandelten, aber äquivalenten Mit teln nicht mehr geltend ge macht, lässt das Berufungsgericht von der Klägerin in der Berufungsinstanz gehaltenen Vortrag ungeprüft und verletzt damit ihren Anspruch auf rechtliches Gehör. (1 ) In der Berufungsbegründung vom 26. März 2007 finde n sich Darl e- gungen der Klägerin zur geltend gemachten Verletzung mit ä quivalen ten Mi t- teln, wobei ergänzend auf die Klageschrift Bezug genommen wird . Nachdem die Beklagten hierauf erwidert hatten, befasst sich auch die Replik der Klägerin u.a. mit der hilfsweise gelte nd gemachten Äquivalenz . Nach Fortführung des ausgesetzten Verfahrens hat sich die Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 15. Juni 2012 , in dem sie begründet hat, warum sie weiterhin eine wortsinngemäße Ve r- letzung des (beschränkten) Klagepatents annehme, ohne w eitere Ausführungen hierzu e rgänzend hilfsweise auf ihre erst und zweitinstanzlichen Schriftsätze zur äquivalenten Benutzung bezogen . In dem zuletzt gestellten Antrag ist die angegriffene Ausführungsform zu dem Anspruchsmerkmal, dass die Klem m- pla t te mit i n den Profilspalt (51) eingreifenden Distanznasen (31) versehen ist, die aus der Klemmebene ausgebogen sind und an den jeweiligen, durch die Endabschnitte (52) definierten Kanten des Profilspaltes (51) anliegen, dahin beschrieben, dass die Klemmplatte mit zwei parallel zur Wegstrecke des Schli t- tens verlaufenden Setzstufen versehen ist, die am jeweiligen Endabschnitt des Profils der Führungsprofilschiene anliegen. Aus de r Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 27. Februar 2013 vor dem Berufungsgeri cht ergibt sich weder positiv noch negativ etwas zu der Frage , ob eine Verletzung des Klagepatents mit äquivalenten Mitteln in der Verhandlung erörtert worden ist . 9 10 - 6 - (2) Danach ist für das Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde davon auszugehen, dass sic h die Klägerin auf den gesamten Inhalt ihrer zweitinstan z- lichen Schriftsätze bezogen und diese n damit zum Gegenstand ihres mündl i- chen Vortrags vor dem Berufungsgericht gemacht hat. Sie hat damit diejenige, in ihrem Antrag umschriebene Beschaffenheit der an gegriffenen Ausführung s- form vorgetragen, aus der sie in erster Linie eine wortsinngemäße Verletzung des Klagepa tents , hilfsweise aber auch eine Verletzung mit abgewandelten, jedoch gleichwirkenden Mitteln abgeleitet hat . Vor diesem Hintergrund durfte si ch das Berufungsgeric ht nicht mit der Prüfung begnügen, ob der unstreitige oder von der Klägerin vorgetragene Sachverhalt eine wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents ergab. Vie l- mehr musste das Berufungsgericht nach Verneinung dieser Frage auch prüfen, ob aus jenem Sachverhalt gleichwohl eine Verletzung des Klagepatents folgt, weil trotz der Abweichungen der angegriffenen Ausführungsform vom P a- tentanspruch das dem Streitpatent zugrunde liegende Problem mit gleichwi r- kenden Mitteln gelöst wird, die für den Fachmann auch als gleichwirkende M ittel auffindbar waren, und ob falls dies mit dem Landgericht und auch für den G e- genstand des beschränkten Patentanspruchs zu bejahen war die hierfür erfo r- derlichen Überlegungen des Fachmanns auch am Patentanspruch or ientiert sind, so dass aus fachmännischer Sicht die Gleichwertigkeit (Äquivalenz) mit derjenigen technischen Lehre bejaht werden kann, die der Patentanspruch se i- nem Wortsinn nach zum Ausdruck bringt (s. dazu nur BGH, Urteil vom 14. D e- zember 2010 X ZR 193 /03, GRUR 2011, 313 Crimpwerkzeug IV). Falls das Berufungsgericht Zweifel gehabt h a ben sollte, ob diejenigen Merkmale der a n- gegriffenen Ausführungsform, aus dene n d ie Klägerin die Benutzung technisch gleichwirkender Mittel abgeleitet hat, im Klageantrag zutreffend und hinreichend konkret bezeichnet sind, hätte es gemäß § 139 Abs. 1 ZPO auf eine sachdienl i- 11 12 - 7 - che Formulierung der Klageanträge hinwirken müssen (vgl. BGH, Urteil vom 30. März 2005 X ZR 126/01, BGHZ 162, 365 , 373 Blasfolienherstellung) . c) Das angefochtene Urteil beruht auf der Gehörsverletzung. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Berufungsgericht eine Verletzung des Klagepatents bejaht hätte, wenn es den Vortrag der Klägerin zur Verletzung mit äquivalenten Mitteln sachlich geprüft hätte . 3. Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich auch nicht, dass eine Patentverletzung aus Rechtsgründen zu verneinen ist, weil die Überlegungen des Fachmanns, die zur Auffindung der vom Landgericht als gleichwirkend b e- urteilten Ausführungsfor m notwendig sind, die für die Bejahung der Gleichwe r- tigkeit erforderliche Orientierung am Patentanspruch vermissen lassen. Insbesondere bezieht sich die Beschwerdeerwiderung zu Unrecht auf die Urteile des Senats vo m 10. Mai 2011 (X ZR 16/09, BGHZ 189, 3 30 Rn. 23 Okklusionsvorrichtung) und vom 13. September 2 011 (X ZR 69/10, GRUR 2012, 45 Diglycidverbindung). Weder dem landgerichtlichen Urteil noch dem Berufungsurteil ist etwas dafür zu entnehmen, dass die Ausgestaltung der a n- gegriffenen Ausführungsfo rm in der Beschreibung offenbart wäre, der Fassung der Patentansprüche jedoch aus der Sicht eines fachmännischen Lesers en t- nommen werden müsste, dass diese vom Wortlaut der Ansprüche abweichende Ausgestaltung gerade nicht unter Schutz gestellt sein soll . D enn hierzu müssten die Patentansprüche, wie es der Senat formuliert hat, objektiv eine "Auswah l- entscheidung" zum Ausdruck bringen, die bei der für die Bejahung der Äquiv a- lenz erforderlichen Orientierung am Patentanspruch beachtet werden müsste und nicht du rch die Einbeziehung von offenbarten anderen Lösungen, die trotz ihrer Gleichwirkung vom Patentschutz ausgeschlossen worden sind, in ihr G e- genteil verkehrt werden dürfte. 13 14 15 - 8 - Soweit das Landgericht die Benennung einer Stelle in der Patentschrift vermisst ha t, anhand der ein Fachmann die abweichende Ausführung als gleichwertige Lösung in Betracht ziehen werde, und angenommen hat, der Fachmann erkenne, dass er nach dem Klagepatent für das Material der Klemmplatte und damit auch für die aus der Klemmebene ausge bogenen Di s- tanznasen kein Material verwenden dürfe, d as härter sei als das für das C förmige Führungsschienenprofil verwendete Material, kann mit dieser B e- gründung die Gleichwertigkeit der Lösung der angegriffenen Ausführungsform nicht verneint werden. Den n weder das Landgericht noch das Berufungsgericht haben Feststellungen getroffen, aus denen sich ableiten ließe, dass das Klag e- patent aus fachmännischer Sicht Anforderungen an die Materialhärte der Di s- tanznasen stellt. Dass die Beschreibung des Klagepatent s, wie das Landgericht gemeint hat, keine Ausführungen enthält, die den Fachmann zu der von der angegriffenen Ausführungsform verwirklichten abweichenden Ausgestaltung der 16 - 9 - technischen Lehre der Erfindung hinlenken, schließt die Gleichwertigkeit gleic h- f alls nicht aus. Solche Ausführungen können zwar die Einbeziehung einer vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichenden Ausgestaltung in den Schutzb e- reich des Patents stützen; sie sind hierfür jedoch keine notwendige Vorausse t- zung. Meier - Beck Gröning Schuster Deichfuß Kober - Dehm Vorinstanzen: LG Mannheim, Entscheidung vom 15.12.2006 - 7 O 85/06 - OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 13.03.2013 - 6 U 28/08 (12) -
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