BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 38/12 Verkündet am: 11. Juni 2013 Wermes Justiz amtsinspektor als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X . Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündlich e Verhan d- lung vom 11. Juni 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher, Hoffmann und die Richterin Schuster für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 20. Oktober 2011 verkündete Urteil des 2. Senat s (Nichtigkeitssenat s ) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 12. Februar 1997 angemeldeten eur o- päischen Patents 880 754 (Streitpatents) , für das Prioritäte n vom 12. Februar, 17. Mai und 20. Mai 1996 in Anspruch genommen worden sind. Das Streitp a- tent umfasst 39 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 folgenden Wor t- laut hat: " Verfahren zur Kontaktierung eines auf einem Substrat (111) ang e- ordneten Drahtleit ers (113) bei der Herstellung einer auf einem Substrat (111) angeordneten, eine Drahtspule (112) und eine Chi p- einheit (115) aufweisenden Transpondereinheit, bei dem in einer ersten Phase der Drahtleiter (113) über eine Anschlussfläche (118, 119) der Chipei nheit oder einen die Anschlussfläche aufnehmenden Bereich hinweggeführt und relativ zur Anschlussfläche (118, 119) bzw. dem der Anschlussfläche zugeordneten Bereich auf dem Su b- 1 - 3 - strat (111) fixiert wird, und in einer zweiten Phase die Verbindung des Drahtlei ters (113) mit der Anschlussfläche (118, 119) mittels e i- ner Verbindungseinrichtung (125, 137) erfolgt. " Die Klägerin zu 1 hat das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 13, 16 bis 18 und 23 bis 39 angegriffen und geltend gemacht, die Gege n- ständ e dieser Ansprüche seien nicht patentfähig. Die Klägerin zu 2 hat geltend gemacht, die Gegenstände der Patenta n- sprüche 29 und 39 seien nicht ausführbar offenbart sowie diejenigen der P a- tentansprüche 1 bis 4, 6 bis 13, 16 bis 18, 23 bis 32, 34 und 36 bis 39 seien nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent hilfsweise mit fünf geänderten A n- spruchsfassungen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 4, 6 bis 13, 16 bis 18, 23 bis 32, 34 sowie 36 bis 39 für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten mit dem Antrag, die Klagen abzuweisen. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in geänderten Fassungen mit zehn Hilfsanträgen, von denen die beiden letzten den ersti n- stanzlichen Hil fsanträgen IV und V entsprechen. Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg . 2 3 4 5 6 7 8 - 4 - A. Die Klage n sind zulässig. I . Das Patentgericht hat die Zulässigkeit der beiden Klage n wie folgt begründet: 1. Der Zulässigkeit der Klage der Klägerin zu 1 stehe keine die Kläg e rin zu 1 bindende Nichtangriffsverpflichtung des Miterfinders und u r sprünglichen Patentinhabers D . F . entgegen. Es sei bereits zweifelhaft, ob F . noch verpflichtet sei, das Streitpatent nicht anzugreifen, nachdem dieses nicht mehr von der Vertrag s partnerin des von F . geschlossenen Übertragungsvertrags gehalten werde, sondern meh r - fach und zuletzt auf die Beklagte übertragen worden sei. Jedenfalls kön ne aber nicht festgestellt werden, dass die Klägerin zu 1 als " Strohmann " für F . ha n - dele. Eine Absprache zwischen der Klägerin zu 1 und F . , nach der der Angriff gegen das Streitpatent allein in dessen Interesse und auf dessen Kosten g e- führt werde, s ei nicht dargetan. Das Vorbringen der Beklagten e r schöpfe sich in einem bloßen Verdacht, der auf den Umstand gegründet werde, dass die P a- tentanwälte der Klägerin zu 1 sowohl diese als auch F . unter kanzleiinternen Aktenzeichen ve r träten, die jeweils die Buchstabenfolge " F . " enthielten. 2. Auch die Klage der Klägerin zu 2 sei zulässig. Klägerin zu 2 sei die im Urteilsrubrum bezeichnete irische Handelsgesellschaft A . T . S . Ltd. , die in der Klageschrift als " a . GmbH A . " lediglich unvollständig bzw. fehlerhaft b e nannt worden sei. Aufgrund der übereinstimmenden Adresse, der in Bezug auf eine irische Handelsgesellschaft offensichtlich fehlerhaften Angabe " GmbH " sowie des U m- stands, dass jedenfalls auf d er aktuellen Internetseite www.a. .html zu der Unternehmensb e - zeichnung " A . T . S . " die für die " A . T . 9 10 11 12 13 - 5 - S . Ltd. " zutreffende Registernummer g e nannt sei, bestehe kein Zweifel daran, dass mit der in der Klageschrift genannten Gesellschaft die Kl ä- gerin zu 2 habe bezeichnet werden sollen. II . Dies hält den Angriffen der Berufung stand . 1. Die Klägerin zu 1 ist an der Erhebung der Klage nicht als Stro h- mann des früheren Patent inhabers D . F . nach Treu und Glauben gehi n - dert. Es kann insofern offen bleiben, ob diesen nach der mehrfachen Übertr a- gung des Streitpatents weiterhin eine Verpflichtung trifft , das Patent nicht anz u- greifen . Auch dann würde sich diese Pflicht nicht au f die Klägerin zu 1 auswi r- ken. a) Eine (wirksam) vertraglich vereinbarte oder sich aus dem Vertrag ergebende Nichtangriffsverpflichtung wirkt sich nach dem auch das Prozes s- recht beherrschenden Grundsatz von Treu und Glauben über die im Vertrag benannte Person hinaus auch auf einen Strohmann aus, der ohne jedes eigene ins Gewicht fallende Interesse die Nichtigerklärung des Patents mit der Nichti g- keitsklage verfolgt und hierbei ausschließlich im Int e resse und im Auftrag des vertraglich zum Nichtangriff Ver pflichteten vo r geht. Der ohne eigenes Interesse auf die Nichtigerklärung eines Patents antragende Strohmann muss gegen sich gelten lassen, dass derjenige, an dessen Stelle er klagt, an der Klage gehindert ist (s. nur BGH, U rteil vom 29. Juni 2010 X ZR 49 /09, GRUR 2010, 992 Ziehmaschinen zugeinheit II). Strohmann in diesem Sinne ist jedenfalls, wer wie ein B e auftragter den Weisungen seines Hintermanns unterworfen ist (vgl. BGH, Urteil vom 10. Januar 1963 Ia ZR 174/63, GRUR 1963, 253 f. Bürovorsteher; Urteil vom 13. Januar 1998 X ZR 82/94, GRUR 1998, 904 unter II Bürstenstromabnehmer; Urteil vom 30. April 2009 Xa ZR 64/08, juris Rn. 10; Urteil vom 10. Juli 2012 X ZR 98/11, juris Rn. 13). Die Stellung eines 14 15 16 - 6 - Beraters reicht für ein Hinte r mann - Str ohmann - Verhältnis nicht aus (vgl. BGH , Urteil vom 10. Juli 2012 X ZR 98/11 Rn. 14). b) Ein diesen Grundsätzen entsprechendes Strohmannverhältnis hat die Beklagte nicht nachgewiesen. Es ist nicht zu beanstanden, dass das Ber u- fungsgericht aus dem Umstan d, dass die Prozessbevollmächtigten der Kläg e rin zu 1 für die das Klageverfahren betreffenden Schriftsätze ein internes Aktenze i- chen verwenden, das ebenso wie in einem für D . F . gestellten Aktenei n - sichtsgesuch mit den Buchstaben " F . " beginnt, nicht die Überzeugung gewo n - nen hat , dass F . im Klageverfahren der Hintermann ist , de ssen Weisu n gen die Klägerin zu 1 unterworfen ist . Dabei kann davon ausgegangen werden, dass ihre Prozessbevollmäc h- tigten das interne Aktenzeichen für die Nichtigkeitskla ge im Streitfall mit den Buchstaben " F . " beginnen ließen, weil D . F . mit diesem Mandat im Z u - sammenhang steht. Daraus folgt indessen auch für den Senat nicht mit einer für die Überzeugungsbildung ausreichenden Gewissheit , dass diese m Zusamme n- hang ei n Strohmannverhältnis zugrunde liegt ; andere Formen der Zusamme n- arbeit sind denkbar . Weitere Beweismittel hat die Beklagte nicht angeboten . Für den Beweis eines Strohmannverhältnisses kann sich die Beklagte nicht auf einen Anscheinsbeweis stützen. Hierf ür fehlt es bereits an der sich aus der Lebenserfahrung ergebe n den Typizität des behaupteten Zusammenhangs zw i schen dem festgestellten Tatbestand (Erfolg) und der hierfür behaupteten Ursache, die voraus setzt , dass Regeln des Lebens und die Erfahrung des Üb l i- chen und Gewöhnlichen auf einen bestimmten Kausalzusammenhang schli e- ßen lassen ( statt vieler: BGH , U r teil vom 31. Mai 1978 VIII ZR 263/76, NJW 1978, 2197 unter 2 a; vom 17. Februar 1988 - IVa ZR 277/86, NJW - RR 1988, 789) . 17 18 19 - 7 - 2. In der Klageschrift der Klägerin zu 2 ist diese zwar fehlerhaft , aber gleichwohl in einer erkennbaren Weise bezeichnet worden. Damit sind d ie A n- forderungen an eine in der Klageschrift hinreichend deutlich bezeichnete Kläg e- rin gewahrt. Die Parteibezeichnung in der Klageschrift ist als Teil einer Prozesshan d- lung grundsätzlich der Auslegung zugänglich. Dabei ist maßgebend, wie die Bezeichnung bei objektiver Deutung aus der Sicht der Empfänger (Gericht und Gegenpartei) zu verstehen ist. Bei objektiv unrichtiger oder auch mehrdeutig er Bezeichnung ist grundsätzlich diejenige Person als Partei anzusprechen, die erkennbar durch die Parteibezeichnung betroffen werden soll. Dies gilt auch, wenn der Kläger sich selbst fehlerhaft bezeichnet (vgl. BGH , Urteile vom 4. Juni 1981 VII ZR 174/8 0, WM 1981, 829 unter II 1 a; vom 16. Mai 1983 VIII ZR 34/82, NJW 1983, 2448 unter II 1 a; vom 26. Februar 1987 VII ZR 58/86, NJW 1987, 1946 unter II 1 a; jeweils mwN.). Der Name der Klägerin zu 2 " A . T . S . L td. " zeigt nur i m letzten Bestandteil des Namens " S . " einen markanten Unterschied von dem in der Klageschrift gebrauchten Namen . Demgegenüber weist der im Klagerubrum zu Beginn verwendete Bestandteil " a . GmbH " d a rauf hin, dass es sich um eine Korporation handel n soll, die keinen persönlich ha f- tenden Gesellschafter hat . Die in der Klageschrift verwendete Adresse de u tet darauf hin, dass es sich um eine irische Gesellschaft handelt, mi t hin nicht um eine GmbH. Im irischen Gesellschaftsrecht entspricht dies einer pri vate l i mited company. Da sich an der in der Klageschrift angegebenen Adresse keine and e- re Gesellschaft befindet, die einen ähnlichen Namen trägt, ist mit hinre i chender Klarheit die " A . T . S . L td. " als die Kläg e rin zu 2 im Streitfal l a n zusprechen. 20 21 22 - 8 - B . Das Patentgericht hat die Klagen zu Recht als begründet anges e- hen . I. Das Streitpatent betrifft Verfahren und Vorrichtungen zur Fixierung eines Drahtleiters auf einem Substrat einer Chipkarte und zur Ko n taktierung dieses Leiters au f den Chip. 1. Nach der Beschreibung des Streitpatents besteht bei der He r stellung einer Chipkarte das Problem, die Spulendrahtenden mit ihren sehr kleinen Durchmessern von in der Regel 50 m mit den Anschlussflächen der Chipei n- heit mit einer Kantenläng e von regelmäßig 100 bis 150 m zu kontaktieren. Im Stand der Technik werde entweder statt einer direkten eine Kontaktierung über ein zusätzliches Kontaktsubstrat als Kopplungselement vorgenommen oder die Spule ausgebildet und fixiert sowie die Spulendraht enden mit den Chipa n- schlussflächen in einem ineinander übergehend erfolgenden Herstellungsve r- fahren kontaktiert. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das Problem, ein Herste l- lungsverfahren zur Verfügung zu stellen, bei dem die Kontaktierung der Sp u- lendrahtenden auf den Anschlussflächen einer Chipeinheit verei n facht sowie ein erhöhter Produktionsdurchsatz ermöglicht wird. 2. Zur Lösung wird in Patentanspruch 1 ein Verfahren vorgeschlagen, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Glie derung des erstinstanzl i- chen Urteils in eckigen Klammern): 1. Das Verfahren dient der Kontaktierung eines auf einem Su b- strat angeordneten Drahtleiters [a] bei der Herstellung einer Transpondereinheit, die 1.1 auf dem Substrat angeordnet ist [b] und 23 24 25 26 27 - 9 - 1.2 ein e Drahtspule und eine Chipeinheit aufweist [c]. 2. In einer ersten Phase wird der Drahtleiter 2.1 über eine Anschlussfläche der Chipeinheit [e] oder einen die Anschlussfläche aufnehmenden Bereich [f] hinwegg e- führt [d] und 2.2 relativ zur Anschlussfläche bz w. dem dieser zug e ordneten Bereich auf dem Substrat fixiert [g]. 3. In einer zweiten Phase erfolgt mittels einer Verbindungseinric h- tung die Verbindung des Drahtleiters mit der Anschlussfläche [h]. Die nachfolgende Figur 13 des Streitpatents zeigt ei n Au sführungsbe i- spiel einer erfindungsgem ä ßen Transpondereinheit. 3. Zwei Merkmale bedürfen näherer Erläuterung: a) Als Substrat ist in der Merkmalsgruppe 1 und im Merkmal 2.2 ein Basismaterial zum Beispiel in Form einer Grundplatte zu verstehen, auf d as die Bauelemente aufgebracht oder in dieses eingebracht und damit befestigt we r- 28 29 30 - 10 - den. Hierfür kann ein beliebiges Material verwendet werden wie unter anderem Kunststoff, Papier, ein vlies - oder gewebeartiger Träger. b) Für die Beurteilung des Streitfall s kann hinsichtlich des Mer k- mals 2.2 (Fixierung des Drahtleiters auf dem Substrat) die der Beklagten gün s- tige Auslegung unterstellt werden, dass der Drahtleiter auf zwei zur Chipeinheit benac h barten Seiten des Substrats bzw. an zwei Kanten des Substrats fü r den die Anschlussfläche au f nehmenden Bereich, mithin beidseitig fixiert wird. II. Das Patentgericht hat diesen Gegenstand für nicht patentfähig e r- ac h tet und dies wie folgt begründet: Dem Fachmann, einem Diplomingenieur der Fachrichtung Elektr o techn ik mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Transpondern und Chipka r- ten und deren Herstellungsverfahren, sei aus der deutschen Offenlegung s- schrift 44 10 732 (Anl. ATS02) ein Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte mit einer Transpondereinheit be kannt gewesen, bei dem Drahtleiter und Chipei n- heit auf einem gemeinsamen Substrat angeordnet würden (Merkmalsgruppe 1). Nach dem Verfahren erfolge die Ausbildung der Spule durch Verlegen eines Drahtleiters auf der Substratoberfläche und die Verbindung der Spulendraht - enden des Drahtleiters mit den Anschlussflächen der Chipeinheit. Hieraus en t- nehme der Fachmann die Möglichkeit eines zweiphasigen Herstellungsverfa h- rens, bei dem in einer ersten Phase der Drahtleiter auf der Substratoberfläche relativ zur Ansch lussfläche fixiert werde (Merkmale 2 und 2.2) und in einer zwe i- ten Phase die Spulendrahtenden mit den Anschlussflächen der Chipeinheit u n- mittelbar verbunden w ü rden (Merkmal 3). Die in der ATS02 dargestellte einph a- sige Vorg e hensweise, bei der das Ausbilden der Spule und die Verbindung mit den Anschlussflächen der Chipeinheit ineinander überg e hen sollen, stelle nicht die einzige, sondern nur eine besonders vorteilha f te Vorgehensweise dar. 31 32 33 - 11 - Aus der internationalen Patentanmeldung WO 93/20537 (Anl. ATS03) sei ein Verfahren erkennbar, bei dem ein Drahtleiter auf einem als Substrat aufz u- fassenden Chipträger angeordnet und eine Drah t spule hergestellt werde, wobei jedoch nicht die gesamte Spule, sondern nur die Spulendrahtenden und die Chipeinheit auf dem gemeinsa men Chipträger (Socket 3) angeordnet seien. Dabei werde in einer ersten Ph a se der Drahtleiter über eine Anschlussfläche der Chipeinheit oder einen die Anschlussfläche aufnehmenden Bereich hi n- wegg e führt sowie relativ zur Anschlussfläche bzw. dem aufnehmende n Bereich exakt positioniert und fixiert. Sodann werde die Spule ausgebildet und schlie ß- lich das zweite Spulendrahtende über die zweite Anschlussfläche der Chipei n- heit oder einen diese Anschlussfläche aufnehmenden Bereich hinweggeführt und relativ zur (zwe iten) Anschlussfläche bzw. dem aufnehmenden Bereich f i- xiert (Merkmalsgruppe 2). In einer zweiten Phase würden die Drahtleiter mit den A n schlussflächen der Chipeinheit verbunden (Merkmal 3). Danach erfolge ein Einkapseln von beiden Seiten mit Plastik, wesha lb erst nach dieser Lamini e rung von einer auf einem Substrat angeordneten Transpondereinheit (Merkmal 1.1) gesprochen werden könne. Ausgehend von der in der ATS02 beschriebenen zweiphasigen Vorg e- hensweise stelle sich dem Fachmann die Aufgabe, die Spulen draht enden für eine Kontaktierung vorzubereiten, um sie erst in der zweiten Phase mit den A n- schlussflächen zu verbinden. Hierzu finde er die Lösung in der ATS03, wonach die Spulendrahtenden über die Anschlussflächen bzw. die diese aufnehmende Bereiche hin weggeführt und sogleich exakt positioniert würden, um dann in e i- ner zweiten Phase problemlos eine Verbindung mit den Anschlussflächen he r- zustellen. Der Fachmann erkenne, dass diese Vorgehensweise ohne weiteres auf das Verfahren der ATS02 angewendet werden könne. Er erhalte aus der ATS03 auch die Anregung, eine Aussparung für eine nachträglich einzusetze n- de Chipeinheit vorz u sehen und hierüber die beiden Spulenenden zu führen und 34 35 - 12 - beidseitig zu fixieren, woraus sich nach dem Einsetzen der Chipeinheit zwang s- läu fig die direkte Kontaktierung der beiden Drahtleiter mit den Anschlussflächen und somit ein zweiphasiges Vorgehen ergebe. Die Lehre des Patenta n- spruchs 1 sei daher von den Druckschriften ATS02 und ATS03 naheg e legt. III . Auch d ies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren stand. 1. Patentanspruch 1 ist in seiner erteilten Fassung nicht rechtsb e- ständig . Seine Lehre beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPÜ). a) Dem Fachmann, den das Patent gericht zutreffend definiert hat, war aus ATS02 ein Verfahren zur Herstellung einer auf einem Substrat ang e- ordneten Transpondereinheit mit Drahtspule und Chipeinheit bekannt . Die ATS02 referiert hierfür einen Stand der Technik, in dem für solche Transpo n- der einheiten die Spulen im Ätzverfahren auf einen Filmträger oder zuvor g e- sondert gewickelt und sodann auf ein Substrat aufgebracht wurden. In beiden Fällen wurde das Kontaktieren der Spulendrahtenden mit der Chipeinheit in e i- nem g e sonderten Schritt vollzogen (ATS02, Sp. 1 Z. 11 bis 37). Demgeg enüber zeigt ATS02 die direkte Aufbringung des Drahtleiter s sowie die Anordnung einer Chipeinheit auf einem gemeinsamen Substrat . Die Spule wird ausgebildet, indem der Drahtleiter auf der Su b stratoberfläche verlegt wird, wie es in der nebenstehenden Figur 6 der ATS02 beispielhaft dargestellt wird. Damit war dem Fachmann die Merkmalsgruppe 1 b e kannt. ATS02 beschreibt als besonderen Vorteil, dass der Drahtleiter z u nächst mit einer Anschlussfläche des Chips verbunden, sodann im Substrat verlegt 36 37 38 39 40 - 13 - und schließl ich mit der zweiten Anschlussfläche des Chips verbunden wird. Für diese als " ineinanderübergehend " bezeichnete Verfahrensweise wird beispie l- haft auf eine Verlege - und Verbindungseinrichtung entsprechend der deu t schen Offenlegungsschrift 43 25 334 (ATS10) v erwiesen, die in ihrem Bondkopf s o- wohl das Verlegen eines Drahts in einem Substrat als auch dessen Kontakti e- ren mit den Anschlussflächen einer Chi p einheit integriert (ATS02, Sp. 1 Z. 57 bis Sp. 2 Z. 7, Sp. 2 Z. 29 bis 39). ATS02 beschreibt in ihren Ausführ ungsbe i- spielen nur solche Verfahren mit einem i neinanderübergehen den Kontaktieren und Verlegen des Drahtleiters . Allerdings wird eine solche Reihenfolge erst im zweiten Patentanspruch der Patentanmeldung dargestellt. Der erste angemeldete Patentanspruch b e- schreibt das Verfahren allgemeiner als eine " Ausbildung der Spule durch Verl e- gung eines Spulendrahts sowie Verbindung von Spulendrahtenden mit A n- schlussflächen des Chips auf dem Substrat " . Dies zeigt dem Fachmann , dass es bei Verlegung des Drahts direkt im Substrat auch andere Verfahren zur He r- stellung einer Transpondereinheit ge ben kann, die ebenso von der in ATS02 angemeldeten Erfi n dung umfasst sein soll en. Im Vergleich zu dem bereits vor der ATS02 bekannten Stand der Technik entnimmt der Fachmann d er Schrift zwei wesentliche Elemente der dort offe n- barten Erfindung , nämlich zum e inen das Verlegen des Spulendrahts unmitte l- bar in dem Substrat, auf das auch die Chipeinheit angeordnet ist, und zum a n- deren die ineinanderübergehende Verfahrensweise des Kon taktierens und des Verleg ens der Spule durch Verwendung einer integrierten Verlege - und Verbi n- dungsei n richtung. b) Aus ATS03 kannte der Fachmann ein Verfahren zur Herstellung einer Transpondereinheit, bei dem gewickelte Spulen ve r wendet werden, um 41 42 43 - 14 - diese mit einer Chipeinheit zu verbinden. Hierfür werden die Spulendra h t enden an vorbestimmten Positionen eines Sockels befestigt, in dem sich eine Mont a- geausnehmung für die Chipeinheit befindet (ATS03, S. 2 Z. 5 bis 10). Für diese Befestigung ist der Sockel m it einem ähnlichen, in Wärme aushärtenden Kle b- stoff überzogen wie auch der Drahtleiter (ATS03, S. 3 Z. 10 bis 13). Zu Beginn des Verfahrens wird das erste Spulendrahtende (7) an dem Sockel (3) befe s tigt, sodann die Spule (1) gewickelt beispielsweise auf einem in der ATS03 nicht näher dargestellten Wickelrahmen und schließlich das zweite Spulendraht - e n de (4) ebenfalls am Sockel befestigt . Die beiden Spulendrahtenden werden jeweils mit Hilfe des in Wärme aushärtenden Klebstoff s fest mit dem Sockel verb unden, indem Hitze extern auf den Drahtleiter oder mittels eines Stromimpuls es einwirkt (ATS03, S. 3 Z. 16 bis 20). Die Spulendrahtenden (4, 7) werden dabei so über einen offenen B e reich des S o ckels (15) geführt, dass die Chipeinheit (2) darin montiert wer den kann und dann deren Anschlussflächen (5) sich direkt auf der Position der Spule n- drahtenden (ATS03, S. 3 Z. 23 bis 27) entsprechend der nachfolgend darg e- stellten F i gur 1 der ATS03 befinden. 44 - 15 - Nach der Montage der Chipeinheit werden die Spulendrahten den mit den Anschlussflächen verlötet oder verschweißt und die überschüssigen Spule n- drahtenden nebst Teilen des Sockels entlang der in der oben gezeigten Figur 1 gestrichelten Linie 9 abgetrennt (ATS03, S. 4 Z. 2 bis 5). Zuletzt wird die Tran s- pondereinheit mit einem Schutz überzogen beispielsweise in einen Kunststoff l a miniert (ATS03, S. 4 Z. 7 bis 9). Das in der ATS03 beschriebene Verfahren zeigt das Mer k mal 1. 2 , denn die Transpondereinheit weist sowohl eine Drahtspule als auch eine Chipeinheit auf. Es zeigt weiterhin die Merkmale 2 und 2.1 , indem der Drahtleiter in einer ersten Herstellungsphase über einen die Chipeinheit und deren Anschlussfl ä- chen au f nehmen den Bereich hinweggeführt wird. Weiterhin zeigt das Verfahren das Prinzip des Merkmals 2.2, indem die Spulendrahtenden auf dem von der Spule abgewandten Teil des Sockels an dem Sockel fixiert werden, also in dem Bereich, in dem sich die Spulendrahte n den auf dem n e benstehend vergrößerten Ausschnitt der Figur 1 überkreuzen. Die in der Beschre i- bun g dargestellte feste Verbindung mit dem Sockel muss wie es auch das zweite von der Beklagten eingereichte Privatgutachten sieht zumindest in diesem Bereich erfolgen, um eine Fixi e rung für das anschließende Verlöten oder Verschweißen des Drahtleiters mi t den Anschlussflächen der Chipeinheit zu gewährleisten. Darüber hinaus wird der Spulendraht in der Ric h tung zur Spule jedenfalls durch diese fixiert. Die so mit ihren Enden am Sockel fixierte Spule wird von der ATS03 als ein Halbzeug b e- schrieben (S. 3 Z. 20 bis 23), das in sich stabil ist und dem weiteren Verarbe i- tungsprozess zugeführt werden kann. Der Sockel erfüllt zumindest insoweit die Eigenschaften eines Substrats im Sinne der Lehre des Streitpatents, denn er 45 46 47 - 16 - dient dazu , die Chi p einheit aufzunehmen un d in diesem Bereich den Drahtleiter zu f i xieren. Nach der Fertigstellung des Halbzeugs mit Spule, Drahtenden und S o- ckel folgt die Verbindung der Drahtleiter mit den Anschlussflächen der Chipei n- heit in einer zweiten Herstellungsphase unter Verwendung ein es Geräts zum Löten oder Schweißen (Merkmal 3). c) Der Fachmann hatte Anlass, die Lehren aus ATS02 und ATS03 miteinander zu kombinieren, woraus sich in naheliegender Weise die Lehre des Streitpatents ergab. Die Lehre der ATS02 zeigt vollständig ein V erfahren zur Herstellung e i- ner Transpondereinheit. Ihr Kerngedanke liegt in der Verlegung des Spule n- drahts in einem Substrat, das auch als Träger für die Chipeinheit dient, so dass der Spulendraht nicht mehr auf einem Wickelrahmen gewickelt we r den muss . Wi e beide Privatgutachter der Parteien wenngleich mit verschiedenen B e- zugspunkten aufgezeigt haben, ist das in den Ausführungsbeispielen der ATS02 gezeigte kombinierte Verfahren mit dem Nachteil verbunden, dass die Anordnung des Spulendrahts zu einer Spu le und das Verbinden der Spule n- drahtenden mit den Anschlussflächen der Chipeinheit einschließlich deren B e- stückung auf dem Substrat in einem durchgehenden Prozess erfolgen, der nicht in zwei oder mehrere Herstellungsschritte aufgeteilt werden kann. Dies ve rlä n- gert den Herstellungsprozess, weil insofern bei der Herstellung einer Vielzahl von Tran s pondereinheiten nicht mehrere Schritte zeitgleich parallel erfolgen können. Da die im Stand der Technik vor der ATS02 bereits bekannten Verfa h- rensweisen ebenfalls d as Verlegen und Kontaktieren jeweils getrennt vollzogen haben, w a ren dem Fachmann aber die Vorteile eines solchen zweiphasigen 48 49 50 - 17 - Vorgehens mit dem parallelen Durchführen beider Phasen in getrennten He r- stellungsschritten bereits b e kannt. Zudem stellte die Verwendung eines wie in den Ausführungsbeispielen der ATS02 gezeigten integrierten Kombiwerkzeugs zum Verlegen und Konta k- tieren einen technischen Kompromiss dar, weil dieses Werkzeug jeweils unte r- schiedliche Ultraschallbewegungen für das Verlegen und das K ontaktieren au s- führen können musste . Das Verlegen erfordert eine Ultraschallschwingung senkrecht zur Ebene des Substrats, mit der der Drahtleiter in das Substrat quasi hineingehämmert wird, während eine solche Schwingung beim Kontaktieren die Chipeinheit b eschädigen würde . F ür das Kontaktieren mittel s Ultraschall ist eine parallel zur Ebene der Anschlussfläche reibende Ultraschallschwingung erfo r- derlich. Die Integration beider Schwingungsarten in einem Werkzeug durfte der Fachmann im Vergleich zur Verwendun g von unterschiedlichen, auf den jewe i- ligen Verfahrensschritt spezialisierten Werkzeugen eher als Nachteil a n se hen. Die in ATS02 dargestellten Vorteile eines ineinanderübergehenden Ve r- fahrens waren deshalb nicht geeignet, den Fachmann davon abzuhalten , nach e i ner anderen Lösung für die Herstellung einer Transpondereinheit mit Hilfe eines Substrats zu suchen. Angesichts dessen, dass die ATS02 zwei erfinder i- sche G e danken lehrt, nämlich das Verlegen im Substrat und die Verwendung eines Kombiwerkzeugs, hatte er deshalb Anlass, diesem Stand der Technik im Wesentlichen nur die Methode zur Verlegung des Sp u lendrahts im Substrat zu entnehmen. Für eine Kombination mit einer geeigneten Lehre zum Kontaktieren der Chipeinheit mit den Spulendrahtenden zählt e die AT S03 zu jenem Stand der Tec h nik, den er für seine Überlegungen mit heranzuziehen hatte. Sie gehört e sowohl zu de rselben Unterklasse der internationalen Patentklassifizierung als 51 52 53 - 18 - auch der weiteren Untergliederung für maschinelle Aufzeichnungsträger zur Aufze ichnung von digitalen Daten mit einem integrierten Schaltkreis. Damit zählte die ATS03 zur gleichen Gattung wie die ATS02, weil beide Druckschri f- ten Chipka r ten betreffen , die gleich gerichtete Kundenbedürfnisse befr iedigen und die insoweit relevanten Märkte sich z u mindest überschneiden. d) Ausgehend von der ATS02 führte die Kombination mit den Mer k- malen der ATS03 den Fachmann zur Lehre des Streitpatents. Mit dem Anlass, den Kontaktierungsschritt von der Verlegung des Spulendrahts zu trennen, war vom Fachm ann zu erwarten, dass er aus der ATS03 das Prinzip übernahm , die Spulendrahtenden über die Anschlussflächen der Chipeinheiten bzw. über die diese Flächen aufnehmenden Bereiche hinwegzuführen und hierfür an der dem jeweiligen Spulenbeginn gegenüberliegenden Seite zu fixieren. Dabei gab es keinen Grund, die Fixierung entsprechend der Vorgabe aus der ATS03 mittels eines in Wärme aushärtenden Klebstoffs vor zu nehmen . Vielmehr bot es sich an, die aus der ATS02 für die Verlegung des Drahtleiters vorgegebene Fixi e- r ung s methode zu wählen , um nicht für die Lösung desselben Problems, hier das Fixieren des Drahtleiters, unterschiedliche Verfahrensweisen vorzus e hen . Diese aus ATS02 und ATS03 kombinierte Verfahrensweise zeigt dem Fachmann beide Möglichkeiten zur Einfügu ng der Chipeinheit gemäß Mer k- mal 2.1. Er kann entsprechend ATS02 die Chipeinheit vor der Verlegung des Spulendrahts in das Substrat mit einbinden, so dass der Spulendraht über die bereits eingefügte Chipeinheit hinweggeführt wird. Ebenso kann er entspr e- che nd ATS03 das Substrat so gestalten, dass ein für die spätere Aufnahme der Chipeinheit vorgese hener Bereich im Substrat offen bleibt, so dass der Spule n- draht über diesen Bereich hinweggeführt wird und die Chipeinheit danach in diesen Bereich eingesetzt wird. 54 55 - 19 - Die Verbindung des Spulendrahts mit den Anschlussflächen der Chi p- einheit in einer zweiten Phase ergab sich als letzter Schritt aus ATS 03, womit die Lehre des Patentanspruchs 1 insgesamt dem Fachmann nahegelegt war. 2. Die Gegenstände der Patentanspr üche 29, 34 und 39 beruhen ebe n- falls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. a) Patentanspruch 29 lehrt eine Vorrichtung zur Durchführung des Ve r- fahrens nach Patentanspruch 1 mit einem Drahtführer und einem Ultraschallg e- ber, die miteinander verbunden sind, so dass der Drahtführer zur Au s führung von Ultraschallschwingungen in Längsachsenrichtung angeregt wird . Das P a- tentgericht hat zutreffend erkannt, dass eine solche Vorrichtung nur für eine Verlegung des Drahtleiters als Spule im Substrat , jedoch nich t für ein Kontakti e- ren mit den A n schlussflächen geeignet ist . Nach Patentanspruch 34 ist der Drahtführer neben einem mit dem Ultr a- schallgeber gekoppelten Schwingungsstempel zur Beaufschlagung des Drah t- leiters mit durch Ultraschall induzierten, in Längs richtung des Schwingung s- stempels wirkenden mechanischen Schwingungen angeor d net. Die Wertung des Patentgerichts , dass eine solche Ausbildung von Drah t- führer und Ultraschallgeber durch den Stand der Technik nahegelegt war , b e- gegnet keinen Bedenken ; auf die dahingehenden Ausführungen wird verwi e- sen . Die Berufung wendet sich hiergegen nicht, sondern wiederholt im Wesen t- lichen, dass das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 ausgehend von der ATS02 nicht nahegelegen habe und deshalb auch eine Vorrichtung nach den Patentanspr ü chen 29 oder 34 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, weil solche Vorrichtungen für das Verfa h ren nach Patentanspruch 1 geeignet sein müssten. Da sie hiermit nicht durchdringt, hat ihre Berufung auch hinsichtlich der Patentansprüche 29 un d 34 keinen E r folg. 56 57 58 59 60 - 20 - b) Patentanspruch 39 betrifft eine Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens zur Herstellung eines Kartenmoduls unter Verwendung einer Vo r- richtung nach Patentanspruch 29 oder 34 mit einer Nutzenzuführstation zur Z u- führung einer M ehrzahl von in einem Nutzen angeordneten Substraten, einer Verlegestation mit einer Meh r zahl in einer Reihe quer zur Produktionsrichtung angeordneten Verlegevorrichtungen, einer Bestückungsstation mit mi n destens einer Bestückungsvorrichtung zur Bestückung der einzelnen Substrate mit j e- weils einer Chipeinheit und einer Verbindungsstation mit mindestens einer Ve r- bindungsvorrichtung zur Verbindung der Chipeinheiten mit einem Spulena n- fangsbereich und einem Spule n endbereich der von den Verlegevorrichtungen auf d en Substraten ausgebild e ten Spulen. Auch insoweit hat das Patentgericht, von der Berufung unwidersprochen, zutreffend die Ausbildung der Vorric h tung mit den einzelnen Stationen für durch den Stand der Technik nahegelegt erac h tet , so dass auf diese Ausf ührungen verwiesen werden kann . I V . Das Streitpatent ist auch nicht in einer der mit den bereits in erster Instanz gestellten Hilfsanträgen IV und V vertei digten Fassungen rechtsbestä n- dig . Das Patentgericht hat ausführlich dargelegt, dass der Gegenst and dieser Hilfsanträge vom Stand der Technik dem Fachmann nahegelegt war. Die Ber u- fung führt hiergegen keine gesonderten , über die Beanstandung der Beurteilung zu Patentanspruch 1 hinausgehenden Angriffe, so dass insoweit auf die Au s- führungen des angefoch tenen Urteils zu diesen Hilfsanträgen verwiesen we r- den kann. 61 62 63 64 - 21 - V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbi n- dung mit § 97 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Grabinski Bacher Hoffmann Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 20.10.2011 - 2 Ni 7/10 (EU) - 65
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