BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 40/12 Verkündet am: 24. September 2013 Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Fettsäuren EPÜ Art. 5 4 Abs. 5; PatG § 3 Abs. 4 - Das nachträgliche Auffinden der biologischen Zusammenhänge, die der Wirkung eines Arzneimittels zugrunde liegen, offenbart keine neue Lehre zum technischen Handeln, sofern der verabreichte Wirkstoff, die Indikation, die D o- sierung und die sonstige Art und Weise, in der der Wirkstoff verwendet wird, mit einer bereits beschriebenen Verwendung eines Wirkstoffs zur Behandlung einer Krankheit übereinstimmen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 X ZR 68/08, GRUR 2011, 999 Rn. 44 - Memantin). BGH, Urteil vom 24. September 2013 - X ZR 40/12 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 24. September 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richterin Mühlens , die Richter Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Schuster für Recht erkannt: Auf die Berufung der Klägerin wird das am 22. November 2011 ve r- kündete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespaten t- gerichts abgeändert. Das europäische Pat ent 1 152 755 wird mit Wirkung für die Bunde s- republik Deutschland in vollem Umfang für nichtig erklärt. Die Anschlussberufung der Beklagten wird zurückgewiesen. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte is t Inhaberin des europäischen Patents 1 152 755 (Streit - patents), das am 7. Februar 2000 unter Inanspruchnahme der Priorität einer italienischen Anmeldung vom 17. Februar 1999 angemeldet worden ist und die Verwendung essentieller Fettsäuren zur Vorbeugung v on kardiovaskulären A n- fällen betrifft. Patentanspruch 1 lautet in der erteilten Fassung in der Ve r- fahrenssprache: "Use of essential fatty acids containing a mixture of eicosapentaenoic acid ethyl e s- ter (EPA) and docosahexaenoic acid ethyl ester (DHA) in t he preparation of a m e- dicament useful for preventing mortality in a patient who has suffered from a my o- cardial infarction where the content in EPA+DHA in such mixture is greater than 25% b.w; and the medicament is for oral administration." In Patentanspr uch 7 sind bei ansonsten übereinstimmendem Wortlaut die i- und die Worte "the content in EPA+DHA in such mixture" ersetzt durch "the EPA or DHA content" . Sieben weitere Patentanspr ü- che sind auf die Patentansprüche 1 oder 7 zurückbezogen. Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. Er sei zudem unklar formuliert und ber uhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Beklagte hat das Streitpatent in erster Instanz mit einem Hauptantrag und zwei Hilfsanträgen in geänderter Fassung verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit sein G e- genstand über die mit dem zweiten Hilfsantrag verteidigte Fassung hinausgeht, und die Klage im Übrigen abgewiesen. 1 2 3 4 - 4 - Dagegen wende t sich die Klägerin mit der Berufung , mit der sie weiterhin die vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents anstrebt. Die Beklagt e tritt dem Rechtsmittel entgegen und verteidigt das Streitpatent mit ihrem Haupt - antrag und einem ersten Hilfsantrag in Fassungen, die über die in erster Instanz verteidigte Fassung hinausgehen. Mit zwei weiteren Hilfsanträgen verteidigt sie das Streitpat ent in der Fassung aus dem angefochtenen Urteil und in einer nochmals geänderte n Fassung. Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung der Klägerin hat Erfolg und führt zur vollständigen Nichtigerklärung des Streitpatents. Die zulässige Anschlussberufung der B e- klagten ist hingegen unbegründet. I. Das Streitpatent betrifft die Verwendung essentieller Fettsäuren zur Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von Patienten, die einen Her z- infarkt erlitten haben. 1. Im Stand der Technik war bekannt, das s bestimmte essentielle Fet t- i- sche Wirkung bei der Verhinderung und Behandlung von kardiovaskulären St ö- rungen haben. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift hat te sich die einschlägige Behandlung von Patienten, die bereits einen Herzinfarkt erlitten hatten, als ungenügend zur Verhinderung von (weitere n ) Herz - Kreislauf - Erkran - kungen und insbesondere zur Verringerung der Sterberate erwies en . 5 6 7 8 - 5 - Dem Streitpatent liegt vor diesem Hintergrund das technische Problem zugrunde, ein Medikament zur Verfügung zu stellen, mit dem die Sterberate in der genannten Patientengruppe verringert werden kann. 2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Stre itpatent in de r Fassung, die es im angefochtenen Urteil erhalten hat und die die Beklagte im Berufung s- verfahren mit ihrem zweiten Hilfsantrag verteidigt, in Patentanspr u ch 1 eine Verwendung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die abwe i- chend e Gliederung des Patentgerichts ist in eckigen Klammern wiedergeg e- ben) : 1. Verwendet werden essentielle Fettsäuren [1. 1 ] , die eine M i- schung aus Eicosapentaensäureethylester (EPA) und Docosa - hexaensäureethylester (DHA) enthalten [1.2] . 2. Der Gehalt an EPA und DHA in der Mischung beträgt 85 G e- wichtsprozent [1.5'] . 3. Die Verwendung erfolgt zur Herstellung eines Medikaments [1.3] zur Verhinderung der Sterberate bei Patienten, die einen Herzinfarkt erlitten ha ben [1.4]. 4. Das Medikament dient a) zur oralen V erabreichung [1.6] b) bei einer Dosierung von 0,7 bis 1,5 g täglich [1.7] . Die in Patentanspruch 4 beanspruchte Verwendung unterscheidet sich dadurch, dass die essentiellen Fettsäuren EPA oder DHA enthalten (Merkmal 1'), also nicht zwingend eine Mischun g dieser beiden Stoffe verwendet werden muss. 9 10 11 - 6 - Nach dem mit der Anschlussberufung verfolgten Hauptantrag soll Merkmal 2 dahin geändert werden, dass der Gehalt an EPA und DHA 80 bis 100 G e- wichtsprozent beträgt (Merkmal 2'). Die Hilfsanträge I und III sehe n gegenüber den jeweils vorangehenden Anträgen eine zusätzliche Änderung von Merkmal 4 b vor, nach der die Dosierung 1 g täglich betr agen soll (Merkmal 4 b'). II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Die in e rster Instanz mit Hauptantrag und erstem Hilfsantrag verteidigten Fassungen des Streitpatents genügten nicht dem in Art. 84 EPÜ niedergelegten Gebot der Klarheit. Sie enthielten unterschiedliche Angaben zur Wirkstoffko n- zentration, nämlich zum einen die Ber eichsangabe nach Merkmal 1 [1.2], zum anderen die (in den im Berufungsverfahren verteidigten Fassungen nicht mehr enthaltene) Vorgabe, dass die Verabreichung basierend auf einem Titer von 85 Gewichtsprozent erfolgen solle. Damit sei nicht ohne weiteres erk ennbar, was tatsächlich unter Schutz gestellt werden solle. Die mit Hilfsantrag II verteidigte Fassung des Streitpatents erweise sich hingegen als bestandsfähig. Insbesondere sei hinreichend deutlich, worauf sich die Dosierung beziehe, nämlich auf die i n den Patentansprüchen genannte Fettsäuremischung. Mit der Dosierungsangabe werde nicht ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers beansprucht, sondern die Verwendung von Fettsäuren, die in einer zweckmäßigen Konfektionierung her gerichtet seien. Der Gegenstand des Streitpatents in der mit Hilfsantrag II verteidigten Fassung sei patentfähig. In der Veröffentlichung von Swahn et al. (Omega - 3 Ethyl Ester Concentrate Decreases Total Apolipoprotein CIII and Increases Antithrombin II I in Postmyocardial Infarction Patients, Clinical Drug Investigation 15 (1998), 473 - 482, BM 3 ) seien Untersuchungen beschrieben, bei denen den 12 13 14 15 16 - 7 - beteiligten Patienten eine Fettsäurezubereitung in einer Dosierung von 4 g pro Tag verabreicht worden sei. In der US - Patentschrift 5 698 594 ( BM2 ) und den internationalen Patentanmeldungen WO 87/03899 ( BM5 ) und WO 89/11521 ( BM6 ) würden Post - Myokardinfarkt - Patienten nicht als Zielgruppe genannt. In den Veröffentlichungen von Burr et al. (Effects of changes in fat, fish , and fibre intakes on death and myocardial reinfarction: diet and reinfarction trial (DART), The Lancet 334 ( 1989 ) , 757 - 761, ( BM8 ) ; Diet and reinfarction trial (DART): d e- sign, recruitment, and compliance, European Heart Journal 10 (1989), 558 - 567, ( BM14 ) werde die Verabreichung von Fischöl an solche Patienten beschrieben. Ester der in Rede stehenden 3 - Fettsäu r en würden dort aber nicht erwähnt. Keine dieser Entgegenhaltungen habe dem Fachmann, einem Team aus einem Kardiologen und einem Pharmakologen mit la ngjähriger Erfahrung auf dem G e- biet der Behandlung von Herz - Kreislauf - E rkrankungen, eine Anregung geg e- ben, essentielle Fettsäuren mit der im Streitpatent angegebenen Zusamme n- setzung und Dosierung zur Behandlung der genannten Patientengruppe in B e- tracht zu ziehen . III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren in einem entscheidenden Punkt nicht stand . 1. Entgegen der Auffassung der Klägerin genügen die in der Berufung s- instanz verteidigten Fassungen der Patentansprüche allerdings den - grun d- sät z lich auch bei der Formulierung beschränkter Patentansprüche in Paten t- nichtigkeitsverfahren zu beachtenden (BGH, Urteil vom 18. März 2010 Xa ZR 54/06, GRUR 2010, 709 Rn. 55 - Proxyserversystem) - Anforderungen des Art. 84 EPÜ. Aus dem Wort laut der Patentansprüche kann zwar nicht ohne weiteres entnommen werden, welche Bezugsgrößen für die Angaben zu Konzentration und Dosierung in den Merkmalen 2 und 4 b maßgeblich sind. Die fehlenden Angaben lassen sich aber , wie das Patentgericht zutreffend entschieden hat, 17 18 19 - 8 - den auf diese Merkmale bezogenen Ausführungen in der Beschreibung en t- nehmen. a) Die in Merkmal 2 angegebenen Prozentwerte für den Gehalt an EPA und DHA beziehen sich auf das Gesamtgewicht aller als Wirkstoff verwendeten essentiellen Fe ttsäuren. In der Beschreibung des Streitpatents wird für den Anteil von EPA und DHA ein Bereich von 25 bis 100 Gewichtsprozent als vorzugswürdig angeg e- ben. Als besonders vorzugswürdig wird ein Anteil von 85 Gewichtsprozent he r- vorgehoben (Abs. 28). Auf dieser Grundlage werden zwei konkrete Formuli e- rungsbeispiele für eine Kapsel mit einem Gramm Wirkstoff und der zusätzlichen Angabe "EPA + DHA, 85 % titer " angeführt (Abs. 33). Als Inhaltsstoffe der ersten Formulierung werden unter anderem 525 mg "EPA - ethyl ester" und 315 mg "DHA - ethyl ester" angegeben. Für die zweite Formulierung werden 1.000 mg Ethylester aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren angeführt, wovon 850 mg auf "Ethylester von 3 - poly - u ngesättigten Fettsäuren (EPA, DH A)" en t- fallen. Für beide Formulierungen sind mehrere Hilfs - und Zusatzstoffe angeg e- ben, darunter Gelatine (246 mg bzw. 233 mg) und Glycerin (118 mg bzw. 67 mg). Aus dem Zusammenhang dieser Angaben ist zu entnehm en, dass sich die im Patentanspruch aufgeführten Werte einerseits nicht auf die essentiellen Fettsäuren in freier F orm, sondern auf deren Ethylester beziehen und andere r- seits nicht auf das Gesamtgewicht einer Kapsel einschließlich Zusatz - und Hilfsstoffen, sondern auf den Wirkstoffgehalt, also auf das als Wirkstoff verwe n- dete Gemisch von Ethylestern essentielle r Fettsäuren. Die für die erste Form u- lierung angegebene Gesamtmenge an EPA und DHA beträgt zwar nur 840 mg und macht damit bezogen auf ein Gramm nur einen Anteil von 84 Gewichtspr o- zent aus. Aus dieser geringfügigen Abweichung kann jedoch nicht gefolgert werden, dass dem als besonders vorzugswürdig hervorgehobenen Wert von 85 20 21 22 - 9 - Gewichtsprozent eine andere Bezugsgröße zugrunde liegt, zumal dieser Wert im z weiten Formulierungsbeispiel exakt eingehalten ist. Im unmittelbaren Zusammenhang mit diesen Ausführungen werden für die Dosierung ein Bereich von 0,7 g bis 1,5 g pro Tag als vorzugswürdig und ein Wert von 1 g pro Tag als besonders vorzugswürdig hervorg ehoben (Abs. 29). Diese Angabe bezieht sich aus den bereits dargelegten Gründen ebenfalls auf den im Medikament enthaltenen Wirkst off. b) Aus den Ausführungen des Patentgerichts zur Unzulässigkeit der in erster Instanz mit Hauptantrag und erstem Hilfsa ntrag verteidigten Fassungen ergibt sich entgegen der Auffassung der Klägerin nichts Abweichendes. Das Patentgericht hat diese Fassungen als unzulässig angesehen, weil sie einerseits eine Bereichsangabe (85 bis 100 Gewichtsprozent), andererseits aber e inen festen Wert (85 Gewichtsprozent) als "Titer" vorsahen. Diese Ung e- reimtheit weis t die in erster Instanz mit Hilfsantrag II verteidigte Fassung nicht auf. Das Patentgericht hat sie deshalb zu Recht als zulässig angesehen. Für die übrigen in der Berufung sinstanz verteidigten Fassungen, die ebenfalls nicht mehr die Angabe eines "Titers" enthalten , gilt nichts anderes. 2. Entgegen der Auffassung der Klägerin geht der Gegenstand des Streitpatents in den in der Berufungsinstanz verteidigten Fassungen nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. a) Hinsichtlich der Hilfsanträge II und III , die eine Festlegung auf den Wert von 85 Gewichtsprozent enthalten, ergibt sich dies schon daraus, dass dieser Wert bereits in der ursprünglic hen Anmeldung als besonders vorzug s- würdig angegeben ist (vgl. WO 00/48592 , S. 5 Z. 6). 23 24 25 26 27 - 10 - b) Der mit dem H auptantrag und mit Hilfsantrag I beanspruchte Bereich von 80 bis 100 Gewichtsprozent ist in der ursprünglichen Anmeldung zwar nicht ausdrücklich gena nnt. Er kann ihr aber ebenfalls unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend entnommen werden. Ebenso wie in der Beschreibung des Streitpatents wird auch in der A n- meldung als vorzugswürdig ein Bereich von 30 bis 100 Gewichtsprozent und als beso nders vorzugswürdig ein Bereich von 85 Gewichtsprozent angegeben. D a- raus ist zu entnehmen, dass der obere Teil des zuerst genannten Bereichs b e- vorzugt wird, dass aber auch eine geringfügige Unterschreitung des als beso n- ders geeignet eingeschätzten Werts vo n 85 Gewichtsprozent noch als vortei l- haft angesehen wird. Dass dieser Wert keine starre Grenze darstellt, ergibt sich zudem aus dem bereits erwähnten und auch in der Anmeldung wiedergegeb e- nen ersten Formulierungsbeispiel, bei dem der Anteil von EPA und DHA z u- sammen 84 Gewichtsprozent ausmacht. c) Entgegen der Auffassung der Klägerin ist den ursprünglich eing e- reichten Unterlagen nicht zu entnehmen, dass sich die dort genannten Me n- genangaben von 0,7 g bis 1,5 g und vorzugsweise 1 g nur auf einen Wirkstof f- g ehalt von 85 Gewichtsprozent beziehen. Der genannte, auch in der Anmeldung nur als vorzugswürdig, nicht aber als zwingend einzuhalten angeführte Bereich weist mit 0,8 g eine Spannbreite auf, die mehr als 100 % des niedrig st en Werts beträgt. Daraus läss t sich jede n- falls für den im Berufungsverfahren noch zur Beurteilung stehenden Bereich von 80 bis 100 Gewichtsprozent unmittelbar und eindeutig e ntnehmen, dass eine prozentuale Änderung des Gehalts an EPA und DHA nicht zwingend eine Änderung der insgesamt zu verabreichenden Wirkstoffdosis nach sich ziehen muss. Angesichts dessen ist die Kombination der Merkmale 2 und 4 b in allen im Berufungsverfahren verteidigten Fassungen in den ursprünglichen Unterl a- gen als zur Erfindung gehörend offenbart. 28 29 30 31 - 11 - 3. Entgege n der Auffassung des Patentgerichts ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils nicht patentfähig. a) Zu Recht hat das Patentgericht allerdings die in Merkmal 4 b entha l- tene Dosierungsanleitung bei der Beurteilung de r Patentfähigkeit berücksichtigt. Der Senat hat in einer früheren Entscheidung ausgeführt, für von der He r- richtung des Stoffs gelöste, reine Dosierungsempfehlungen komme ein Paten t- schutz nicht in Betracht (BGHZ 170, 215, 220 f. = GRUR 2007, 404 Rn. 16 Carvedilol II). Gegenstand jener Entscheidung war ein Patent, dessen A n- spruch unter anderem vorsah, dass das Medikament in einer bestimmten Dosis verabreicht wird. Als zulässig hat der Senat in derselben Entscheidung einen Patentanspruch angesehen, der st attdessen vorsah, dass das Medikament zur Verwendung in der in Rede stehenden Dosierung hergerichtet ist (BGHZ 170, 215, 225 f. = GRUR 2007, 404 Rn. 51 - Carvedilol II ). Diesen Anforderungen werden die im Streitfall zu beurteilenden Patentansprüche gerecht . b) Die Veröffentlichung von Burr et al . ( BM 8 ) gab dem Fachmann j e- doch entgegen der Auffassung des Patentgerichts Veranlassung, die in Patent - anspruch 1 geschützte Verwendung in Betracht zu ziehen. aa) In BM8 wird eine mit der Abkürzung "DART" beze ichnete klinische Studie beschrieben, in der untersucht wurde, welche Auswirkungen eine Änd e- rung von Ernährungsgewohnheiten auf die Sterberate und das erneute Auftr e- ten eines Herzinfarkts bei männlichen Infarktpatienten unter 70 Jahren hat. In der Studie w urden drei Maßnahmen untersucht: die Reduzierung der Fettau f- nahme bei gleichzeitiger Erhöhung des Anteils an mehrfach ungesättigten Fet t- säuren (Fett - Empfehlung), der Verzehr von fettem Fisch (Fisch - Empfehlung) und die erhöhte Aufnahme von Getreidefasern (F aser - Empfehlung). Jedem der untersuchten Patienten wurde n nach dem Zufallsprinzip 0 bis 3 dieser Ma ß- nahmen aufgegeben. Personen aus der Fischgruppe, die eine Abneigung g e- 32 33 34 35 36 - 12 - gen Fisch hatten, erhielten die Anweisung , täglich drei Kapseln des Medik a- ments "Maxep a" einzunehmen. Als Ergebnis der Studie wird berichtet, keine der Maßnahmen habe zu einer signifikanten Änderung bei der Anzahl der au f- getretenen Reinfarkte geführt. Bei der Fett - und der Faser - E mpfehlung seien auch keine signifikanten Unterschiede bei der Zahl der tödlichen Herzi nfarkte erkennbar. Bei Patienten mit Fisch - E mpfehlung sei das Todesrisiko hingegen um 29 % geringer als bei Patienten ohne diese Empfehlung. Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Maßnahmen seien nicht zu beobachten gewesen. bb ) Damit sind die Merkmale 1 , 3 und 4a des Streitpatents offenbart. Das Medikament "Maxepa", das als Wirkstoffe Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure in Form von Triglyceriden enthält, wurde in der DART - Studie zur Behandlung von Patienten eingesetzt, die bereits einen Herzinfarkt hatten. Ziel der Behandlung war jedenfalls auch die Verringerung der Sterb e r a- te. Dieses Ziel wurde nach der in BM8 wiedergegebenen Einschätzung - anders als bei Befolgung der Fett - oder der Faser - Empfehlung - sowohl durch erh öhten Verzehr von Fisch als auch durch Einnahme von Maxepa erreicht. cc) Die in BM8 offenbarte Dosierung von Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure liegt zumindest bei den Patienten, die anstelle von Fisch ausschließlich das Medikament "Maxepa" einge nommen haben, bei 0,9 g pro Tag und damit innerhalb des in Merkmal 4 b definierten Bereichs. Dies wird in BM8 zwar nicht ausdrücklich aufgezeigt . Die dort offenbarte Behandlung svo r- gabe führte aber zwangsläufig zu einer solchen Dosierung . (1) In BM8 wir d angegeben, Patienten mit Fisch - Empfehlung und Abne i- gung gegen Fisch seien täglich drei Kapseln (0,5 g) Maxepa verabreicht worden ( BM8 S. 758 liSp oben). Die Angabe "0,5 g" bezieht sich dabei entgegen der Auffassung der Beklagten nicht auf die Gesamtmasse einer verabreichten Ka p- 37 38 39 40 - 13 - sel , sondern auf die pro Tag verabreichte Menge des darin enthaltenen Wir k- stoff s EPA, also Eicosapentaensäure in Form von Triglyceriden . Dies ergibt sich zwar nicht ohne weiteres aus den Angaben in BM8. Diese lassen nicht eindeu tig erkennen, worauf sich die Mengenangabe "0,5 g" b e- zieht. Der Fachmann hatte aber Anlass, zur Klärung dieser Frage ergänzend die in BM8 (S. 761 Fn. 13) zitierte, aus demselben Autorenkreis stam mende Veröffent lichung BM14 heranzuziehen . Dort wird die in d er DART - Unter - suchung verabreichte Menge an EPA mit 0,5 g pro Tag angegeben ( BM14 S. 559 reSp oben). Dies entspricht im Wesentlichen der Wirkstoffmenge, die in drei Kapseln zu je 1 g Maxepa enthalten sind. In einer solchen Kapsel sind als Wirkstoffe 180 mg EPA, 120 mg DHA und 1,75 mg Tocopherol (Vitamin E) en t- halten (Guide pratique des Médicaments, 18 e Edition, 1998, BM12 , S. 876). Drei dieser Kapseln entsprechen mithin einer täglichen Dosis von 540 mg EPA. Dies lässt sich ohne weiteres mit der Angabe "0,5 g" in Einklang bringen. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist diese Angabe auch nicht aus sonstigen Gründen als un plausibel anzusehen. Zwar ist sowohl in BM8 ( S. 758 reSp unten) als auch in BM14 ergänzend angegeben, bei Patienten mit Fisch - Empfehlun g habe die tatsächliche Aufnahme von EPA nach sechs Monaten durchschnittlich 2,3 g und nach zwei Jahren durchschnittlich 2,4 g pro Woche betragen, was einer täglichen Dosis von rund 0,35 g (= 350 mg) EPA entspricht. In diesen Durchschnittswert sind indes a uch - und zum überwiegenden Teil - Daten von Teilnehmern eingeflossen, die sich von Fisch ernährt haben . Die Vorgabe für diese Personen - mindestens zwei Portionen Fisch pro Woche (200 bis 400 g) - weist eine relativ große Bandbreite auf, die zusätzlich da durch ve r- größert wird, dass die auf diese Weise aufgenommene Menge des Wirkstoffs EPA nicht nur vo m Gewicht, sondern auch von der konkreten Zusammense t- zung der Fischportion abhängt . Zudem kann nicht ohne weiteres davon ausg e- gangen werden, dass diejenigen T eilnehmer, die Maxepa eingenommen haben, die Dosierungsverordnung stets regelmäßig befolgt haben. Vor diesem Hinte r- 41 42 - 14 - grund erscheint es weder widersprüchlich noch aus sonstigen Gründen auffä l- lig, dass der in BM8 und BM14 angegebene Durchschnittswert für die tatsächl i- che Aufnahme des Wirkstoffs unterhalb der in BM14 wiedergegebenen Vorgabe liegt. Die Annahme der Beklagten, die Mengenangabe "0,5 g" habe sich auf die Gesamtmasse einer Maxepa - Kapsel bezogen, erscheint demgegenüber fer n- liegend. Wären pro Tag n ur drei Kapseln zu je 0,5 g vorgegeben worden, hätten höchstens 270 mg EPA zugeführt werden können. Bezogen auf den Gehalt an EPA läge diese Vorgabe am unteren Rand de s Bereichs, der für Fischmahlze i- ten als Mindestwert vorgegeben war. Dies wäre mit der Gef ahr verbunden g e- wesen, dass selbst bei kleinen Abweichungen von der Vorgabe eine nach der Versuchskonzeption nicht ausreichende Wirkstoffmenge zugeführt worden w ä- re. Die Vorgabe läge zudem unter dem Durchschnittswert von 0,35 g EPA . Di e- ser Durchschnittswer t hätte also nur dann erreicht werden können, wenn ger a- de diejenigen Teilnehmern, die Fisch gegessen haben, überdurchschnittlich hohe Mengen an EPA zu sich genommen hätten. All dies ist zwar theoretisch nicht auszuschließen. Dies e theoretische Möglichkeit reicht indes nicht aus, um die in BM14 enthaltene Angabe "0,5 g EPA pro Tag" ernsthaft in Zweifel zu zi e- hen. Den Angaben in BM8 und BM14 ist vielmehr zu entnehmen, dass der Wirkstoff EPA in der DART - Studie in dieser Dosierung verordnet wurde. (2) Die in BM8 offenbarte Behandlung mit Maxepa führte mithin dazu, dass den betroffenen Patienten pro Tag 540 mg EPA und zusätzlich 360 mg DHA verordnet wurden. Die Gesamtmenge dieser Wirkstoffe beträgt folglich 900 mg . Dies liegt innerhalb des in Merkmal 4 b defin ierten Bereichs von 0,7 g bis 1,5 g pro Tag. (3) Dass in BM8 nur EPA als Wirkstoff ausdrücklich genannt wird, führt entgegen der Auffassung des Patentgerichts nicht zu einer Einschränkung des Offenbarungsgehalts. 43 44 45 - 15 - Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der Fachmann am Prioritätstag A n- lass hatte, anhand der öffentlich zugänglichen Informationen über die Zusa m- mensetzung des Medikaments "Maxepa" oder über die in Fischgerichten übl i- cherweise enthaltenen Fettsäuren nähere Erkundigungen darüber einzuholen, we lche Wirkstoffe den Patienten mit Fisch - Empfehlung im Rahmen der DART - Studie im Einzelnen verordnet wurden. Mit der in BM8 beschriebenen Verabre i- chung von Maxepa ist unmittelbar und eindeutig eine Lehre offenbart, deren Befolgung zwangsläufig zur Verabreic hung von Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure mit der bereits erwähnten Dosierung führt. Dass in BM8 die biologischen Zusammenhänge der beobachteten Wi r- kungen nicht im Einzelnen dargelegt werden, ist für die patentrechtliche Be - urteilung unerheblic h. Das nachträgliche Auffinden solcher Zusammenhänge kann zwar eine Entdeckung von hohem wissenschaftlichem Stellenwert sein. Die Beschreibung einer solchen Entdeckung offenbart jedoch keine neue Lehre zum technischen Handeln, so fern der verabreichte Wirks toff , die Indikation, die Dosierung und die sonstige Art und Weise, in der der Wirkstoff verwendet wird, mit einer bereits beschriebenen Verwendung eines Wirkstoffs zur Behandlung einer Krankheit übereinstimmen (BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 - X ZR 68/08, G RUR 2011, 999 Rn. 44 - Memantin). dd) Das zusätzliche, in BM8 nicht offenbarte Merkmal 2 und die in Merkmal 1 vorgesehene Verwendung der Wirkstoffe in Form von Ethylestern vermögen die Annahme erfinderischer Tätigkeit nicht zu begründen. Wie die Kläg erin anhand der Produktbeschreibung des Präparats Seacor ( BM11 ) unwidersprochen aufgezeigt hat, war am Prioritätstag ein Medikament bekannt , das EPA und DHA in Form von E t h ylestern und mit einem Wi rkstof f- gehalt von mindestens 85 % enthält. 46 47 48 49 - 16 - Die Verwendu ng eines solchen Medikaments anstelle von Maxepa war durch die Ausführungen in BM8 nahegelegt . In BM8 wird im Zusammenhang mit Dosierungsangaben zwar nur EPA erwähnt. Die beobachteten positiven Wirkungen werden jedoch nicht nur auf diesen Wirkstoff zurückg eführt, sondern auf Fischöl e im Allgemeinen. Dementsprechend wird auch nicht näher differe n- ziert zwischen Patienten, die Fisch gegessen, und solchen, die ausschließlich Maxepa eingenommen haben . Vor diesem Hintergrund hatte der Fachmann Veranlassung, auch andere bekannte Wege zur Verabreichung von EPA und ähnlichen Fettsäuren in Erwägung zu ziehen. Dem in der Veröffentlichung von Dyerberg et al. ( Bioavailability of n - 3 Fa t- ty Acid Formulations, in: Kristensen et al . (ed . ), n - 3 Fatty Acids : Prevention and Treatment in Vascular Disease, 1995, 217 - 226, WW1 ) geschilderten Umstand, dass Ethylester im Vergleich zu natürlichen Triglyceriden eine um 27 % geri n- gere Bioverfügbarkeit aufweisen, kommt dabei keine ausschlaggebende Bede u- tung zu . Selbst wenn der Fachman n diesen Umstand berücksichtigt hätte - was die Beklagte in anderem Zusammenhang wegen der den Ausführungen in WW1 zugrunde liegenden kurzen Verabreichungsdauer in Zweifel zieht - hät te sich ausgehend von den in BM 8 offenbarten Werten eine Erhöhung der Dos i e- rung von 0,9 g pro Tag auf 1,23 g pro Tag ergeben. Auch dies liegt innerhalb des in Merkmal 4 b definierten Bereichs. ee) Die von der Beklagten angeführten späteren Veröffentlichungen von Morris et al . ( Fish Consumption and Cardiovascular Disease in the Physicians' Health Study: A Prospective Study, American Journal of Epidemiology 142 (1995), 166 - 175, WW8 ) und Kromhout ( Fish Consumption and Sudden Cardiac Death, Journal of the American Medical Association 279 (1998), 65 - 66, WW12 ) führen nicht zu eine r abweichenden Beurteilung. In WW8 werden die Ergebnisse einer Langzeitstudie mit rund 22.000 männlichen Ärzten auf einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Fisch 50 51 52 53 - 17 - und Herz - Kreislauf - Erkrankungen untersucht. Die Aufnahme von langkettigen 3 - Fettsäuren , nämlich Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure , wurde anhand von in Fragebögen enthaltenen Angaben zum Verzehr bestimmter Fischarten ermittelt ( WW8 S. 167 liSp unten). Daraus ergab sich eine durc h- schnittliche Aufnahme dieser Stoffe von 0,24 g pro Tag ( W W8 S. 168 reSp u n- ten). Als Ergebnis der Auswertung wurde die Einschätzung geäußert, der Ko n- sum von Fisch weise keinen Zusammenhang mit einem verringerten Risiko von Herzinfarkt, Schlaganfall oder Tod aufgrund von Herz - Kreislauf - Erkrankungen auf ( WW8 S. 170 reSp unten). In WW12 wird auf einen Artikel hingewiesen, in dem aus einer Analyse desselben Datenbestandes die Schlussfolgerung gezogen wurde, schon der Konsum von mindestens einer Fischmahlzeit pro Woche reduziere das Risiko eines plötzlichen Herztode s um 52 %. Dieser Einschätzung werden in WW12 die Ergebnisse einer andere Studie gegenübergestellt, aus der sich ein solcher Zusammenhang nicht ergab ( WW12 S. 65 liSp). Zudem wird auf Berichte hi n- gewiesen, die darauf hindeuteten, dass ein hoher Konsum von Fisch und meh r- fach ungesättigten 3 - Fettsäuren das Risiko eines Herztodes erhöhe ( WW12 S. 65 reSp vorletzter Absatz). Für die klinische Praxis wird in WW12 die Schlussfolgerung gezogen, der Konsum von Fisch einmal pro Woche könne zur Vermeidung von koronar en Herzerkrankungen beitragen und sollte deshalb B e- standteil einer gesunden Ernährung sein. Für Patienten mit Herzerkrankungen sei die Empfehlung gerechtfertigt, zwei Fischmahlzeiten pro Woche einzune h- men ( WW12 S. 65 reSp letzter Absatz). Aus diesen Ve röffentlichungen ergab sich für den Fachmann zwar, dass die in BM8 geäußerte Einschätzung gewissen Zweifeln unterlag. Diese Zweifel gaben dem Fachmann jedoch keinen Anlass , die sich aus BM8 ergebende A n- regung zu verwerfen. Auch in BM8 werden die dort aufge stellten Hypothesen nicht als sicher dargestellt. Trotz der in diesem Stadium nahezu unvermeidb a- ren Unsicherheiten hatte der Fachmann Anlass, bei der Suche nach erfolgve r- 54 55 - 18 - sprechenden Medikamente n Stoffe und Verwendungen in Betracht zu ziehen, für die sich b ereits konkrete Anhaltspunkte für den Eintritt der angestrebten Wirkungen ergeben hatten. Solche konkreten Anhaltspunkte wurden in BM8 trotz der dort und in nachfolgenden Veröffentlichungen geäußerten Vorbehalte aufgezeigt. Den in WW8 wiedergegebenen Zweif eln kommt demgegenüber auch deshalb keine durchschlagende Bedeutung zu, weil die dort untersuchten Personen vor Beginn der Untersuchung keinen Herzinfarkt erlitten hatten ( WW8 S. 166 reSp unten). Eine weitere Untersuchung dieses Wegs bot sich darüber hi naus auch deshalb an, weil mit Maxepa und Seacor mindestens zwei Medikamente in g e- eigneter Konfektionierung zur Verfügung standen. Diese waren damals zwar noch nicht für die hier in Rede stehende Verwendung zugelassen. Dennoch waren sie leichter verfügbar als andere Wirkstoffe, die für entsprechende Ve r- suche eigens hätten hergestellt oder konfektioniert werden müssen. 4. Für den Gegenstand von Patentanspruch 1 in den anderen von der Beklagten verteidigten Fassungen gilt nichts anderes. a) Für die mit der Anschlussberufung verteidigte Fassung gemäß Hauptantrag ergibt sich dies schon daraus, dass de r en Gegenstand weiter ist als derjenige der Fassung nach dem angefochtenen Urteil. Merkmal 2' umfasst nicht nur Mischungen mit einem Anteil von 85 G e- wicht sprozent, sondern Mischungen mit einem Anteil von 80 bis 100 Gewicht s- prozent umfasst. Da schon die Kombination der Merkmale 1 bis 4 durch den Stand der Technik nahegelegt ist, gilt dies erst recht für die Kombination der Merkmale 1, 2', 3 und 4. b) Der Gegens tand der mit den Hilfsanträgen I und III verteidigten Fa s- sungen von Patentanspruch 1 beruht ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit. 56 57 58 59 60 - 19 - Die in Merkmal 4' beanspruchte Dosierung von 1 g täglich ist ebenfalls durch BM8 nahegelegt. aa) Wie bereits dargelegt führt die in BM8 offenbarte Behandlung zwar nur zu einer Dosierung von 0,9 g pro Tag. Der Fachmann hatte dennoch A n- lass, auch Dosierungen in Betracht zu ziehen, die diesen Wert zwar geringfügig überschreiten, aber noch innerhalb derselben Größeno rdnung liegen. Zwar gab es, wie bereits im Zusammenhang mit WW12 aufgezeigt wurde, gewisse Hi n- weise darauf, dass eine höhere Dosierung nicht von Vorteil sein könnte. De n- noch ergab sich aus BM8, dass die Dosierung innerhalb einer gewissen Ban d- breite schwank en kann. Hinweise darauf waren insbesondere aus Tabelle II zu entnehmen , die für die wöchentliche Einnahme von EPA einen Durchschnitt s- wert von 2,3 g bzw. 2,4 g pro Woche und eine Standard abweichung von 1,3 g bzw. 1,4 g ausweist. Angesichts dessen waren du rch BM8 auch Dosierungen nahegelegt, die geringfügig oberhalb der dort verordneten Menge von 0,9 g EPA und DHA pro Tag liegen. bb) Anlass für eine geringfügig höhere Dosierung hatte der Fachmann zudem auch deshalb, weil in verschiedenen anderen Veröffen tlichungen eine Dosierung zwischen 1 g und 4 g pro Tag beschrieben ist. In den Unterlagen zu dem Medikament " Maxepa " ( BM12 ) wird eine tägl i- che Dosis von sechs Kapseln zu je 1 g empfohlen. Dies entspricht insgesamt 1,8 g EPA und DHA. In den Unterlage n zu dem Medikament "Seacor" ( BM11 ) wird eine tägliche Dosis von einer bis drei Kapseln zu je 1 g empfohlen, zur Einstellung der Dosis und bei der Erhaltungstherapie zwei bis drei Kapseln zu je 0,5 g. Die Empfe h- lung umfasst damit einen Dosierungsbereich vo n 1 g bis 3 g pro Tag. Diese A n- gaben beziehen sich, wie sich aus der Liste der Inhaltsstoffe ergibt, auf die Menge der Ethylester von mehrfach ungesättigten Fettsäuren. 61 62 63 64 - 20 - I n der Veröffentlichung von Swahn et al. ( BM3 ) wird für die Behandlung von Patienten , die bereits einen Herzinfarkt erlitten hatten, eine tägliche Dosis von 4 g angegeben ( BM3 S. 473), wovon 3,5 g auf 3 - Fettsäuren entfallen ( BM3 S. 474 reSp unten). cc) Zusammen mit den in BM8 offenbarten Werten ergab sich für den Fachmann damit ein durchgehender Bereich von Dosierungsmöglichkeiten o h- ne Hinweise darauf, dass es innerhalb dieses Bereichs zu grundlege nd unte r- schiedlichen Wirkungen kommen könnte. Angesichts der zum Beispiel in WW8 und WW12 geäußerten Vermutung, eine hohe Konzentration sei wahrscheinlich nutzlos und möglicherweise sogar schädlich, bestand kein Anlass, noch höhere Dosierungen in Betracht zu ziehen oder sich ausschließlich am oberen Ende des üblichen Bereichs zu bewegen. Die Auswahl einer bestimmten Dosierung innerhalb eines bereits bekan n- ten Bereichs führt für sich gesehen grundsätzlich nicht zur Bejahung der Paten t- fähigkeit. Auch in d er Entscheidungspraxis des Europäischen Patentamts kann die Auswahl aus der Lehre einer breiteren Vorveröffentlichung Neuheit nur unter besonderen Voraussetzungen begründen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die im Anspruch definierte Dosieru ngsanleitung gegenüber dem bekannten Stand der Technik nachweislich eine besondere technische Wirkung hervorgebracht hat (EPA ABl. 2010, 456 Rn. 6.3 - Dosierungsanle i- tung/ Abbott Respiratory mwN). Solche Besonderheiten sind im Streitfall nicht ersichtlich. Die in der Beschreibung des Streitpatents geschilderten Wirkungen unterscheiden sich, was die Verringerung der Sterberate angeht, nicht wesen t- lich von den in BM8 off enbarten Ergebnissen. Besondere technische Wirkungen der beanspruchten Dosierung werden vom Streitpatent ebenfalls nicht aufg e- zeigt. Vor diesem Hintergrund kann eine geringfüge Steigerung der Dosis g e- genüber den in BM8 offenbarten Werten nicht zur Bejahung der Patentfähigkeit führen. Dass die im Streitpatent beschriebene Dosierung die Möglichkeit eröf f- 65 66 67 - 21 - net hat, eine arzneimittelrechtliche Zulassung zu erlangen, reicht für die A n- nahme erfinderischer Tätigkeit nicht aus. 5. Ebenfalls nichts anderes ergibt s ich für den Gegenstand von P a- tentanspruch 4 bzw. Patentanspruch 5 in den mit der Anschlussberufung ve r- teidigten Fassungen des Streitpatents. Der Gegenstand dieses Anspruchs unterscheidet sich von demjenigen des Patentanspruchs 1 nur dadurch, dass er au ch solche Verwendungen u m- fasst, bei denen nur EPA oder nur DHA als Wirkstoff zum Einsatz kommt. So l- che Verwendungen sind ebenfalls durch BM8 nahegelegt. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob Patentanspruch 4 auch Mischungen von EPA und DHA umfasst - mit der Folge, dass Patentanspruch 1 der Sache nach als Unteranspruch anzusehen wäre - oder ob sein Gegenstand auf Ve r- wendungen beschränkt ist, bei denen nur EPA oder nur DHA zum Einsatz kommt. In BM8 sind zwar nur Anwendungen offenbart, bei denen der Pati ent zwangsläufig eine Mischung verschiedener Fettsäuren aufnimmt. Bei der Di s- kussion der Ergebnisse wird aber weder zwischen einzelnen Fettsäuren unte r- schieden noch die Vermutung geäußert, dass die beobachtete Wirkung gerade auf der kombinierten Aufnahme m ehrerer Fettsäuren beruht. Dies gab dem Fachmann Veranlassung, die beiden in dem dort verwendeten Medikament enthaltenen Wirkstoffe EPA und DHA auch zur alleinigen Verwendung in B e- tracht zu ziehen. Dass die alleinige Verwendung eines dieser Wirkstoffe zu b e- sonderen technischen Wirkungen führt, wird auch vom Streitpatent nicht aufg e- zeigt. IV. Der Senat hat gemäß § 119 Abs. 5 Satz 2 PatG in der Sache zu en t- scheiden, weil diese zur Endentscheidung reif ist. 68 69 70 71 72 - 22 - Das Patentgericht hat aus dem Umstand, dass di e Verabreichung von DHA in BM8 nicht ausdrücklich erwähnt wird, unzutreffende rechtliche Schlus s- folgerungen gezogen. Die von ihm getroffenen rechtsfehlerfreien Tatsache n- feststellungen ermöglichen es dem Senat dennoch, die Frage der Patentfähi g- keit abschlie ßend zu beurteilen. V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 und § 91 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Mühlens Bacher Hoffmann Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 22.11.2011 - 3 Ni 28/10 (EP) - 73 74
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