BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 4/10 Verkündet am: 10. August 2011 Wermes Justiz amtsinspektor als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündlich e Verhand - lung vom 10. August 2011 durch den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens , die Richter Gröning, Dr. Bacher und die Richterin Schuster für Recht erkannt: Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentg erichts vom 16. Juli 2009 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 3. Januar 1995 angemeldeten deu t- schen Patents 195 00 066 (Streitpatents) mit der Bezeichnung " Schulterstütze für V iolinen " , für das die Unionspriorität einer US - amerikanischen Patentanme l- dung vom 10. Januar 1994 in Anspruch genommen ist, und das zehn Patenta n- sprüche umfasst. P a tentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut: " Schulterstütze für Violinen oder violinenähnliche Mu sikinstrume n- te, umfassend: (a) einen länglichen, steifen Boden (21, 81), der einen oberen A b- schnitt (23, 82), welcher eine Oberfläche (22, 108) definiert, und einen unteren Abschnitt (26, 83), welcher als Polster au s- gebildet ist, ein erstes und ein zweites Ende aufweist, wobei der untere Abschnitt (26, 83) entsprechend der Schulter einer Person geformt ist, (b) eine erste in Gebrauchsstellung im w esentlichen aufrechte Stütze (31, 85), die am Boden (21, 81) nahe dessen ersten Ende angeordnet ist, und eine zw eite in Gebrauchsstellung im wesentlichen aufrechte Stütze (31a, 101), die am Boden (21, 81) nahe dessen zweiten Ende angeordnet ist, (c) wobei jede Stütze (31, 31a; 85, 101) mit einem Drehzapfen (37, 37a; 87, 99) versehen ist, der in der Gebrauchsstellung in Bezug auf den Boden (21, 81) nach oben ragt und eine im w esentlichen aufrechte Drehachse aufweist, welche im w e- sentlichen sen k recht zur Oberfläche (22, 108) verläuft, (d) wobei der Drehzapfen (37, 87) der ersten Stütze (31, 85) an dessen oberen Ende mi t einem im wesentlichen U - förmigen ersten Klemmteil (39 - 41, 88 - 90) versehen ist und der Dre h- zapfen (37a, 99) der zweiten Stütze (31a, 101) an dessen oberen Ende mit einem im wesentlichen U - förmigen zweiten Klemmteil (39a - 41a, 96 - 98) versehen ist, w obei die U - förmigen Klemmteile (39 - 41, 88 - 90; 39a - 41a, 96 - 98) mi t- einander zusammenwirken, derart, um an einander gege n- überliegenden Seitenwandabschnitten des Instruments zu 1 - 4 - dessen lösbarer Befestigung am Boden (21, 81) zur Anlage bringbar zu sein, dadurch gekennzeichnet, dass (i) jede Stütze (31, 31a; 85, 101) eine Klappeinrichtung (30 etc., 30a etc; 91 etc., 106 etc.) aufweist, die (ii) eine Klappbewegung der jeweiligen Stütze (31, 31a; 85, 101) um eine quer zur Längserstreckung des Bodens (21, 81) ve r- laufende Drehachse (30, 30a; 91, 106) gestattet, (iii) aus einer bzw. in eine Stellung, in welcher die Drehachse des jeweiligen Drehzapfens (37, 37a; 87, 99) im wesentlichen au f- recht steht, (iv) in eine bzw. aus einer in Bezug auf die Längserstreckung des B o dens (21, 81) nach unten und einwärts geklappten Stellung, in welcher die Drehachse des jeweiligen Drehzapfens (37, 37a; 87, 99) im wesentlichen para l lel zur Oberfläche (22, 108) verläuft und (v) in welcher die U - förmigen Klemmteile (39 - 41, 88 - 90 ; 39a - 41a, 96 - 98) im wesentlichen bündig mit der Oberfläche (22, 108) und zwischen den Drehachsen (30, 30a; 91, 106) ang e- ordnet sind. " Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegen s tand des Streitpatents sei nicht patentfähig, und sich hierzu u.a. auf die Veröffentlichung der internation a- le n Anmeldung WO 91/05329 (A2, im Patentger ichtsurteil als D1 bezeichnet) und die Veröffentlichung der britische n Patentanmeldung 871 826 (A4, im Urteil des Patentgerichts als D3 bezeichnet) gestützt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig e r klärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihr Ziel der Klageabweisung weiter verfolgt. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit zwei Hilfsanträgen. Die Klägerin beantragt, die Berufun g zurückzuweisen. 2 3 4 - 5 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. I. Das Streitpatent betrifft eine Schulterstütze für Violinen, Bratschen und ähnliche Musikinstrumente. Solche am Instrument befestigte Schulterstü t- zen soll en dem Musiker das Halten des Instruments erleichtern. Sie besitzen eine Auflagefläche, die auf der Schulter des M u sikers aufliegt. Das Instrument ist dabei auf einem bestimmten, vom Musiker gewählten Niveau abgestützt, das von seinem Körperbau und insbeso ndere von der Länge seines Halses a b hängt (vgl. Streitpatent, Beschr. Sp. 1 Z. 7 - 14 ). Nach den Ausführungen im Streitpatent entfällt unter den zahlreichen am Markt befindlichen Schulterstützen ein wesentlicher Marktanteil auf so l che mit feste m Boden. Die (auf den Erfinder des Streitpatents zurückgehende) Verö f- fentlichung A2 beschreibt solche Schulterstützen mit einem festen Bode n teil, mit dem ein Boden bezeichnet wird, der im A llgemeinen fest ist, jedoch noch eine gewisse eigene Elastizität aufweist, die zur Erzeugung einer Klem m kraft dient, mit der die Gabelteile das Instrument ergre i fen . Bekannte, voll einstellbare Schulterstützen sind zu groß, um sie bequem im Geigenkasten mit unterbringen zu können. Demgegenüber b e schreibt die A 4 eine Schulterstütze, die aus zusammenklappbaren Teilen b e steht und damit im Instrumentenkasten mit untergebracht werden kann, allerdings nicht ohne Komplikationen, weil sie selbst eingeklappt noch eine beträchtliche Bauhöhe au f weist. Sie ist zudem aus vielen Einzelteilen zusa mmengesetzt. Nicht zuletzt deshalb besitzt sie einen nur eingeschränkt ste i fen Boden. Durc h das Streitpatent soll eine konstruktiv einfache und kompakt au s- gestaltete Schulterstütze für Violinen und ähnliche Musikinstrumente zur Verf ü- 5 6 7 8 9 - 6 - gung gestellt werden , die bei Beibehaltung der Vorteile bekannter Konstrukti o- nen in ihrer Nichtgebrauchsstellung eine geringe Bau höhe aufweist (vgl. Beschr. Sp. 2 Z. 5 - 13 ). Hierfür stellt Patentanspruch 1 eine Schulterstütze für Violinen oder viol i- nenähnliche Musikinstrume nte mit den fo l g enden Merkmalen unter Schutz : 1. Die Schulterstütze u m fasst a) einen länglichen, steifen (nach Hilfsantrag I: festen) Boden, a1) der einen eine Oberfläche definierenden oberen Abschnitt, und a2) einen unteren Abschnitt, der als Polster au sgebildet ist, mit einem ersten und einem zweiten Ende aufweist, a3) wobei der untere Abschnitt entsprechend der Schulter einer Person geformt ist, b) eine erste, in Gebrauchsstellung im Wesentlichen aufrechte Stü t- ze, die am Boden nahe dessen erstem Ende angeordnet ist, und eine zweite, in Gebrauchsstellung im Wesentlichen aufrechte Stütze, die am Boden nahe dessen zweitem Ende ang e ordnet ist, c) wobei jede Stütze mit einem Drehzapfen versehen ist, der in der Gebrauchsstellung in Bezug auf den Boden nach oben ragt und eine im Wesentlichen aufrechte Drehachse aufweist, die im W e- sentl i chen senkrecht zur Oberfläche verläuft, d) wobei der Drehzapfen der ersten Stütze an dessen oberen Ende mit einem im Wesentlichen U - förmigen ersten Klemmteil versehen ist und der Drehzapfen der zweiten Stütze an dessen oberen Ende 10 - 7 - mit einem im Wesentlichen U - förmigen zweiten Klemmteil vers e- hen ist, d1) wobei die U - förmigen Klemmteile derart miteinander zusa m- menwirken, dass sie an einander gegenüberliegenden Se i- tenwandabschnitten d es Instruments zu dessen lösbarer B e- festigung am Boden zur Anlage g e bracht werden können, 2. wobei jede Stütze eine Klappeinrichtung au f weist, a) die eine Klappbewegung der jeweiligen Stütze um eine quer zur Längserstreckung des Bodens verlaufende Drehachs e gesta t tet, b) aus einer bzw. in eine Stellung, in der die Drehachse des jeweil i- gen Drehzapfens im Wesentlichen aufrecht steht, c) in eine bzw. aus einer in Bezug auf die Längserstreckung des B o- dens nach unten und einwärts geklappten Stellung, c1) in der die Drehachse des jeweiligen Drehzapfens im Wesen t- lichen parallel zur Oberfläche verläuft und c2) in der die U - förmigen Klemmteile im Wesentlichen bündig mit der Oberfläche und zwischen den Drehachsen angeordnet sind. II. Das Patentgericht seine Entsch eidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Die A2 offenbare dem Fachmann, einem berufserfahrenen, mit der En t- wicklung von Zubehörteilen für den Geigenbau betrauten Ingenieur der Fac h- richtung allgemeiner Maschinenbau oder Feinwerktechnik mit Fachhochsch u l- abschluss, eine Schulterstütze mit einem längl i chen, steifen Boden, der einen oberen Abschnitt mit einer Oberfläche definiere und einen unteren, als Polster 11 12 - 8 - entsprechend der Schulter einer Person ausgebildeten Abschnitt auf weise . We i- terhin offenbare sie zwei in Gebrauchsstellung im Wesentlichen aufrechte Stü t- zen, die jeweils nahe den beiden Enden des Bodens ange ordnet seien . D a bei sei jede Stütze mit einem Drehzapfen versehen, der in Gebrauchsstellung rel a- tiv zum Boden nach oben rage und eine im Wesentlic hen senkrecht zur Obe r- fläche des Bodens verlaufende, aufrech te Drehachse aufweise . Die Drehza p fen seien jeweils am oberen Ende der beiden Stützen mit einem im Wesentl i chen U - förmigen Klemmteil versehen, wobei die Klemmteile miteinander derart z u- sammenwirkt en, dass sie an einander gegenüberliegenden Seitenwanda b- schnitten des Instruments zu dessen lösbaren Befestigung am Boden zur Anl a- ge ge bracht werden könnten . Damit sei die Merkmalsgruppe 1 in der A2 offe n- bart. Die A4 offenbare eine Schulterstütze, die einen länglichen steifen B o den aufweise, der mit Polstermaterial überzogen und dessen Unterseite entspr e- chend der Schulter einer Person geformt sei. Weiter zeige sie eine in G e- brauchsstellung im Wesentlichen au f rechte Stütze, die um eine Achse quer zur Län gserstreckung des Bodens geklappt werden könne, und an der Klem m teile befe s tigt seien. Der damit verbundene Vorteil der Faltbarkeit und Kompaktheit rege den Fachmann an, auch bei einer Schulterstütze gemäß der A2 deren Stützen um eine Achse quer zur Lä ng s erstreckung des Bodens umklappbar auszubilden, indem er die Stützen aus den L - förmigen Verbindern heraustrenne und um eine Achse quer zum Boden drehbar lagere. Somit g e lange der Fachmann zu einer Schulterstütze, die auch die Merkmale der Gruppe 2 umfa s s e. Auch dem Gegenstand der in erster Instanz gestellten Hilfsanträge fe h le die Patentfähigkeit. Die darin enthaltenen zusätzlichen Merkmale ergäben sich 13 14 15 - 9 - ebenfalls in naheliegender Weise aus dem aus A2 und A4 bekannten Stand der Technik. III. Dies häl t der Nachprüfung im Berufungsverfahren stand. 1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ist nicht patentfähig, denn er ergab sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (§ 4 PatG). Dabei kann offen bleiben , ob mit dem Patentgericht der maßgebliche Fachmann als ein Ingenieur mit der Fachrichtung Maschinenbau oder Fei n- werktechnik oder - was näher liegen mag - als Techniker oder Handwerker auf diesen Gebieten oder entsprechend dem Vortrag der Beklag ten als Gei genba u- er zu definieren ist, der langjährige Erfahrung beim Geigenbau und der Gesta l- tung von Schulterstützen sammeln konnte. Jedenfalls muss davon ausgega n- gen werden, dass der Fachmann auf das Wissen des Geigenbauers wie auch des Musikers zurückgreift und d ie Anforderungen beachtet, die sich in klangl i- cher Hinsicht für den Musiker ergeben. Auch ein Geigenbauer hätte eine Au s- gestaltung einer Schulterstütze entsprechend der A2 mit einem Klappmech a- nismus aufgrund der Anregung aus der A4 als naheliegende Änderun g e r kannt. Die Merkmale der Gruppe 1 für eine Schulterstütze sind, wie das Paten t- gericht u n angegriffen und zutreffend festgestellt hat, aus der A2 bekannt. Auch die G e genüberstellung der Zeichnungen für das erste Ausführungsbeispiel im Streitp a tent und der A2 zeigt deutlich, dass eine Schulterstütze nach der Lehre des Streitpatents - abgesehen von der Klappbarkeit der beiden Stützen am E n- de des jeweiligen Bodens - hinsichtlich ihrer Struktur und dem Aufbau einer Schulterstütze gemäß der A2 entspricht: 16 17 18 19 - 10 - Figur 1 der A2 Figur 1 des Streitpatents Bei dem Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents handelt es sich folglich um eine Weiterentwicklung der A2, die durch die Merkmalsgru p- pe 2 ergänzt wird. Dies gilt auch für die im Merkmal 1a entha ltene Anweisung, einen " ste i fen " (festen) Boden für die Schu l- terstütze zu wählen. Diese Eigenschaft wird in der A2 zwar nicht ausdrücklich angesprochen. Das Streitpatent bringt indessen selbst zutreffend zum Ausdruck, dass der Fachmann für die A2 von einem fe s ten Bodenteil ausgeht (Beschr. Sp. 1 Z. 26 - 32). Auch die A4 spricht von einer ausreichend steifen Ausbildung (Patenta n- spruch 1: " a part sufficiently rigid to resist gripping pre s- sure " ). Die A4 lehrt in ihrer nebenstehend wiedergeg e- benen Figur 3, be i einer Dreipunktabstützung eine in Gebrauchsstellung im Wesentlichen aufrechte Stütze so auszubi l den, dass diese um eine Achse quer 20 21 22 - 11 - zur Längserstreckung des Bodens g e klappt werden kann. Die Klappbarkeit zu übernehmen hatte der Fachmann schon deshalb Anlas s, weil er sich mit Schwierigkeiten aufgrund der Größe der Stütze konfrontiert sah; die A4 zeigte, wie diese Schwierigkeiten bei einer Dreipunktstütze auf einfache Weise beh o- ben werden konnten (vgl. B e schr. S. 2 Z. 77 - 80: " ... the construction is som e- what modified to enable the rest to fold into a compact bundle easily stowed in the pocket or with the violin in its case " ). Bedingt durch die Konstruktion als Dreipunktstütze sieht die A4 allerdings nur an einem Ende des Bodens eine stegförmige, einklappba re Stütze vor . Bei einer Au s gestaltung der Schulterstütze als Vierpunktstütze entsprechend der A2 lag es für den Fachmann aber nahe, beide Stützen mit einem Klappmech a- nismus zu versehen. Von ihm war nämlich zu erwarten, dass er aus der A4 die Klap p barkeit der Stützen als wesentliches Element für die Herstellung eines kompa k ten Zustands der Schulterstütze erkennt , wie dies auch sonst vielfältig bei Gebrauch s gegenständen der Fall ist; die Klägerin hat insoweit beispielhaft auf die einklappbaren Bügel von Bril len verwiesen . Dabei musste d er Fac h- mann auch erkennen, dass er eine kompakte Vierpunktstütze nicht einfach durch einen Nachbau der in der A4 beschriebenen Stütze erreichen kann. Au s- gehend von der A2 musste es sich ihm aufdrängen, nur die Klappbarkeit der Stütze als solche aus der zu A4 überne h men und diese auf eine Schulterstütze entsprechend der Struktur und dem Au f bau der A2 auf deren beide Stützen so zu übertragen, dass die L - förmigen Stützträger an dem Punkt nach innen z u- sammengeklappt werden können, d er dem Scharnier in der A4 en t spricht. 23 - 12 - Dieser Übertragungsvorgang eines Elements der A4 auf die A2 war nicht mit technischen Schwierigkeiten verbunden; jedenfalls lässt die Lehre des Streitpatents solche nicht erkennen. Die Herstellung eines Klappmech a nismus mittels Seitenflansche (45a) mit darin enthaltenen koaxialen Öffnungen (53a, 54a) und einem Gelenkzapfen (30a) entsprechend den nebenst e- henden Fig u ren 3 und 4 aus dem Streitpatent war eine gängige Meth o- de hierfür, wobei ein solcher Mech a- nismus rege lmäßig einen (festen oder gefederten) Anschlag aufweist, bis zu dem die Drehbewegung vollzogen we r- den kann. Die Übertr a gung des Klappmechanismus aus der A4, wie er in der Merkmalsgruppe 2 im E inzelnen beschrieben wird, auf eine Schulterstütze g e- mäß der A2 war deshalb eine naheliegende Maßnahme (§ 4 Satz 1 PatG) . Es lag nahe, die erst wenige Jahre zuvor entwickelte und bekannt gewordene Schulterstütze gemäß der A2 um einen Klappm e chanismus anzureichern, mit dem entsprechend der in der A4 für eine einzelne St ütze gezeigten Konstrukt i- on beide Stützen faltbar und kompakt im Geigenkasten verstaut werden kö n- nen. 2. Die Beklagte hat f ür die Patentansprüche 2 bis 10 - abgesehen von den gestellten Hilfsanträgen - einen selbständigen oder sich aus der Ko m- bination u ntereinander oder mit Patentanspruch 1 ergebenden erfinderischen Gehalt nicht geltend gemacht. IV. Die Berufung bleibt auch ohne Erfolg, soweit sie sich auf die z u- letzt gestellten Hilfsanträge stützt. 24 25 26 - 13 - 1. a) Nach Hilfsantrag I soll Patentan spruch 1 du rch das ursprünglich offenbarte Merkmal eines " länglichen, festen Bodens, durch den in Gebrauchsstellung eine Klemmkraft auf die Violine oder das violinenähnliche Musikinstrument ausgeübt wird " beschränkt werden . Das weitere zusätzlich aufgeno m mene Merkmal , wonach " Anschläge vorgesehen sind, welche die Klappbewegung auf etwa 90° aus e i ner niedergeklappten Stellung, in welcher der jeweilige Drehzapfen im wesentlichen parallel zur Längserstreckung des Bodens liegt, in eine aufrechte Stellung, in welcher der j eweilige Drehzapfen im wesentlichen senkrecht zur Oberfläche (22, 108) und zur Längserstreckung des B o- dens verläuft, begre n zen " ergibt sich aus Unteranspruch 6, der auch in der Patentanmeldung - dort als Unteranspruch 4 - enthalten ist. b) Diese zusät zlichen Merkmale verhelfen dem Gegenstand von P a- tentanspruch 1 indessen nicht zur Patentfähigkeit. Die Ausübung einer Klemmkraft auf die Violine über den länglichen, fe s- ten ( steifen ) Boden war dem Fachmann aus der A2 und aus der A4 b e kannt. Diese Kraft wird in der A2 zwar nur insofern erwähnt, als die Teile, we l che das Instrument halten, als Klemmteile bezeichnet werden. Der A2 ist hierzu a ber eindeutig und unmittelbar zu entnehmen, dass diese Klemmkraft über die Di s- tanz der beiden Klemmteile zusammen m it diesem Boden herg e stellt wird. Dem entspricht die Offenbarung in Patentanspruch 1 der A4. 27 28 29 - 14 - Um diese Klemmkraft entsprechend der A2 auch dann zu bewirken, wenn die Stützen aufgrund der Anregung seitens der A4 mit einem Klappm e- chanismus versehen werden, wird der Fachmann einen festen A n schlag für diesen Mechanismus wählen, an dem die klappbaren Stützen in der G e- brauchsstellung einen festen Halt finden. So bleibt er nahe an der Konstru k tion der A2, die es aus seiner Sicht weiter zu entwickeln gilt, ohne - wozu er keinen Anlass hatte - bekannte Vorteile dieser Schulterstütze aufzugeben. Die Gesta l- tung eines solchen Anschlags stößt weder auf technische Schwierigke i ten noch sind solche in der Patentschrift dargestellt; sie stellt vielmehr eine gängige Au s- führ ung für eine Klappmechanik dar. Ein solcher Anschlag war de s halb für die Weiterentwicklung der A2 mit einem Klappmechanismus zu erwarten und nah e- lie gend . 2. Nach Hilfsantrag II ist zusätzlich das Merkmal vorgesehen , dass " die Drehzapfen in der jeweili gen Stütze um eine in Gebrauch s stellung in Längsrichtung des Bodens verlaufende Achse schwenkbar angeordnet sind " . Es kann dahingestellt bleiben, ob die Beschränkung mit diesem zusätzl i- chen Merkmal zulässig ist. Die Schwenkbarkeit der Drehzapfen um e i n e längs des Bodens verlaufende Achse begründet nämlich nicht die Patentfähigkeit des so verte i digten Patentanspruchs. 30 31 32 - 15 - Dieses Merkmal war dem Fachmann aus der A2 bekannt, in der es mit der nebenstehenden Figur 3 da r- gestellt sowie im Text (S. 4 Z. 27 - 30 ) beschri e ben wird ( " The side members 27, 28 are each pivota b- le about a longitudinal axis 29, 30. The longitudinal axes 29, 30 are generally parallel with the support plane 23 and with the elongation of the base 12 " ). Der Fachmann hatte auch insoweit kei ne n Grund, die Vorteile der A2 aufzugeben. Es war daher für ihn naheliegend, auch dieses Merkmal weiterhin vorzus e hen. Soweit sich die Beklagte erboten hat, Angaben zur Ma terialbeschaffe n- heit in Patentanspruch 1 aufzunehmen, führte dies nicht zu einer abw eichenden Beu r teilung der Patentfähigkeit. 33 34 - 16 - V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbi n- dung mit § 97 Abs. 1 ZPO. Keukenschrijver Mühlens Gröning Bacher Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.07.2009 - 2 Ni 7 /08 - 35
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