ECLI:DE:BGH:2016:210616UXZR 41.14.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEI L X ZR 41 /14 Verkündet am: 21. Juni 2016 Hartmann Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Fahrzeugscheibe II PatG § 116 Abs. 2 Die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents mit geänderten Ansprüchen in der Berufungsinstanz kann als sachdienlich anzusehen sein, wenn das Patentg e- richt den Beklagten erst in der mündlichen Verhandlung davon in Kenntnis g e- setzt hat, dass es an e iner im Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG geäußerten, dem Beklagten günstigen Einschätzung nicht festhält. BGH, Urteil vom 21. Juni 2016 - X ZR 41/14 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 21. A pril 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, d e n Richter Dr. Bacher , die Richterin Schuster, den Richter Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Auf die Berufung der B eklagten wird das Urteil des 5. Senats (Nichti gkeitssenats) d es Bundespatentgerichts vom 12. Februar 2014 abgeändert. Das europäische Patent 1 240 041 wird im Umfang der Patena n- sprüche 1 bis 10 und 12, soweit letzterer nicht auf Patenta n- spruch 11 rückbezogen ist, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deu tschland insoweit für nichtig erklärt, als sein Gegenstand über folgende Fassung der Patentansprüche hinausgeht: 1. Anordnung zum Verbinden einer durch Ankleben an eine Traverse (3) einer Karosserie eines Kraftfah r- zeugs fest eingebauten Windschutzscheibe ( 1) mit e i- nem an einer Kante der Windschutzscheibe (1) a n- grenzenden Wasserkasten (6), mittels eines an der Scheibenkante (2) befestigten Profilteils, dadurch g e- kennzeichnet, dass das Profilteil ein an der Win d- schutzscheibe (1) haftender Profilstrang (10) is t, we l- cher eine glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der Windschutzscheibe (1) a n- schließende Lippe (11) aufweist, wobei die Lippe (11) glatt in die Oberseite des Wasserkastens (6) übergeht - 3 - und wobei die Lippe (11) auf ihrer Unters eite Mittel zum lösbaren Verbinden (12, 13) mit dem Wasserka s- ten (6) aufweist, wobei sich die Mittel zum lösbaren Verbinden (12, 13) über die gesamte Länge des Pr o- filstrangs (10) parallel zur Scheibenunterkante er - strecken, wobei an der Unterseite der Lipp e (11) eine Nut (12) ausgeformt ist, in welche ein am Wasserka s- ten angeordneter Steg (13) eingesetzt ist. 2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeic h- net, dass der Profilstrang (10) auf seiner der Traverse (3) zugewandten Seite eine elastische Stützli ppe (15) umfasst, welche auf der Traverse (3) abgestützt ist. 3. Anordnung zum Verbinden einer durch Ankleben an eine Traverse (3) einer Karosserie eines Kraftfah r- zeugs fest eingebauten Windschutzscheibe (1) mit e i- nem an einer Kante der Windschutzscheibe ( 1) a n- grenzenden Wasserkasten (6), mittels eines an der Scheibenkante (2) befestigten Profilteils, dadurch g e- kennzeichnet, dass das Profilteil ein an der Win d- schutzscheibe (1) haftender Profilstrang (10 ' ) ist, we l- cher eine glatt und flächenbündig an die fre iliegende äußere Hauptfläche der Windschutzscheibe (1) a n- schließende Lippe (11 ' ) aufweist, wobei die Lippe (11 ' ) glatt in die Oberseite des Wasserkastens (6) übergeht und wobei die Lippe (11 ' ) auf ihrer Unterseite Mittel zum lösbaren Verbinden (12 ' , 13 ' ) m it dem Wasse r- kasten (6) aufweist, wobei sich die Mittel zum lösbaren - 4 - Verbinden (12 ' , 13 ' ) über die gesamte Länge des Pr o- filstrangs (10 ' ) parallel zur Scheibenunterkante erstr e- cken, wobei an der Unterseite der Lippe (11 ' ) eine hi n- terschnittene Nut (12 ' ) aus geformt ist, in welche ein am Wasserkasten angeordneter langgestreckter, ha r- punenartiger Zapfen (13 ' ) federnd eingreift. 4. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeic h- net, dass das Profilteil ein koextrudierter Profilstrang (10 ' ) aus zwei Kunststoffen m it unterschiedlichen Hä r- ten ist. 5. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeic h- net, dass das Profilteil ein koextrudierter Profilstrang (10 ' , 15 ' ) aus zwei Kunststoffen mit unterschiedlichen Dichten ist. 6. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspr ü- che 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Profi l- strang (10 ' ) ein elastisches Schaumprofil (15 ' ) u m- fasst, welches auf der Traverse (3) abgestützt ist. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen. Die Kosten des R echtsstreits werden gegeneinander aufgehoben. Von Rechts wegen - 5 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaber in des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland e rteilten europäischen Patents 1 240 041 (Streitpatents), das am 21. Dezember 2000 unter Inanspruchna hme der Priorität einer deutschen Vor - anmeldung vom 21. Dezember 1999 angemeldet worden ist und eine Anor d- nung zum Verbinden einer Fahrzeugscheibe mit einem angrenzenden Bauteil betrifft. Patentanspruch 1, auf den die weiteren Ansprüche rückbezogen sind, l autet in der Verfahrenssprache: " Dispositif pour l ' assemblage d ' une vitre de véhicule à montage fixe (1), en particulier d ' un pare - brise, avec un composant contigu à une ar ê te de la vitre de véhicule, en particulier un bac à eau (6), au moyen d ' une pièce p rofilée fixée à l ' ar ê te de la vit re, caracté risé en ce que la pièce profilée est un cordon profilé (10, 10 ' ) adhérant à la vitre de véhicule, qui présente une lèvre (11, 11 ' ) se raccordant de fa ç on lisse et continue à la face principale libre extérieure de la vitre de véhicule (1), et en ce que la lèvre (11, 11 ' ) présente sur sa face inférieure des moyens pour l ' asse m- blage (12, 12 ' , 13, 13 ' ) avec le composant (6). " Die Kläger in hat das Streitpatent mit Ausnahme von Anspruch 11 mit der Begründung angegriff en, sein Gegenstand sei nicht patentfähig. Mit Urteil vom 15. Februar 2012 hat das Patentgericht das Streitpatent im beantragten Umfang mit der Begründung für nichtig erklärt, dass sein Gege n- stand durch die deutsche Voranmeldung vorweggenommen sei, dere n Priorität das Streitpatent mangels wirksamer Übertragung auf die Patentinhaberin nicht in Anspruch nehmen könne. Auf die Berufun g der Beklagten hat der Senat di e- s es Urteil aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Patentgerich t zurückverwiesen (BGH, Urteil vom 16. April 2013 1 2 3 - 6 - X ZR 49/12, GRUR 2013, 712 Fahrzeugscheibe). Im wiedereröffneten Ve r- fahren erster Instanz hat die Beklagte das Streitpatent zuletzt in einer geände r- ten Fassung verteidigt, in der Patentanspruch 1 wie fo lgt gefasst ist: " Anordnung zum Verbinden einer durch Ankleben an eine Traverse (3) einer Karosserie eines Kraftfahrzeugs fest eingebauten Windschut z- scheibe (1) mit einem an einer Kante der Windschutzscheibe (1) a n- grenzenden Wasserkasten (6), mittels eines an der Scheibenkante (2) befestigten Profilteils, dadurch gekennzeichnet, dass das Profilteil ein an der Fahrzeugscheibe haftender Profilstrang (10, 10 ' ) ist, welcher eine glatt und flächenbündig an die freiliegende äußeren Hauptfläche der Windschutzschei be (1) anschließende Lippe (11, 11 ' ) aufweist, und dass die Lippe (11, 11 ' ) auf ihrer Unterseite Mittel zum Verbinden (12, 12 ' , 13, 13 ' ) mit dem Wasserkasten (6) aufweist. " Zudem hat sie das Streitpatent hilfsweise in mehreren beschränkten Fassungen vert eidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent wiederum im beantragten Umfang für nichtig erklärt. Dagegen rich tet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Streitpatent in der Fassung ihres zuletzt gestellten Hauptantrags mit der Maßgabe verteidi gt, dass das Wort " Fahrzeugscheibe " durch das Wort " Win d- schutzscheibe " ersetzt wird. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in sechs abermals geänderten Fassung en . Die Kläger in tritt dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: I. Das Streitpatent betrifft eine Anordnung zum Verbinden einer Fah r- zeugscheibe mit einem angrenzenden Bauteil. 4 5 6 - 7 - 1. D er Streitpatentschrift zufolge s ind Anordnungen bekannt, bei denen der Spalt zwischen der Unterkante einer Windschutzscheibe und einem daran angrenzenden Bau teil durch eine abdichtende Profilleiste überbrückt wird. So zeige die deutsche Offenlegungsschrift 37 02 555 (D9) etwa in der nachstehend wiedergegebenen Figur 4 eine Abdeckplatte (1) zur Überdeckung einer Fuge zwischen einer eingeklebten Windschutzscheib e (2) und einem angrenzenden Karosserieteil (3). Die Abdeckplatte werde mit Hilfe einer an der Unterkante der Win d- schutzscheibe angebrachten U - Schiene (7) befestigt . Ein biegsamer Steg (13) sorge für eine bewegliche Verbindung der Abdeckplatte mit dem Karosserieteil (3) und/oder mit der U - Schiene, wodurch Toleranzen, Materialausdehnungen und Vibrationen ausgeglichen werden könnten. Die Streitpatentschrift schildert weiter, aus der deutschen Patentschrift 42 32 554 (D6) und der deutschen Offenlegungs schrift 43 26 650 (D7) seien 7 8 9 - 8 - Verfahren bekannt, die es ermöglichten, den Rand einer Glasscheibe mit einem Rahmen oder einem Profilstrang aus einem Polymer zu versehen . Ein solches Randprofil könne auch mit Hilfe des Spritzgussverfahrens hergestellt oder vo r- gefertigt und anschließend auf die Scheibe geklebt und so ausgeführt werden, dass es eine flächenbündige, in die Scheibenebene verlängerte Fortsetzung der nicht berührten Hauptfläche der Glasscheibe bilde, also nur an der Stirnfläche der Scheibe und der a nderen Hauptfläche anliege. 2. Das Streitpatent betrifft, wie das Patentgericht zutreffend angeno m- men hat, das technische Problem, eine verbesserte Anordnung zum Verbinden einer Fahrzeugscheibe mit einem an ihre Kante angrenzenden Bauteil zu scha f- fen. Die Auffassung der Beklagten, bei der gebotenen objektiven Beurteilung bestehe das technische Problem allein darin, eine vorteilhafte Anordnung der Scheibenwischer dahin zu ermöglichen, dass sie in Ruheposition auf dem Wa s- serkasten abgelegt werden können , ohne dass Hindernisse überwunden we r- den müssen, während es auf aerodynamische Überlegungen nicht ankomme, verengt die Bestimmung des technischen Problems in unzutreffender Weise. Nach der Rechtsprechung des Senats ist es nicht zulässig, ohne weit e- res davon auszugehen , dass dem Fachmann die Befassung nur mit einer b e- stimmten Aufgabenstellung nahegelegt war. Sofern sich nicht zweifelsfrei beu r- teilen lässt, welchen Problemen sich der Fachmann ausgehend vom Stand der Technik zugewendet hätte, wäre es verf ehlt, schon bei der Definition der Au f- gabe die Frage zu prüfen, welche Anregungen dem Fachmann durch den Stand der Technik gegeben wurden. Vielmehr ist das technische Problem so allg e- mein und neutral zu formulieren, dass sich diese Frage ausschließlich in dem Zusammenhang stellt, in dem sie relevant ist, nämlich bei der Prüfung der erfi n- 10 1 1 12 - 9 - derischen Tätigkeit (BGH, Urteil vom 13. Januar 2015 X ZR 41/13, GRUR 2015, 352 Rn. 17 Quetiapin). b) Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in der mit d em zweitinstanzlichen Hauptantrag verteidi gten Fassung von Patentanspruch 1 eine Anordnung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen: 1. Anordnung zum Verbinden einer durch Ankleben an eine Tr a- verse einer Karosserie eines Kraftfahrzeugs fest einge bauten Windschutzscheibe mit einem an einer Kante der Windschut z- scheibe angrenzenden Wasserkasten. 2. Die Verbindung erfolgt mittels eines an der Scheibenkante b e- festigten Profilteils. 3. Das Profilteil ist ein an der Windschutzscheibe haftender Profi l- stra ng. 4. Der Profil strang weist eine Lippe auf, 4.1. die glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der Windschutzscheibe anschließt und 4.2. die an ihrer Unterseite Mittel zum Verbinden mit dem Wa s- serkasten aufweist. 3. Ein ige Merkmal e bedürfen näherer Erläuterung. a) Bei einem Wasserkasten im Sinne des Streitpatents handelt es sich um eine unterhalb der Windschutzscheibe angeordnete Vorrichtung, die das von der Scheibe abfließende Wasser aufnimmt und ableitet und so dafür sorgt, da ss es nicht in darunter liegende Bereiche des Fahrzeugs, etwa in den Moto r- raum, gelangt. Der Anspruch enthält keine Vorgaben dazu , aus welchem Mat e- rial der Wasserkasten ist . b) Dass der Wasserkasten an die Kante der Windschutzscheibe a n- grenzt, bedeutet nicht, dass er mit dieser unmittelbar in Kontakt stehen muss, sondern nur, dass er sich in räumlicher Nähe zu dieser Kante befindet. Sofern 13 14 15 16 - 10 - zwischen beiden eine Fuge besteht, kann diese etwa durch den an der Win d- schutzscheibe haftenden Profilstrang abgedic htet werden. c) Patentanspruch 1 enthält keine Ang aben zum Material oder zu r Gr ö- ße der Lippe, sondern beschränkt sich auf die Aussage, dass es sich um einen Teil des Profilstrangs handelt, der glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläc he der Windschutzscheibe anschließt . d ) Nach Merkmal 4.2 weist die Lippe an ihrer Unterseite Mittel zum Verbinden mit dem Wasserkasten auf . Dies bringt zum Ausdruck, dass die Mi t- tel zum Verbinden mit dem Wasserkasten nicht lediglich im unteren Bereich d er Lippe, sondern an deren nach unten weisender Seite angeordnet sein müssen, also an derjenigen Seite, die der freiliegenden äußeren Hauptfläche der Win d- schutzscheibe gegenüberliegt. Diese Seite muss nicht parallel zur Erdoberfl ä- che verla ufen, sondern kan n je nachdem wie die Windschutzscheibe ang e- ordnet ist auch i n eine m gewissen Winkel zum Boden angeordnet sein. II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im W esentlichen wie folgt begründet: Auf die zwischen den Parteien streitige Frage, wie di e Wendung " vitre de véhicule à montage fixe " zu verstehen sei, komme es nicht an. Der Offenb a- rungsgehalt des Streitpatents umfasse sowohl das Verständnis der Klägerin, wonach damit eine Fahrzeugscheibe zum festen Einbau bzw. eine fest einba u- bare Fahrzeugsc heibe gemeint sei , wie das Verständnis der Beklagten, wonach es sich um eine fest eingebaute Fahrzeugscheibe handeln müsse. Technisch ziele der Begriff auf eine Fahrzeugscheibe, die gegenüber der Fahrzeugkaro s- serie unbeweglich, also nicht versenkbar, versc hiebbar, aufklappbar oder de r- gleichen sei. 17 18 19 20 - 11 - De n Gegenstand von Patentanspruch 1 nach dem zuletzt gestellten Hauptantrag sei dem Fachmann, einem Ingenieur der Fachrichtung allgemeiner Maschinenbau im Bereich der Konstruktion und Entwicklung von Kraftfahr ze u- gen, der langjährig mit Anschluss - und Übergangsproblemen im Scheibenran d- bereich sowie mit der Befestigung von Fahrzeugscheiben an der Karosserie befasst sei, durch den Stand der Technik, insbesondere durch das US - Patent 5 352 010 (D27) in Verbindung mi t dem US - Patent 5 154 028 (D5) , nahegelegt. D27 zeige eine Anordnung, die sich von derjenigen nach dem Haupta n- trag nur dadurch untersch e i de, dass sich die Lippe nicht glatt und flächen bündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der Fahrzeugscheibe ans chließe. Eine solche Ausgestaltung der Lippe sei jedoch in der D5 offenbart. Dort werde d a- rauf hingewiesen, dass der glatte und flächenbündige Anschluss aerodyn a- misch vorteilhaft sei. Für den Fachmann liege es auf der Hand, den fläche n- bündig anschließenden Profilstrang aus D5 auf die Verbindungsanordnung der D27 zu übertragen. Der Einwand der Beklagten, das Streitpatent stelle sich nicht die Aufg a- be, eine aerodyn amische Verbesserung zu erreichen , sondern ziele nur auf e i- ne verbesserte Möglichkeit der An ordnung der Scheibenwischer, greife nicht durch. Entgegen der Auffassung der Beklagten sei eine aerodynamische Au s- gestaltung nicht nur hinsichtlich der oberen Kante der Windschutzscheibe erfo r- derlich, sondern auch für den Übergangsbereich zwischen deren un teren Kante und dem angrenzenden Bauteil. Überdies springe dem Fachmann ins Auge, dass die in D5 offenbarte flächenbündige Montage der Fahrzeugscheibe Vorte i- le für die Anord nung der Scheibenwischer biete. Auch de r Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsa n- träge sei nicht patentfähig. 21 22 23 24 - 12 - III. Das Urteil des Patentgerichts hält der Überprüfung im Berufungs ve r- fahren nur teilweise stand . 1. Das Patentgericht hat mit zutreffender Begründung angenommen, dass der Gegenstand von Patentanspruc h 1 in der Fassung des Hauptantrags durch den Stand der Technik nahegelegt ist. a) Das US - Patent 5 352 010 (D27) beschäftigt sich mit den Übergängen von plattenförmigen Bauteilen eines Kr aftfahrzeugs unter funktionalen, insb e- sondere aerodynamischen , und unter ästhetischen Gesichtspunkten. Dabei geht D27 auch auf die Verbindung einer Fahrzeugscheibe mit einem anschli e- ßenden Bauteil ein (Sp. 2, Z. 6 ff.). Die nachstehend wie dergegebene Figur 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei dem an die Windschutzscheibe (4 2) ei ne Dichtung (48) angeformt ist, die nicht nur an der dem Fahrzeuginneren zug e- wandten Fläche der Windschutzscheibe anliegt, sondern mit dem mit der B e- zugsziffer 54 bezeichneten Abschnitt auch an deren nach außen weisender Fläche. Diese Dich tung weist Schlitze oder Aufnahmen (64) auf, in die eine Stü t- ze (70) des angrenzenden Bauteils, eines Laubfangs oder einer Zierleiste, ei n- greift. Die Stütze ist mit einem Rasthaken (72) versehen, der an der Unterseite der Dichtung anliegt. 25 26 27 28 - 13 - Das Patentge richt hat angenommen, dass damit eine Anordnung offe n- bart ist, die sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1 mit Ausnahme von Merkmal 4.1 vorwegnimmt. Gegen diese zutreffende Beurteilung wendet sich die Beklagte nicht. b) Um von D27 zum Gegenstand von Pat entanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags zu gelangen, bedarf es lediglich einer Modifikation dahin, dass die Dichtung nicht beide Flächen der Windschutzscheibe umfasst, so n- dern so gestaltet ist, dass sie nur an der inneren Hauptfläche der Scheibe und an deren Umfangskante anliegt, jedoch glatt und flächenbündig an die äußere Hauptfläche der Scheibe anschl ießt. Eine Anregung hierzu erhä lt der Fac h- mann, wie das Patentgericht weiter zutreffend ausg eführt hat, aus dem US - Patent 5 154 028 (D5). D5 beschäfti gt sich mit einer Fahrzeugscheibe und schlägt vor, diese bündig mit der Außenhaut des Fahrzeugs zu verbinden, was aerodynamisch und ästhetisch vorteilhaft sei. Hierzu sollen Verbindungsmittel so an der Scheibe angebracht werden , dass sie nicht die Außenflä che der Fahr zeugscheibe umfassen . Zugleich sollen sie eine Lippe umfassen, die eine Abdichtung zu einem im Wesentlichen in gleicher Ebene liegenden benachba r- ten Teil des Fahrzeugs bildet . In der nachstehend wiedergege benen Figur 3 der D5 sind die Scheibe m it dem Bezugszeichen 30, die Verbindu ngsmittel mit dem Bezugszeichen 27 und die L ippe mit dem Bezugs zeichen 32 ' bezeichnet: 29 30 - 14 - c) Anders als die Beklagte meint, ergibt sich für den Fachmann aus dem Stand der Technik eine Anregung , eine solche Gestaltung des an der Scheibenkante befestigten Profilteils, bei dem die Lippe glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der Windschutzscheibe anschließt, auf die in D27 beschriebene Gestaltung zu übertragen. I n der D5 ist ein e Gestaltung, di e es ermöglicht, die Fahrzeugscheibe bündig mit der Außenhaut des Fahrzeugs einzubauen, als ästhetisch vorteilhaft beschrieben. Gerade wenn es um den Anschluss eines Wasserkastens geht, liegt für den Fachmann zudem auf der Hand, dass ein glatter und fläche nbünd i- ger Anschluss der Lippe an die Windschut zscheibe geeignet ist, den Ablauf des Wassers in den Wasserkasten zu verbessern. Sowohl die D5 als auch die D7 verweisen zudem darauf, dass ein glatter und flächenbündiger Anschluss der Lippe an die Windsch utzscheibe aerod y- namische Vorteile bietet. Der Einwand der Beklagten, beim Anschluss des Wasserkastens spiele der Gesichtspunkt der Aerodynamik keine Rolle, weil der Wasserkasten unter der Motorhaube angeordnet sei, greift nicht durch. P a- tentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags kann nicht entnom men we r- den, dass der in Merkmal 4.1 beschriebene Anschluss der Lippe an die Win d- schutzscheibe notwendigerweise unterhalb der Motorhaube liegt und daher nicht vom Fahrtwind angeströmt wir d. Ob es sich so verhält , hängt von der ko n- kreten Ausgestaltung, insbesondere von der Dimensionierung der Lippe ab. So zeigt etwa di e Figur 3 der D27 eine Gestaltung, bei der der Übergang der Scheibe zur Lippe oberhalb der Motorhaube liegt. Aerodynamische Überlegu n- gen wird der Fa chmann zudem jedenfalls hinsichtlich der oberhalb der Moto r- haube liegenden Teile der Windschutzscheibe, etwa ihrer Oberkante anstellen. Erkennt er , dass es in diesem Bereich vorteilhaft ist, den Profilteil glatt und fl ä- chenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der Scheibe anzuschließen, 31 32 33 - 15 - wird er schon aus Gründen der Vereinfachung des Herstellungsverfahrens, wie es etwa in D6 und D7 beschrieben ist, erwägen, diese Gestaltung einheitlich über die gesamte Länge des Randes der Windschutzscheibe und dami t auch an deren Unterkante vorzusehen. Eine Anregung, die Lippe glatt und flächenbündig an die äußere Haup t- fläche der Windschutzscheibe anzuschließen, ergibt sich im Übrigen auch aus dem US - Patent 4 546 986 (D30), in der eine solche Gestaltung gezeigt wird. In diesem Zusammenhang wird in D30 ausgeführt, dass eine Anordnung, bei der die Dichtung zwischen der Scheibe und dem benachbarten Metallteil sich über das Niveau der angrenzenden Flächen erhebt, als aerodynamisch nachteilig angesehen werde. Der E inwand der Beklagten, der Fachmann werde von einer solchen G e- staltung durch die Überlegung abgehalten, ein Profilstrang, dessen Lippe glatt und flächenbündig an die äußere Hauptfläche der Windschutzscheibe anschli e- ße, halte die Belastungen nicht aus, die b ei der Herstellung der Verbindung von Scheibe und Wasserkasten auftreten, greift nicht durch. Ob und in welchem Maße solche Belastungen auftreten, hängt von zahlreichen Faktoren, insb e- sondere der konkreten Ausgestaltung der Verbindungsmittel ab. Im Stand d er Technik werden , wie etwa D6 und D7 belegen, Haftverbindungen zwischen Scheibe und Profilstrang, die sic h auf die Scheibenkante und einen Abschnitt einer Hauptfläche beschränken, als hinreichend stabil angesehen. Demen t- sprechend kann nicht angenommen wer den, dass eine Haftverbindung zw i- schen Profilstrang und Windschutzscheibe nicht geeignet sei, den bei der He r- stellung der Verbindung von Wasse rkasten und Lippe auftretenden Belastu n- gen standzuhalten. 2. Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung der Hilfsanträge I bis III ist zulässig . Zwar hat die Klägerin der Verteidigung des Streitpatents in 34 35 36 - 16 - den geänderten Fassungen nicht zugestimmt, die darin liegende Antragsänd e- rung ist jedoch sachdienlich ( § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG ). a) Nach der Rechtsprech ung des Bundesgerichtshofs ist die erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachte Verteidigung eines Patents in geände r- ter Fa ssung in der Regel gemäß § 116 Abs. 2 PatG zulässig, wenn der Bekla g- te mit der Änderung einer von der erstinstanzlichen Beurteil ung abweichenden Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs Rechnung trägt und den Gege n- stand des Patents auf dasjenige einschränkt, was sich nach Auffassung des Patentgerichts schon aus der erteilten Fas sung ergi b t (BGH, Urteil vom 28. Mai 2013 X ZR 21/12, GRUR 2013, 912 Rn. 57 - Walzstraße). Gleiches gilt für den Fall, dass das Patentgericht in dem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis nur einzelne Angriffsmittel des Klägers aufgreift und der Beklagte daher keinen A n- lass hat, zusätzlich zu Hilfsanträgen, die dem erteilten Hinweis Rechnung tr a- gen, vorsorglich weitere Hilfsanträge im Hinblick auf Angriffsmittel zu stellen, auf die das Patentgericht in seinem Hinweis nicht eingegangen ist oder die es als nicht aussichtsreich einges chätzt hat (BGH, Urteil vom 27. Mai 2014 X ZR 2/13, GRUR 2014, 1026 Rn. 31 - Analog - Digital - Wandler). Dagegen kann die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents mit geände r- ten Ansprüchen in der Berufungsinstanz regelmäßig nicht als sachdienlich im Sinne von § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG angesehen werden, wenn der Beklagte dazu in Anbetracht seiner Prozessförderungspflicht bereits in erster Instanz Vera n- lassung hatte (BGH, Urteil vom 15. Dezembe r 2015 X ZR 111/13, GRUR 2016, 365 Rn. 26 Telekommunikationsverbindung). Unter den hier gegebenen Umständen kann der Beklagten ein nachlä s- siges Verhalten nicht zur Last gelegt werden. Das Patentgericht hat in seinem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG die vo r- läufige Einschätzung geäußert, der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei zwar 37 38 39 40 - 17 - nicht i n der erteilten Fassung, jedoch in der Fassung des damaligen Hilfsa n- trags, der dem jetzigen Hauptantrag entspricht, patentfähig. Die Beklagte hat diesen Hinweis zum Anlass genommen, den damaligen Hilfsantrag als neuen Hauptantrag zu stellen. Der Hinweis ga b ihr jedoch keine Veranlassung zu we i- teren Hilfsanträgen. Nach dem Hinweis des Patentgerichts hat d ie Klägerin ihr Vorbringen zur fehlenden Patentfähigkeit des Gegenstands des j etzigen Hauptantrags ergänzt und hierzu eine Reihe weiterer Entgegenhaltung en vorgelegt und erörtert. Die Beklagte musste dies nicht zum Anlass nehmen, vorsorglich weitere Hilfsan tr ä- ge zu stellen, solange das Patentgericht keine Änderung seiner vorläufigen Ei n- schätzung bekundete. Sie war deshalb nicht gehalten, schon innerhalb de r ihr vom Patentgericht nach § 83 Abs. 2 PatG gesetzten Frist auf das weitere Vo r- bringen der Klägerin mit neuen Hilfsanträgen zu reagieren. Eine andere Beurte i- lung ist schon deshalb nicht angezeigt, weil die Beklagte sonst möglicherweise schlechter stünde , als wenn das entsprechende Vorbringen der Klägerin bereits vor dem qualifizierten Hinweis des Patentgerichts erfolgt wäre. Erst in der mündlichen Verhandlung wurde die Beklagte vom Patentg e- richt darüber in Kenntnis gesetzt , dass es unter dem Eindruck des ergänzten Vorbringens der Klägerin an seiner im Hinweisbeschluss geäußerten vorläuf i- gen E inschätzung nicht mehr festhalte . Erst diese Mitteilung musste der Bekla g- ten Anlass geben zu prüfen, ob und gegebenenfalls in welcher Form eine Ve r- teidigung des St reitpatents in einer weiter beschränkten Fassung in Betracht komme. Sie hat daraufhin erklärt, das Streitpatent hilfsweise in mehreren b e- schränkten Fassungen verteidigen zu wollen, damals jedoch noch nicht die Fassungen zur Entscheidung gestellt, in denen sie das Streitpatent nunmehr mit den Hilfsanträgen I bis III verteidigt. Dies steht der Sachdienlichkeit dieser Anträge jedoch nicht entgegen. 41 42 - 18 - Bei der Prüfung der Frage, ob und gegebenenfalls in welcher Form eine beschränkte Verteidigung des Streitpaten ts in einer geänderten Fassung in B e- tracht kommt, sind im Hinblick auf die Anforderungen an die Zulässigkeit einer solchen Verteidigung und ihre Erfolgsaussichten komplexe Überlegungen a n- zustellen. Dies wird regelmäßig dagegen sprechen, dem Patentinhaber e ine Vernachlässigung der Pflicht zur Prozessförderung zur Last zu legen, wenn es ihm nicht gelingt, diese Überlegungen während der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht abzuschließen. Dies gilt insbesondere dann, wenn wie hier dem Protokoll der mündlichen Verhandlung nicht zu entnehmen ist, ob das Patentgericht deutlich gemacht hat, auf welchen konkreten Überlegungen die Änderung der vorläufigen Einschätzung beruht, so dass es für den Paten t- inhaber nicht ohne W eiteres erkennbar ist, welche Beschr änkung en zweckm ä- ßig sein können , um den Bedenken des Gerichts Rechnung zu tragen. Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung der Hilfsanträge I bis III ist danach zulässig. Ob dies auch für die Hilfsanträge IV bis VI gilt, bedarf keiner Entschei dung, da die Berufung, wie sich aus den nachstehenden Au s- führungen ergibt, mit Erfolg geltend macht, dass das Streitpatent in der Fa s- sung von Hilfsantrag II Bestand hat. b) Der Gegenstand der Hilfsanträge I bis III geht nicht über den Inhalt der ursprün glich eingereichten Anmeldeunterlagen (WO 01/45974) hinaus. a a ) Die Merkmale von Hilfsantrag I lassen sich wie folgt gliedern, wobei die Änderungen gegenüber dem Hauptantrag hervorgehoben sind: 1. Anordnung zum Verbinden einer durch Ankleben an eine Tr a- verse einer Karosserie eines Kraftfahrzeugs fest eingebauten Windschutzscheibe mit einem an einer Kante der Windschut z- scheibe angrenzenden Wasserkasten. 2. Die Verbindung erfolgt mittels eines an der Scheibenkante b e- festigten Profilteils. 43 44 45 46 - 19 - 3. Das Profilteil ist ein an der Windschutzscheibe haftender Profi l- strang. 4. Der Profil strang weist eine Lippe auf, 4.1. die glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der Windschutzscheibe anschließt, 4.1 ' die glatt in die Oberseite des Wasserkastens übergeht , 4.2. die an ihrer Unterseite Mittel zum lösbaren Verbinden mit dem Wasserkasten aufweist, 4.2 ' wobei sich die Mittel zum lösbaren Verbinden über die gesamte Länge des Profilstrangs parallel zur Sche i- benunterkante erstrecken . Die Figuren 1 und 2 der WO 01/45974 , die denen der Streitpatentschrift entsprechen, zeigen eine Lippe, die glatt in die Oberseite des Was serkastens übergeht (s. auch S. 6, Z. 33 bis S. 7 , Z. 2), ferner ist dort beschr ieben (S. 5, Z. 23 ff.), dass zwischen Profilstrang und d em angrenzenden Bauteil eine lö s- bare Verbindung hergestellt wird und dass sich diese Verbindung über die g e- samte Länge des Profilteils am unteren Rand der Scheibe erstreckt. Der Zulässigkeit der Verteidigung von Patentanspruch 1 in dieser Fa s- sung steht nicht entgegen, dass die Beklagte nicht sämtliche Merkma le des in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiels in Patentan spruch 1 aufgenommen hat. Eine Fassung des Patentanspruchs, die gegenüber den ursprünglichen Anme l- deunterlagen eine Verallgemeinerung enthäl t, ist nicht unter allen Umständen ausgeschlossen. Solche Verallgemeinerungen sind vielmehr unter der Vorau s- setzung zulässig, dass sich die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen anhand eines Ausführungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen Anweisungen für den Fachmann als Ausgestaltung der im Patent umschrieb e- nen allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese Lehre in der im P a- tent offenbarten Allgemeinheit bereits den ursprünglich eingereichten Unterl a- gen unmittelbar und eindeutig al s zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist ( BGH , Urteil vom 17. Februar 2015 X ZR 161/12, BGH Z 204, 47 48 - 20 - 199 Rn. 29 - Wundbehandlungsvorrichtung; Urteil vom 11. Februar 2014 X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 Rn. 23 - Kommunikationskanal). Solche Veral l- gemeinerungen sind in der Rechtsprechung des Senats vor allem dann zug e- lassen worden, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder n ur einzelne in den Anspruch aufgeno m- men worden sind (BGHZ 200, 63 Rn. 23 = GRUR 2014, 542 Rn. 24 Komm u- nikationskanal, mwN). Unzulässig ist eine Verallgemeinerung hingegen insb e- sondere dann, wenn den ursprünglich eingereichten Unterlagen zu entnehmen ist, dass einzelne Merkmale in untrennbarem Zusammenhang miteinander st e- hen, der Patentanspruch diese Merkmale aber nicht in ihrer Gesamtheit vo r- sieht (BGH, B eschluss vom 11. September 2001 X ZB 18/00, GRUR 2002, 49 Drehmomentübertragungseinrichtung) . Hier für ist im Streitfall nichts ersich t- lich. bb ) Nach Hilfsantrag II kommt als Merkmal 4.3 hinzu, dass an der Unte r- seite der Lippe eine Nut ausgeformt ist, in welche ein am Wasserkasten ang e- ordneter Steg eingesetzt ist. Bereits in der ursprünglichen Anm eldung wird in der Beschreibung der Figuren 1 und 2 erläutert, dass die Lippe an der Unterseite eine Nut ( rainure ) aufweist, in die ein am Wasserkasten angeordneter Steg ( nervure ) eingreift (WO 01/45974, S. 7, Z. 2 bis 4). Der Gegenstand von Patentanspruch 1 geht damit auch in dieser weiter beschränkten Fassung nicht über den Inhalt der u r- sprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen hinaus. cc) In der Fassung von Hilfsantrag III wird Patentanspruch 1 durch die Anweisung ergänzt, dass auf der von der Lippe wegweisenden Seite des Stegs des Wasserkastens ein Stützprofil vorgesehen ist, das den Wasserkasten an 49 50 51 - 21 - der Traverse abstützt. E in solches Stützprofil ist bereits in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen beschrieben (S. 7, Z. 3 bis 5). 3. Auch in der Fass ung nach Hilfsantrag I ist der Gegenstand von P a- tentanspruch 1 jedoch durch den Stand der Technik nahegelegt und damit nicht patentfähig. a ) Im Stand der Technik waren aus D2 (Figur 2 bis 4) , D5 (Figur 3) , und D30 (Figur 3) Gestaltungen bekannt , bei den en die Dichtung nicht nur an die Fahrzeugscheibe, sondern auch an die Oberfläche des benachbarten Bauteils glatt anschließt. Es bedurfte daher keiner erfinderischen Bemühungen des Fachmanns, um einen solchen Anschluss der Lippe des Profilstrangs auch für d en Fall der Verbindung mit einem Wasserkasten vorzusehen, vielmehr liegt eine solche Ausführung schon im Hinblick auf die Zweckbestimmung des Wa s- serkastens nahe, weil ein glatter Übergang das Abfließen des Wassers von der Scheibe in den Wasserkasten erleic htert. b ) Auch Mittel zum lösbaren Verbinden einer Scheibe mit einem b e- nachbarten Bauteil, die sich über die gesamte Länge des Profilstrangs parallel zur Scheibenunterkante erstrecken, waren im Stand der Technik bekannt. D27 befasst sich nach der zusamm enfassenden Beschreibung der Erfindung auch mit einer lösbaren Verbind ung der benachbarten Teile (Sp. 1, Z. 52 bis 55: The two panels comprising the assembly may be detachable from each other and the vehicle to aid in replacement and easy acces s; s. ferner Sp. 4, Z. 59 f. ) . Zur Beschreibung des in der bereits oben wiedergegebenen Figur 3 gezeigten Au s- führungsbeispiels wird ausgeführt, dass das Dichtungsprofil (62) eine Vielzahl von Schlitzen oder Ausnehmungen (64) auf weist , die sich den Flansch entlang erst re cken. Der Fachmann erkennt, dass diese Schlitze und der unmittelbar an die dadurch gebildete Öffnung angrenzende Bereich der Unterseite der Lippe, an den sich der Rasthaken (72) anlegt, wenn die St ütze (70) durch die Öffnung 52 53 54 - 22 - geste ckt wird, Mittel zum Ver binden der Scheibe mit dem angrenzenden Bauteil darstellen. Selbst wenn in D27 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist, dass sich die Schlitze über die gesamte Länge des Profilstrangs entlang der Unterkante der Windschutzscheibe erstrecken, entnimmt ihr der Fachmann doch zumindest, dass nicht nur ein Schlitz vorgesehen ist, sondern eine Vie l- zahl solcher Schlitze, die sich über eine gewisse Strecke des Profilstrangs e r- strecken. Der Hinweis der Beklagten, D27 zeige nur eine Mehrzahl von Schli t- zen und da mit keine kontinuierliche Erstreckung der Verbindungsmittel, greift nicht durch, weil Hilfsantrag I nicht auf Verbindungsmittel beschränkt ist, die sich kontinuierlich über die gesamte Länge des Profilstrangs erstrecken. c) Danach ist die Kombination de r Merkmale gemäß Hilfsantrag I durch den Stand der Technik nahegelegt. 4. Mit Erfolg macht die Berufung jedoch geltend, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag II patentfähig ist. a) Durch Merkmal 4.3 werden die Mittel zum Verbinden der Lippe mit dem Wasserkasten dahin konkretisiert, dass an der Unterseite der Lippe eine Nut ausgeformt ist, in welche ein am Wasserkasten angeordneter Steg eing e- setzt ist. Wie oben bereits ausgeführt, bringt Merkmal 4.2 zum Ausdruck, dass die Mittel zum Verbinden mit dem Wasserkasten nicht lediglich im unteren B e- reich der Lippe, sondern an deren nach unten weisender Seite angeordnet sein müssen, und damit gegenüber der Oberseite der Lippe, die einerseits an die freiliegende äußere Hauptfläc he der Windschutzscheibe und andererseits an den Wasserkasten anschließt . Diese Seite muss nicht parallel zur Erdoberfl ä- che verlaufen, sondern kann je nach dem Neigungswinkel der Windschut z- scheibe auch in einem gewissen Winkel zum Boden angeordnet sein . Für die Auslegung von Merkmal 4.3 ergibt sich daraus , dass die Öffnung der Nut, in die der am Wasserkasten angeordnete Steg eingreift, nach unten weist. 55 56 57 - 23 - b) Der Stand der Technik nimmt den so gefassten Gegenstand von P a- tentanspruch 1 weder vorweg noch legt er ihn nahe. aa) Es kann offen bleiben, ob die beiden Fahrzeuge vom Typ Audi A6, auf die die Klägerin ihren Vortrag stützt, die Lehre nach dem Streitpatent sei offenkundig vorbenutzt worden, vor dem Prioritätstag eine Windschutzscheibe mit einer d ie Fuge zum angrenzenden Wasserkasten übergreifenden Ab - deckung aufwiesen, wie sie die Abbildungen in den Schriftsätzen der Klägerin vom 20. Dezember 2013 und vom 25. Mai 2016 zeigen. Selbst wenn dies zutr ä- fe, wäre damit der Gegenstand von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II nicht vorweggenommen worden . A n der aus den genannten Abbildungen ersichtl i- chen Lippe ist zwar eine Nut ausgeformt . Diese befindet sich jedoch nicht an der Unterseite der Lippe, vielmehr weist ihre Öffnung - wie die nachstehend ein gebl endete Fotografie zeigt nach oben. Entsprechend wird der an der Wasserkastenabdeckung angebrachte Steg von oben in diese Nut eingesetzt. Damit fehlt es jedenfalls an einer Offenbarung von Merkmal 4.3. bb) Die deutsche Offenlegungsschrift 32 04 351 ( D2) zeigt in Figur 2 zwar einen Profilstrang zur Herstellung einer Abdichtung zwischen einer Fah r- 58 59 60 - 24 - zeugscheibe und einem angrenzenden Bauteil, der eine Nut aufweist, in die ein an diesem Bauteil angeordneter Steg eingreift. Die Öffnung der Nut findet sich do rt zwar im unteren Bereich der Lippe, doch weist ihre Öffnung nicht nach u n- ten, sondern zur Seite. Sie ist damit im Wesentlichen so ausgerichtet wie die Windschutzscheibe. Ähnliche Gestaltungen zeigen auch die deutsche Offenl e- gungsschrift 44 04 348 (D8, do rt Figur 1), die europäische Patentanmeldung 163 195 (D16, dort Figur 2) sowie das US - Patent 4 546 986 (D30, dort Figuren 3 und 4). cc) Die Beklagte hat keine Anhaltspunkte daf ür aufgezeigt, dass sich aus diesem Stand der Technik für den Fachmann die A nregung ergibt, die Lippe so zu gestalten, dass die Öffnung der Nut um etwa 90° gedreht wird, also nach unten weist , und die Anordnung am benachbarten Bauteil angebrachten Stegs, der in diese Nut eingreifen soll, entsprechend geändert wird. 5. Danach er weist sich die Berufung der Beklagten als begründet, s o- weit sie geltend macht, dass der Gegenstand des Streitpatents gemäß Hilfsa n- trag II patentfähig ist und die Nichtigkeitsklage der Klägerin in entsprechendem Umfang abzuweisen ist. Die weitergehende Beru fung der Beklagten bleibt e r- folglos. 61 62 - 25 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG i.V. mit §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO. Aus dem Vortrag der Parteien ergeben sich keine grei f- baren Anhaltspunkte zum Verhältnis des Werts des Patents in der ertei lten Fassung und in der Fassung, hinsichtlich der die Nichtigkeitsklage erfolglos bleibt. Danach sind die Kosten gegeneinander aufzuheben. Aus den gleichen Gründen, aus denen die Zulassung der Hilfsanträge I bis III als sachdienlich anzusehen ist, kommt ei ne entsprechende Anwendung von § 97 Abs. 2 ZPO nicht in Betracht. Meier - Beck Bacher Schuster Deichfuß Kober - Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.02.2014 - 5 Ni 59/10 (EP) - 63
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