ECLI:DE:BGH:2018:190618BXZR 41.16.0 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZR 41/16 vom 19. Juni 2018 in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 19. Juni 2018 durch den Vo r- sitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning und Hoffmann und die Richter innen Dr. Kober - Dehm und Dr. Marx beschlossen : Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte . Der Streitwert des Berufungsverfahrens wird auf 937.500 Euro festgesetzt. Gründe : I. Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für das Hoheitsge biet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 929 874 (Streitpatents), das am 2. Januar 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 196 41 092 international angemeldet wurde und am 2. Januar 2017 wegen Zeitab laufs erloschen ist. Das Streitpatent umfasst 34 Ansprüche, von denen die Ansprüche 1, 23 , 25, 27 und 2 9 nebe n- geordnet sind . Der Kläger hat das Streitpatent im Umfang der Ansprüche 1, 2, 3, 12, 17, 18, 23, 24 und 25 angegriffen. Die Patentansprüche 2, 3, 1 2, 17 und 18 sind unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogen. P a- tentanspruch 24 ist unmittelbar auf Patentanspruch 23 rückbezogen. Die n e- bengeordneten Patentansprüche 1 , 23 und 2 5 lauten in der Verfahrenssprache wie folgt: 1 - 3 - " 1. Verfahren zu m Aufbau einer Kundendaten beinhaltenden Date n- bank (3), bei dem an Kunden (14) zu verkaufende Produkte (21) oder an Kunden (14) beim Kauf von Produkten (21) oder Dienstlei s- tungen ausgehändigte Belege (23) jeweils mit einem Code (22, 25) versehen werden und der Code (22, 25) vom Kunden (14) nach dem Erwerb des Produktes (21) bzw. der Dienstleistung mit den j e- weiligen Kunden (14) kennzeichnenden Daten über ein Kommunik a- tionsnetzwerk, insbesondere über Internet oder ein Telefonnetz an eine Datensammelstation ( 1) übermittelt werden, dadurch gekennzeichnet, dass der Code (22, 25) vor dem Erwerb des Produktes (21) bzw. der Dienstleistung ohne Mitwirkung des Kunden (14) in einem der Datensammelstation (1 ) zugeordneten Referenzspeicher (4) g e- speichert wird, dass nac h der durch den Kunden (14) vorgenomm e- nen Übermittlung des Codes (22, 25) an die Datensammelstation (1) ein Vergleich dieses vom Kunden (14) übermittelten Codes (22, 25) mit den zuvor im Referenzspeicher (4) abgelegten Codes (22, 25) erfolgt, und dass zur Organi sation eines Rabatt - bzw. Kupon - bzw. Belohnungssystems von der Datensammelstation (1) nur di e- jenigen übermittelten Codes (22, 25) berücksichtigt werden, die z u- vor bereits im Referenzspeicher (4) abgelegt wurden. 23. Verwendung einer gemäß Anspruch 1 bis 22 aufgebauten Date n- bank, dadurch gekennzeichnet, dass ein Kunde (14), nachdem er eine bestimmte Anzahl von Pr o- dukten (21) bzw. Dienstleistungen oder Produkte bzw. Dienstlei s- tungen, die einem bestimmten Gegenwert entsprechen, erworben hat, eine vorzug sweise über das Kommunikationsnetzwerk, insb e- sondere über Internet übermittelbare Belohnung erhält. - 4 - 25. Verwendung einer gemäß Anspruch 1 bis 22 aufgebauten Date n- bank, dadurch gekennzeichnet, dass in Abhängigkeit von bestimmten, bezüglich eines Kunden (14) in der Datensammelstation (1) gespeicherten Daten eine automat i- sche Kontaktaufnahme mit dem Kunden (14) über das Kommunik a- tionsnetzwerk, insbesondere über Internet erfolgt, wobei vorzug s- weise Werbe botschaften übermittelt werden." D er Kläger hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatent s sei von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, da er nicht die Lösung eines techn i- schen Problems mit technischen Mitteln betreffe. Außerdem sei der Gege n- stand des Streitpatents nicht patentfähig. Die Beklagte hat gel tend gemacht, die Klage sei unzulässig und im Übrigen das Streitpatent in der erteilten Fassung verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent im beantragten Umfang für nichtig erklärt. Mit ihrer dagegen gerichteten Berufung hat die Beklagte das Stre itpatent in der erteilten Fassung verteidigt. Der Kläger ist dem Rechtsmittel entgegeng e- treten. Nach Erlöschen des Streitpatents ha t der Kläger den Rechtsstreit für erledigt erklärt. Die Beklagte hat sich der Erledigungserklärung angeschlossen . Die Parteie n haben wechselseitige Kostenanträge gestellt. II. Nachdem die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, ist gemäß § 121 Abs. 2 PatG in Verbi n- dung mit § 91a ZPO nur noch nach billigem Ermessen unter Berücksic htigung des bisherigen Parteivorbringens über die Kosten des Rechtsstreits zu en t- scheiden (BGH, Beschluss vom 28. Mai 2009 Xa ZR 10/05, juris Rn. 9; BGH, Beschluss vom 23. August 2016 X ZR 81/14, GRUR 2016, 1143, Rn. 4 - Ph o- tokatalytische Titandioxidsc hicht). Die Kosten sind einer Seite aufzuerlegen, 2 3 4 - 5 - soweit sie absehbar unterlegen wäre. Danach entspricht es der Billigkeit, die Kosten des Rechtsstreits der Beklagten aufzuerlegen, weil ihre Berufung vor - aussichtlich ohne Erfolg geblieben wäre. 1. Das St reitpatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Au f- bau einer Kundenda ten beinhaltenden Datenbank und zur Organisation eines Rabatt - bzw. Kuponsystems. Für die Anbieter von Waren und Dienstleistungen sei es so heißt es in der Streitpatentschrif t - erstrebenswert, ihre Angebote attraktiver zu machen, eine größtmögliche Kundentreue zu erreichen und direkt mit den Kunden in Kontakt treten zu können, damit sie Aufschluss über deren Kaufverhalten erh ie lten und ihre Marketingstrategie daran ausrichten könnten . Die zur Erreichung dieser Ziele etablierten Rabattsystem e und Preisausschre i- ben sei en indessen oftmals kompliziert und verursachten einen hohen organis a- torischen und verwaltungstechnischen Auf wand. Vor diesem Hintergrund b e- steht die Aufgabe der E rfindung darin, ein System bereitzustellen, mit dem He r- steller und Anbieter von Waren und Dienstleistungen die genannten Ziele mit geringem Aufwand erreichen können. Das Streitpatent schlägt hierfür in P a- tentanspruch 1 ein Verfahren zum Aufbau einer Kunden datenbank vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen : 1. Das Verfahren dient dem Aufbau einer Kundendaten beinha l- tenden Datenbank. 2. Das Verfahren umfasst folgende Schritte: 2.1 An Kunden (14) zu verkaufende Produkte oder beim Kauf von Produkten oder Dienstleistungen ausgehändi g- te Belege werden mit einem Code versehen , der 2.1.1 vor dem Erwerb des Produkts bzw. der Dienstlei s- tung ohne Mitwirkung des Kunden in einem einer 5 - 6 - Datensammelstation zugeordneten Referenzspe i- cher gespeichert wird . 2.2 Der Ku nde übermittelt nach dem Erwerb des Produkts bzw. der Dienstleistung über ein Kommunikationsnet z- werk, insbesondere über Internet oder ein Telefonnetz, an die Datensammelstation 2.2.1 den Code und 2.2.2 die den Kunden kennzeichnenden Daten . 2.3 Der vom Kund en an die Datensammelstation übermitte l- te Code wird mit den zuvor im Referenzspeicher abg e- legten Codes verglichen. 2.4 Die Datensammelstation berücksichtigt zur Organisation eines Rabatt - bzw. Kupon - bzw. Belohnungssystems nur diejenigen übermittelten Code s, die zuvor bereits im R e- ferenzspeicher abgelegt wurden. Patentanspruch 23 betrifft die Verwendung einer nach diesem Verfahren aufgebauten Datenbank zur Übermittlung einer Belohnung an Kunden, d ie eine bestimmte Anzahl von Produkten bzw. Dienstleistunge n mit einem bestimmten Gegenwert erworben ha ben. Patentanspruch 25 betriff t die Verwendung einer Datenbank nach A n- spruch 1 zur automatischen Kontaktaufnahme mit Kunden, die vorzugsweise der Übermittlung von Werbebotschaften dienen soll . 2. Unerheblich sind d ie Angriffe der Berufung gegen die vom Patentg e- richt bejahte Schlüssigkeit der Nichtigkeitsklage . Nachdem das Patentgericht das Streitpatent für nichtig erklärt hat und der Kläger die dem angefochtenen 6 7 8 - 7 - Urteil zugrunde liegende Beurteilung der Patentf ähigkeit verteidigt, hätte die Berufung nur Erfolg haben können, wenn sich diese Beurteilung auf der Grun d- lage des festgestellten Sachverhalts als unzutreffend erwiesen hätte . 3. Die insoweit erhobenen Rügen hätten der Berufung indessen vor - aussichtlich nicht zum Erfolg verholfen. a) Die Erwägungen des Patentgerichts, wonach dem Fachmann der Gegenstand von Patentanspruch 1 durch die kanadische Patent anmeldung 2 136 038 (D1) nahegelegt war , hätten voraussichtlich einer Nachprüf ung im Berufungsverfahren stand gehalten . aa) Dies gilt einmal für die Annahme des Patentgerichts, dass die D1 entgegen der Auffassung des Klägers eine Datensammelstation im Sinne der Merkmalsgruppe 2 offenbart . Die Rabatt - Plattform ( rebate platform ) des in der D1 beschriebenen S ystems übt dieselben Funktionen aus wie die Datensa m- melstation des Streitpatents . S ie dient ebenso wie die se als zentraler Informat i- onsspeicher für alle für die Rabattgewährung erforderlichen Daten. Ebenso nimmt sie den Abgleich der von den Kunden eingegeb enen D aten der erworb e- nen Produkte mit den für die angebotenen Waren und Dienstleistungen hinte r- legten Codes vor und prüf t wie die Datensammelstation des Streitpatents auf dieser Grundlage die Rabattberechtigung. Dass der Kunde bei der D1 die ihn kennzeich nenden Daten nicht selbst in das S ystem bzw. in die Plattform eingibt, sondern die Identifizierung netzseitig über eine automatische Rufnummernide n- tifikation erfolgt, führt ebenso wenig zu einer anderen Beurteilung wie der U m- stand, dass die Rabatt - Plattfor m der D1 von einer Telefongesellschaft betrieben und der ermittelte Ra batt in Form der Verrechnung mit der Telefonrechnung des Kunden gewährt wird. Auch wenn die Rabatt - Plattform nach der D1 für die a u- tomatische Rufnummernidentifikation und die Verrechnung des Rabatts mit der 9 10 11 - 8 - Telefonrechnung über bestimmte technische Einrichtungen verfügen muss, ä n- dert dies nichts daran, dass sie sich in ihrer Funktion nicht von der Datensa m- melstation des Streitpatents unterscheidet, für die im Übrigen in Patenta n- spruch 1 d es Streitpatents nicht fest gelegt ist , welchen technischen Anford e- rungen sie in Bezug auf die Identifizierung der Kunden und die Art der Rabat t- gewährung im Einzelnen entsprechen muss. bb) Nach dem gegebenen Sach - und Streitstand hätten auch die Erw ä- gung en des Patentgerichts , dass es für den Fachmann nahelag, das in der D1 beschriebene Rabattsystem so abzuwandeln, dass die Identifizierung des Ku n- den nicht ausschließlich über eine automatische Rufnummernidentifizierung erfolgt, sondern wie in Merkmal 2.2.2 vorgesehen über vom Kunden selbst ei n- gegebene, ihn kennzeichnende Daten , einer Nachprüfung im Berufungsverfa h- ren standgehalten . Für einen Fachmann mit Kenntnissen auf dem Gebiet der Entwicklung IT - gestützter Kundenbindungssysteme ist ohne weiteres erken n- b ar, dass die Abrechnung eines Rabatts nicht über einen automatisch identif i- zierten Telefonanschluss in Form einer Verrechnung mit der für diesen A n- schluss anfallenden Telefon rechnung erfolg en muss. Der Betreiber eines R a- battsystems entscheidet vielmehr nac h kaufmännischer Zweckmäßigkeit, wem er einen Rabatt zugeordnet wissen will. Definiert er den rabattberechtigten Kunden nicht über die Anschlussinhaberschaft, sondern über andere Kriterien, liegt es für den Fachmann auf der Hand, das Rabattsystem so auszug estalten, dass der Kunde neben dem Rabattcode auch einen persönlichen Kundencode eingeben kann, über den ihm die für seine Einkäufe zustehenden Rabatte ind i- viduell zugeordnet werden können. b) Vor diesem Hintergrund hätte auch die Einschätzung des Paten tg e- richts, dass der Gegenstand von Patentanspruch 23 und von Patenta n- spruch 25 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen , der Nachprüfung im Ber u- 12 13 - 9 - fungsverfahren standgehalten . Diese Verwendungsansprüche enthalten gege n- über Patentanspruch 1 keine zusätzlich en technischen Merkmale , die die P a- tentfähigkeit hätten begründen können. Meier - Beck Gröning Hoffmann Kober - Dehm Marx Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 03.03.2016 - 2 Ni 15/14 (EP) -
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