BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 45/05 Verk374ndet am: 3. Mai 2006 Weschenfelder Justizhauptsekret344rin als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja Laufkranz PatG 247 9 Satz 2 Nr. 1 Zu dem dem Erwerber einer patentgesch374tzten Vorrichtung gestatteten be-stimmungsgem344337en Gebrauch geh366rt grunds344tzlich auch der Austausch eines Teils, welches w344hrend der gew366hnlichen Lebensdauer der Vorrichtung aus Verschlei337- oder anderen Gr374nden regelm344337ig erneuert zu werden pflegt, so-fern nicht die technischen Wirkungen der Erfindung gerade in dem ausge-tauschten Teil in Erscheinung treten, insbesondere sich auf dessen Funktionali-t344t oder Lebensdauer auswirken (Fortf374hrung von BGHZ 159, 76 - Fl374gelrad-z344hler). BGH, Urt. v. 3. Mai 2006 - X ZR 45/05 - OLG Dresden LG Leipzig - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die m374ndliche Ver-handlung vom 7. M344rz 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin M374hlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Asendorf f374r Recht erkannt: Die Revision gegen das Urteil des 14. Zivilsenats des Oberlandes-gerichts Dresden vom 22. M344rz 2005 wird auf Kosten der Kl344gerin zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Kl344gerin ist Inhaberin des am 21. November 1991 unter Inanspruch-nahme der Priorit344t einer schwedischen Voranmeldung vom 5. Dezember 1990 angemeldeten und mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 489 455 (Klagepatents). Die Patentanspr374che 1 und 3 haben folgenden Wortlaut: 1 "1. A rail vehicle wheel, comprising a wheel centre (1), a flanged tyre (2) and a rubber filling (3) in a generally U-shaped, annular compartment between the wheel centre, the tyre (2) and a pressure ring (4) which ring is mounted to a side of the wheel - 3 - centre (1) for holding the rubber filling (3) in position, char-acterized in that the rubber filling consists of a rubber ring (3) having an annular, axial body (3'), which does not com-pletely fill the space afforded to it in the compartment, and, in-tegrally with the axial body (3'), at each side thereof a thinner flange (3''), which forms an obtuse angle, preferably of 60260, with the wheel axis, and in that the rubber ring (3) is slightly prestressed when mounted. 3. A wheel according to claim 1 or 2, characterized in that surfaces of the wheel centre (1), tyre (2) and/or pressure ring (4) intended to cooperate with the rubber ring flanges (3'') are provided with annular grooves." Die deutsche 334bersetzung in der Patentschrift lautet: 2 "1. Schienenfahrzeugrad mit einem Radmittelteil (1), einem mit Flansch versehenen Laufkranz (2) und einer Gummif374llung (3) in einem im allgemeinen U-f366rmigen, ringf366rmigen Zwischen-raum zwischen dem Radmittelteil, dem Laufkranz (2) und einem Druckring (4), der an einer Seite des Radmittelteils (1) zum Hal-ten der Gummif374llung (3) in ihrer Stellung angebracht ist, da-durch gekennzeichnet, dass die Gummif374llung aus einem Gummiring (3) mit einem ringf366rmigen, axialen K366rper (3') der den ihm zur Verf374gung stehenden Raum in dem Zwi-schenraum nicht vollst344ndig ausf374llt, und auf jeder Seite davon aus einem d374nneren Flansch (3'') besteht, der integral mit dem axialen K366rper (3') verbunden ist und einen stumpfen Winkel - 4 - von vorzugsweise 60260 mit der Radachse bildet, und dass der Gummiring (3) bei der Montage leicht vorgespannt wird. 3. Rad nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-zeichnet, dass die Oberfl344chen des Radmittelteils (1), des Laufkranzes (2) und/oder des Druckrings (4), die mit den Flan-schen (3'') des Gummiringes zusammenwirken, mit Ringnuten versehen sind." Die M. Verkehrsbetriebe GmbH (M. ) bezog seit 1994 acht- achsige Niederflur-Gelenktriebwagen, f374r die die Kl344gerin an den Lieferanten der M. die bei den Drehgestellen verwendeten Laufrads344tze geliefert hatte. Als in den Jahren 1998/99 infolge Verschlei337es der Laufkr344nze deren Aus-tausch notwendig wurde, schrieb M. die Laufkr344nze 366ffentlich aus und erteilte der Beklagten auf deren Angebot den Zuschlag. Die Beklagte stellte die Lauf-kr344nze nach Zeichnungen, die die Kl344gerin M. zu Wartungszwecken 374berlas- sen hatte, her und lieferte sie an M. . 3 Die Kl344gerin sieht in dieser Lieferung eine mittelbare Verletzung des Kla-gepatents und nimmt die Beklagte auf Unterlassung, Rechnungslegung, Ver-nichtung und Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch. 4 Das Landgericht hat antragsgem344337 erkannt; das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen. 5 Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Kl344ge-rin ihren Antrag auf Zur374ckweisung der Berufung weiter. 6 - 5 - Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Revision bleibt ohne Erfolg. Das Berufungsgericht hat die Klage zu Recht abgewiesen. 7 1. Das Klagepatent bezieht sich auf ein Schienenfahrzeugrad mit ei-nem Radmittelteil, einem mit Flansch versehenen Laufkranz und einer Gummi-f374llung, die zwischen dem Radmittelteil, dem Laufkranz und einem Druckring angeordnet ist. 8 Die Klagepatentschrift erl344utert, dass bei herk366mmlichen R344dern dieser Art (sogenannten V-R344dern) ein oder zwei Gummiringe, die ein weit offenes V bildeten, zwischen Radmittelteil und Laufkranz angeordnet seien. Die Gummi-ringe seien in erster Linie im Betrieb einem Druck ausgesetzt, und die Elastizit344t des Rades (in radialer Richtung) sei relativ gering. Hingegen sei die Elastizit344t in axialer Richtung, in der der Gummi einer Scherung ausgesetzt sei, nachtei-ligerweise erheblich. 9 Als Aufgabe der Erfindung wird angegeben, ein V-Rad mit einer einfa-chen und verh344ltnism344337ig billigen Gestaltung bereitzustellen, das eine gr366337ere Elastizit344t in radialer Richtung und eine bessere Steifigkeit in axialer Richtung aufweist und schwere Lasten aufnehmen kann. 10 Das so umschriebene Problem soll erfindungsgem344337 durch ein Schie-nenfahrzeugrad mit folgenden Merkmalen gel366st werden: 11 1. einem Radmittelteil (1), 2. einem mit Flansch versehenen Laufkranz (2), - 6 - 3. einer Gummif374llung (3) und 4. einem Druckring (4). 5. Die Gummif374llung ist in einem im Allgemeinen U-f366rmigen, ringf366rmigen Zwischenraum zischen dem Radmittelteil, dem Laufkranz und dem Druckring vorgesehen. 6. Der Druckring ist an einer Seite des Radmittelteils zum Hal-ten der Gummif374llung in ihrer Stellung angebracht. 7. Die Gummif374llung besteht aus einem Gummiring (3), der 7.1 einen ringf366rmigen axialen K366rper (3'), der den ihm zur Verf374gung stehenden Raum in dem Zwischenraum (Merkmal 5) nicht vollst344ndig ausf374llt, und 7.2 auf jeder Seite des ringf366rmigen K366rpers einen d374nne-ren Flansch (3'') aufweist, der 7.2.1 integral mit dem ringf366rmigen K366rper verbunden ist und 7.2.2 einen ("stumpfen") Winkel von vorzugsweise 60260 mit der Radachse bildet, 7.3 bei der Montage leicht vorgespannt wird. Nach Patentanspruch 3 k366nnen ferner - 7 - 8. die Oberfl344chen des Radmittelteils, des Laufkranzes und/oder des Druckrings, die mit den Flanschen des Gummi-rings (Merkmal 7.2) zusammenwirken, mit Ringnuten verse-hen sein. Die nachfolgenden Figuren 1 bis 3 der Klagepatentschrift zeigen ein Aus-f374hrungsbeispiel: 12 Wie die Klagepatentschrift erl344utert, sind die Gummiringflansche bei Be-trieb des Schienenfahrzeugrades einer Kombination aus Scherung (zu einem h366heren Grad) und Druck (zu einem geringeren Grad) ausgesetzt und geben dem Rad in radialer Richtung eine ausreichende Elastizit344t und in axialer Rich-tung eine befriedigende Steifigkeit. Der ringf366rmige axiale K366rper wird bei h366he-ren Lasten aktiviert und verleiht dem Rad eine progressive Federcharakteristik (Sp. 2 Z. 16-23; Sp. 4 Z. 50 - Sp. 5 Z. 4). Die - fakultativen - Ringnuten (Merk- 13 - 8 - mal 8) wirken unerw374nschten gegenseitigen Bewegungen zwischen Gummi und Metall entgegen (Sp. 2 Z. 41-47). 2. Die von der Beklagten gelieferten Laufkr344nze f374r die nach den un-angegriffenen und rechtsfehlerfreien Feststellungen des Landgerichts, auf die das Berufungsgericht Bezug nimmt, patentgem344337en Schienenfahrzeugr344der beziehen sich auf ein wesentliches Element der Erfindung. Denn sie sind selbst Bestandteil des erfindungsgem344337en Gegenstands (Merkmal 2) und wirken zu-dem mit den 374brigen Bestandteilen des Rades, namentlich dem Gummiring, bei der Verwirklichung des Erfindungsgedankens funktional zusammen (vgl. BGHZ 159, 76, 85 f. - Fl374gelradz344hler), denn Scher- und Druckkr344fte m374ssen von Radmittelteil und Druckring 374ber den Gummiring auf die Anlagefl344chen des Laufkranzes 374bertragen werden. 14 3. Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht jedoch angenom-men, dass die Beklagte die Laufkr344nze nicht an zur Benutzung nicht berechtigte Personen geliefert hat, weil M. berechtigt war, bei den von ihr rechtm344337ig erworbenen Schienenfahrzeugr344dern die verschlissenen Laufkr344nze auszutau-schen. Entgegen der Meinung der Revision lag hierin keine Neuherstellung des erfindungsgem344337en Schienenfahrzeugrades, sondern lediglich eine im Rahmen des bestimmungsgem344337en Gebrauchs statthafte Reparatur des gesch374tzten Rades. 15 a) Zum bestimmungsgem344337en Gebrauch eines patentgesch374tzten Erzeugnisses geh366rt auch die Erhaltung und Wiederherstellung der Gebrauchs-tauglichkeit, wenn die Funktions- oder Leistungsf344higkeit des konkreten Er-zeugnisses ganz oder teilweise durch Verschlei337, Besch344digung oder aus an-deren Gr374nden beeintr344chtigt oder aufgehoben ist. Von der Wiederherstellung einer aufgehobenen oder beeintr344chtigten Gebrauchstauglichkeit eines mit Zu- 16 - 9 - stimmung des Patentinhabers in den Verkehr gelangten Erzeugnisses kann in-dessen dann nicht mehr gesprochen werden, wenn die getroffenen Ma337nah-men darauf hinauslaufen, tats344chlich das patentgem344337e Erzeugnis erneut her-zustellen. F374r die Abgrenzung zwischen (zul344ssiger) zum bestimmungsgem344-337en Gebrauch zu rechnender Reparatur und (unzul344ssiger) Neuherstellung ist dabei ma337geblich, ob die getroffenen Ma337nahmen noch die Identit344t des be-reits in den Verkehr gebrachten konkreten patentgesch374tzten Erzeugnisses wahren oder der Schaffung eines neuen erfindungsgem344337en Erzeugnisses gleichkommen. Zur Beurteilung dieser Frage bedarf es einer die Eigenart des patentgesch374tzten Erzeugnisses ber374cksichtigenden Abw344gung der schutzw374r-digen Interessen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung einerseits und des Abnehmers am ungehinderten Gebrauch des in den Verkehr gebrachten konkreten erfindungsgem344337en Erzeugnisses anderer-seits, die grunds344tzlich Aufgabe des Tatrichters ist (BGHZ 159, 76, 90 f. - Fl374-gelradz344hler - m.w.N.). Daran h344lt der Senat trotz der an der verlangten Abw344-gung ge374bten Kritik (Ann, VPP-Rundbrief 2004, 117, 122 f.) fest, denn die Ab-grenzung zwischen identit344tswahrender Reparatur und Neuherstellung kann sachgerecht nicht ohne Ber374cksichtigung der spezifischen Eigenschaften, Wir-kungen und Vorteile der Erfindung erfolgen, die aus patentrechtlicher Sicht ei-nerseits die Identit344t des Erzeugnisses pr344gen und andererseits Anhaltspunkte daf374r liefern, inwieweit bei diesem Erzeugnis die einander widerstreitenden Inte-ressen der Beteiligten zu einem angemessenen Ausgleich des Schutzes bed374r-fen. Bei der Abw344gung kann zum einen Bedeutung gewinnen, ob es sich bei den betreffenden Teilen um solche handelt, mit deren Austausch w344hrend der Lebensdauer der Vorrichtung 374blicherweise zu rechnen ist. Zum anderen kommt es aber auch darauf an, inwieweit sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln. Demgem344337 17 - 10 - liegt in dem Austausch eines Verschlei337teils, das w344hrend der zu erwartenden Lebensdauer einer Maschine - gegebenenfalls mehrfach - ersetzt zu werden pflegt, regelm344337ig keine Neuherstellung. Verk366rpert gerade dieser Teil wesent-liche Elemente des Erfindungsgedankens, kann es jedoch anders liegen. Denn wenn gerade durch den Austausch dieses Teils der technische oder wirtschaft-liche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht wird, kann nicht gesagt werden, dass der Patentinhaber bereits durch das erstmalige Inverkehrbringen der Ge-samtvorrichtung den ihm zustehenden Nutzen aus der Erfindung gezogen h344tte (BGHZ 159, 76, 92 - Fl374gelradz344hler - m.w.N.). b) Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass der Austausch der Laufkr344nze wegen Verschlei337es regelm344337ig notwendig werde. In den Laufkr344n-zen finde, so hat das Berufungsgericht ausgef374hrt, die erfinderische Leistung jedoch nicht ihren spezifischen Niederschlag. Kennzeichnend f374r die Erfindung sei die Ausgestaltung des Gummirings, durch die der technische Vorteil eines in radialer Richtung elastischen und in axialer Richtung steifen Schienenfahrzeug-rads erzielt werde. Hierauf beruhe auch der wirtschaftliche Wert der Erfindung, f374r den die Kl344gerin durch den Erstverkauf des Schienenfahrzeugrads und durch den Verkauf der regelm344337ig zu erneuernden Gummiringe angemessen belohnt werde. 18 c) Das h344lt im Ergebnis den Angriffen der Revision stand. 19 Zwar beanstandet sie zu Recht die Wendung des Berufungsurteils, aus der Form der Gummif374llung k366nne "nicht auf die Form des Zwischenraums ge-schlossen" werden. Denn die Form des Gummirings, der erfindungsgem344337 den Zwischenraum nur teilweise ausf374llen soll, findet ihr notwendiges Gegenst374ck in der Gestalt dieses Zwischenraums, die wiederum u.a. durch den Laufkranz de-finiert wird. 20 - 11 - Das best344tigt aber nur das funktionale Zusammenwirken zwischen Lauf-kranz und Gummiring, das zwar notwendige Voraussetzung f374r eine mittelbare Patentverletzung, aber nicht hinreichende Bedingung f374r die Qualifizierung des Austauschs des Verschlei337teils Laufkranz als Neuherstellung des Rades ist. Es ist - ohne dass die Revision insoweit eine Verfahrensr374ge erhoben h344tte - nichts daf374r festgestellt, dass gerade in dem ausgetauschten Laufkranz die techni-schen Wirkungen der Erfindung in Erscheinung tr344ten, so dass davon gespro-chen werden k366nnte, durch den Austausch dieses Verschlei337teils werde der technische oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht. 21 Im Fall "Fl374gelradz344hler", auf den die Revision sich bezieht, wurden nach den der revisionsrechtlichen Beurteilung zugrunde zu legenden tatrichterlichen Feststellungen gerade an und in der - schon aus eichrechtlichen Gr374nden - re-gelm344337ig auszutauschenden Messkapsel die Vorteile der erfindungsgem344337en L366sung verwirklicht, indem eine gleichm344337ige und wirbelfreie Beaufschlagung des Messbechers (d.h. des darin gelagerten Fl374gelrades) erzielt und die Gefahr eines Aneinanderfestbackens von Messkapsel und Geh344use verringert und zugleich die am Stand der Technik bem344ngelte erh366hte Lagerbelastung f374r das Fl374gelrad vermieden wurde (BGHZ 159, 76, 93 - Fl374gelradz344hler). Vergleichba-re Auswirkungen auf Funktion oder Lebensdauer des Laufkranzes hat das Be-rufungsgericht nicht festgestellt. Die Revision zeigt auch sonst keine tats344chli-chen Feststellungen auf oder r374gt entsprechenden Sachvortrag der Kl344gerin als 374bergangen, den das Berufungsgericht aus Rechtsgr374nden bei seiner Abw344-gung zu ber374cksichtigen gehabt h344tte und aus dem sich ergeben k366nnte, dass der Laufkranz derart durch die Erfindung beeinflusst wird, dass es sich rechtfer-tigt, einen Austausch des Laufkranzes, der an sich w344hrend der Lebensdauer des Fahrzeugrades regelm344337ig notwendig wird, gleichwohl als Neuherstellung des Fahrzeugrades zu qualifizieren. Der von der Revision in der m374ndlichen Verhandlung hervorgehobene Umstand, dass die Formgebung des Laufkranzes 22 - 12 - der Form des Gummirings und der gew374nschten Gestalt und Gr366337e des ring-f366rmigen Zwischenraums angepasst werden muss, ist f374r sich genommen un-ergiebig, da sich hieraus nur ergibt, dass der Laufkranz eine erfindungsgem344337e Ausgestaltung des Gummirings und des Zwischenraums, in dem dieser gela-gert ist, erm366glichen muss. Auch der Hinweis auf die Beschreibung des Klage-patents, in der es hei337t, durch die Geometrie des Gummirings, der einen ziem-lich breiten ringf366rmigen K366rper 3' aufweise, habe der Laufkranz eine gro337e Querschnittsfl344che innerhalb der Flansche 3'', so dass er - sogar nach kr344ftigem Verschlei337 - eine gro337e Festigkeit und Steifigkeit mit erh366hter Sicherheit und eine vorteilhafte Druckverteilung in dem Gummi zum Ergebnis habe (Sp. 4 Z. 1-8), hilft der Revision nicht weiter. Zum einen sind damit teilweise wiederum Eigenschaften des Gummirings angesprochen. Zum anderen handelt es sich um die Beschreibung des Ausf374hrungsbeispiels mit einem "rather wide annular body 3' ", den Patentanspruch 1 nicht vorschreibt. Tatrichterliche Feststellungen dazu, ob und gegebenenfalls inwieweit die erfindungsgem344337e Ausgestaltung des Rades und insbesondere des Gummirings und seines ringf366rmigen axialen K366rpers 3' als solche mit R374cksicht auf eine notwendigerweise korrespondie-rende Gestaltung des Laufkranzes tats344chlichen Einfluss auf dessen Festigkeit hat, sind - von der Revision unbeanstandet - nicht getroffen. Bei dieser Sachlage ist es aus Rechtsgr374nden nicht zu beanstanden, wenn das Berufungsgericht dem Interesse des Benutzers des patentgem344337en Schienenfahrzeugrads am Austausch des Verschlei337teiles Laufkranz Vorrang vor dem Interesse der Kl344gerin einger344umt hat, sich diesen Austausch vorzu-behalten. 23 d) Auch die - vom Berufungsgericht nicht er366rterte - Patentan-spruch 3 entsprechende Ausgestaltung des Laufkranzes 344ndert daran nichts. Denn auch von dem Vorteil der Ringnuten ist weder festgestellt noch von der 24 - 13 - Revision als in den Tatsacheninstanzen dargetan aufgewiesen, dass er gerade am Laufkranz in Erscheinung trete. Nach der Beschreibung sollen die Ringnu-ten, die in mit den Flanschen des Gummirings zusammenwirkenden Oberfl344-chen des Radmittelteils, des Laufkranzes und/oder des Druckrings vorgesehen werden k366nnen, durch eine Vergr366337erung der Kontaktfl344chen eine zus344tzliche Sicherheit gegen unerw374nschte Relativbewegungen zwischen Gummi und Me-tall (Gleiten und Kriechen) auch in radialer Richtung bilden (Sp. 2 Z. 41-47; Sp. 3 Z. 33-42). Dem l344sst sich nur entnehmen, dass es darum geht, die Positi-on des Gummirings - und damit die Wirkungen, die dieser im Zusammenhang der erfindungsgem344337en Lehre erzielen soll - zus344tzlich zu sichern. Das Klage-patent erlaubt es deshalb auch, die Ringnuten wahlweise im Laufkranz, im - 14 - Radmittelteil oder im Druckring vorzusehen. Bei dieser Sachlage ist es un-sch344dlich, dass das Berufungsgericht eine gesonderte Interessenabw344gung f374r den Austausch des Laufkranzes bei einem Schienenfahrzeugrad nach An-spruch 3 des Klagepatents nicht vorgenommen hat. Melullis Keukenschrijver M374hlens Meier-Beck Asendorf Vorinstanzen: LG Leipzig, Entscheidung vom 06.08.2004 - 5 O 5896/02 - OLG Dresden, Entscheidung vom 22.03.2005 - 14 U 1704/04 -
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