BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 46/09 Verkündet am: 22. März 2012 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. März 2012 durch den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 13. November 2008 verkündete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenat s) des Bundespatentgerichts wird auf Ko s- ten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 20. Dezember 1996 angemeldeten europä i- schen Patents 852 359 (Streitpatent s ). Das Patent umfasst 11 Patentansprüc he, von denen Patentanspruch 1 in der Verfahren s sprache Deutsch folgenden Wortlaut hat: " 1. Verfahren zur Erstellung einer Druckvorlage mittels eines zentr a- len Rechners, der über ein Datennetz mit Computern von Anwe n- dern in Verbindung steht, wobei dem Anwe nder zur Minimierung der Datenmenge Darstellungselemente aus Dateien mit wesen t- lich geringen Datenmengen zur Verfügung stehen, die Pendants zu entsprechenden grafischen Daten eines hochauflösenden Pr o- gramms des zentralen Rechners darstellen, letzterer die Inform a- tionen über eine vom Anwender gewünschte Darstellung über das Netz erhält, der Darstellung des Anwenders die Pendants des 1 - 3 - hochauflösenden Programms zuordnet und damit die Druckvorl a- ge in hoher Auflösung erstellt, dadurch gekennzeic h- net, daß der zent rale Rechner über das Datennetz dem Comp u- ter des Anwenders ein den Netzbedingungen angepaßtes Anwe n- dergrafikprogramm sowie einen Katalog mit Gestaltungseleme n- ten und möglichen Variationen, aus deren der Anwender seine gewünschte Darstellung kombinieren kan n, zur Verfügung stellt, welche zur Erstellung einer Grafik in gewünschter Plazi e rung der Darstellungselemente sowie Größen - , Farb - oder Gestaltungsvar i- ationen als Konzept einer gewünschten Druckvorlage durch den Anwender dienen, wobei die Informationen de s Konzepts zur R e- duzierung der Datenmenge durch Erfassung der gewünschten Darstellung als Parameterdatei dem zentralen Rechner übermittelt werden und dem zentralen Rechner zur Nachvollziehung des Konzepts des Anwenders in seinem Programm zur E r stellung der Druckvorlage in hoher Auflösung dienen, indem die Darstellung s- möglichkeiten des Anwenderprogramms im zentralen Rechner hi n terlegt sind. " Patentanspruch 11, der eine " Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bi s 10 " betrifft, stimmt im Übrigen mit Patentanspruch 1 überein. Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Ziel der Klageabweisung weiterverfolgt. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit drei Hilfsanträgen. Gemäß Hilfsantrag 1 wird beantragt, in den Patentansprüchen 1 und 11 die Worte " über ein Datennetz mit Computern von Anwendern in Verbindung steht " durch die Worte " über das Internet mit entfernten Computern von Anwendern in Ve r- bindung steht " zu ersetzen und diese beiden Paten t ansprüche jeweils am Ende mit 2 3 4 5 6 - 4 - den Worten " , so dass für die Reproduktion der vom Anwender gewünschten Darste l- lung eine Identifikation der ausg e wählten Darstellungselemente, ihrer Platzierung und einer eventuellen Größen - , Farb - oder Gestaltungsvariation durch die Param e- terdatei ausreicht. " zu ergänzen. Mit Hilfsantrag 2 wird beantragt, in der dem Hilfsantrag 1 entsprechenden Fassung der Patentansprüche 1 und 11 nach den Worten " zur Erstellung einer Druckvorlage in hoher Auflösung " das Wort " dadurch " und nach dem danach folge n- den Wort " dienen, " die Wor te " dass die Parameterdatei die gewünschte Au s wahl des Anwenders darstellt und " einzufügen. Mit Hilfsantrag 3 wird beantragt, in der dem Hilfsantrag 2 entsprechenden Fassung der Patentansprüche 1 und 11 nach den Worten " als Konzept einer g e- wünschten Druc kvorlage durch den Anwender dienen, " die Worte " wobei dem A n- wender durch das Anwendergrafikprogramm Gestaltungsrichtlinien vorgegeben we r- den, die dieser nicht umgehen kann, und " ei n zufügen. Die Klägerin beantragt, die Berufung zurückzuweisen. Für den Fal l, dass der Auslegung des Streitpatents durch die Beklagte gefolgt werde, b e ruft s ie sich weiter auf den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung gegenüber der ursprüngl i- chen O f fenbarung. Als gerichtlicher Sachverständiger hat Professor K . , Hoc h - schule für angewandte Wissenschaften M . , ein schriftliches Gutachten ersta t - tet, das er in der mün d lichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. 7 8 9 10 - 5 - Entscheidungsgründe: I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erste l- lung einer Druckvorlage mittels eines zentralen Rechners, der über ein Datennetz mit Anwe n dercomputern verbunden ist. 1. Bei der Erstellung von Druckvorlagen mit Hilfe von Computern können die Anwender an Computerarbeitsplätzen mit Hilfe eines zen t ralen Rechners Satz und Gestaltung derart vornehmen, dass mit dem e r stellten Datensatz die Druckform hergestellt werden kann. Wegen der hochauflösenden Darstellungen, wie sie für Druckvorlagen benötigt werden, sind damit große Datenmengen verbunden, d ie en t- sprechende Rechner - und Speicherkapazitäten sowie große Übertragungskapazit ä- ten zwischen dem Anwende r computer und dem zentralen Rechner erfordern. Anders als bei einem A n wendercomputer, der sich am gleichen Ort wie der zentrale Rechner befindet, konn te zumindest zum Prioritätszeitpunkt eine Druckvorlage nicht in adäquater Zeit erstellt werden, wenn der Anwendercomputer die großen Datenme n- gen über öffentliche Datennetze wie dem Internet übermitteln musste, weil hierfür die Übertragungskapazitäten z u gering waren. Nach der B e schreibung des Streitpatents konnte dem auch nicht dadurch begegnet werden, dass dem Anwender das Grafi k- programm und die Vorlage n elemente per Datenträger zur Verfügung gestellt wurden, weil damit die ständige Akt u alität dieser El emente nicht gewährleistet war. Zudem dauerte auch hier die Übermittlung einer fertigen Druckvorlage in hoher Auflösung unwirtschaf t lich lange (Beschr eibung , Sp. 1 Z. 8 bis 49). Durch das Streitpatent sollen demgegenüber ein Verfahren und eine Vorric h- tu ng so ausgestaltet werden, dass es trotz geringer Übertragungskapazität des D a- tennetzes möglich ist, eine Druckvorlage hoher Auflösung auf der Grundlage der Eingabe des Anwenders an seinem Computer zu erstellen (Beschr eibung , Sp. 2 Z. 3 bis 10). Weiterhin soll dem Anwender jederzeit die neueste Version des Pr o gramms 11 12 13 - 6 - und der Darstellungselemente zur Verfügung gestellt werden (Beschr eibung , Sp. 2 Z. 53 bis 55). 2. Das erfindungsgemäße Verfahren zur Erstellung einer Druckvorlage gemäß Patentanspruch 1 läss t sich wie folgt in Merkmale gliedern (die Bezifferung in eckigen Klammern entspricht der Gliederung des Paten t gerichts): 1. Das Verfahren dient zur Erstellung einer Druckvorlage [1.1] mittels eines zentralen Rechners, [1.1.1] der über ein Datennetz mit A n- wendercomputern in Verbi n dung steht. [1.1.2] 2. Der zentrale Rechner stellt über das Datennetz dem Anwenderco m- puter zur Verfügung [1.4] 2.1 ein den Netzwerkbedingungen angepasstes Anwenderpr o- gramm und [1.4.1] 2.2 einen Katalog mit Gestaltungselementen und möglichen Vari a- tionen, aus denen der Anwender seine gewünschte Darste l- lung kombinieren kann, [1.4.2] 2.3 die zur Erstellung einer Grafik in gewünschter Platzierung der Darstellungselemente sowie Größen - , Farb - oder Gesta l- tungsvariati o nen als Konzept einer gewünschten Druckvorlage durch den A n wender dienen . [1.4.3] 3. Im zentralen Rechner sind die Darstellungsmöglichkeiten des A n- wenderprogramms in hoher Auflösung hinte r legt. [1.6.1] 4. Im Anwendercomputer stehen dem Anwender (zur Minimierung der D a tenmenge) zur Verfügung [1.2] : 4.1 Darstellungselemente aus Dateien mit wesentlich geringeren D a tenmengen, [1.2.1] 14 - 7 - 4.2 die Pendants zu entsprechenden grafischen Dateien eines hochauflösenden Programms des zentralen Rechners darste l- len. [1.2.2] 5. Der zentrale Rechne r erhält über das Netz die Informationen über eine vom Anwe n der gewünschte Darstellung, [1.3.1] 5.1 wobei die Informationen des Konzepts zur Reduzierung der Datenmenge durch Erfassung der gewünschten Darstellung als Parameterdatei übermittelt we r den. [1.5] 6. Der zentrale Rechner [1.3] 6.1 ordnet dieser Darstellung die Pendants des hochauflösenden Programms zu, [1.3.2] 6.2 wobei er anhand der übermittelten Informationen und der bei ihm hinterlegten Darstellungsmöglichkeiten in seinem Pr o- gramm das Konzept de s Anwenders zur Erstellung der Druc k- vorlage in h o her Auflösung nachvollzieht, [1.6] [1.6.1] 6.3 und erstellt damit die Druckvorlage in hoher Auflösung. [1.3.3] 3. Einige Merkmale bedürfen näherer Erläuterung. a) Die Begriffe " Gestaltungselemente " und " Darstellungselemente " werden in den Merkmalen 2.2, 2.3 und 4.1 synonym verwendet. Der Paten t schrift sind keine Hinweise für eine unterschiedliche Bedeutung zu entnehmen. Vorneh m lich handelt es sich bei diesen Elementen um Grafiken, Bildermotive, Texte od er Logos (B e- schr eibung , Sp. 2 Z. 16 bis 17). Ebenso haben die Begriffe " Anwenderprogramm " und " Anwendergrafikpr o- gramm " für die Merkmale 2.1 und 3 eine synonyme Bedeutung. Entsprechend den Ausführungen des Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung v ermag der Fachmann, bei dem es sich entsprechend den Ausführungen des gerichtlichen 15 16 17 - 8 - Sachverständigen um einen Ingenieur der Fachrichtung Informatik, Naturwisse n- schaft, Technik oder Mathematik handelt, der über umfangreiche praktische Erfa h- rungen in der Anw endung und softwaretechnischen Anpassung von D esktop - P ublishing - Programmen sowie Kenntnisse der Herstellungsabläufe in der Drucki n- dustrie verfügt, im Zusammenhang mit den Patentansprüchen und der B e schreibung des Streitpatents keine unterschiedliche Bedeut ung für sie zu erkennen. b) Darstellungselemente aus Dateien mit wesentlich geringeren Date n- mengen gemäß Merkmal 4.1 sind insbesondere Pixelbilder, die eine geringere Aufl ö- sung aufweisen als ihre im zentralen Rechner hinterlegten Pendants mit hoher Aufl ö- sung (Beschr eibung , Sp. 2 Z. 23 bis 26). Dabei entsprechen die gemäß Merkmalen 3 und 4.2 im zentralen Rechner hi n- terlegten Dateien in hoher Auflösung den Darstellungselementen in Dateien mit g e- ringer Auflösung im Anwendercomputer (Merkmal 4.1) als Pend ant in jeder Hi n sicht insbesondere hinsichtlich der Informationen über Form, Größe, Farbe und Gestalt der Darstellungselemente; die Auflösung der Elemente unte r scheidet sich aber durch die Anzahl der Pixel. Entgegen der Berufungsbegründung sieht die Leh re des Streitpatents keine Korrektur der Farbinformationen in den Darstellungselementen für den Fall vor, dass der Bildschirm des Anwendercomputers Farben falsch wiede r gibt. c) Die in Merkmal 2.1 vorgesehene Anpassung des Anwenderprogramms an die Netzwe rkbedingungen versteht der Fachmann dahin, dass das über das Netz zu übermittelnde Anwenderprogramm bei den jeweils verfügbaren Datenübertr a- gungsraten noch funktionstüchtig ist und sich einer Netzwerksprache wie HTML, Java , J a vaScript oder ähnliches bedien t (Beschr eibung , Sp. 2 Z. 13 bis 18). Mit den Merkmalen 2.1 und 2.2 kann gleichwohl noch nicht erreicht werden, dass dem Anwender die Erstellung einer Druckvorlage in hoher Auflösung in der 18 19 20 21 22 - 9 - Weise ermöglicht wird, dass die zu übermittelnden D a ten einen g eringeren Umfang ausmachen. Vielmehr wird der Umfang der zu übermittelnden Daten zunächst ve r- größert, da auch das Anwenderprogramm und der von ihm zu nutzende Katalog mit Gestaltungselementen über das Date n netz zu übermitteln sind und diese Dateien dem Anw ender nicht mittels eines gesonderten Datenträgers zur Verfügung gestellt werden. Diese Merkmale dienen ausschließlich dazu, die Aktualität des Anwende r- programms und des Katalogs der Darstellungselemente zu gewährleisten (Beschr e i- bung , Sp. 2 Z. 53 bis 55) . d) Das Nachvollziehen des Konzepts des Anwenders gemäß den Mer k- m a len 6.1, 6.2 und 6.3 hat für den Fachmann implizit zur Folge, dass im zen t ralen Rechner die Informationen der im Anwendercomputer nutzbaren Darstellungsel e- mente abgespeichert und ihm dadu rch bekannt sind. Weiterhin impliziert dieses Merkmal, dass damit die im zentralen Rechner als Datei hinterlegten Darstellung s- elemente mit hoher Auflösung mittels eines übereinstimmenden Codes, Indexes, Namens( - bestandteils) oder Parameters den im Anwender computer genutzten D a- teien mit geringer Auflösung vom Programm im zentralen Rechner zugeordnet we r- den. Da die beiden Dateien insbesondere hinsichtlich der Informationen über Form, Größe, Farbe und Gestalt der Darstellungselemente übereinstimmen und deren P la t- zierung auf der Druckvorlage mit Hilfe eines fiktiven, um die Seite herum gele g ten Rahmen s definiert wird, entspricht die daraus hergestellte Druckvorlage dem vom Anwender an seinem Computer erstellten Konzept für eine Druckvorlage mit dem Unterschied, dass die Darstellungselemente auf der vom zentralen Rechner herg e- stellten Druckvorlage eine höhere Auflösung mit einer geringeren Pixelgröße aufwe i- sen (Beschr eibung , Sp. 3 Z. 11 bis 46) . e) Aus Patentanspruch 1 und insbesondere den Merkmalen 2.1 und 2.2 ergibt sich nicht , dass dem Anwender zwingend über das an seinen Computer übe r- mittelte Anwenderprogramm Gestaltungsrichtlinien vorgegeben werden, die dieser nicht umgehen könnte. Dass nach der Beschreibung des Streitpatents solche Vorg a- 23 24 - 10 - ben im Anwenderprog ramm vorzusehen seien (Sp. 4 Z. 28 bis 31) , hat keinen Ni e- derschlag in Patentanspruch 1 gefunden. Da der Wortlaut des Patentanspruchs der Beschreibung vo r geht (vgl. BGH , Urteil vom 10. Mai 2011 X ZR 16/09, BGHZ 189, 330 Rn. 23 Okklusionsvorrichtung), d efiniert dieser Teil der Beschreibung den G e- genstand dieses Patenta n spruchs nicht mit. Solche Anweisungen für Gestaltungsrichtlinien sind indessen in den Untera n- sprüche n 2 und 4 enthalten. Die in ihnen enthaltenen weiteren Merkmale zur Übe r- prüfung der d em zentralen Rechner übermittelten Informationen anhand von Gesta l- tungsvorgaben (Unteranspruch 2) und das Übermitteln von Informationen für no t- wendige Texteingaben an den Anwendercomputer (Unteranspruch 4) dienen dazu, dem A n wender Gestaltungsrichtlinien v orzugeben, die dieser nicht umgehen kann und für die er bei der Anwendung entspr e chend geführt wird (Beschr eibung , Sp. 4 Z. 28 bis 31). f) Die gemäß den Merkmalen 6.2 und 6.3 zu erstellenden Druckvorlagen werden in digitaler Form als eine neue Datei erz eugt ( Gutachten , S. 13, 18). Die B e- schreibung des Streitpatents ergänzt hierzu, dass diese Datei an die Druckmaschine weiterg e geben werden kann (Sp. 4 Z. 41 bis 43). II. Das Patentgericht hat bejaht, dass d ie Lehre des Streitpatents auf technischem Gebi et liegt , indessen aber angenommen, das Streitpatent sei nicht p a- tentfähig, weil es nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Aus der US - Patentschrift 5 327 265 (K5) seien sämtliche Merkmale der Lehre des Patentanspruchs 1 mit Ausnahme des von ihm als Merkmal 1.4.1 bezeichneten Merkmals 2.1 b e kannt. Die Übermittlung des Anwendergrafikprogramms auf den Anwende r computer gemäß Merkmal 2.1 trage nicht zur Lösung der im Streitpatent angegebenen Aufg a- benstellung bei, nach der die Menge der zu übertragenden Daten zu verringern sei. 25 26 27 28 29 - 11 - Vielmehr werde mit diesem Merkmal ein anderer Zweck verfolgt, nämlich dem A n- wender jederzeit die neueste Version des Programms zur Verfügung zu stellen. Di e- ses Merkmal sei dem Fachmann durch den Artikel " Netz der Mythen " von Ralf Hü s- kes in c't 1996, Heft 12, Seite n 250 bis 256 (K19) n a hegelegt, in dem unter anderem für einen " NC - Network Computer " beschrieben werde, dass dieser Programme und Daten aus einem Computer von einem zentralen Rechner beziehe. Diese Ausfü h- rungen hätten es d em Fachmann n a hegelegt, das Anwenderprogramm auf einem zentralen Rechner zu halten und erst bei Bedarf dem Anwender über das Netz zur Ve r fügung zu stellen. Den Gegenständen der Unteransprüche 2 bis 10 sei kein eigenständiger e r- finderischer Gehalt zu ent nehmen. Der Nebenanspruch 11 betreffe e i ne Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens gemäß der Lehre des P a tentanspruchs 1. Er füge den bereits zu diesem Anspruch erörterten Vorrichtungsmerkmalen wie zentraler Rechner, Datennetz und Anwendercomputer ni chts hinzu, weshalb mit der fehlenden Rechtsbeständigkeit des Patenta n spruchs 1 auch Nebenanspruch 11 falle. Die Lehren der Patentansprüche 1 und 11 seien auch mit den veränderten Fassungen gemäß den in der Vorinstanz gestellten Hilfsanträgen nicht pate ntfähig. III. Dies hält der Nachprüfu ng im Berufungsverfahren stand . 1. Die Lehre des Streitpatents liegt auf technischem Gebiet. Sie ist nicht gemäß Art. 52 Abs. 2 Buchst. c EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen. 2. Die Lehre des Patentanspruchs 1 ist jedoch nicht patentfähig, denn sie beruht nicht auf einer e r finderischen Leistung (Art. 56 EPÜ, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ, § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜbkG). a) Die K5 beschreibt ein Verfahren zur computergestützten Herstellung von Druckprodukten, be i dem ein Kunde an seinem Computer niedrigaufg e löste Bilder und zugehörige Texte bearbeitet und diese sodann über eine Modemverbindung an 30 31 32 33 34 35 - 12 - einen Rechner in einer Druckzentrale sendet. In der Druckzentrale werden vor dem Druck auf einem Farblaserdrucker hoch au f gelöste Bilder eingesetzt. Dieses Verfahren erfüllt neben Merkmal 1 auch Merkmal 2.3 sowie die Mer k- male 4.1, 4.2, 6.1 und 6.3. b) Darüber hinaus sieht die K5 auch einen Katalog mit Gestaltung s elementen und möglichen Variationen im Sinne des Merkma ls 2.2 vor, aus d e nen der Anwender seine gewünschte Darstellung kombinieren kann. Die K5 beschreibt hierzu, dass der Anwender von der Druckzentrale ein von ihm ausgewähltes Bild von einem optischen Datenspeicher anfordern kann (K5, Sp. 4 Z. 64 bis 68) . Der Fachmann versteht dies dahin, dass der Anwender die Auswahl aus sämtlichen auf dem optischen Date n- speicher vorhandenen Bildern trifft und ihm folglich ein Katalog im Sinne einer Aufli s- tung dieser Bilder zuvor angeboten werden muss, damit er seine Auswahl treffen kann. In den optischen Datenspeichern der Druckzentrale sind nach der K5 die Da r- stellungsmöglichkeiten des Anwenderprogramms in hoher Auflösung im Sinne des Mer k mals 3 hinterlegt, womit die Druckzentrale (der zentrale Rechner) anhand der übermit telten Informationen das Konzept des Anwenders für die Erstellung der Druckvorlage in hoher Auflösung im Sinne des Merkmals 6.2 nachvollzieht. Die B e- schreibung der K5 führt hierzu aus, dass der Anwender das ihm übermittelte Bild im Seitenlayout positionier en, beschneiden, strecken oder anderweitig ändern und di e- sem Textmaterial hinzufügen könne. Anschli e ßend werde das endgültige Seiten - Layout mit einem Bildrahmen, aber ohne das eigentliche Bild über die Telefonverbi n- dung an die Druckzentrale gesendet (K5, S p. 4 Z. 33 bis 41). Für das Drucken wird schließlich das vom Kunden gewählte Bild durch eine Version desselben Bilds j e doch mit hoher Auflösung ersetzt, bevor es ausgedruckt wird (K5, Sp. 4 Z. 55 bis 59). Demnach wird die Bildposition durch einen Rahmen im fertigen Seitenlayout geken n- zeichnet. Die K5 beschreibt zwar nicht ausdrücklich, wie das Einfügen des Bilds vo r- genommen und damit das Konzept des Anwenders nachvollzogen wird. Der Fac h- 36 37 38 - 13 - mann erkennt darin aber als selbstverständlich, dass die der Druckzentr ale übermi t- telten Daten Parameter zur Identifizierung und Gestaltung des Bilds sowie zur B e- schreibung des Bilderrahmens enthalten. Dies bedeutet auch, dass die vom Anwe n- der verwend e ten Bilder auf dem zentralen Rechner der Druckzentrale bekannt sein müssen, weil andernfalls keine Zuordnung dieser Bilder zu dem richtigen, im zentr a- len Rechner hinterlegten Bild mit hoher Auflösung nebst Ersetzung für den Ausdruck erfo l gen könnte. Das Seitenlayout wird der Druckzentrale als Information über die vom Anwe n- der gewünschte Darstellung im Sinne der Merkmale 5 und 5.1 als P a rameterdatei übermittelt. Die K5 beschreibt hierzu, dass die Entwürfe g egebenenfalls auch nach etwaigen Änderungen zwischen dem Kunden und der Druckzentrale hin und her g e sendet werden, bis d er Kunde das Dokument genehmigt (K5, Sp. 5 Z. 12 bis 18). Der Fachmann versteht dies dahin, dass zwischen dem Anwender und der Druc k- zentrale eine Datei versendet wird, die sämtliche Informationen zu der zu dr u ckenden Seite nebst Parametern für die einzufüg enden Darstellungselemente en t hält, denn nur in dieser Form werden die Daten so zusammengefasst, dass sie für einen Au s- druck genehmigt we r den können. Mit den Angaben zum Bilderrahmen und dessen Größe ist dem zentralen Rechner der Druckzentrale auch beka nnt, wie groß das einzusetzende Bild in der Druckvorlage letzten Endes erscheinen muss. Der Fachmann erkennt da r in, dass die Bildinformationen aus der Datei mit hoher Auflösung auf die im Konzept gewählte und als Parameter der Druckzentrale übersandte Größ enangabe skaliert werden muss. In dem Verfahren gemäß der K5 wird das Bild folglich auch hinsichtlich seiner Größe im zentralen Rechner im Sinne des Mer k mals 6.2 nachvollzogen. Die K5 weist damit alle Merkmale der Lehre des Streitpatents mit Ausnahme de s Merkmals 2.1 (1.4.1 nach Patentgericht) auf. 39 40 41 - 14 - c) Der Artikel " Reif für die Insel " von Tilman Börner in der Computerzei t- schrift " Chip " , Ausgabe März 1996, S eiten 212 bis 214 (K3), beschreibt die Pr o- grammiersprache Java und die Anwendung der mit ihr gesc hriebenen Java - Applets mit Hilfe eines J ava - fähigen Webbrowsers. Ähnliches wird auch in der K19 beschri e- ben, die den Einsatz von in Java geschri e benen Programmen auf " Netzcomputern " darstellt, denen ein großes Betriebssy s tem fehlt und die stattdessen die P rogramme im Wesentlichen aus dem Datennetz laden. Solche i n Java geschriebene n Pr o- gramme werden nicht in einen Maschine n code, sondern in einen Bytecode übersetzt, der für einen Programmbefehl steht, damit kürzer als dieser Befehl ist, aber gleic h- wohl vom C omputer mittels eines Programms wie einem J ava - fähigen Internetbro w- ser oder dem rudimentären Betrieb s system eines Netzcomputers noch interpretiert werden muss, um ausgeführt zu werden. Dies e r laubt die Verwendung von Java - Programmen auf verschiedenen B e tri ebssystemen, weil nur das die Java - Befehle interpretierende Programm jeweils den Anforderungen des Betriebssystems und der Computerhardware ang e passt sein muss. Als ein Java - Applet wird ein Java - Programm in eine über das Internet abrufb a- re Webseite eing ebunden, vom Webbrowser automatisch oder auf e i nen Klick des Benutzers über das Internet geladen und sodann auf dem Anwende r computer mittels des Webbrowserprogramms ausgeführt. Die K19 erläutert hierzu, dass dabei nicht stets das gesamte Programm , sondern nur die jeweils tatsächlich benötigten Pr o- grammmodule über das Datennetz bezogen werden müssen (K19, S. 254 l inke Sp. dritter Absatz ). Die K3 zeigt auf , dass beliebige Programme als Java - Applets g e- schrieben und von Computernutzern über das Internet angewen det werden können. Insbesondere für den Firme n einsatz wird hervorgehoben, dass es für solche Client - Server - Programme, die auf den Webservern liegen und über ein heterogenes Net z- werk zur Anwendung kommen, naheliege, Java - Applets zu verwenden, weil bei so l- ch en Netzwerken ähnliche Verhältni s se wie im globalen Internet vorzufinden seien. Java - Applets könnten dann zum Beispiel Verbindung zu einer zentralen Datenbank au f nehmen. Die Wartung des Programmcodes sei einfach, weil dieser nur auf dem 42 43 - 15 - Webserver verändert werden mü s se. Die Anwender griffen auf diesen Code zu und arbeiteten damit stets mit der aktuellen Vers i on der Software (K3, S. 214). In der K19 wird zudem das Projekt des Anbieters Corel beschrieben, ihr Office Paket mit Tex t- verarbeitung und anderen Anwe ndungen für Java umzuschreiben, so dass es über ein Datennetz jeweils heruntergeladen und sodann auf dem Computer des Anwe n- ders g e nutzt werden kann (K19, S. 252 2. li nke Sp.). Diese n Beschreibung en entnimmt der Fachmann den Abruf eines Programms über ei n Datennetz im Sinne des Merkmals 2.1, das damit zugleich den Netzwerkb e- dingungen angepasst sein muss, sowie ein Verfa h ren, das entsprechend Merkmal 1 auf einem zentralen Rechner läuft, der über ein D a tennetz mit Anwendercomputern in Verbindung steht und w ie auch im Mer k mal 2.3 (Patentgericht: 1.4.3) dazu dient, das abrufbare Programm auf den Anwendercomputern zur Anwendung zu bri n gen. d) Ausgehend von der K5 lag es für den Fachmann nahe , das dort b e- schriebene, auf einen zentralen Rechner und Anwendercom putern aufgeteilte Ve r- fahren für die Herstellung einer Druckvorlage mit dem aus der K3 bekannten Verfa h- ren zur Übermittlung und Anwendung von Java - Applets zu kombini e ren. Gemäß den Ausführungen in der K3 eignen sich Java - Applets für jede Art von Compute ranwendung, also auch für ein der K5 entsprechendes Ve r fahren, denn die Programmiersprache Java gestattet eine grundsätzlich uneingeschränkte Progra m- mierung. Die K3 weist auf eine Vielzahl solcher A n wendungsmöglichkeiten hin und regt dazu an, beliebige Com puteranwendung en als Java - Applet zu schreiben. Insb e- sondere wird der kommerzielle Ei n satz in Unternehmen hervorgehoben, der auch mit einem Zugriff auf zentrale Datenbanken ve r bunden sein kann (K3, S. 214). Letzteres schließt den Zugriff auf Bilddatenbanken wie dem Katalog von Gestaltungselementen gemäß Merkmal 2.2 (Patentgericht: 1.4.2) mit ein. Der Fachmann, der dem prakt i- schen Anliegen der Anwender gerecht werden will, möglichst einfach das Anwende r- grafikprogramm stets auf einem aktuellen Stand einsetzen zu können, erhielt d a mit eine hinreichende Anregung, das im Verfahren der K5 vorzusehende Anwendergr a- 44 45 46 - 16 - fikprogramm als ein Java - Applet über ein Datennetz entsprechend der K3 dem A n- wendercomputer zur Verfügung zu ste l len. Es kommt dabei nicht darauf an , ob der Durchführung dieser Anregung tec h- nische Schwierigkeiten im Wege standen. Solche könnten abstrakt daraus resulti e- ren, dass das Programm für eine Übermittlung über ein Datennetz zu groß wird und/oder sein Ablauf auf dem Anwendercomputer zu langsam gerat en könnte. Der Fachmann kann insoweit versuchen, entsprechend der Anregung in der K19 zu A n- fang nicht gleich das gesamte Anwenderprogramm , sondern nur die jeweils benöti g- ten Programmmodule über das Datennetz auf den Anwendercomputer zu laden. Darüber hinau s lässt d ie Beschreibung des Streitpatents solche technischen Schwi e- rigkeiten weder erkennen, noch enthält die Lehre des Streitpatents Anweisungen, mit denen i h nen begegnet werden könnte. Vielmehr weist die Beschreibung darauf hin, dass das Anwendergrafikp rogramm in einer Netzwerksprache wie Java zur Ausfü h- rung kommen kann (Beschr eibung , Sp. 2 Z. 13 bis 18). Für d ie Kombination des Ve r- fahrens gemäß der K5 mit einer Übermittlung des Anwenderprogramms als ein Java - Applet, wie es abstrakt in der K3 und der K19 beschrieben wird, ist deshalb auch nicht wegen damit verbundene r technische r Schwierigkeiten eine erfinderische Täti g- keit zu erkennen, nachdem für deren Überwindung das Streitpatent keine Hi n weise gibt . e) Da somit auch bei Berücksichtigung aller Merkm ale ein Naheliegen des Gegenstands des Patentanspruchs 1 zu bejahen ist, bedarf es keiner Erörterung, i n wieweit diese Merkmale die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder beeinflussen und damit bei d er Prüfung der erfinderi schen Tätigkeit zu berücksichtigen sind (vgl. BGH, Urteile vom 26. Oktober 2010 X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 Rn. 30 f. mwN Wiedergabe topografischer Inform a- tionen; vom 24. Februar 2011 X ZR 121/09, GRUR 2011, 610 Rn. 17 Webseitenanzeige). 47 48 49 - 17 - 3 . Für d ie zusätzlichen Merkmale der Unteransprüche 3 und 5 bis 10 ist eine Grundlage für eine abweichende Beurteilung der Patentfähigkeit weder vorg e- tragen noch ersich t lich. 4 . Unteranspruch 2 ergänzt Patentanspruch 1 um das Merkmal, dass der zentrale Rechner die ihm übermittelten Informationen nach Gesta l tungsvorgaben auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft. Weiterhin ergänzt Unteranspruch 4 die v o r - angegangenen Patentansprüche um das Merkmal, dem A n wendercomputer vom zentralen Rechner aus Informatione n über notwendige Texteingaben zu übermi t teln. Diese Merkmale betreffen allein die Programmierung des Anwenderpr o- gramms bzw. des Programms auf dem zentralen Rechner. Ob , wie es Art. 52 Abs. 2 Buchst. c, Abs. 3 EPÜ erfordern (vgl. BGH, Urteile vom 26. Ok tober 2010, aaO Rn. 30 f. mwN Wiedergabe topografischer Informationen; vom 24. Februar 2011, aaO Rn. 17 Webseitenanzeige), ein konkretes technisches Problem durch eine E r- findung mit technischen Mitteln gelöst wird, ist objektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung tatsächlich leistet. Ein technisches Mittel zur Lösung eines techn i schen Pro blems liegt vor, wenn der Ablauf eines zur Problemlösung eingesetzten Date n- verarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenve r- arbeitungsanl age bestimmt wird oder die Lösung gerade darin besteht, ein Date n- verarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebe n- heiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt (vgl. BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 , aaO Rn. 20, 22 Websei tenanzeige) . Demnach dienen die zusätzlichen Merkmale der Lehren der Unteransprüche 2 und 4 nicht der Lösung eines technischen Problems. Da der Umfang der nach den Gestaltungsrichtlinien verbleibenden Gestaltungsmöglichkeiten mengenmäßig nicht begrenzt wird, können damit nicht die für die Katalogauswahl erforderlichen Daten begrenzt werden, so dass sich hieraus keine Beschleunigung im Vergleich zu m G e- genstand des Patenta n spruchs 1 ergibt. 50 51 52 - 18 - Die zusätzlichen Merkmale sind deshalb im Hinblick auf den Auss chlusstatb e- stand gemäß Art. 52 Abs. 2 Buchst. c , Abs. 3 EPÜ nicht für die Prüfung der Patentf ä- higkeit zu berücksichtigen. Den Unteransprüche n 2 und 4 fehlt die Patentfähigkeit damit im Ergebnis aus den gleichen Gründen wie den jeweils vorangehenden P a- tenta nspr ü che n . 5 . Der Nebenanspruch 11 ist auf eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10 gerichtet. Das P a- tentgericht hat zutreffend erkannt, dass dieser Patentanspruch den Verfahren für die gegenständl iche Ausgestaltung allein die Vorric h tungsmerkmale zentraler Rechner, Datennetz und Anwendercomputer hinz u fügt, die schon für die Prüfung der Lehre des Patentanspruchs 1 erörtert wurden. Nachdem die in Bezug genommenen Ve r- fahrensabläufe die Patentfähigkeit nicht zu stützen vermögen, kann die in Patenta n- spruch 11 beanspruchte Vorrichtung damit ebenfalls nicht als auf erfinderischer T ä- tigkeit beruhend erkannt werden, so dass auch diesem Patentanspruch die Patentf ä- higkeit fehlt. IV. Das Streitpatent erweist sich auch in der Fassung der Hilfsanträge nicht als rechtsbeständig. 1. Mit Hilfsantrag 1 verfolgt die Beklagte geänderte Fassungen für die P a- tentansprüche 1 und 11, indem das Merkmal 1 dahin abgeändert wird, dass der zen - trale Computer über das Intern et mit entfernten Anwendercomputern in Verbi n dung steht, und ergänzt die Merkmale 6.1 und 6.2 (Zuordnung der hochaufgelösten Pe n- dants, Nachvollziehung des Konzepts anhand der übermittelten Informationen) d a- hin, dass für die Reproduktion der vom Anwender ge wünschten Darstellung eine Identifikation der ausgewählten Darstellung s elemente, ihrer Platzierung und einer eventuellen Größen - , Farb - oder Gestaltungsvariation durch die Parameterdatei au s- reicht. 53 54 55 56 - 19 - Dies war vom Stand der Technik aus naheliegend. Eine Ve rbindung der zen - tralen Rechner mit den Anwendercomputern über das Internet nutzte auch zum Pri o- ritätstag das Datennetz, das allgemein bekannt und hie r für das Mittel der Wahl war. Die ergänzte Merkmalsgruppe 6 zur Identifikation der ausgewählten Darste l- lungselemente und der dazu getroffenen Gestaltungsmaßgaben anhand der Par a- m e terdatei entspricht dem oben dargestellten Verständnis des Fachmanns zu den Ausfü h rungen in der K5. Danach wird das vom Anwender verwendete Bild, nachdem es von ihm im Seitenlayout positioniert, beschnitten, gestreckt oder anderweitig g e- ändert wurde, in der Druckzentrale durch die Version desselben Bilds mit hoher Au f- lösung ersetzt und zwar anhand einer Datei, die diese Paramete r enthält. Den Patentansprüche n 1 und 11 in der Fass ung des Hilfsantrags 1 fehlt fol g- lich ebenfalls die Patentfähigkeit. 2. Mit Hilfsantrag 2 verfolgt die Beklagte geänderte Fassungen der in Hilfsantrag 1 formulierten Patentansprüche 1 und 11, indem Merkmal 6. 2 dadurch ergänzt wird, dass das Nachvollzieh en erfolgt, indem die Parameterdatei die g e- wünschte Auswahl des Anwenders darstellt . Dies führt nicht zur Patentfähigkeit der Patentansprüche 1 und 11. Aufgrund der Ausbildung und Erfahrungen des Fachmanns zum Prioritätszeitpunkt (vgl. dazu BGH, Beschlu ss vom 20. Dezember 2011 X ZB 6/10, juris Rn. 16 f. Installier - einrichtung II) war es für diesen selbstverständlich, dass Parameter der Paramete r- datei die gewünschte Au s wahl des Anwenders darstellen (vgl. Gutachten , S. 39) . 3. Nach Hilfsantrag 3 sol l die Merkmalsgruppe 2 (Zurverfügungstellung des Anwenderprogramms und eines Katalogs mit Gestaltung s elementen) dadurch ergänzt werden, dass dem Anwender durch das Programm Gestaltungsrichtl i nien vorgegeben werden, die dieser nicht umgehen kann. 57 58 59 60 61 62 63 - 20 - Dieses Merkmal dient aus den bereits zu den Unteransprüchen 2 und 4 g e- nannten Gründen nicht der Lösung eines technischen Problems mit technischen Mi t- teln und kann als Teil der Programmierung einer Datenverarbeitungsanlage im Hi n- blick auf den Ausschlusstatbestand gemäß Art. 52 Abs. 2 Buchst. c , Abs. 3 EPÜ nicht bei der Prüfung der Patentfähigkeit berüc k sichtigt werden. 4. Für die weiteren Merkmale der Unteransprüche 3 bis 10 in Kombinat i on mit Patentanspruch 1 in den geänderten Fassungen gemäß den Hilfsa n trägen 1 bis 3 ist eine andere Beurteilung der Patentfähigkeit weder vorgetragen noch e r sichtlich. V. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tr a gen (§ 121 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO). Keukenschrijver Mühlens Gröning Grabinski Hoffmann Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 13.11.2008 - 2 Ni 30/07 (EU) - 64 65
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