BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 49/12 Verkündet am: 16. April 2013 Anderer Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Fahrzeugscheibe BGB §§ 3 98, 413; EPÜ Art. 87 Abs. 1 a) Die Übertragung des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Patentanmeldung ist auch dann nicht formbedürftig, wenn die Priorität für eine e u- ropäische Patentanmeldung in Anspruch genommen werden soll. b) Zur konkludenten Übertragung des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität i n- nerhalb eines Konzerns. BGH, Urteil vom 16. April 2013 - X ZR 49/12 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf di e mündliche Verhandlung vom 16. April 2 013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richt e- rin Mühlens, den Richter Gröning, die Richter in Schuster und den Richter Dr. Deichfuß für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das am 15. Februar 2012 verkü n- dete Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben. Die Sache wird zu neu er Verhandlung und Entscheidung auch über die Kosten des Berufungsverfahrens an das P atentgericht zurückverwi e- sen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europä ischen Patents 1 240 041 (Streitpatent s ), das am 21. Dezember 2000 unter Inanspruchnahme der Prioritä t der deutschen Voranme l- dung 199 61 706 vom 21. Dezember 1999 angemel det worden ist und eine Anor d- nung zum Verbinden einer Fahrzeugscheibe mit einem angrenzenden B auteil betrifft. 1 - 3 - Die Klägerin hat das Streitpatent mit Ausnahme von Anspruch 11 mit der B e- gründung angegriffen, sein Gegenstand sei nicht patentfähig. Da s Patentgericht hat das Streitpatent im beantragten Umfang für nichtig e r- klärt. Dagegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung, mit der sie das Streitp a- tent in erster Linie in der erteilten Fassung, hilfsweise in beschränkter Fassung ve r- teidigt. Ent scheidungsgründe: I . Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt b e- gründet: Der Gegenstand des Streitpatents sei nicht neu. Die ältere nachveröffentlichte deutsche Anmeldung 1 99 61 706 nehme die Erfindung neuheitsschädlich vor weg. Der Beklagten sei der Nachweis, dass sie Inhaberin dieser Anmeldung geworden sei, nicht gelungen. Es sei nicht ersichtlich, dass die S . G . Deutsch - land (im Folgenden: SG Deutschland), die diese Anmeldung einge - reicht hat , hierbei treuhänderisch für die Beklagte gehandelt habe. Soweit sich die Beklagte auf eine Übertragung des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität dieser Anmeldung von SG Deutschland auf sie berufe, sei im Nichtigkeitsverfahren die Wirksamkeit der behaup teten Rechtsnach folge vom Gericht zu prüfen. Die Beklagte habe d en Nachweis, dass ihr das Prioritätsrecht aus der deutschen Anmeldung wir k- sam übertragen worden sei, nicht geführt . Die zum Beleg der Übertragung vorgele g- ten Schriftstücke ( Anlagen D23 und D24 ) ließen mehrere Deutungsmöglichkeiten zu. Sei demnach für den Zei trang des Streitpatents der 21. Dezember 2000 als Tag des Eingangs der Anmeldu ng maßgeblich, stelle die am 5. Juli 2001 offengelegte und 2 3 4 5 - 4 - damit nachveröffentlichte deutsche Anmeldung gegenübe r dem Streitpatent e i n ält e- res nationales Recht nach Art. 139 Abs. 2 EPÜ dar. I I. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht stand. Nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜ bk G wird das mit Wirkung für die Bunde s- republik Deutschl and erteilte europäische Patent auf Antrag für nichtig erklärt, wenn sein Gegenstand nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ nicht patentfähig ist. Nach Art. 54, 138 Abs. 1 lit. a, 139 Abs. 2 EPÜ rechnet zum Stand der Technik auch eine ältere nachveröffentlichte n ationale Patentanmeldung. Zwischen den Parteien steht außer Streit, dass di e deutsche Anmeldung 199 61 706 die Lehre des Streitpatents vo r- wegnimmt. Das führt jedoch nicht zur Nichtigkeit des Streitpatents, weil die Beklagte die Priorität dieser Anmeldung i n Anspruch nehmen kann . 1. Anmelderin des Streitpatents ist die Bekla gte. Die deutsche Anmeldung 199 61 706 wurde von SG Deutschland eingereicht. Dabei handelt es sich um eine Gesellschaft, die zum gleichen Konzern gehört wie die Beklagte . Die vom P aten t gericht erörterte Frage, ob eine Befugnis der Beklagten zur I n- anspruchnahme der Priorität der deutschen Anmeldung mit der Begründung ang e- nommen werden kann, SG Deutschland habe bei der Anmeldung als Treuhänderin der Beklagten gehandelt, bedarf keiner Vertiefung. Es erscheint zweifelhaft, ob eine Anmeldung durch einen Treuhänder mit der Folge möglich ist, dass der Treugeber als Anmelder anzusehen ist (dagegen Keukenschrijver, Mitt. 2001, 233 f.; Benkard/ Grabinski, EPÜ, 2. Aufl., Art. 87 Rn. 3). Die Bek lagte hat jedenfalls klargestellt, dass sie sich nicht darauf beruft, SG Deutschland habe die deutsche Anmeldung als Tre u- händerin vorgenommen, sondern sich auf eine Übertragung des Rechts auf Ina n- spruchnahme der Priorität stützt. 2. Die Beklagte kann d ie Priorität der deutschen Anmeldung für den Zeitrang des Streitpatents in Anspruch nehmen, weil ihr das Recht auf Inanspruchnahme der 6 7 8 9 10 - 5 - Priorität dieser Anmeldung rechtzeitig und wirksam von SG Deutschland übertragen worden ist . a ) Die Priorität einer nationalen Anmeldung kann nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ von dem personenverschieden en Anmelder einer europäischen Nacha nmeldung in A n- spruch genommen werden, wenn ihm das Recht zur Inanspruchnahme der Priorität rechtzeitig das heißt vor Einreichung der Nachanme ldung und wirksam übertragen wor den ist (EPA, Beschluss vom 14. November 2006 T 62/05 Rn. 3.6; Benkard/ Grabinski, aaO Rn . 3 f . ; B remi in Singer/Stauder, EPÜ, 6. Aufl . , Art. 87 Rn. 53). b ) Nach welchem nationalen Recht die Wirksamkeit einer Übertragung des Rechts zur Inanspruchnahme der Priorität einer Patentanmeldung zu beurteilen ist, bestimmt sich n ach den Regelungen des internationalen Privatrechts. Da hier eine Übertragung des Prioritätsrechts im Jahr 2000 in Rede steht, findet Art. 33 Abs. 2 EGBGB Anwendung. Danach unterfällt die Übertragung des Rechts auf Inanspruc h- nahme der Priorität dem Recht d es Staates der ersten Anmeldung, hier also dem deutschen Re cht (Benkard/Grabinski, EPÜ, 2. Aufl . , Art. 87 Rn. 5; Singer/Stauder/ Bremi, EPÜ, 6. Aufl. , Art. 87 Rn. 52; Wieczorek, Die Unionspriorität, 1975, S. 143; aA Ruhl, Unionspriorität, 2000 Rn. 260). Nach deutschem Recht ist die Übertragung des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität gemäß § § 413, 398 BGB nicht formbedür f- tig (B enkard/Grabinski, aaO; Fischer/Gleiter in Fitz ner/Lutz/Bodewig, PatG, 4. Aufl . , § 40 Rn. 3). c ) Weitergehende Formerfordernisse lassen sich auch aus dem Europäischen Patentübereinkommen nicht ableiten. Art. 87 EPÜ sieht vor, dass das Prioritätsrecht ni cht nur von demjenigen in Anspruch genommen werden kann, der eine nationale Patentanmeldung vorschriftsmäßig eingereicht hat, sondern auch durch seinen Rechtsnachfolger. Regelungen über die Form, in der eine Übertragung des Rechts auf Inanspruchnahme der P riorität zu erfolgen hat, enthält die Bestimmung nicht. Die Auffassung einer Technischen Beschwerdekammer, aus Gründen der Rechtssiche r- heit seien die in Art. 72 EPÜ aufgestellten Anforderungen an die Form der Übertr a- 11 12 13 - 6 - gung einer europäischen Patentanmeldung auf die Übertragung des Rechts auf I n- anspruchnahme der Priorität anzuwenden (EPA, Technische Besc hwerdekammer, Beschluss vom 14. November 2006 T 62/05 Rn. 3.9; krit. Bremi, epi - information, 1/2010, 17 ff., anders noch EPA, Besc hwerdekammer, Beschluss vom 21. März 1988 - J 19/87) , hält der Senat nicht für zutreffend. Die Mitgliedstaaten des Europä i- schen Patentübereinkommens haben hier anders als in Art. 72 für den Fall der Übertragung einer europäischen Patentanmeldung kein Formerfordernis vorges e- hen. Diese Entscheidung haben die Gerichte hinzunehmen. d) Aus den von der Beklagten vorgelegten Unterlagen ergibt sich unter B e- rücksichtigung der Interessenlage der Beteiligten, dass SG Deutschland das Recht zur Inanspruchnahme der Priorität aus de r deutsc hen Patentanmeldung 199 61 706 übertragen hat. Das Patentgericht hat die Anforderungen an den Nachweis einer konkludenten Übertragung des Prioritätsrechts überspannt. aa) Die Gesellschaften des S . - G . - Konzerns haben im Dezember 1991 den als Anla ge D25 vorgelegten Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Forschung und Entw icklung geschlossen. D er Vertrag sieht vor, dass die Ko n- zerngesellschaften sich gegenseitig über ihre jeweiligen Rechte an geistigem Eige n- tum informieren, diese unterei nander zur Verfügung stel len und sie gegebenenfalls an eine als Koordinator bezeichnete Stelle übertragen. Aus dieser Regelung ergibt sich die Verpflichtung der konzernangehörigen Gesellschaften, der für die Koordin a- tion zuständigen Stelle die erforderlich en Informationen zur Verfügung zu stellen, deren Entscheidung über das weitere Vorgehen abzuwarten und die für die Umse t- zung der Entscheidung gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen durchzuführen. Da der Zeitpunkt der Priorität für den Rechtsbestand eines Patents Bedeutung hat, ist eine Konzerngesellschaft danach für den Fall einer vorangegangenen nationalen Anmeldung regelmäßig auch gehalten, diese Anmeldung oder das Recht auf Ina n- spruchnahme ihrer Priorität zu übertragen. 14 15 - 7 - bb) Vor diesem Hintergrund ist dem als Anlage D23 vorgelegten Schreiben nicht nur zu entnehmen, dass SG Deutschland die zuständige Stelle darüber info r- miert , dass sie am 21. Dezember 1999 eine nationale Patentanmeldung eingereicht hat. Mit diesem Schreiben sollte, wie sich insbesond ere aus dem vorletzten Absatz ergibt, die französische Zentrale in die Lage versetzt werden, die ihr nach dem e r- wähnten Vertrag vorbehaltene Entscheidung darüber zu treffen, ob eine Ausweitung der Anmeldung der Erfindung auf andere Staaten erfolgen solle, wer diese vorz u- nehmen habe und wer die Kosten trage. Unter den hier vorliegenden Umständen, insbesondere unter Berücksichtigung dessen, dass auf beiden Seiten patentrechtlich geschulte Personen handelten, liegt in diesem Schreiben bereits das Angebot, geg e- benenfalls das Recht auf Inanspruchnahme der Priorität aus der deutschen Paten t- anmeldung auf die Konzerngesellschaft zu übertragen, die weitere Anmeldung en im Ausland vorzunehmen hätte . cc) Die als Anlage D24 vorgelegte Urkunde belegt , dass der hierfü r zuständige M . L . sich am 4. Dezember 2000 - und damit vor Ablauf der Prioritätsfrist nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ - für eine Ausweitung des Schutzes auf zahlreiche Staaten und für eine Anmeldung durch die Beklagte entschieden hat. In dieser Entscheidung liegt zugleich die Annahme des Angebots von SG Deutschland zur Übertragung des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität aus der deutschen Anmeldung. Wie der weitere Gang der Dinge zeigt, wurde diese Entscheidung auch an die zuständigen Stellen innerhalb d es Konzerns übermittelt und dort umgesetzt . Wann SG Deutsc h- land hierüber informiert wurde, ist nicht ausschlaggebend. Das Zustandekommen des Vertrags, mit dem SG Deutschland der Beklagten das Recht zur Inanspruc h- nahme der Priorität übertrug, setzt nicht vo raus, dass SG Deutschland gegenüber die Annahme erklärt w orden ist, denn a us dem erwähnte n Vertrag ergibt sich, dass die Konzerngesellschaften unt erein ander hierauf verzichtet haben (§ 151 BGB). dd) Die Annahme einer konkludenten Einigung der Beteiligt en wird dadurch gestützt, dass SG Deutschland in der Folge Erklärungen unterzeichnet hat, mit d e- 16 17 18 - 8 - nen die Übertragung des Prioritätsrechts zur Vorlage bei den zuständigen Stellen solche r Staaten belegt werden sollte, nach deren Recht es eines schriftlichen N ac h- weises hierüber bedarf (Anlagen BU 3, 4 und 5). Ob diese Erklärungen innerhalb der Frist des Art. 87 Abs. 1 EPÜ unterzeichnet wurden, ist nicht maßgeblich. Unerheblich ist auch, ob die Erklärungen inhaltlich zutreffend waren, was zweifelhaft wäre, wenn mit ihnen nicht lediglich zum Ausdruck gebracht werden sollte, dass eine Übertr a- gung des Prioritätsrechts in der Vergangenheit erfolgt ist. Unabhängig davon zeigen diese Erklärungen jedenfalls, dass SG Deuts chland bereit war, der Beklagten das Recht zur Inanspruchnahme der Priorität zu übertragen. 3. Das angefochtene Urteil ist somit aufzuheben und die Sache zu neuer Ve r- handlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen ( § 119 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 PatG). Die Sache ist nicht zur Endentscheidung reif. Der Senat kann aufgrund der Feststellungen des Patentgerichts und des Sach - und Streitstandes am Schluss der mündlichen Verhandlung nicht abschließend beurteilen, ob das Streitp a- tent für nichtig zu erklären ist. Eine abschließende Sachentscheidung durch den S e- nat ist nicht angezeigt ( § 119 Abs. 5 PatG). 19 - 9 - Das Patentgericht wird im neu eröffneten Verfahren der zwischen den Parte i- en streitigen Frage nachzugehen haben, wie die Patent an sprüche aus der Verfa h- renssprache richtigerweise in die deuts che Sprache zu übersetzen sind. Meier - Beck Mühlens Gröning Schuster Deichfuß Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 15.02.2012 - 5 Ni 59/10 (EP) - 20
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