BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 50/09 Verkündet am: 6. März 2012 Anderer Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ve rhandlung vom 6. März 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, den Richter Keukens chrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 19. Februar 2009 verkündete Urte il des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 1. Dezember 1992 unter Ina n- spruchnahme der Priorität einer Voranmeldung in Fra nkreich vom 3. Deze m- ber 1991 angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 614 362 (Streitpatents), das " Ebastin und Ebastin - Analoga enthaltende Arzneimittel " betrifft. Die Patentansprüche 1, 4, 5 und 7 lauten in der Verfahrenssprache Französisch wie folgt: " 1. Composition pharmaceutique solide, à dissolution améliorée, contenant un composé répondant à la formule: dans laquelle: - R 1 représente un groupe thiényl, un groupe phényl éve n- tuellement substitué par u n halogène, un groupe alcoxy contenant 1 à 6 atomes de carbone, un groupe alkyle co n- tenant 1 à 6 atomes de carbone, - R 2 représente un atome d'halogène, un atome d'hydr o- gène, un groupe alcoxy contenant 1 à 6 atomes de ca r- bone, un groupe alkyle contenant 1 à 6 atomes de ca r- bone, - R 3 représente un atome d'halogène, un atome d'hydr o- gène, un groupe alcoxy contenant 1 à 6 atomes de ca r- bone, un groupe alkyle contenant 1 à 6 atomes de ca r- bone, un groupe alkylthio contenant 1 à 6 atomes de ca r- bone, un groupe cyclo alkyle contenant 5 ou 6 atomes de carbone ou un groupe de formule: ou R 4 et R 5 représentent indépendamment l'un de l'autre un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle contenant 1 à 6 atomes de carbone, R 6 représente un groupe cycloa l- 1 - 4 - kyle contenant 3 à 6 ato mes de carbone, hydroxyméthyl, carboxy ou alcoxycarbonyle contenant 2 à 7 atomes de carbone, - W représente un groupe carbonyle ou hydroxyméthylène, et leurs sels; caractérisée en ce que le composé de formule (II) est micr o- nisé. 4. Composition selon la re vendication 1 caractérisée en ce que le principe actif d e formule (II) présente les caractéristiques suivantes : - taille maximale inférieure à 200 µm - granulométrie moyenne en nombre comprise entre 0,5 et 15 µm - avec de préférence 90 %, en nombre, de pa rticules ayant une granulométrie inférieure à 25 µm et de préférence i n- férieure à 20 µm. 5. Composition sous forme comprimée caractérisée en ce 7. Procédé de préparation de compositions selon la rev endic a- tion 5 caractérisé en ce que: - dans une première étape on réalise une micronisation du composé de formule (II) - dans une deuxième étape on réalise une granulation h u- mide puis une compression. " In der deutschen Übersetzung der Patentschrift lauten die se P a- tentan sprüche wie folgt: " 1. Feste pharmazeutische Zusammensetzung mit verbesserter Auflösung, enthaltend eine Verbindung der Formel 2 - 5 - worin - R 1 eine Thienylgruppe, eine gegebenenfalls durch ein H a- logen substituierte Phenylgruppe, eine Alkoxyg ruppe mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, eine Alkylgruppe mit 1 bis 6 Ko h- lenstoffatomen bedeutet, - R 2 ein Halogenatom, ein Wasserstoffatom, eine Alkoxy - gruppe mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, eine Alkylgruppe mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen darstellt, - R 3 ein Halogenatom, ein Wasserstoffatom, eine Alkoxy - gruppe mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, eine Alkylgruppe mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, eine Alkylthiogruppe mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, eine Cycloalkylgruppe mit 5 oder 6 Kohlenstoffatomen oder eine Gruppe de r Formel bedeutet, wobei R 4 und R 5 unabhängig voneinander ein Wasserstoffatom oder eine Alkylgruppe mit 1 bis 6 Ko h- lenstoffatomen darstellen, R 6 eine Cycloalkylgruppe mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen, Hydroxymethyl, Carboxy oder Alkoxycarbonyl mit 2 bis 7 K ohlenstoffatomen bedeutet, - W für eine Carbonyl - oder Hydroxymethylengruppe steht und deren Salze, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung der Formel (II) mikronisiert ist. 4. Zusammensetzung gemäß Anspruch 1, dadurch geken n- zeichnet, da ss der Wirksto ff der Formel (II) die folgenden E i- genschaften aufweist: - maximale Größe geringer als 200 µm - zahlenmittlere Granulometrie zwischen 0,5 und 15 µm - wobei bevorzugt 90 %, bezogen auf Zahl, der Teilchen e i- ne Granulometrie von geringer als 25 µm und bevo rzugt geringer als 20 µm besitzen. 5. Zusammensetzung in komprimierter Form, d a durch geken n- zeichnet, da ss sie den Wirkstoff gemäß Anspruch 4 enthält. 7. Verfahren zur Herstellung der Zusammensetzung gemäß A n- spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass man - 6 - - in einer ersten Stufe eine Mikronisierung der Verbindung der Formel (II) vornimmt, - in einer zweiten Stufe eine Feuchtgranulierung und a n- schließend eine Komprimierung vornimmt. " Wegen des Wortlauts der weiteren Patentansprüche in der Verfa h- renssprache un d in deutscher Übersetzung wird auf die Patentschrift verwi e- sen. Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig ; er sei zudem nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen könne. Das Patentgericht hat das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig e r- klärt. Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr. rer. nat. habil. S . , Leiter der Abteilung Pharmazeutische Technologie an der Universität zu K . , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Parteien haben Gutachten von Prof. Dr. J . , M . , und Prof. Dr. M . , B . , vorgelegt. Entscheidungsgründe: I. Das Streitpatent betrifft eine neue pharmazeutische Formulierung bestimmter substituierter Piperi di nderivate. 1,4 - substituierte Piperidinderivate de r allgemeinen Formel (II), daru n- ter insbesondere 4 - Diphenylmethoxy - 1 - [3 - (4 - tert. - butylbenzoyl) - propyl] - piperidin mit der internationalen Bezeichnung Ebastin, besitzen eine antihi s- taminische Aktivität H 1 (sind also Histamin - Rezeptor - A ntagonisten) und sind 3 4 5 6 7 8 - 7 - d eshalb bei der Behandlung von Atmungserkrankungen und allergischen oder kardiovaskulären Erkrankungen wertvoll. Sie inhibieren ferner sowohl im Intestinalbereich als auch im Trachialbereich die konstriktorische (gefäßve r- engende) Wirkung des Adrenalins und der Kaliumionen. Aktiv sind diese Verbindungen bei parenteraler sowie bei oraler Verabreichung. Allerdings weisen die Wirkstoffe der allgemeinen Formel (II), wenn sie zur oralen Vera b- reichung in fester Form formuliert werden, eine unzureichende Bioverfügba r- keit auf. Zurückzuführen ist dies auf ihre geringe Löslichkeit in Wasser, die für ihre sehr lange Auflösungszeit im wässrigen Milieu des Magens ursäc h- lich ist. Dies kann zu einem Verlust des aktiven, nicht gelösten und somit nicht absorbierbaren Wirkstoff s bei der gastrischen Entleerung führen und eine gefährliche Überdosierung zur Folge haben (vgl. Beschr eibung S. 3 Z. 29 bis 38). Durch das Streitpatent soll eine Verabreichungsform bereitgestellt werden, bei der der Wirkstoff eine gute Biover fügbarkeit besitzt (vgl. B e- schreibung S. 3 Z. 41/42). Hierzu lehrt das Streitpatent in seinem Patentanspruch 1, eine pha r- mazeutische Zusammensetzung mit der bekannten Verbindung der allg e- meinen Formel (II) in mikronisierter Form zur Verfügung zu stellen. Patenta n- s pruch 7 schützt ein Verfahren zur Herstellung der Zusammensetzung, die hinsichtlich der Teilchengröße gemäß Patentanspruch 4 näher charakterisiert ist, bei dem in einem ersten Schritt eine Mikronisierung der Verbindung vo r- genommen wird und in einem zweiten Schritt eine Feuchtgranulierung erfolgt und die Verbindung anschließend komprimiert wird. II. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, weil es dessen Gegenstand als durch den Stand der Technik nahegelegt angesehen hat (Art. 56 EPÜ). Ebenso hat mit Urteil vom 18. November 2011 die Rech t- bank van koophandel Antwerpen entschieden. 9 10 11 - 8 - Zur Begründung hat das Patentgericht ausgeführt: Das europäische Patent 134 124 (L 3) lehre die Bereitstellung von Piperidin - Derivaten, die der allgemeinen F ormel (II) des Streitpatents entsprächen. Dabei werde auch das unter der internationalen Bezeichnung Eb astin bekannte 4 Diphenylmethoxy - 1 - [3 - (4 - tert. - butylbenzoyl) - propyl] - piperidin ausdrücklich genannt. Es sei auch beschrieben, dass sich diese Derivate im Vergleich zu den Wirkstoffen Cinnarizin und Terfenadin als besonders wirkungsvoll erwi e- sen hätten. Bekannt sei, dass die unter diese allgemeine Formel fallenden Verbindungen eine verminderte Wasserlöslichkeit aufwiesen. Zum Grundl a- genwissen des Fachmanns, eines Chemikers oder Pharmazeuten mit Hoc h- schulabschluss, der über mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Entwic k- lung von Arzneimitteln verfüge und der insbesondere mit den Grundlagen der For mulierung von Arzneimitteln, d. h. der Galenik, vertraut sei, g ehöre es, dass eine schlechte Wasserlöslichkeit arzneilich wirksamer Substanzen U r- sache einer unzureichenden Bioverfügbarkeit sein könne. Das " Lehrbuch der pharmazeutischen Technologie " von Rudolf Voigt, 7. Auflage, 1987 ( insoweit vorgelegt als L 10), gebe (S. 471/472) an, dass zur Lösung dieses Problems, das bei arzneilichen Wirkstoffen häufig auftrete, eine Erhöhung der Löslic h- keit erforderlich sei, wobei die Teilchengröße eine wesentliche Rolle spiele. Durch eine Vergrößerung der Oberfläche werde nämlich die Lösungsg e- schwindigkeit, die bei vielen Arzneistoffen den geschwindigkeitsbestimme n- den Schritt des Resorptionsprozesses darstelle, in starkem Maß erhöht. Als geeignete Methode nenne die L 10 an erster Stelle die Mikronisierung. Zwar werde in diesem Zus ammenhang auch auf weitere Möglichkeiten zur Verri n- gerung der Teilchengröße verwiesen. Bei diesen Vorgehensweisen handle es sich jedoch um Verfahr ensmaßnahmen, die der Fachmann nicht primär in Erwägung ziehen werde, weil sie einen höheren verfahrenstechnis chen Au f- wand erforderten und weil zum anderen Hilfsmittel benötigt würden. Da die schlechte Wasserlöslichkeit des Arzneistoffs einen Wir k- stoffve r lust und damit einen wirtschaftl ichen Verlust zur Folge habe, habe für 12 13 - 9 - den Fachmann ausreichend Veranlassun g bestanden zu untersuchen, ob die Bioverfügbarkeit den Anforderungen genüge, zumal es das Lehrbuch von Voigt ( insoweit vorgelegt als L 29, S. 607) als unerlässlich erachte, bei schwer wasserlöslichen Stoffen die Bioverfügbarkeit zu überprüfen. Der Fachman n sei auch nicht durch die ihm bekannte Gefahr der Aggregatbi l- dung von der Mikronisierung abgehalten worden, denn dieser habe durch den Zusatz von Hilfsstoffen wie Tensiden, den Patentanspruch 1 nicht au s- schließe, begegnet werden können. III. D ie Beruf ung macht geltend, dass der Fachmann schon keinen Anlass gehabt habe, die Bioverfügbarkeit von Ebastin, das als Arzneimittel zugelassen gewesen sei, als unzureichend anzusehen. Jedenfalls habe es sich dem Fachmann als näherliegend aufgedrängt, zu eine r Ver besserung der Bioverfügbarkeit nicht die freie Base, sondern ein Säureadditionssalz von Ebastin einzusetzen. Weiter habe die Erkenntnis nicht nahegelegen, dass durch die Mikronisierung eine bessere Löslichkeit zu erreichen sei. D ie Mi k- ronisierung sei nicht notwendigerweise einfach durchzuführen und könne den an sich unerwünschten Zusatz von Tenside n zum Wirkstoff erfordern. W egen des verhältnismäßig niedrigen Schmelzpunkts des Wirkstoffs Ebastin und der im Mahlwerk auftretenden Erhitzung bestehe zudem die G efahr, dass der Wirkstoff schmelze. Weiter hat sie vorgebracht, dass beim Vermahlen von schwerlöslichen Stoffen bevorzugt weitere hydrophobe Oberflächen gescha f- fen würden, die nicht zu einer erhöhten Lösungsgeschwindigkeit führten . Schließlich verschlechte re auch die Adsorption von Luft, die beim Mikronisi e- ren auftrete, die Wasserlöslichkeit des Wirkstoffs. IV. Diesen Angriffen hält das angefochtene Urteil stand. 1. Der Wirkstoff des Streitpatents war , was auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, aus der europäischen Patentschrift 134 124 (L 3) bekannt. Di e- se nennt den Wirksto ff Ebastin ausdrücklich (Beschreibung S. 7 Z. 10: " co m- pound 1 " ). Auch die therapeutische Anwendbarkeit dieser Substanz war aus 14 15 16 - 10 - der L 3 bekannt (S. 6 Z. 60 bis 63: " The piperidine derivatives of general fo r- mula I possess potent selective histamine H 1 - receptor blocking and calcium antagonist properties and should prove useful in the treatment of a variety of respiratory, allergic and cardiovascular disease states. " ). Tabelle 1 diese s Patents belegt auch die hohe therapeutische Wirksamkeit des Wirkstoffs. Der Überschuss des Streitpatents besteht damit nach Patentanspruch 1 au s- schließlich in dem für eine bessere Bioverfügbarkeit eingesetzten Schritt der Mikronisierung. 2. Entgegen d er Meinung der Berufung hat das Patentgericht zu Recht angenommen, dass der von ihm zutreffend definierte Fachmann A n- lass hatte, sich um eine verbesserte Bioverfügbarkeit von Ebastin zu bem ü- hen. Wie zu I ausgeführt, schildert die Streitpatentschrift, dass die vollständ i- ge Resorption des dem Patienten oral verabreichten Wirkstoffs durch seine geringe Löslichkeit in Wasser gefährdet wird. Anhaltspunkte dafür, dass dies unzutreffend wäre, sind weder von der Beklagten vorgebracht noch haben sie sich aus der Ver handlung und der Beweisaufnahme ergeben. Damit w a- ren sie jedoch für den Fachmann, der sich wie bei der Verwendung eines Wirkstoffs als Arzneimittel schon im Inter esse einer exakten und zuverläss i- gen Dosierung stets geboten, des Ausmaßes der Bioverfügbarke it von Eba s- tin vergewisserte, feststellbar und gaben Veranlassung zur Prüfung, wie die Bioverfügbarkeit verbessert werden konnte. 3. Der Senat teilt auch die We rtung des Patentgerichts, dass jedenfalls auch der Gedanke an eine Mikronisierung zur Ve rbesserung der Löslichkeit für den Fachmann am Prioritätstag naheliegend war. In der L 10 heißt es (S. 472): " Um entsprechende Löslichkeitsverhältnisse zu erzielen, ist c s (Sättigungsk onzentration) und auf F (Oberfläche des ungelösten Ar z- che Zerklein e- 17 18 - 11 - " Auch wenn die Bildung eines Sä u- readditionssalzes eine weitere in Betracht zu ziehende Maßnahme gewesen sein mag, steht dies dem Naheliegen der Mikronisierung nicht entgegen. Der gerichtliche Sachv erständige hat die Mikronisierung als die nächs t liegende Maßnahme zur Verbesserung der Löslichkeit und damit der Bioverfügbarkeit angesehen. Er hat insbesondere darauf hingewiesen, dass es sich um eine Maßnahme handele, die verhältnismäßig einfach und jede n- falls einfacher als die Bereitstellung einer geeigneten Salzform durchgeführt und daraufhin überprüft werden könne, ob und gegebenenfalls unter welchen Modifikationen sie sich im konkreten Fall als zielführend erweise. Danach ist aber nicht zweifelhaft, d ass eine Mikronisierung des Wirkstoffs aus fachmä n- nischer Sicht zumindest zu erwägen war. Darauf, ob die Mikronisierung für den Fachmann die " nächstliegende " Lösung des Problems war, E bastin in hoher Bioverfügbarkeit bereitzustellen, kommt es im Ergebnis n icht an. Der Patentfähigkeit ermangelt nicht nur das nächstliegende Vorgehen , sondern jede für den Fachmann naheliegend e Lösung eines technischen Problems ( BGH, Urteil vom 7. Dezember 1999 X ZR 40/95, GRUR 2000, 591, 596 Inkrustierungsinhibitoren; v om 10. Dezember 2002 X ZR 68/99, GRUR 2003, 317, 320 kosmetisches Sonnenschutzmittel I). Es gibt auch keinen Rechtssatz, dass nur die Lösungsalternative, die der Fachmann voraussich t- lich zunächst ausprobieren würd e, naheliegend sei ( BGH, U rteil vom 18. Fe bru ar 1997 X ZR 25/95, bei Bausch, Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsa chen, BGH 1994 bis 1998, 445 Zerstäubervorrichtung; vom 26. Juli 2001 X ZR 93/95, Mitt. 2002, 16 - Filtereinheit). Kommen für den Fachmann Alternativen in Betracht, können somit mehrere von ihnen naheliegend sein (vgl. BGH, Urteil v om 6. Mai 2003 X ZR 113/00 [Flachantenne], juris Rn. 47 ). 4 . Die von der Beklagten gegen das Naheliegen der Mikronisierung angeführten Argumente konnten den Fachmann, wie die Anhörung des g e- richt lichen Sachverständigen ergeben hat, nicht davon abhalten, diesen Weg 19 20 - 12 - zu beschreiten. Die Argumentation der Beklagten läuft letztlich darauf hinaus, dass der Fachmann durch die von ihr vorgebrachten Ge s ichtspunkte davon abgehalten worden sei , den in der Li teratur beschriebenen und bekannten Verfahrensschritt der Mikronisierung zu erproben , und es stattdessen allein unternommen hätte, die Bioverfügbarkeit auf andere Weise, insbesondere durch die Schaffung eines Säureadditivsalzes von Ebastin, zu verbessern. In der Tat spricht die den Wir kstoff und seine therapeutische Verwendbarkeit offenbarende L 3 auch solche Salze, nicht aber die Mikronisierung an. Die L 10 bezeichnet weiter , worauf die Berufung hinweist, die Bildung wasserlö s- licher Salze als " altbewährte Methode " (S. 474 unter 23.3.3). Alles d ies b e- gründet aber für sich im Sinn der Senatsrechtsprechung keine allgemeine, eingewurzelte Fehlvorstellung, die den Fachmann davon abgehalten hätte, die Mikronisierung zur Verbesserung der Bioverträglichkeit einzuse tzen (vgl. nur BGH, Urt eil vom 4. Juni 1996 X ZR 49/94, BGHZ 133, 57, 67 = GRUR 1997, 857, 860 Rauchgasklappe; Urteil vom 15. September 2009 X ZR 115/05 , GRUR 2010, 322 Rn. 41 ff. - Sektionaltor ). 5. Auch die weiteren von der Beklagten im Einzelne n angeführten Gesichtspunkte sind nicht geeignet, eine Veranlassung für den Fachmann zu belegen , von einer Mikronisierung von vornherein und ohne , dass er bei d e- ren Durchführung auf nicht oder nicht ohne weiteres zu überwindende Pro b- leme gestoßen wäre, Abs tand zu nehmen . (a) Dass die Mikronisierung nicht oh n e einen gewissen Aufwand durchzuführen gewesen sein mag, stand von vornherein einer Beschäftigung des Fachmanns mit diesem bekannten Verfahrensschritt nicht entgegen. ( b ) Vorbehalten, die darauf b eruhen konnten , dass in einem Mahlwerk die Gefahr der Erhitzung und des Schmelzens des Wirkstoffs bestehe, steht schon entgegen, dass wie der gerichtliche Sachverständige unwiderspr o- chen ausgeführt hat hierzu zweckmäßi gerweise eine für Zwecke der Fei n- z erkleinerung bekannte Luftstrahlmühle ( vgl. L 9 - Georges Boullay, STP 21 22 23 - 13 - Pharma 1985, 1 (4), S. 296 ff . ) ein gesetzt werden konnte, die nicht zu einer Erhitzung des Wirkstoffs, sondern über den Gasstrahl sogar zu dessen Kü h- lung geführt hätte und deshalb im Le hrbuch von Voigt (S. 36) ausdrücklich für den Zweck empfohlen wird, thermolabile Arzneimittel schonend auf den gewünschten Feinheitsgrad zu bringen . ( c ) Der vom gerichtlichen Sachverständigen als zutreffend bestäti g- te Gesichtspunkt, dass hydrophobe Stoffe bei einer Zerkleinerung nicht se l- ten zur Agglomeration neigen und die Zerkleinerung weitere hydrophobe Oberflächen schaffen kann , was sich auf die Löslichkeit und damit auf die Bioverfügbarkeit negativ auswirken k a nn, hielt den Fachmann, wie der g e- r ichtliche Sachverständige angegeben hat, nicht davon ab, die Mikronisi e- rung zur Verbesserung der Löslichkeit einzusetzen. Insoweit tritt der Senat der von Fachkunde getragenen Beurteilung durch das Patentgericht be i, das zutreffend darauf verwiesen hat, da ss solche n Schwierigke iten wenn sie überhaupt auftra ten durch eine Verbesserung der Benetzbarkeit, insbeso n- dere die Zugabe von Tensiden , beizukommen war, worauf auch die L 9 ve r- weist (vgl. BPatGU 14). Soweit die Berufung weiter darauf verweist, dass na ch der L 10 bei stark (dort: ausgeprägt; S. 476) hydrophoben Arzneistoffen eine Teilchenzerkleinerung zu einer Verschlechterung der Löslichkeitsve r- hältnisse führe, krankt ihre Argumentation schon daran, dass sie nicht au f- zeigt, dass der Fachmann davon ausg ehen musste, dass Ebas tin ein stark hydrophober Stoff in diesem Sinn ist; die von ihr genannte Belegstelle im U r- teil der Vorinstanz belegt dies nicht . Auch der gerichtliche S achverständige hat darauf hingewiesen, dass die geringe Löslichkeit eines Stoffes nicht no t- wendigerweise mit einer ausgeprägten Hydrophobie verbunden ist . Im Übr i- gen wird die apodiktische Aussage bei Voigt unmittelbar nachfolgend durch den Hinweis relativiert, dass sich bei derartigen Arzneistoffen die Lösung s- geschwindigkeit durch Umkri stallisieren aus tensidhaltiger Lösung steigern lasse. 24 - 14 - ( d ) Schließlich kann auch das Argument der Beklagten, dass die A d- sorption von Luft, die bei der Mikronisierung zu befürchten sei, eine ve r- schlechterte W asserlöslichkeit zur Folge habe , nicht mit Erf olg gegen das Naheliegen der Mikronisierung ins Feld geführt werden. Der gerichtliche Sachver ständige hat hierzu übe rzeugend ausgeführt, dass dem erforderl i- chenfalls mit der bekannten und etwa bei Voigt ( insoweit vorgelegt als L 23 unter 8.3.2.1. S. 158 ff .) beschriebenen Feuchtgranulierung wirksam bege g- net werden konnte. ( e ) Zu dem Argument, dass es dem Fachmann habe unerwünscht e r- scheinen müssen, zur Verbesserung der Lösungsgeschwindigkeit durch Mi k- ronisierung auf die Hinzufügung eines Tensids zum Wirk stoff angewiesen zu sein , hat der gerichtliche Sachverständige schließlich überzeugend ausg e- führt, man werde zunächst versuchen, ohne ein Tensid auszukommen, bei iterativem Vorgehen es aber bei Bedarf in einem Folgeschritt einsetzen. Ein solches Tensid sei auch kein Allergen und deshalb für die vorgesehenen th e- rapeutischen Zwecke nicht per se nachteilig. Im Übrigen hat der Sachve r- ständige darauf hingewiesen, dass weitere Hilfsstoffe wie inerte Zucker zur Hydrophilierung in Betracht kommen. 6. Demnach kan n entgegen der Auffassung der Beklagten nicht d a- von ausgegangen werden, dass der Fachmann annahm, die Mikronisierung werde nicht zu der gewünschten Verbesserung der Löslichkeit von Ebastin führen . Die ein Naheliegen jedenfalls begründende " angemessene E r- fo lgserwartung " im Sinn insbesondere der Praxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (vgl. nur EPA T 60/89 , ABl. EPA 1992, 268 = GRUR Int. 1992, 771, 775 Fusionsproteine; schweiz. Bundesgericht , GRUR Int. 1996, 1059, 1063 - Manzana II) bei d er Mikronisierung ist damit ungeac h- tet nicht von vornherein auszuschließender Schwierigkeiten im Einzelnen, die aber nicht spezifisch mit der Struktur von Ebastin zusammenhängen, nicht zu vernei nen. 25 26 27 - 15 - V. Mit dem Patentgericht ergab sich auch der Gegensta nd de s P a- tentanspruchs 7, hinsichtlich dessen sich die Beklagte allein auf einen g e- genüber Patentanspruch 1 überschießenden erfinderischen Gehalt beruft, in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik . Die Beklagte macht ge l- tend, dass durch die Kombinati on von Mikronisierung und Feuchtgranuli e- rung eine Verbesserung der Lösungsgeschwindigkeit erzielt werde, die als überraschender synergistischer Effekt über die Summe der Einzelbeiträge hinausgehe. Das Patentgericht hat hierzu ausgeführt, es handle sich um eine bei der Verarbeitung pulverförmiger Substanzen übliche Maßnahme, die der Fachmann alleine schon aus Gründen der besseren Handhabbarkeit, begi n- nend bei der genaueren Dosierbarkeit , bei in mikronisierter Form vorliege n- den Wirkstoffen ergreife. Der geric htliche Sachverständige hat dies bestätigt und darauf verwiesen , dass die Herstellung von Tabletten mittels Granulation in Lehrbüchern detailliert beschrieben werde , so auch bei Voigt (siehe hierzu oben unter III 5 (e)) . Ob das Ausmaß der Löslichkeitssteig erung überr a- schend ist, kann angesichts dessen dahinstehen. Denn auch ein überr a- schender Synergieeffekt kann erfinderische Tätigkeit nicht begründen, wenn die Maßnahmen, die diesen Effekt zur Folge haben, wie hier nahegelegt w a- ren (BGH, Urteil vom 10. Deze mber 2002 X ZR 68/99, GRUR 2003, 317 kosmetisches Sonnenschutzmittel I; Urteil vom 14. Mai 2009 Xa ZR 148/05, GRUR 2009, 936 Heizer). 28 - 16 - V I . Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Keukenschrijver Mühlens G rabinski Bacher Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.02.2009 - 3 Ni 63/07 (EU) - 29
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