ECLI:DE:BGH:2016:280616UXZR50.14.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 50/14 Verkündet am: 28. Juni 2016 Anderer Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand l ung vom 28. Juni 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning, Dr. G rabinski, Hoffmann und die Richterin Dr. Kober - Dehm für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 17. Dezember 2013 verkündete Urteil des 3. Senats (Nichtig keitssenats) des Bundespatentgerichts wird zurückgewiesen. Der Beklagten werden - unter Aufhebung des angefochtenen U r- teils im Kostenpunkt - die Gerichtskosten und die außergerichtl i- chen Kosten der Klägerin auferlegt. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Nic htigkeitsklage betrifft das am 26. August 1998 unter Inanspruc h- nahme einer Unionspriorität vom 4. September 1997 angemeldete und mit Wi r- kung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent 1 011 653 (Streitpatent). Anspruch 1 des Streitpaten ts , auf den die Patentansprüche 2 bis 5 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen sind, hat folgenden Wortlaut: " Use of at least one type of xanthophylles in the preparation of a medicament for the prophylactic and/or therapeutic improvement of the duration o f mammalian muscle function and/or treatment of mammalian muscle disorders or diseases. " 1 - 3 - Die Klägerin hat ihre Klage zunächst gegen die B . AB als Beklagte gerichtet. Diese war bei Zustellung der Klage im Register des Deutschen Patent - und Markenamtes als Inhaberin des Streitpatents eingetr a- gen, aber nach Durchführung ei nes Insolvenzverfahren s wegen Vermögensl o- sigkeit bereits seit mehreren Jahren aufgelöst und erlo schen . Die Klagezuste l- lung erfolgte an die seinerzeit als Inlandsvertreter de r B . AB im Register eingetragenen Patentanwälte. Die F . Ltd., die nach mehrfachen Übertragungen des Patents seit 2005 materiell - berechtigte Patentinhaberin ist, ist dem Rechtsstreit zunächst auf Seiten der beklag ten B . AB als Streithelferin beigetreten ; a m 9. Januar 2012 hat sie die Umschreibung des Streitpa tents auf sich e rwirkt. Mit der Strei t- helfe rin am 13. Dezember 2013 zugestelltem Schriftsatz hat die Klägerin er klärt, die Klage werde insoweit geä ndert, als sie sich nu n mehr ge gen die bisherige Streithelferin richte. N ach Erörterung eines etwaigen Parteiwechsels hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht erklärt, d ie Streithelferin werde nur hilfsweise für den Fall verklagt , dass die Klage gegen die ursprüngliche Beklagte unzulässig sein sollte. Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Zudem fehle es an einer ausführbaren Offenbarung. Die Streithe l- ferin hat das Streitpatent im Hau ptantrag in einer beschränkten Fassung sowie mit fünf Hilfsanträgen verteidigt. Das Patentgericht hat keinen Beklagten wechsel angenommen und d as Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Dagegen ri chtet sich die Berufung der Streithelferin , mit der diese in erster Linie begehrt, die Nichtigkeitsklage als unzulässig ab zuweisen. Zudem verteidigt sie das Streitpatent zuletzt im U mfang eines gegenüber der erteilten Fassung beschränkten Hauptan trags und zweier Hilfsanträge, wobei sie darüber hinaus die Streichung näher bezeichneter Stellen in der Paten t- 2 3 4 - 4 - schrift beantragt . Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen und hat mit der Berufungserwiderung erklärt, die Klage gegen " die Berufungsklägerin und bi s- herige Nebenin t ervenientin " zu richten. Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. I. Die K lage ist zulässig. 1. Das Patentgericht dessen Entscheidung insoweit in GRUR 2014, 1029 veröffentlicht ist hat angenommen , die Nichtigkeitsk lage sei gegenüber der zum Klagezeitpunkt als Patentinhaberin im Register eingetragenen B . AB durch Zustellung an den im Register eingetragenen Inlands - vertreter der Beklagten wirksam erhoben worden. D ie seinerzeit wegen Verm ö- genslosigkeit bereits aufgelöste und erloschene B . AB sei jedenfalls deshalb parteifähig gewesen, weil dieser aufgrund des Nichtigkeit s- verfahrens ein Kostenerstattungsanspruch hätte entste hen können . F ür die Kläger in habe zudem die Mö glichkeit bestehen müssen, eine Nichtigerklärung des Streitpatents zu erreichen. Die Klage und die weiteren Schriftsätze hätten den im Register eingetragenen Inlandsvertretern wirksam zugestellt werden können. Deren Vollmacht sei nach § 117 Abs. 2 InsO i.V .m. § 115 Abs. 2 InsO als fortbestehend anzunehmen . 2. O b das Patentgericht zu Recht angenommen hat , dass die Klage gegenüber der zum Klagezeitpunkt als Patentinhaberin im Register eingetrag e- nen B . AB erhoben worden ist , bedarf keiner abs chließenden Entscheidung . Dafür spricht allerdings, dass schon der Umstand, dass die Pa t- entnichtigkeitsklage gegen den im Register eingetragenen (früheren) Patenti n- 5 6 7 8 - 5 - haber zu richten ist (§ 81 Abs. 1 Satz 2 PatG) , es nahelegt, eine erloschene Person insowei t weiterhin als partei - und prozessfähig zu behandeln. J edenfalls ist aber die dem Nichtigkeitsverfahren zunächst als Streithelferin auf Seiten der B . AB beigetretene F . Ltd. noch wäh - rend des Verfahrens vor dem Paten tgericht aufgrund gewillkürten Beklagte n- wechsels wirksam an die Stelle der B . AB als Beklagte getre - ten. a) Im Patentnichtigkeitsverfahren ist ein gewillkürter Beklagtenwec h- sel in erster Instanz aufgrund Erklärung des Klägers wie eine Kl ageänderung zu behandeln, deren Zulässigkeit sich grundsätzlich nach den allgemeinen Regeln des Zivilprozessrechts richtet (vgl. zum Klägerwechsel: BGH, Urteil vom 28. Juni 1994 - X ZR 44/93, GRUR 1996, 865, 866 - Parteiwechsel). Nach § 263 ZPO ist dafür d ie Einwilligung d es neuen Beklagten oder eine Sachdie n- lichkeitserklärung des Gerichts erforderlich . Bei einem gewillkürten Parteiwec h- sel auf Beklagtenseite ist zudem Voraussetzung für das Ausscheiden des bi s- herigen Beklagten aus dem Rechtsstreit entspreche nd § 269 Abs. 1 ZPO von Beginn der mündlichen Ver handlung zur Hauptsache an dessen Zustim mung (vgl. BGH, Urteil vom 10. November 1980 - II ZR 96/80, NJW 1981, 989). b) Hiernach hat d ie im Schriftsatz der Klägerin vom 13. Dezember 2013 erklärte und am se lben Tag zugestellte " Änderung der Klage " , wonach sich diese nunmehr gegen die bisherige Streithelferin richte, einen entspr e- chenden Parteiwechsel auf Beklagtenseite bewirkt . Da die Erklärung der Kläg e- rin zum Parteiwechsel in Reaktion auf das Prozessv erhal ten der bisherigen Streithelfer in erfolg t ist , die unter Verweis auf die zwischenzeitlich erfolgte R e- gisterumschreibung die passive Prozessführungsbefugnis der ursprünglich b e- klagten Partei und danach die Zulässigkeit der Klage in Abrede ge stellt und die p assive Prozessführungsbefugnis als nunmehr eingetragene Patentinhaberin für sich in Anspruch genommen hat, beruht der Beklagtenwechsel auf einer 9 10 - 6 - vorweggenommenen konkludenten Einwilligung der bisherigen Streithelfer in, in die Stellung als Beklagte einzurüc ken . Auf eine Sachdienlichkeitserklärung durch das Patentgericht kommt es danach nicht mehr an, so dass der Parte i- wechsel mit Zu stellung der Erklärung an die bishe rige Streithelferin wirksam geworden ist . Schon m angels vorangegangener Verhandlung zur Haupt sache hat es e iner Zustimmung der bisheri gen Beklagten nicht bedurft , so dass dahi n- stehen kann, ob auch im Patentnichtigkeitsver fa h r en eine Zustimmung des ausscheidenden Beklagten erforderlich ist . Die nachfolgende Erklärung der Klägerin vom 17. Dezember 2 013 mag als Widerruf der zunächst unbedingt abgegebenen Erklärung über den Partei wechsel angesehen werden, ist jedoch nach bereits bewirktem Parteiwechsel ins Leere gegangen . c) Zweifel an der Zulässigkeit der gegen die jetzige Beklagte geric h- teten Klag e bestehen nicht, nachdem diese zuvor als Inhaberin des Streitp a- tents im Register eingetragen worden ist und damit die passive Prozessfü h- rungsbefugnis gemäß § 8 1 Abs. 1 S. 2 PatG erlangt hat (BGH, Urteil vom 16. Juli 1965 Ia ZR 261/63, GRUR 1966, 107, 10 8 - Patentrolleneintrag; Urteil vom 5. Dezember 1995 X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 195 Polyferon). d) Der nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Nichti g- keitsverfahren auf die Fälle der Legitimationsänderung nach Eintritt der Recht s- hängigkei t entsprechend anzuwendende § 265 Abs. 2 ZPO (vgl. BGH, Urteil vom 24. Oktober 1978 - X ZR 42/76, BGHZ 72, 236, 242 - Aufwärmvorrichtung; Urteil vom 4. Februar 1992 - X ZR 43/91, BGHZ 117, 144, 146 - Tauchcomp u- ter) steht einem vom Kläger ausgehenden Beklag tenwechsel nicht entgegen. II. Das Streitpatent be zieht sich auf die Verwendung von Xanthophy l- len als eine r Gruppe von Carotinoiden , insbesondere von Astaxanthin, zur He r- stellung eines Medikaments. 11 12 13 - 7 - 1. Die Patentbeschreibung verweist zum Hintergrund d er Erfindung auf die belastungsbedingte Rhabdomyolyse als wohl häufigste Muskelstörung bei Pferden. Mit der Entstehung dieser Erkrankung werde u.a. ein Vitamin - E - und Selenmangel in Verbindung gebracht. In der Be schreibung wird von zwei Versuche n zur Wirku ng des Xanthophylls Astaxanthin berichtet , welches durch Zucht der Alge Haematococcus sp. gewonnen werden könne . Zum einen (Sp. 3 Z. 21 - Sp. 4 Z. 6) sei experimentell untersucht worden, ob die Zugabe von Astaxanthin in Form von Algenmehl im Futter die phy sische Leistungsfäh igkeit von Pferden steiger e. Die auffallendste Wirkung sei bei Pferden festgestellt worden, die an belastungsbedingter Rhabdomyolyse litten. Diese Pferde seien unter Astaxanthinzusatz nach zwei bis drei Wochen symptomfrei gewesen und hät ten normal trainiert werden und Rennen laufen können. Zum anderen (Sp. 4 Z. 11 - Sp. 5 Z. 9) habe man mit gesunden Freiwilligen die Auswirkung von Astaxanthin auf die physische Leistungsfähigkeit des Menschen überprüft . A l- lein der Krafta usdauer - Test - bei Ermittlung der größtmöglichen Anzahl von Kniebeugen mit 40 kg Gewicht in einer Smith - Maschine unter Standardbedi n- gungen - habe einen deutlichen Unterschie d zwischen der Astaxanthin - und der Placebogruppe gezeigt. Die positive Auswirkung auf die Leistungsfä higkeit, welche von einzelnen Athleten dem Astaxanthin zugeschrieben worden sei, betreff e danach anscheinend die Krafta usdauer. 2. Als technische s Problem betrifft das Streitpatent demnach die B e- reitstellung eines Medikaments zur Verbesserung der physis chen Leistungsf ä- hig keit der Muskeln von Menschen oder Säugetieren . 3. Zu dessen Lösung schlägt Patentanspruch 1 in der erteilten Fa s- sung des Streitpatents vor: ( 1 ) Verwendung von Xanthophyllen mindestens eines Typs ( 2 ) bei der Herstellung eines Medikame nts 14 15 16 - 8 - (3) zur pro p hylaktischen und/oder therapeutischen Steigerung der Muskelfunktionsdauer von Säugetieren ( " for the proph y- lactic and/or therapeutic improvement of the duratio n of mammalian muscle function " ) und/oder ( 4 ) zur Behandlung von Störungen oder Kr ankheiten der Mu s- keln von Säugetieren ( " for the treatment of mammalian muscle disorders or diseases " ). 4. Nach Ansicht des Patentgerichts ist u nter der erfindungsgemäß angestrebten " Steigerung der Muskelfunktionsdauer " die Steigerung von Kraft und Ausda uer der Muskulatur unter körperlicher Belastung zu verstehen , wobei damit auch die Beseitigung manifester Muskelfunktions störungen und die equ i- ne Rhabdomyolyse gemeint sei en. D iese Auslegung ist nicht zu beanstanden . Der Begriff der Muskelfunktionsdauer ( " " ) betrifft die im Streitpa tent untersuchte physische Leistungsfähigkeit des Menschen o der anderer Säuger , die sich in der Kraft a usdauer l eistung der Skelettmusk eln bei körperlicher , namentlich trainingsbedingter Belastung ni ederschlägt . Dabei legt sich die erfindungsgemäße Lehre nicht darauf fest , ob die angestrebte Steigerung der Kraft a usdauer l eistung bei Sä uger muskel n in gesundem oder nicht - gesundem Z ustand erreicht werden soll. E ntsprechen d betreffen die be i- den erfindungsg emäßen Ausführungsbei spiele , die sich mit den Auswirkungen des Xanthophylls Astaxanthin befassen, einerseits die physische Leistungsf ä- higkeit von Pferden mit krankheitsbedingten Muskelproblemen (belastungsb e- dingte Rhabdomyolyse) ( Abs. 18 ff.) und andererse its die Leistungsfähigkeit von gesunden Menschen hinsichtlich Kraft und Ausdauer (Abs. 22 ff.) und wir d jeweils von signifikanten Steigerungen der Leistungsfähigkeit berichtet (Abs. 21 und 32 f.) . 5. Die Beklagte hat Patentanspruch 1 im Hauptantrag zul etzt in fo l- gender Fassung verteidigt: 17 18 - 9 - ( 1 ) Verwendung von Astaxanthin (2) bei der Herstellung eines Medikaments (3) zur prophylaktischen und/oder therapeutischen Steigerung der Musk elfunktionsdauer beim gesunden Menschen . Dabei hat sie zu dem die im Pr otokoll der mündlichen Verhandlung im Einzelnen näher bezeichnete Streichung aller Stellen aus der Beschreibun g des Streitpatent beantragt , die sich auf die Verwendung von Xanthophyllen bei der Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von Störungen o der Krankheiten der Muskeln von Säugetieren und dabei insbesondere die Behan d- lung von equiner belastungsbedingter Rhabdomyolyse beziehen . Gegenüber der erteilten Fassung unterscheidet sich die zuletzt von der Beklagten verteidigte Fassung von Patentansp ruch 1 mithin vor allem dadurch, dass die se nicht mehr auf die Verwendung von Xanthophyllen mindestens e i- nes Typs ( einschließlich Astaxanthin) bei der Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von Störungen oder Kran kheiten der Muskeln von Säugern g e- ric htet ist. Wei terhin von der anspruchsgemäßen Lehre erfasst ist hingegen die Verwendung von Astaxanthin bei der Herstellung eines Medikaments zur Ste i- gerung der Kraftausdauerleistung beim menschlichen Muskel in gesundem Z u- stand . Dabei wird, wie die weitere Auslegung des Patentanspruchs 1 unter B e- rücksichtigung auch des verbliebenen Teils der Beschreibung ergibt, mit der Steigerung der Kraftausdauerleistung in pro p hylaktischer Hin sicht die Verme i- dung eines krankhaften Zustands des menschlichen Muskels und mit der Ste i- gerung der Kraftausdauerleistung in therapeutischer Hin sicht die Verlängerung der F unktionsdauer desselben in gesundem Zustand angestrebt. Ob der Gegenstand von Patentanspr uch 1 in der von der Beklagten z u- letzt verteidig ten Fassung zulässig is t , bedarf danach keiner abschließenden 19 20 21 - 10 - Entscheidung , weil sich dieser bei Zugrundelegung des vorstehend erläuterten Verständnisses als jedenfalls nicht patentfähig erweist , wie sich aus den nac h- folgenden Ausführungen ( zu IV , Rn. 28 ff. ) ergibt. III. Das Patentgericht hat seine Entscheidung in der Sache im W e- sentlichen wie folgt begründet: Die Verwendung von Xanthophyllen zur Steigerung der Muskelfunktion s- dauer von Säugetieren sei durch den Stand der Technik nahegelegt gewesen . Vor der Aufgabe stehend, die Muskelfunktionsdauer von Säugetieren mit bela s- tungsbedingten Muskelstörungen oder Erkrankungen medikamentös prophyla k- tisch und/oder therapeutisch zu steigern, werde der Fachmann sowohl den wi s- senschaftlichen Übersichtsartikel K9 ( Dekkers et al., Sports Med. 1996, S. 213 238: " The Role of Antioxidant Vitamins and Enzymes in the Prevention of Exercise - Induced Muscle Damage " ) als auch die dort referierte Studie K22 ( Novelli et al., Free Radical Biology & Medicine 1990, S. 9 - 13: " Spin - Trappers and Vi tamin E P rolong Endurance to Muscle Fatigue in Mice " ) berücksichtigen. Die K9 begründe die Motivation der Fachwelt zur Untersuchung der Wirkung von Antioxidantien mit den zunehmenden Hinweisen auf eine Bedeutung freier (Sauerstoff - ) Radikale beim Auftreten von Zel lschäden und Entzündungen der Muskulatur inf olge anstrengender körperlicher Bewegung . I n der Fachliteratur werd e angenommen , dass Antioxidantien - in ihrer Wirkung als Radikalfänger oder als Reduktionsmittel - zu einer Verminderung von Peroxiden führten, d ie während einer körperlichen Belastung entstünden und ursächlich für eine (ke t- tenreaktive) Lipidperoxidation mit nachfolgender Zellschädigung seien . D ie K9 komme zu dem Schluss, dass Antioxidantien - na mentlich Vita min E - die Mu s- kulatur vor Schäden schüt z t en, die durch körperliche Beanspruchung veru r- sacht werden könnten. Deshalb empfehle sie sportlich aktiven Menschen zur Vorbeugung von trainingsbedingten Zellmuskelschäden die Einnahme von ant i- oxidativ wirkenden Vitaminen . Die Studie K22 vermittle dem Fac hmann anhand 22 23 - 11 - eines Versuchs an Mäusen ebenso den Hinweis, dass die Verabreichung von Vitamin E als Antioxidans zu einer Steigerung der Ausdauerleis tung beitrage. Über die in K9 und K22 explizit besprochenen antioxidativen Vitamine E ( - Tocopherol) und C (Ascorbinsäure) sei dem Fachmann zum Prioritätszei t- punkt - wie aus der 1990 veröffentlich ten japanischen Offenlegungsschrift Sho 63 - 1 9 8947 (K8 ) zu ersehen - das Xanthophyll Astaxanthin als weitere Su b- stanz zur Vermeidung oxidationsbedingter Zel lschäden be kannt gewesen. Da Astaxanthin in weit geringeren Dosierungen verabreicht werden könne , werde deren Verwen dung in der K8 als Alternative zu Tocopherol bzw. Kombinationen von Tocopherol und Ascorbinsäure beschrieben. Um zu der streitpatentgem ä- ßen Lösung zu g elangen, habe der Fachmann lediglich die Anregung aufgreifen müssen, das erheblich wirksamere Astaxa nthin anstelle von Tocopherol in B e- tracht zu ziehen. Da für den Fach mann - einen in ein Team eingebundene n Sportmediziner Übereinstimmungen in der physiol ogischen Wirkung der Su b- stanzen maßgebend gewesen seien, hätte er Astaxanthin auch nicht wegen Unterschieden in der chemischen Struktur im Vergleich mit Tocopher ol außer Betracht gelassen. D ie Beschränkung der Anwendung " beim gesunden Menschen " gemäß Hi lfsantrag IV sei nicht geeignet, eine erfinderische Tätigkeit zu begründen. D ie in der K9 beschriebene n Studien zielten darauf , dem durch intensives Training verursachten Verlust der Muskelfunktion entgegenzuwirken und seien im E r- gebnis schon auf den gesun den Menschen als intensiv trainierenden Sportler gerichtet. Soweit in weiteren Hilfsanträgen darauf ab ge stellt werde , dass " das Astaxanthin in mit Fettsäure veresterter Form vorliegt, wobei es sich bei dem mit Fettsäuren veresterten Astaxanthin um Algen mehl aus gezüchteten Ha e- matococcus sp. handelt " , bleibe dieser Verteidigung des Streitpatents ebenfalls der Erfolg versagt. Bereits vor dem Prioritätstag - beschrieben in der 1991 ve r- 24 25 26 - 12 - öffentlic hten japanischen Offenlegungsschrift Hei 1 - 218593 (K14 ) - sei da s als Anti o xidans bekannte Astaxanthin in Form von natürlich hergestelltem Alge n- mehl aus gezüchteten Haematococcus sp. verwendet worden, welches dann genuin mit Fettsäuren verestert vorliege. IV. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufu ngsverfah ren stand. 1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in se i- ner zuletzt verteidigten Fassung beruht nicht auf einer erfinderischen Tätig keit, weil er sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab . a) Das Patentgericht hat als zuständigen Fachmann einen Sportm e- diziner angesehen, der jedenfalls mit einem Pharmazeuten, der sich auf dem Gebiet der pharmazeutischen Biologie spezialisiert und mehrere Jahre Beruf s- erfahrung auf dem Gebiet der Erforschung biogener Arzneimittel hat, in einem Team zusammenarbeitet. Ein Rechtsfehler bei dieser Festlegung wird von den Parteien nicht geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich. b) Befasst sich ein solcher Fachmann mit der Bereitstellung eines Medikaments zur Verbes serung der Leis tungsfähigkeit der Muskeln des Me n- schen , wird er sich einen Überblick über in der Fachwelt bekannte Ansätze ve r- schaffen und dabei - wie das Patentgericht zu Recht ausführt - die K9 und K22 in den Blick nehmen . Die Entgegenhaltungen beschr eiben übereinstimmend die Beteiligung freier Radikale bei körperlicher Anstrengung als Auslöser peroxidativer Skelet t- muskelschädigungen und insoweit einen möglichen Kausalmechanismus hi n- sichtlich der Erschöpfung der Muskelfunktion (vgl. K9, S. 213 " Summary " 1. Absatz, S. 215 - 1. Absatz in linker Spalte, S. 218 " 2.1.1 " - 1. Absatz , vgl. K22 S. 9 " Abstract " 1. Satz, S. 11 " Discussion " - 1. Satz, S. 12 letzter Absatz). 27 28 29 30 31 - 13 - Zugleich belegen sie, dass dem Antioxidans Vitamin E als physiologischem R a- dikalfänger ei n Schutz vor Lipidperoxidation und einer damit zusammenhä n- genden bewegungsinduzierten Muskelschädig ung zuerkannt wird (vgl. K9, S. 213 " Summary " - 1. Absatz, S. 214 - noch zur " Summary " gehörender A b- satz, S. 229 " 2.2.3 " - 1. Absatz, S. 231 - 2. Absat z in l inker Spalte, S. 231 1. Absatz in rechter Spalte, vgl. K22, S. 10 - 3. Absatz in linker Spalte). H u- manst udien wiesen darauf hin, dass eine Zuführung von antioxidativen Vitam i- nen Personen empfohlen werden könne, die regelmäßig schwere körperliche Bewegung absolvierten. Trainierte Personen hätten im Vergleich zu untrainie r- ten Personen einen Vorteil, da Training zu einer erhöhten Aktivität mehrerer antioxidativer Enzyme führe und den allgemeinen antioxidativen Status verbe s- sere (K9, S. 14 " Summary " , letzter Absatz) . Die K22 - die insoweit v on der K9 zusammengefasst und gewürdigt wird - kommt anhand von Versuchen zur Schwim mausdauer bei Mäusen zu de m Ergebnis , dass das Einfangen und D e- aktivieren freier Radikale (zwecks Begrenzung ihrer schädlichen Wirkung) mi t- tels Vitamin E die Ausdauer bei Muskelanstrengung stark erhöht (vgl. K22, S. 11 f. ). Ebenso empfiehlt die K9 in ihrer Bewertung der Erkenntnisse der Fachwelt aus verschiedenen Veröffentlichungen und Studien trotz weiterhin strittiger Punkte eine Supplement ierung mit antioxidativen Vitaminen wie Vit a- min E für Personen, die regelmäßig schwere körperliche Bewegung absolvi e- ren , zur Prävention von durch körperliche Bewegung verursachten Mu ske l- schäden (vgl. K9, S. 237 - 4. Con clusion ). Mit dem Patentgericht is t demnach davon auszugehen, dass aus der K9 und der K22 die Verwendung von Vitamin E zur Herstellung eines Medikaments zur prophylaktischen und/oder therapeutischen Steigerung der Muskelfunkt i- onsdauer des Menschen bekannt war und sich der Gegenstand des Pa tenta n- spruchs 1 des Streitpa tents davon allein durch die Verwendung von Xanth o- phy l len unterscheidet. Der demgegenüber von der Beklagten vorgebrachte Einwand, in K9 und K22 sei allein die Behandlung von Muskelschädigungen mit 32 - 14 - Krankheits wert offenbart, greif t nicht durch. Wie erläutert, erfasst die Lehre aus An spruch 1 des Streitpatents in der zuletzt verteidigten Fassung auch die Ste i- gerung der Funktionsdaue r des menschlichen Muskels in prophylaktischer Hi n- sicht zur Vermeidung eines krankhaften Zustands dess elben. Abgesehen hie r- von ist auch die Steigerung der Muskelfunktions dauer des gesunden menschl i- chen Mus kel s durch Verabreichung von Vitamin E im Stand der Technik durch die K9 und K22 als bekannt beschrieben. Ohne Erfolg bleiben Einwände der Berufung ge gen die Heranziehung der K22 und der darin referierten Verlängerung der Muskelausdauerleistung bei Mäu sen nach - Tocopherol - Injektionen für die Überlegungen des Fachmanns. Die Annahme, dass dieser Anlass hatte, die K22 bei seine n Überlegungen zu berücksich tigen , erweist sich unabhängig von den Zweifeln der Beklag ten an der vom Patentgericht angenommenen Einbeziehung in die Offenbarung der K9 als rechtlich zutreffend, weil die K22 eine eigenständig e Veröffentlichung nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ bildet . D ie Beh auptung der Beklagte n , die Studie K22 weise gravierende ko n- zeptionelle Fehler bei der Anlage und Auswertung der im Hinblick auf die Ve r- längerung der Muskelausdauerleistung bei Mäusen nach - Tocopherol - Injektionen durchge führten V ersuche auf , führt zu keiner ander en Bewertung . Bei der Prüfung, ob der Stand der Technik ausgehend von einer Entgegenha l- tung dem Fachmann die erfindungsgemäße Lösung nahegelegt hat, ist nicht nur zu berücksichtigen , was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus dieser Entgegenhaltung ergibt, sondern gleichermaßen, was der Fachmann kraft seines Fachwissens aus ihr ableitet (BGH, Urteil vom 12. Dezember 2012 - X ZR 134/11, GRUR 2013, 363 - Polymerzusammenset zung). Maßgeblich ist, ob der Fachmann aus dem Stand der Technik eine Anregung erhalten hat, dort beschriebene Maßnahmen aufzugreifen und sie auf einen bekannten Stoff a n- zuwenden. Dabei kann die Überlegung Bedeutung gewinnen, ob sich aus di e- 33 34 - 15 - sen Maßnahmen e ine angemessene Erfolgserwartung für die Lösung des sich stellenden technischen Problems ergab (BGH, Urteil vom 15. Mai 2012 - X ZR 98/09, GRUR 2012, 803 - Calcipotriol - Monohydrat). Nach diesen Grundsätzen genügt vorliegend die Feststellung , dass der Fachmann die Studie der K22 als in der Sekundärliteratur K9 positiv als Teil einer Forschungs - und Entwicklungslinie gewürdigt erken nen konnte und b e- reits deshalb Anlass hatte, die An nahmen und Ergebnisse der K22 als Arbeit s- hypothese seinen - letztlich dur ch eigene Routineversuche zu überprüfenden - Überlegungen bei der Lösung des technischen Problems zugrunde zu legen. Die Rüge der Berufung , der Fachmann hätte die Entgegenhaltung verworfen , weil die durchgeführten Versuche wissenschaftlichen Standards nich t ge nügt en, greift nicht durch . Zutreffend ist zwar , dass nach den Anga ben der K 22 einer Gruppe von Mäusen bei den Schwimmtests bis zur körperlichen Erschöpfung täglich drei intramuskuläre Injektionen von - Tocopherol (100mg/kg) in Olivenöl verabreicht wurde , während die Mäuse einer anderen Grup pe bei gleicher kö r- perlicher Anstrengung lediglich intraperitoneale Injektionen mit Kochsalzlösun g (0,2 ml) er hielten. Die K22 gab dem Fachmann aber keinen Grund zu der A n- nahme , dass nicht die Gabe von - Tocopherol - wie als Ergebnis der Schwim m- t ests festgestellt (K22, Abstract, S. 9; Figur 1; vgl. auch Tabelle 2) - zur starken Erhöhung der Aus dauerleistung der Mäusegruppe im Vergleich mit der anderen Mäusegrupp e gefü hrt habe , sondern diese Leistungssteigerung stattdessen auf das mit dem - Tocop herol verabreichte Oli venöl als zusätzli che Energiequelle zurückzuführen sei . E ntge gen dem Vorbringen der Beklagten geht aus der K22 bereits nicht hervor , dass die Tiere der - Tocopherol - Gruppe während der Tests 0,6 ml Ol i- venöl pro Tag erhalten haben . Viel mehr enthält die K22 keine Angaben zum Injektionsvolumen bei dieser Mäuse gruppe . Allein der Umstand, dass der Ve r- gleichsgruppe jeweils 0,2 ml Kochsalzlö sung intraperitoneal injiziert wurde , 35 36 - 16 - reicht nicht aus, um auf ein entsprechendes Injektionsvolumen bei der i n- tramuskulären Gabe von Vitamin E in Olivenöl zu schließen. Kann für die nach der K22 durchgeführten Schwimmtest s nicht - entsprechend den weiteren Au s- führungen der Bek lagten - angenommen werden, dass den Mäusen der - Tocopherol - Gruppe täglich 0,6 ml Olivenöl injiziert wurden, gehen auch die weiteren Berechnungen der Beklagten , wonach 0,6 ml Olivenöl einen Bren n- wert von 5,3 kcal haben, was bei einer durchschnittlichen täglichen Kalorie n- aufnahme von ad libitum 13,3 +/ - 0,3 kcal 40 % des täglichen Energiebedarf einer Maus bedeute, ins Leere. Im Übrigen ist dem Vorbringen der Beklagten auch nicht zu entnehmen , ob und in welchem Umfang der Fachmann aus einer intramuskulären Injektion von in Olivenöl aufgelöstem - Tocop herol auf eine relevante Energieaufnahme bei den Mäusen der Schwimmtests schließen muss te . Das Paten t gericht hat in diesem Zusammenhang bereits darauf hingewiesen, dass die Verabreichung in die Muskulatur nicht mit einer Gabe über den Magen - Darmtrakt oder einer i n- travenösen Injektion vergleichbar sei. Die Beklagte hält dem unter Verweis auf die Anlage N16 ( " Injektionsarten " , Internet - Ausdruck von ) zwar entgegen, dass ein Medikament bei intramuskulärer Injektion schneller aufgenommen werde , als bei einer subkutanen Injektion und dass entspr e- chend auch intramuskulär injiziertes Olivenöl schnell in die Blutbahn übertrete. D amit ist aber noch nicht dargelegt, dass der Fachmann zu der Schlussfolg e- rung gelangen musste, die in der K22 wiedergegeb enen Tests genügten nicht wissenschaftlichen Standards und das Ergebnis der K22, die Gabe von Vit a- min E erhöhe die Ausdauerleistung bei starker körperlicher Betätigung, s ei als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen und Versuche zur Lösung des Pro b- lems, ei n Medikament zur Verbesserung der physischen Leistungsfähigkeit der Muskeln von Menschen zu finden, zu verwerfen . Selbst wenn der Fachmann aus den von der Berufung angeführten Gründen Zweifel an der Validität der 37 - 17 - Versuchsergebnisse gehabt hätte, waren dies e kein zureichender Grund, die den Versuchen zugrundeliegende Hypothese zu verwerfen. Endlich überzeugt die Erwägung der Berufung nicht, der Fachmann habe entgegen dem Offenbarungsgehalt der K9 und der K22 im Hinblick auf andere Veröffentlichungen mit e inem negativen Ergebnis - wie die N7 ( Lawrence et al., The American Journal of Clinical Nutrition, 1975, S. 205 - 208: " - Tocopherol Acetate on the Swimming Endurance of Trained Swimmers " ) und die N10 ( Rokitzki et al., International Journal of Spo r t Nutrition, 1994, S. 253 - 264: " - Tocopherol Supplementation in Racing Cyclists during extreme Endurance Training " ) - keinen leistungssteigernden Effekt von Vitamin E a n- nehmen dürfen und hätte deshalb bei seinen Überlegungen das antioxidative Astaxanthin nicht als Altern ative hierzu erwo gen. D ie Beklagt e lässt dabei unb e- rücksichtigt , dass unabhängig von einem eindeutigen wissenschaftlichen Nachweis eines tatsächlichen Zusammenhangs zwischen der antioxidativen Wirkung des Vitamin E und einer Leistungssteig erung der Muskelfunktion ein solcher Zusammenhang im Stand der Technik, wie die K9 und die K22 , aber auch weitere Entgegenhaltungen wie die K19 ( Saastamoinen/Juusela, Acta A g- riculturae Scandinavica, Sect. A, Animal Sci, 1993, S. 52 - 57: " Serum Vitamin E Con centration of Horses on Different Vitamin E Supplementation Levels ", S. 52 ) belegen , jedenfalls eingehend diskutiert wu rd e . Der Fachmann hatte somit z u- mindest hinreichenden Anlass, eine n solchen Zusammenhang für plausibel zu halten und hierauf seine durch eigene Routineversuche zu überprüfenden Übe r- legungen bei der Lösung des technischen Problems aufzubauen. Danach kann offenbleiben , o b d ie N10 den Fachmann auch deshalb nicht davon abhalten konnte , - Tocopherol als die Muskelfunktionsdauer ve r- besserndes Mittel in Betracht zu ziehen, weil der Ver dacht bestand , dass d ie Tests, aus denen in der Entgegenhaltung abgeleitet wird, dass Vitamin E die physische Leistungsfähigkeit nicht verbessere, durch die G abe von Dopingmi t- 38 39 - 18 - teln ver fälscht worden sein könnten , wie die Klägerin im Hinblick auf die Tabelle 4 d er N10 geltend mach t, wonach ein aerobes Trainingsprogramm bei austra i- nierten Radsportlern mit und ohne - Tocopherol supple mentierung nach sta n- dardisiert em Radergometertest zu überraschend hohen Steigerung en von 6,1 % (Kontrollgruppe von 3,12 W/kg auf 3,31 W/kg) bzw. 6,5 % ( - Tocopherol - Gruppe von 3,10 W/kg auf 3,30 W/kg) der körperlichen Leistungsfähigkeit i n- nerhalb von fünf Monaten geführt haben soll . c) Ergab sich für den Fachmann nach alledem aus dem Stand der Technik zumindest die begründete Erwartung eine r pro phylaktische n und/oder therapeutische n Steigerung der Musk elfunktionsdauer des Menschen durch medikamentöse Verwendung von Vitamin E aufgrun d seiner antioxidativen Wi r- keigenschaf ten , entnahm er den Entgegenhaltungen K8 und K7 ( Miki, Biological functions and activities of animal carotenoids, Pure & Appl. Chem. 63, S. 141 - 146 ) auch die Anregung , das hinsichtlich seiner oxidativen Zellschut z- wirkung erheblich wirksamere Xanthophyll Astaxanthin als Alternative zu Vit a- min E in Betracht zu ziehen ( K8Ü [deutsche Übersetzung] , S. 2, Z. 17 ff.; S. 3, Z. 4 ff.; S. 4, Z. 5 ff.; S. 7, Z. 27 ff.; S. 12 ff . drittes bis siebt es Beispiel; S. 20, Z. 7 ff . ; K7, Abstract, S. 141; Conclusion , S. 145 ) , und gelangte so unter Übe r- prüfung seiner Erwartungen mittels routinemäßiger Versuche zur patentgem ä- ßen Lösung . Dass die K8 und die K7 das Xanthophyll Astaxanthin als wirksamere A l- ternative zu Vitamin E ledig lich allgemein vor dem Hintergrund der Vermeidung oxidationsbedingter Zellschäden adressieren und nicht spezifisch im Hinblick auf Muskelgewebe erör tern, steht dem nicht entgegen . Denn war dem Fac h- mann bekannt bzw. hatte er zumindest begründeten Anlass zur Annahme, dass mit einer Vitamin - E - Supplementation eine Steigerung der Muskelfunktionsdauer gerade aufgrund dessen antioxidativer Eigenschaften bewirkt werden kann, g e- nügt e dem Fachmann die allgemeine Erkenntnis über die gesteigerte antioxid a- 40 41 - 19 - tive Wirksamke it des Astaxanthins, um dieses Xanthophyll als Alternative zum Vitamin E in Betracht zu ziehen. Ausgehend von dieser Erkenntnis wurde der Fachmann trotz der Unte r- schiede in der Molekülstruktur des bekanntesten Vitamin - E - Isomers - Toco - pherol einerseits und Astaxanthin andererseits dazu angeregt , eine Austausc h- barkeit der Stoffe bei der Steigerung der Muskelfunktionsdauer von Säugern und damit insbesondere auch des Menschen in Erwägung zu ziehen und dies e Erwägung durch routinemäßige Versuche nach zu pr üf en, womit er zur Lösung des Streitpatents gelangen konnte . Denn selbst wenn der Fachmann aufgrund der strukturellen U nterschiede der Moleküle aus seinem allgemeinen Fachwissen nicht auf eine gleichartige Wirkung der Stoffe zu schließen ve r- mochte , begründ ete de r im Stand der Technik ausdrücklich beschriebene ve r- gleichbare Schutz vor oxidationsbedingten Z ellsch äden für ihn die E rwartung, dass Vitamin E und Astaxanthin funktion ell austauschbar sind. 2. D as Streitpatent kann auch in den Fassungen der zulet zt gestel l- ten zwei Hilfsanträge (in der Anlage E 4 der Beklagten als Hilfsanträge VI und VII bezeichnet ) keinen Bestand haben. a) D ie Beschränkung auf Astaxanthin in mit Fettsäuren veresterter Form aus Algenmehl aus gezüch tete m Haematococcus sp. ( Untera nspruch 3 des Hauptantrags und Hilfsantrag VI ) hat das Patentgericht als nicht patentfähig angesehen. Weder lässt d iese Beurteilung einen Rechtsfehler erken nen, noch zeigt die Berufung einen solchen auf. Gleiches gilt im Hinblick auf Untera n- spruch 2 des Ha uptantrags, der vorsieht, dass Astaxanthin in mit Fettsäuren vereste r ter Form vorliegt. b) Soweit der Hilfsantrag VII gegenüber dem Hilfsantrag VI v on der " Steigerung der Kraft/A usdauer " statt der " Steigerung der Muskelfunktionsda u- er " spricht, wird dar in keine Änderung des Anspruchsinhalts im Sinne einer B e- 42 43 44 45 - 20 - schränkung deutlich . Aus den angeführten Gründen war daher auch der G e- genstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags VII nahe g e- legt . V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO. Da der Beklagtenwechsel bereits vor dem P a- tentgericht wirksam war, kann die erstinstanzliche Kostenentscheidung insoweit keinen Bestand haben, als sie der ausgeschiedenen Beklagten Kosten aufe r- legt. Meier - Beck Gröning Grabinski Hoffmann Kober - Dehm Vorinstanz : Bundespatentgericht, Entscheidung vom 17.12.2013 - 3 Ni 31/11 (EP) - 46
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