X ZR 51/11 - X. Zivilsenat

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 51/11 Verkündet am: 24. Juli 2012 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja BGHR: ja Flaschenträger PatG § 139 Abs. 2, ZPO § 287 a) Der Schutzrechtsverletzer ist verpflichtet, den durch die Verletzungshandlungen erzielten Gewinn vollständig insoweit, aber auch nur insoweit herauszugeben, als er auf der Benutzung des immateriellen Schutzguts beruht. b) Für die Bestimmung des Anteils des herauszugebenden Verletzergewinns ist bei einer Patentverletzung wertend zu bestimmen, ob und in welchem Umfang der e r- zielte Gewinn auf den durch die Benutzung der Erfindung vermittelten technischen Eigenschaften des Produkts oder anderen für die Kaufentscheidung der Abne h- - 2 - mer erheblichen Faktoren beruht. Die Höhe des herauszugebenden Verletzerg e winns ist insoweit vom Tatrichter unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls nach freier Überzeugung zu schätzen. c) Der Einwand des Verlet zers, er hätte den Gewinn auch bei einem nicht das Schutzrecht verletzenden Verhalten erzielen können, ist bei Bestimmung des he r- auszugebenden Verletzergewinns unbeachtlich. Eine nichtverletzende Produktg e- staltung, die im Verletzungszeitraum tatsächlich ni cht zur Verfügung stand, ist für die Beurteilung der mit der Benutzung des Schutzrechts verbundenen Marktcha n- cen in diesem Zeitraum und damit für die Bestimmung des herauszugebenden Verletzergewinns unerheblich. BGH, Urteil vom 24. Juli 2012 - X ZR 51/11 - OLG Frankfurt am Main LG Frankfurt am Main - 3 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. Juli 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Gröning und Dr. Bacher für Recht erkannt: Die Revisionen gegen das am 31. März 2011 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main we r- den zurückgewiesen. Die Kosten des Revisionsverfahrens werden gegeneinander au f- geho ben. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Klägerin verlangt von der Beklagten Schadenersatz wegen Paten t- verletzung. Die Klägerin ist Inhaberin des unter anderem für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland e rteilten europäischen Patents 0 93 1 003 (Klag e- 1 2 - 4 - patents). Es betrifft einen Gegenstandsträger und einen Zuschnitt hierfür. G e- genstandsträger sind korbartige Gebilde, die einen Handgriff aufweisen und in denen beispielsweise mehrere Behälter, z.B. Flaschen, transportiert werden können. Sie we rden aus flächigem Material, vorzugsweise Pappe, hergestellt und erhalten durch Falten und bereichsweises Verbinden, z.B. Verkleben, der durch Schnitte getrennten Teile ihre dreidimensionale Form. Eine von der Beklagten erhobene Patentnichtigkeitsklage w ies der Senat m it Urteil vom 22. April 2008 (X ZR 84/06; juris) insoweit ab, als die Klägerin das Klagepatent im Berufungsverfahren beschränkt verteidigt hat. Die hiernach geltende Fassung des Patentanspruchs 1 lautet in der Verfahrenssprache wie folgt: " A blank for an article carrier, comprising a pair of side panels (14, 18) and a pair of end panels (12, 16) interconnected at their side edges along respective fold lines (20, 22, 24), each of said end panels (12, 16) having a second upper edge, a pair of h andle panels (58, 86, 72, 92) each comprising an inner handle panel (86, 92) and an outer handle panel (58, 72), each inner handle panel being connected to a respective outer handle panel along a fold line (88, 94) and provided with a glue flap (130, 110, 134, 126), each outer handle panel (58, 72) being disposed adjacent a portion of a respe c- tive side panel (14, 18) along said first upper edge thereof and adj a- cent a portion of a respective end panel (12, 16) along said second upper edge thereof, each outer handle panel (58, 72) being separated from said respective side panel by a first cut line (60, 74) extending along said first upper edge, and being partially separated from said respective end panel by a second cut line (62, 76) extend ing along a portion of said second upper edge, wherein said second cut line (62, 76) terminates at a point spaced from a side edge of the outer handle panel and defining a connection portion (66, 78) there between." 3 - 5 - Die Beklagte lieferte von April 2002 bis Ende Januar 2005 nach der Le h- re des Klagepatents gefertigte Flaschen träger an die R . , die zuvor jahrelang von der Klägerin mit erfindungsgemäßen Trägern beliefert wo r- rechtskräftiges Urteil vom 11. Februar 2009 stellte das Landgericht Frankfurt am Main die Verpflichtung der Beklagten fest, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, der durch Herstellun g und Vertrieb von Gegenstandsträgern mit dem erfindungsgemäßen Zuschnitt seit dem 9. Februar 2002 entstanden ist. Im vorliegenden Verfahren begehrt die Klägerin die Herausgabe des Ve r letzergewinns. Das Landgericht hat - soweit für das Revisionsverfahre n von Interesse - der Klägerin den gesamten erzielten Gewinn zuerkannt. Auf die B e- rufung der Beklagten hat das Berufungsgericht den herauszugebenden G e- winnanteil mit 50% bemessen. Hiergegen wenden sich Klägerin und Beklagte mit der durch das Berufungsgeric ht zugelassenen Revision. Die Klägerin strebt die Verurteilung der Beklagten zur Zahlung von 88.092,29 will die vollständige Klageabweisung erreichen. Entscheidungsgründe: Die zulässigen Revisionen haben keinen Erfolg. I. Das Berufun gsgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet: Der Beklagten stehe ein Schadenersatzanspruch unter dem Gesichtspunkt der Herausgabe des Verletzergewinns in Höhe von 50% des um die Verpackungs - und Frachtkosten bereinigten Klagebetrags zu. Es sei als Verletzergewinn nur 4 5 6 7 - 6 - derjenige Gewinn herauszugeben, der gerade durch die rechtswidrige Benu t- zung des fremden Schutzrechts erzielt worden sei, wobei es nicht alleine um die Frage der haftungsausfüllenden Kausalität gehe, sondern auch darum, e i- nen " billigen " Ausgleich dafür zu schaffen, dass der Verletzer sich durch die widerrechtliche Ausnutzung des Patents an die Stelle des Rechtsinhabers g e- setzt und die diesem zustehenden Vorteile gezogen habe. Ansatzpunkt der Ermittlung des Verletzergewinns sei daher die Frage, in welchem Maß die w i- derrechtliche Nutzung der Erfindung die Kaufentscheidung verursacht oder mi t- verursacht habe. Das Gericht müsse feststellen, welche Faktoren den Kaufen t- schluss beeinflusst hätten und diese Faktoren wertend bei der Schadensschä t- z ung gewichten. Bei Verletzung von Patentrechten durch den Verkauf verle t- zender Gegenstände bestehe in der Regel kein Anhalt dafür, dass der Ver - letzergewinn in vollem Umfang auf der Nutzung des Patents beruhe. Lediglich in Ausnahmefällen komme dies in Betr acht, wenn z.B. die Erfindung einen vö l- lig neuen Gebrauchsgegenstand hervorgebracht habe, der neue Einsatzgebiete erschließe und für den es keine äquivalenten, nicht schutzrechtsverletzenden Ausweichmöglichkeiten gebe. Häufig gehe es jedoch nur um Detailve rbess e- rungen vorbekannter, tauglicher Vorrichtungen, weswegen sich ein demzufolge begrenzter Schutzumfang des Patents und seine Umgehungsmöglichkeit auch in begrenzender Weise auf den Kaufentschluss auswirkten. So liege der Fall hier. Zwar sei zu berück sichtigen, dass sich der P a- tentanspruch auf das ganze Erzeugnis und nicht nur eine Komponent e eines komplexen Produkts beziehe . Dies besage aber nicht, dass die Erfindung einen völlig neuen Gebrauchsgegentand hervorgebracht und neue Absatzmärkte e r- öffnet h abe. Zuschnitte für Gegenstandsträger seien vorbekannt gewesen. Die Erfindung habe lediglich eine Detailverbesserung bewirkt. Aus der Entsche i- dung des Bundesgericht s hofs im Nichtigkeitsverfahren ergebe sich, dass es 8 - 7 - Aufgabe des Patents gewesen sei, einen d er bekannten Zuschnitte so zu ve r- bessern, dass er (der Optik wegen) symmetrische Außenwände habe, die sich außerdem problemlos bedrucken ließen. In der Lösung dieser beiden Aufgaben liege der erfinderische Schritt. Die den Erfindungsgegenstand damit ausm a- c hende Detailverbesserung schränke den Wert des Klagepatents erheblich ein, so dass es von einem " revolutionären " Schutzrecht mit entsprechenden A b- satzmöglichkeiten weit entfernt sei. Es könne aber nicht angenommen werden, dass das von der Beklagten verl etzte Schutzrecht keinen Einfluss auf die Kaufentscheidung gehabt habe. Denn der patentgemäße Zuschnitt ermögliche es, alle späteren Außenwände einerseits symmetrisch und andererseits ungeteilt zu erhalten. Diese optischen Vorteile seien wegen der von den Brauereien erwünschten großformatigen Werbeaufdrucke als wesentlicher Gesichtspunkt der Kaufentscheidung anz u- sehen. Der Einwand der Beklagten, sie habe die Geschäftsbeziehungen mit der R . dadurch fortsetzen können, dass sie d iese nach dem 31. Januar 2005 mit einem nicht patentverletzenden Flaschen träger bei ve r- minderten Gestehungskosten habe beliefern können, sei unbeachtlich. Denn die Beklagte habe nicht dargelegt, dass diese Produktionsmöglichkeit bereits im patentverletzend en Zeitraum von April 2002 bis Januar 2005 bestanden h a- be. Zudem komme es bei der Bewertung der Faktoren für den Kaufentschluss bei der Billigkeitsabwägung nicht auf hypothetische Einwände an. Es sei auch nicht ersichtlich, welche anderen wertbildenden Fak toren bestanden hätten, die neben dem durch die Patentverletzung ermöglichten " kundenorientierten " Z u- schnitt und dem durch die Patentverletzung ermöglichten günstigeren Preis die Kaufentscheidung der Kundin hätten beeinflussen können. 9 10 - 8 - Im Rahmen der wer tenden Abwägung sei daher die Hälfte des Verle t- zergewinns der Benutzung des Schutzrechts zuzurechnen. Dies lasse sich durch die Kontrollüberlegung verifizieren, dass eine Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie zu einem Betrag in vergleichbarer Höhe füh ren würde, da der zuerkannte Verletzergewinn einer Lizenzgebühr von ca. 8% und damit den üblichen Lizenzgebühren im Maschinenbau und der Werkzeugindustrie en t- spreche. II. Die Entscheidung des Berufungsgerichts hält der rechtlichen Nachpr ü- fung stand. 1. Durch das im Vorprozess ergangene rechtskräftige Urteil steht die Schadenersatzpflicht der Beklagten für die Verl etzung des Klagepatents fest (§ 139 Abs. 2 PatG aF). 2. Rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Kl ägerin ein Schadenersatzanspruch in Höhe von 44.046,15 u- steht. a) Der durch die Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts zu ko m- pensierende Schaden ist nach der neueren Rechtsprechung des Bundesg e- richtshofs bereits in der Beeinträchtigung des absolu ten Rechts und der mit diesem verbundenen, allein dem Inhaber zugewiesenen Nutzungsmöglichke i- ten zu sehen (BGH, Urteil vom 25. Sep tember 2007 - X ZR 60/06, BGHZ 173, 374 = GRUR 2008, 93 - Zerkleinerungsvorrichtung; Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 98/06, BGH Z 181, 98 = GRUR 2009, 856 = WRP 2009, 1129 - Tripp - Trapp - Stuhl; Urteil vom 20. Mai 2009 - I ZR 239/06, GRUR 2009, 864 = WRP 11 12 1 3 14 15 - 9 - 2009, 1143 - CAD - Software; Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 169/07, GRUR 2010, 239 = WRP 2010, 384 - BTK). Der Schaden besteht darin , dass der Ve r- letzer die von dem immateriellen Schutzgut vermittelten konkreten Marktcha n- cen für sich nutzt und sie damit zugleich der Nutzung durch den Schutzrecht s- inhaber entzieht. b) Zutreffend ist der Ausgangspunkt des Berufungsgerichts, wonach der Verletzte zur Kompensation dieses Schadens zwischen drei methodischen A n- sätzen wählen kann: der konkreten, den entgangenen Gewinn einschließenden Schadensberechnung sowie der Geltendmachung einer angemessen Lizen z- gebühr und der Herausgabe des Verletzergew inns. Dies gilt, auch wenn es nach den Feststellungen des Berufungsgerichts um Rechtsverletzungen von April 2002 bis Januar 2005 und damit in einem Zeitraum geht, der sowohl vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rec h- ten d es geistigen Eigentums vom 7. Juli 2008 am 1. September 2008 als auch vor dem 29. April 2006 liegt, dem Datum, bis zu dem die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchse t- zung der Recht e des geistigen Eigen tums (ABl. EU Nr. L 157/45, berichtigt ABl. EU Nr. L 195/16 und ABl. EU Nr. L 351/44 - Durchsetzungsrichtlinie) sp ä- testens von den Mitgliedstaaten umzusetzen war. Denn bereits vor diesem Zei t- raum war i n der höchstrichterlichen Recht sprechung die Möglichkei t des Schutzrechtsinhabers, zwischen diesen drei Berechnungsweisen zu wählen, seit langem anerkannt (s. nur BGH, Urteil vom 13. März 1962 - I ZR 18/61, GRUR 1962, 401 - Kreuzbodenventilsäcke III; Urteil vom 29. Mai 1962 - I ZR 132/60, NJW 1962, 509 - Dia - R ähmchen II; Urteil vom 17. Juni 1992 - I ZR 107/90, BGHZ 119, 20 = GRUR 1993, 55 = WRP 1992, 700 - Tchi bo/Rolex II). Bei diesen drei Bemessungsarten handelt es sich um Vari a- tionen bei der Ermittlung des gleichen einheitlichen Schadens (BGHZ 173, 374 16 - 10 - Rn. 16 - Zerkleinerungsvorrichtung; BGHZ 119, 20, 23 - Tchibo/Rolex II). Ziel der Methoden ist die Ermittlung desjenigen Betrags, der zum Ausgleich des erlittenen Schadens erforderlich und angemessen ist (Melullis, GRUR Int. 2008, 679) und damit um die Ermittlun g des wirtschaftlichen Werts des Schutzrechts, der in ihm verkörperten Marktchance, die durch den erwarteten, aber entga n- genen Gewinn des Schutzrechtsinhabers, durch den tatsächlichen Gewinn des Verletzers oder aber die Gewinnerwartung erfasst wird, die ve rnünftige Ve r- tragsparteien mit dem Abschluss eines Lizenzvertrages über die Nutzung des Schutzrechts verbunden hätten. c) Das Berufungsgericht hat weiter zu Recht angenommen, dass die B e- klagte verpflichtet ist, den durch die Verletzungshandlungen erziel ten Gewinn vollständig insoweit, aber auch nur insoweit herauszugeben, als er auf der B e- nutzung des Klagepatents beruht. Denn der Schaden, den die Beklagte ausz u- gleichen verpflichtet ist, besteht nach dem Vorstehenden nicht in den wir t- schaf t lichen Folgen d er Lieferung von Gegenstandsträgern an R. , sondern ergibt sich aus dem Umstand, dass hierbei die technische Lehre des Klagepatents benutzt worden ist. aa) Dass ermittelt werden muss, inwieweit der Verletzergewinn auf der Rechtsverletzung beruht, ist in denjenigen Fällen offensichtlich, in denen der geschützte Gegenstand nur eine Einzelheit des in den Verkehr gebrachten größeren Gegenstands betrifft. In einem solchen Fall kann regelmäßig jede n- falls nicht ohne weiteres angenommen werden, das s der erzielte Gesamtg e- winn gerade auf der Benutzung des Schutzrechts beruht. Aber auch wenn der in den Verkehr gebrachte Gegenstand insgesamt vom Schutzrecht erfasst und durch dieses jedenfalls mitgeprägt wird, beruht der erzielte Gewinn nicht no t- wendiger weise nur auf der Benutzung des verletzten Immaterialgüterrechts. So 17 18 - 11 - ist für die Entscheidung zum Kauf eines Gebrauchsgegenstan des regelmäßig nicht nur die ästhetische Gestaltung, sondern auch die technische Funktional i- tät von Bedeutung. Es kann daher nic ht ohne weiteres angenommen werden, dass der durch die identische Nachahmung eines urheberrechtlich geschützten Gebrauchsgegenstandes erzielte Gewinn in vollem Umfang darauf beruht, dass jeder Kaufentschluss und damit der gesamte Gewinn allein durch das im itierte Aussehen und nicht durch andere we sentliche Umstände wie etwa die techn i- sche Funktionalität oder den niedrigen Preis verursac ht worden ist (BGHZ 181, 98 Rn. 45 - Tripp - Trapp - Stuhl). Entsprechendes gilt für die Benutzung einer patentgeschützten tec hnischen Lehre: Neben den technischen Vorteilen der erfindungsgemäßen Lösung können hier die Formgestaltung des Produkts, sein Hersteller oder die verwendete Marke und damit verbundene Qualitätserwa r- tungen, der Preis und andere vom Patent unabhängige Fakto ren die Mark t- chancen beeinflussen. Auch im Streitfall lässt sich zwar nicht sagen, dass der von der Beklagten vertriebene Gegenstand nicht insgesamt vom Klagepatent erfasst wäre oder teilweise als nicht mehr durch die technische Lehre des Klagepatents m itg e- prägt angesehen werden müsste. Gleichwohl hat das Berufungsgericht allein hieraus zu Recht noch nicht gefolgert, dass der mit den Gegenstandsträgern erzielte Gewinn in vollem Umfang auf der Benutzung der Erfindung beruht. bb) In welchem Umfang der e rzielte Gewinn auf die Schutzrechtsverle t- zung zurückzuführen ist, lässt sich regelmäßig - zumindest mit praktisch ve r- tretbarem Aufwand - nicht genau ermitteln, sondern nur abschätzen. Der erfo r- derliche ursächliche Zusammenhang zwischen der Schutzrechtsverl etzung und dem erzielten Gewinn ist daher nicht im Sinne adäquater Kausalität zu verst e- hen. Vielmehr ist wertend zu bestimmen, ob und in welchem Umfang der erzie l- 19 20 - 12 - te Gewinn auf mit dem verletzten Schutzrecht zusammenhängenden Eige n- schaften des veräußerten G egenstandes oder anderen Faktoren beruht (BGHZ 181, 98 Rn. 41 - Tripp - Trapp - Stuhl). Die Höhe des herauszugebenden Verle t- zergewinns lässt sich insoweit daher nicht berechnen. Der Tatrichter hat vie l- mehr gemäß § 287 ZPO unter Würdigung aller Umstände des Ein zelfalls (BGH, Urteil vom 21. September 2006 - I ZR 6/04, GRUR 20 07, 431 = WRP 2007, 533 - Steckverbindergehäuse) nach freier Überzeugung darüber zu entsche i- den, ob zwischen der Schutzrechtsverletzung und dem erzielten Gewinn der ursächliche Zusammenhang i m Rechtssinne besteht und wie hoch der danach herauszugebende Gewinnanteil zu beziffern ist (BGHZ 119, 20, 30 - Tchi bo/Rolex II; BGHZ 181, 98 Rn. 42 - Tripp - Trapp - Stuhl). Die Grundlagen dieser Schätzung sind - soweit möglich - objektiv zu ermitteln, und üb er bestri t- tene Ausgangs - bzw. Anknüpfungstatsachen ist Beweis zu erheben (BGH, U r- teil vom 30. Mai 1995 - X ZR 54/93, GRUR 1995, 578 - Steuereinrichtung II). Die Gesamtheit aller Umstände ist sodann abzuwägen und zu gewichten (vgl. BGHZ 119, 20, 30 - Tchibo /Rolex II). Eine Überprüfung der Schätzung durch das Revisionsgericht erfolgt nur auf - ordnungsgemäß gerügte - Verfahrensfe h- ler sowie daraufhin, ob bei der Ermittlung des auf die Schutzrechtsverletzung zurückzuführenden Gewinns alle wesentlichen, schätzun gsbegründenden Ta t- sachen, die sich aus der Natur der Sache ergeben oder von den Parteien vo r- getragen wurden, berücksichtigt wurden und keinem Umstand ein ihm offe n- sichtlich nicht zukommendes Gewicht beigemessen wurde, keine sachwidrigen Erwägungen angestel lt und Denkgesetze und Erfahrungssätze beachtet wu r- den (BGHZ 181, 98 Rn. 42 - Tripp - Trapp - Stuhl; BGH, GRUR 2007, 431 Rn. 38 - Steckverbindergehäuse). cc) Diese Maßstäbe stehen entgegen der Auffassung der Revision der Klägerin im Einklang mit Art. 13 Abs . 1 der Durchsetzungsrichtlinie. Die Vo r- 21 - 13 - schrift sieht bei der Bemessung des zur Kompensation der Rechtsverletzung erforderlichen Betrags die Berücksichtigung aller in Frage kommenden Aspekte wie der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen, einschließlich d er Gewinnei n- bußen für die geschädigte Partei und der zu Unrecht erzielten Gewinne des Verletzers, vor. Dies gebietet die Einordnung der Herausgabe des Verletzerg e- winns in den Zusammenhang der wirtschaftlichen Auswirkungen des Eingriffs in das dem Schutzrec htsinhaber zugewiesene Ausschließlichkeitsrecht. Die nach Erwägungsgrund 26 der Durchsetzungsrichtlinie bezweckte Ermittlung einer Ausgleichsentschädigung für den Rechtsinhaber auf objektiver Grundlage unter Berücksichtigung der ihm entstandenen Kosten wir d durch die beschriebene wertende Beurteilung des der Rechtsverletzung zuzurechnenden Teils des Ve r- letzergewinns gerade erreicht. d) Ausgehend hiervon ist die Bestimmung der für den erzielten Gewinn ursächlichen Faktoren, deren Gewichtung und die hiera uf beruhende Schä t- zung des Berufungsgerichts, dass die Hälfte des erzielten Gewinns auf der P a- tentverletzung beruhe, revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. aa) Das Berufungsgericht hat zunächst den Abstand der durch das Kl a- gepatent geschützten Erfindu ng zum relevanten Stand der Technik ermittelt. Hierbei hat es durch Bezugnahme auf das Urteil des Senats vom 22. April 2008 zugrunde gelegt, dass der durch den - als rechtsbeständig beurteilten - P a- tentanspruch 1 geschützte Gegenstandsträger folgende Merkm ale aufweist: 1. ein Paar Seitenwandflächen, 2. ein Paar Endwandflächen ; 3. alle diese Flächen a) haben jeweils eine Oberkante, 22 23 - 14 - b) sind an ihren Seitenkanten entlang entsprechender Faltl i- nien miteinander verbunden; 4. ein Paar Griffwandflächen, a) jeweils bestehend aus einer inneren und einer äußeren Griffwandfläche, b) die entlang einer Faltlinie miteinander verbunden sind; 5. jede äußere Griffwandfläche a) hat (mindestens) eine Seitenkante, b) grenzt jeweils an einen Abschnitt einer Sei tenwand - und e i- ner Endwandfläche entlang deren Oberkante an, c) ist jeweils durch entlang der Oberkante verlaufende Stan z- linien hiervon getrennt; 6. jede Stanzlinie zwischen äußerer Griffwandfläche und Endwan d- fläche endet im Abstand zu einer Seitenkante d er äußeren Grif f- wandfläche, so dass zwischen äußerer Griffwandfläche und En d- wandfläche jeweils ein Verbindungsabschnitt verbleibt und diese beiden Wandflächen durch die Stanzlinie (nur) teilweise getrennt sind: 7. jede innere Griffwandfläche ist mit eine r Klebelasche versehen. Merkmal 3 bringt dabei, wie d er Senat im genannten Urteil (X ZR 84/06, juris) ausgeführt hat, zum Ausdruck, dass das Klagepatent einen Zuschnitt lehrt, bei dem die beiden Endwandflächen und die beiden Seitenwandflächen nicht im Abstand von einander angeordnet sind, sondern nur durch Faltlinien voneinander abgegrenzt nebeneinander liegen. Dies macht es möglich, - was im Hinblick auf etwaige Werbeaufdrucke erwünscht ist - alle späteren Auße n- wände ungeteilt zu erhalten, nämlich inde m - wie in den Figuren des Klagep a- tents gezeigt - an einer Seitenkante eine Klebelasche vorgesehen wird, so dass 24 - 15 - die notwendige Verbindungsstelle im Bereich der späteren Außenwände sich (nur) über diese Seitenkante erstreckt. Symmetrische Endwände sind pat en t- gemäß hingegen möglich, weil der Zuschnitt die Herstellung (Faltung) einer mehrlagigen Griffwand erlaubt und deren dauerhafte Verbindung zu den beiden Endwänden über (mindestens) eine Klebelasche an den inneren Griffwandfl ä- chen erfolgen kann, wenn diese - wie ebenfalls in den Figuren des Klagep a- tents gezeigt - über die Kontur der äußeren Griffwand hinausragt (Verlängerung des Zuschnitts nach oben). Die Wandflächen, welche die späteren Griffe bi l- den, können deshalb durch Stanzlinien von den übrigen Wandfl ächen ge trennt sein (Merkmal 5c). Damit die Klebelasche ortsgenau an den übrigen Wänden befestigt werden kann, ist es allerdings vorteilhaft, eine vollständige Loslösung zunächst zu verhindern. Das wird durch Merkmal 6 sichergestellt. Da die innere Griffla sche bis zur Höhe der späteren Seitenwand über die äußere Griffwan d- fläche hinausragen kann, ist es schließlich auch möglich, aus einer entspr e- chenden verlängerten Fläche Trennwände zu schaffen, die sich weit in den Gegenstandsträger hinein erstrecken. Wenn das Berufungsgericht hieraus abgeleitet hat, dass das Klagep a- tent es erlaube, bekannte Zuschnitte so zu verbessern, dass sie aus optischen Gründen erwünschte symmetrische Außenwände aufweisen und sich gleichze i- tig problemlos bedrucken lassen, ist dies aus Rechtsgründen ebenso wenig zu beanstanden wie die weitere Annahme, dass es sich bei diesen Vorteilen um eine Detailverbesserung handele, die aber im Hinblick auf die von Brauereien gewünschten großflächigen Werbeaufdrucke als wesentlicher Gesichtspunk t für die Kaufentscheidung anzusehen sei. bb) Die hiergegen gerichteten weiteren Angriffe der Revision der Kläg e- rin gehen fehl. 25 26 - 16 - (1) Es ist nicht zu beanstanden, wenn das Berufungsgericht annimmt, der herauszugebende Verletzergewinn sei deshalb nicht höher anzusetzen , weil die patentgemäße Erfindung lediglich eine Detailverbesserung eines b e- reits bekannten Produkts darstellte. Der Revision der Klägerin kann nicht g e- folgt werden, wenn sie ausführt, die vom Berufungsgericht vorgenommene Di f- ferenzierung von Patenten nach den Kriterien " Detailverbesserung " einerseits und " revolutionäres Schutzrecht " andererseits, sei eine generalisierende sac h- fremde Einordnung in Patent q ualitätskriterien, die die im Einzelfall für die Nac h- frage maßgeblichen Faktoren ausble nde. Die Ermittlung des Abstands der g e- schützten Erfindung gegenüber dem Stand der Technik lässt Schlüsse darauf zu, in welchem Maß die Nachfrage des Produkts auf die mit der Verwendung des Patents zusammenhängenden technischen Eigenschaften des veräußerte n Gegenstands zurück zuführen ist. Sie spiegelt wider, dass die Verkaufs - und Erlösaussichten des erfindungsgemäßen Produkts davon abhängen, ob und in welchem Umfang gleichwertige Alternativen und damit Umgehungsmöglichke i- ten des Patents im Verletzungszeit raum zur Verfügung standen (vgl. BGH, U r- teil vom 30. Mai 1995 - X ZR 54/93, GRUR 1995, 578 - Steu ereinrichtung II). Ergibt sich, dass gegenüber dem erfindungsgemäßen Produkt im Wesentlichen gleichwertige Alternativen existieren, da es sich lediglich um ein e Detailverbe s- serung eines bereits bekannten Produkts handelt, ist eher anzunehmen, dass der Kaufentschluss nicht allein auf der Verwendung der technischen Lehre, sondern auf weiteren Faktoren beruht (vgl. BGHZ 181, 98 Rn. 52 - Tripp - Trapp - Stuhl). Handelt es sich demgegenüber um ein neues Produkt, das neue Ei n- satzgebiet e erschlossen hat und zu dem es keine solchen Alternativen gab, kann eher angenommen werden, dass der Kaufentschluss gerade auf die Ve r- wendung des Patents zurück zuführen ist. 27 - 17 - (2) Entgegen dem Vorbringen der Revision der Klägerin sind die Fes t- ste l lungen des Berufungsgerichts zur Bedeutung der patentgemäßen Erfindung für den Gesamtgegenstand nicht unvollständig. Das Berufungsgericht hat a n- genommen, dass die im relevanten Stand der Technik vo rbekannten Gege n- standsträger mit Ausnahme des patentgemäßen Vorteils, der es erlaube, alle späteren Außenwände aus optischen Gründen einerseits symmetrisch und a n- dererseits ungeteilt zu erhalten, grundsätzlich konkurrenzfähige Ausweichmö g- lichkeiten darstel lten. Die vorteilhafte symmetrische Ausgestaltung hat das B e- rufungsgericht berücksichtigt und angenommen, dass diese im Hinblick auf die hierdurch möglichen und von den Kunden gewünschten großformatigen We r- beaufdrucke für die Kaufentscheidung und damit den erzielten Gewinn wesen t- lich gewesen seien. Die Revision der Klägerin gewichtet diese Vorteile lediglich stärker, wenn sie ausführt, die Annahme, die erfindungsgemäße Ausgestaltung sei wesentlich für die Kaufentscheidung gewesen, lasse nur den Schluss zu, dass allein der klagepatentgemäße Zuschnitt für den Kaufentschluss und damit den Gewinn ursächlich gewesen sei. Einen nach den obigen Grundsätzen zur Schätzung des Verletzungsgewinns revisionsrechtlich relevanten Fehler zeigt sie damit nicht auf. (3 ) Di e Revision der Klägerin hat auch keinen Erfolg, soweit sie rügt, das Berufungsgericht habe ihren unbestrittenen Vortrag übergangen , d ie Beklagte habe sie - die Klägerin - nur deshalb aus der Lieferbeziehung mit der R . verdrängen können, weil s ie unter massiver Preisunterbietung mit den schutzrechtsverletzenden Gegenstandsträgern in die Geschäftsbeziehung eingedrungen sei. Die Beklagte habe hierbei ein Produkt angeboten, dass mit dem der Klägerin identisch gewesen sei und mit dem deshalb die Verarbeitung der bislang von ihr - der Klägerin - bezogenen Träger ohne Änderung oder A n- passung der maschinellen Ausrüstung nahtlos und damit ohne das Risiko von 28 29 - 18 - Funktionsstörungen bei den Verpackungsmaschinen habe fortgesetzt werden können. Di e Möglichkeit, identische Produkte preisgünstiger erwerben zu kö n- nen, sei einziger Beweggrund des Erwerbs der patentverletzenden Produkte gewesen. Es kann offen bleiben, ob bei der Bestimmung des herauszugebenden Verletzergewinns - nicht anders als bei der Geltendmachung eines entgang e- nen Gewinns - schon diejenige Marktchance zugunsten des Schutzrechtsinh a- bers geschützt ist, die sich daraus ergibt, dass der Schutzrechtsinhaber au f- grund seines Ausschließlichkeitsrechts jeden Dritten daran hindern kann, ei n mit sei nem schutzrechts gemäßen Erzeugnis (technisch) identisches Produkt auf den Markt zu bringen, und die s einmal vom Schutzrechtsinhaber gewonn e- ne Abnehmer veranlassen kann, im Interesse der Kontinuität ihrer betrieblichen Abläufe oder ihres Angebots v on einem Lieferantenwechsel abzusehen , oder ob dies nur dann bei Bestimmung des herauszugebenden Verletzergewinns zu berücksichtigen ist, wenn es die technischen Vorteile der Erfindung waren, die den Abnehmer (mit - )veranlasst haben, Produkte des Verletzers anstelle der Produkte des Patentinhabers zu beziehen. Denn das Berufungsgericht musste entsprechenden Vortrag der Klägerin jedenfalls deshalb nicht berücksichtigen, weil dieser Vortrag der Klägerin von der Beklagten bereits in der Klageerwid e- rung vom 29. Januar 2010 bestritten wu rde, ohne dass von der Revision der Klägerin geltend gemacht wird, dass das Berufungsgericht einen von der Kläg e- rin angebotenen (Zeugen - )Beweis für ihre Behauptung verfahrensfehlerhaft übergangen hätte. cc) Auch die Angriffe de r Revision der Beklagten greifen nicht durch . 30 31 - 19 - (1) Die Revision der Beklagten meint, das Berufungsgericht sei zwar z u- treffend davon ausgegangen, dass die Erfindung lediglich eine Detailverbess e- rung darstelle, die den Wert des Klagepatents erheblich eins chränke. Das B e- rufungsgericht habe aber weiteren unter Beweis gestellten Vortrag der Bekla g- ten fehlerhaft nicht berücksichtigt, aus dem sich ergebe, dass die Kaufen t- scheidung nicht auf der Patentverletzung beruhe. Das Schnittmuster des p a- tentgemäßen Verlet zungsgegenstands habe sich von dem nicht patentverle t- zenden Zuschnitt, den sie, die Beklagte, ab 1. Februar 2005 an die R. geliefert habe, nur dadurch unterschieden, dass der patentgemäße Verletzungsgegenstand eine geringfügige " Aufbauhilfe " anlässlich des Verkl e- bens aufgewiesen habe, was sich aber lediglich bei dem Lieferanten der B e- klagten, der für sie das Verkleben vorgenommen habe, ausgewirkt habe. Aus Sich t des Abnehmers, der R . , die lediglich das Aufrichten und Befüllen des bereits verklebten Gegenstandsträgers vorgenommen habe, h ab e sich das patentverletzende von dem später gelieferten patentfreien Produkt in dem Zustand, in dem es dem Abnehmer geliefert worden sei, auch optisch nicht unterschied en. Auch das später gelieferte patentfreie Produkt habe gro ß- formatige Werbeaufdrucke ermöglicht und problemlos in der Schnellverp a- ckungsmaschine des Abnehmers verwendet werden können. Der Abnehmer habe die Produktänderung gar nicht bemerkt, so dass ein Ein fluss der Paten t- verletzung auf die Kaufentscheidung denkgesetzlich ausgeschlossen sei. Zu Recht hat das Berufungsgericht diesen Vortrag bei Bemessung des Verletzergewinns nicht berücksichtigt. Soweit es um die Feststellung der Fakt o- ren geht, auf denen d ie gewinnverursachende Kaufentscheidung beruhte, ist der Verweis auf die erst ab dem 1. Februar 2005 hergestellten und vertriebenen nicht schutzrechtsverletzenden Gegenstandsträger unbeachtlich, weil es hierbei alleine um die Frage geht, ob sich bei den ko nkreten Umsatzgeschäften im Ve r- 32 33 - 20 - letzungszeitraum die schutzrechtsverletzende Gestaltung auswirkte ( vgl. BGHZ 119, 20 , 29 - Tchibo /Rolex II). Eine andere Betrachtung ist auch nicht deshalb geboten, weil das Klagepatent nach dem Verletzungszeitraum durch Urte il des Senats teilweise für nichtig erklärt wurde. Dies hat lediglich zur Folge, dass als den Kaufentschluss beeinflussender Faktor die erfindungsgemäße Ausgesta l- tung zu berücksichtigen ist, wie sie sich aus dem rechtsbeständigen Patent ergibt. (2) Die Revision der Beklagten hat auch keinen Erfolg, soweit sie geltend macht, das Berufungsgericht habe berücksichtigen müssen, dass sie bereits im Verletzungszeitraum die ab 1. Februar 2005 tatsächlich gelieferten Alternati v- produkte hätte produzieren können un d damit ebenfalls den Gewinn erzielt hä t- te. Soweit das Berufungsgericht dies mit dem Argument nicht berücksichtigt habe, dass entsprechender Vortrag fehle, hätte es entsprechende Bedenken vor der Entscheidung in Form eines Hinweises zum Ausdruck bringen mü ssen. Auf das Vorbringen der Beklagten, mit dem sie rechtmäßiges Alternati v- verhalten einwendet, kommt es nicht an. Rechtmäßiges Alternativverhalten stellt eine hypothetisch gebliebene Schadensursache dar, so dass die Frage seiner Berücksichtigung oder N ichtberücksichtigung eine am Schutzzweck der verletzten Norm ausgerichteten Wertung erfordert (BGH, Urteil vom 20. Juli 2006 - IX ZR 94/03, BGHZ 168, 352). Hiernach ergibt sich, dass dieser Ei n- wand bei Bestimmung des herauszugebenden Verletzergewinns unbea chtlich ist. Eine technische Lösung, die im Verletzungszeitraum tatsächlich nicht zur Verfügung gestanden hat, ist für die Beurteilung der Marktchancen der Erfi n- dung in diesem Zeitraum und damit auch für die Bestimmung des herauszug e- benden Verletzergewinns unerheblich. Die Herausgabe des Verletzergewinns zielt auf eine Kompensation des Umstands, dass sich der Verletzer bei U m- 34 35 - 21 - satzgeschäften die erfindungsgemäße Lehre zu Nutze gemacht und damit die von der Rechtsordnung dem Schutzrechtsinhaber zugewiesene Mar ktchance für sich genutzt hat. Ausgangspunkt ist daher die Verletzung des Schutzrechts. Die Berücksichtigung des genannten Einwands des Verletzers stünde im W i- derspruch zu Sinn und Zweck der Kompensation der Rechtsbeeinträchtigung in der Form der Herausgab e des Verletzergewinns und insbesondere zu dem G e- danken, dass der Verletzte durch die Herausgabe des Verletzergewinns so zu stellen ist, als hätte er ohne die Rechtsverletzung den gleichen Gewinn wie der Verletzer erzielt. dd) Soweit die Revisionen auß erdem - mit gegenläufigen Zielrichtungen - rügen, aus den Erwägungen des Berufungsgericht s sei die Bezifferung des herauszugebenden Gewinns mit 50% nicht nachvollziehbar, tritt ebenfalls kein revisionsrechtlich relevanter Fehler zutage. Es ist der Gewi chtung einzelner Faktoren und der darauf fußenden Schätzung immanent, dass sie zu keinem rechnerisch nachprüfbaren Ergebnis führen. Die Revisionen zeigen, wie ausgeführt, nicht auf, dass das Berufung s- gericht wesentliche Umstände außer Acht gelassen, einem Umstand ein ihm offensichtlich nicht zukommendes Gewicht beigemessen oder sachwidrige E r- wägungen angestellt hat. Das Berufungsgericht hat in nicht zu beanstandender Weise angenommen, dass die Erfindung einerseits nur zu einer Verbesserung des Flaschenträge rs in einem Detail führt, andererseits gleichwohl eine Ausg e- staltung des Erzeugnisses ermöglicht, die für die Kaufentscheidung der A b- nehmer wesentlich ist. Das Berufungsgericht hat damit der Schätzung des he r- auszugebenden Verletzergewinns die Einordnung de r Erfindung als Detailve r- besserung zugrunde gelegt, die jedoch nicht lediglich einen Teil des Flasche n- trägers, sondern das Produkt als Ganzes betrifft und mitprägt und wegen der 36 37 - 22 - damit verbundenen Bedeutung für dessen Marktchancen den Zugriff auf einen höhe ren Anteil des Verletzergewinns eröffnet. Die Schätzung der Quote des herauszugebenden Verletzergewinns mit 50% hält sich insoweit im Rahmen tatrichterlichen Ermessens und ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. ee) Ohne Erfolg rügen die Revisionen der Klägerin und der Beklagten schließlich - wiederum mit gegenläufiger Zielrichtung - die Erwägung des Ber u- fungsgerichts als rechtsfehlerhaft, die quotale Schätzung des herauszugebe n- den Verletzergewinns werde durch die Kontrollüberlegung bestätigt, d ass e ine Ermittlung des Schaden ersatzbetrages nach der Methode der Lizenzanalogie zu einem Betrag in vergleichbarer Höhe führe. Zu Unrecht meinen die Revisi o- nen, dass das Berufungsgericht hierdurch die verschiedenen Berechnungsa r- ten des Schadenersatzes unzuläss ig vermenge und bei einer solchen Kontrol l- überlegung jedenfalls der Behauptung eines höheren üblichen Lizenzsatzes seitens der Klägerin bzw. der Behauptung eines niedrigen üblichen Lizenzsa t- zes seitens der Beklagten hätte nachgehen müssen. Da die versc hiedenen Methoden zur Bemessung des zu leistenden Schadenersatzes der Kompensation ein und desselben, vom Schutzrechtsi n- haber durch die rechtsverletzende Handlung erlittenen Schadens dienen, sollen sie für den Regelfall nach ihrem grundsätzlichen Ansatz zu im Wesentlichen ähnlichen Ergebnissen führen, auch wenn tatsächlich aufgrund der jeweils der Berechnung zugrunde liegenden unterschiedlichen Parameter Abweichungen nicht ausbleiben können (Melullis aaO, S. 684). Damit ist eine Kontrollüberl e- gung , wie sie das Berufungsgericht angestellt hat, nicht per se unzulässig, so n- dern kann die tatrichterliche Bemessung des herauszugebenden Gewinnanteils etwa in Fällen, in denen die angemessene Bewertung der für die Bemessung des Gewinnanteils maßgeblichen Faktoren Schwierigkeiten bereitet, zusätzlich 38 39 - 23 - absichern. Eine derartige Erwäg ung ist jedoch dann nicht geeig net , die vom Tatrichter vorgenommene Schätzung des Schadenersatzanspruchs auf der Grundlage des Verletzergewinns zu verifizieren, wenn über die zugrunde zu legenden Parameter für die Berechnung auf der Grundlage der Lizenzana logie, wie die Höhe des Lizenzsatzes, Streit besteht. Der Tatrichter ist nicht gehalten, im Zuge von Kontrollüberlegungen entsprechendem streitigem Parteivortrag nachzugehen, wenn er zuvor auf der Grundlage der Herausgabe des Verletze r- gewinns den erforderl ichen und angemessenen Betrag zur Kompensation der Schutzrechtsverletzung ermittelt hat. I I I . Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 1 ZPO. Meier - Beck Mühlens Gröning Die Richter Keukenschrijver und Dr. Bacher können wegen Urlau bs nicht unterschreiben. Meier - Beck Vorinstanzen: LG Frankfurt am Main, Entscheidung vom 07.07.2010 - 2 - 6 O 464/10 - OLG Frankfurt am Main, Entscheidung vom 31.03.2011 - 6 U 136/10 - 40

Full & Egal Universal Law Academy